57_II_222

36. Urteil der I. ZivilabteUung vom 10./25. Februa.r 1931

i. S. Basler A.-G. gegen James Jaquet A.-G.

Anforderungen an ein Kombinationspatent (Erw. 2).

Notwendigkeit der K e n n z eie h nun g der Erfindung als

Kombinationserfindung

im P a t e n t ans p r u c h.

Auslegung desselben und Bedeutung der Patentbeschreibung.

Ubersicht über die bisherige Rechtsprechung (Erw. 3).

A. -

Die Klägerin, Hasler A.-G. in Bern, war Inhaberin

des schweizerischen Patentes Nr. 64,968 vom 23. April

1913 für einen Tourenzähler. Der Hauptanspruch dieses

Patentes lautet: « Tourenzähler, dessen Antriebswelle an

das Organ, dessen Geschwindigkeit gemessen werden soll,

angedrückt, resp. verbunden wird. dadurch gekennzeich

net, dass ein gewöhnlich arretiertes Zeigerwerk und ein

Triebwerk vorhanden sind, von' denen ersteres durch

letzteres selbständig während eines Bruchteils der relativen Messzeit freigegeben wird.» Ausserdem bestanden folgende fünf Unteransprüche : .

« 1. Tourenzähler nach Patent anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebswelle durch Reibungsgetriebe mit dem Zeigerwerk in Verbindung' steht, das

durch ein zwischen Triebwerk und Zeigerwerk eingeschaltetes, von ersterem gesteuertes Sperrorgan freigegeben

und stillgesetzt wird. »

« 2. Tourenzähler nach Patentanspruch und

Unter~

anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrorgan

eine Klinke ist, die einerseits mit einer Nockenscheibe

des Triebwerks, anderseits mit einem Rad des Zeigerwerks in Verbindung steht, welches durch da.s Sperrorgan

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Erfindungsschutz. N° 36.

223

,während der Drehung der Nockenscheibe freigegeben und

arretiert wird. »

« 3. Tourenzähler nach Patentanspruch und Unteransprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die

Nockenscheibe auf der Welle des Hemmungsrades des

Triebwerkes sitzt, welches Hemmungsrad mit einer nur

in der einen Drehrichtung auf einer Mitnehmerklinke

wirksamen Daumenscheibe in Verbindung steht, das

anderseits mit einem federbeeinflussten Antriebsrad in

Verbindung steht, welches von Hand 'entgegen der Federwirkung und nach Freigabe durch die Federwirkung

gedreht wird, und hierbei das Hemmungsrad und die

Nockenscheibe antreibt. »

« 4. Tourenzähler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine eine Sperrklinke steuernde Stufenscheibe auf der Achse eines Hemmungsrades und einer

an ihrem Umfang nur einen Zahn aufweisenden, das

Hemmungsrad nur in einem Drehsinne mitnehmenden

Scheibe sitzt, die mit einem Segment zwangläufig in

Verbindung steht, das unmittelbar von einem Druckstift,

entgegen der Wirkung einer Feder betätigt werden kann,

das Ganze derart, dass nach Freigabe des Druckstiftes

die Stufenscheibe die Sperrklinke erst dann zur Auslösung

des Zeigerwerkes veranlasst, wenn sich ihre Achse in

vollem Gange befindet, zum Zweck, einzelne Messungen

in einem kleinen Bruchteil der relativen Messzeit durchführen zu können. »

« 5. Tourenzähler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Antrieb und dem

Zeigerwerk ein Getriebe eingeschaltet ist, welches ermöglicht, das Zeigerwerk bei gleichbleibender Geschwindigkeit des Antriebes mit verschiedenen Geschwindigkeiten

anzutreiben. »

Inhalt der Patentschrift bilden ausserdem eine ausführliche Beschreibung und elf detaillierte Abbildungen,

auf die in der Beschreibung und in den Ansprüchen durch

Anmerkungen verwiesen wird.

Es ergibt sich daraus,

224

Erfindungsschutz. No 36.

dass bei diesem Tourenzähler ein Uhrwerk und ein Zeigerwerk vorhanden sind.

Das Zeigerwerk wird von der

Antriebswelle aus betätigt und ist mit dem Uhrwerk

durch ein Sperrorgan dergestalt verbunden, dass das

Zeigerwerk nur während eines eimnaligen, genau bestimmten Zeitabschnittes, der einen Bruchteil der relativen

Messzeit ausmacht, freigegeben, d. h. spielen gelassen

wird.

Die Beklagte, James Jaquet A.-G., hat am 17. März

1923 ebenfalls ein Patentgesuch für einen Tourenzähler

beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eingereicht. Ihr Patent ist am 16. August 1923 unter

Nr. lOO,978 veröffentlicht worden. Es erstreckt sich auf

einen Hauptanspruch und drei Unteransprüche.

Ferner haben sich heide Parteien auch ein deutsches

Reichspatent erteilen lassen; die Klägerin ist Inhaherin

des deutschen Patentes Nr. 277,409, dessen Hauptanspruch

ungefähr so abgefasst ist, wie Unteranspruch 4 ihres

schweizerischen Patentes, und die Beklagte hat ein

deutsches Patent auf Grund des Beschlusses des Reichspatentamtes vom 2 .. Dezember 1924 erhalten.

Am 30. Mai 1925 schrieb die Klägerin der Beklagten:

« Sie haben nun seit einiger Zeit· einen Tourenzähler auf

den Markt gebracht, welcher der Kennzeichnung des

Hasler'schen Tourenzählers gemäss Patent 64,968 entspricht... Wenn auch die vqn ihnen verwendete Konstruktion von derjenigen des durch die Firma Hasler seit

Jahren vertriebenen Tourenzählers verschieden ist, so

handelt es sich doch bei Ihnen zweifellos um . eine unter

das Patent Nr. 64,968 fallende Ausführung... Infolgedessen liegt iri der Ausführung Ihres Tourenzählers ein

Eingriff in die Patentrechte der Firma Hasler A.-G.

Die Firma ist denn auch entschlossen, wegen dieser

Patentverletzung auf dem Rechtswege vorzugehen, wenn

Ihrerseits nicht zu einer Verständigung Hand geboten

wird.»

Die Beklagte ging auf Vermittlungsvorschläge

jedoch nicht ein.

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Erfindungsschut~. N° 36.

225

B. -

Am 30. April hat die Hasler A.-G. gegen die

James Jaquet A.-G. Klage mit den Rechtsbegehren

erhoben:

1. Es sei der Beklagten die Herstellung und der Vertrieb

der nach ihrer bisherigen Konstruktion hergestellten

Tourenzähler zu verbieten.

2. Es seien die bei der Beklagten vorhandenen Tourenzähler der erwähnten Konstruktion einzuziehen und der

Erlös derselben der Klägerin auf Rechnung ihrer Schadenersatzforderung zuzuweisen.

3. Es seien die vorhandenen Drucksachen, welche sich

auf den von der Beklagten vertriebenen Tourenzähler

beziehen, einzuziehen und zu vernichten.

4. Es sei das Urteil im schweizerischen Handelsamtsblatt

auf Kosten der Beklagten zu publizieren.

5. Die Beklagte sei zur Zahlung von 100,000 Fr. samt

5 % Zins seit Klagezustellung zu verurteilen.

O. -

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt

und Widerklage mit dem Antrage erhoben, vom Patent

der Klägerin seien der Hauptanspruch und die Unteransprüche 1, 2, 3 und 5 nichtig zu erklären.

Das Prinzip, dass das Zeigerwerk während eines Bruchteiles der relativen Messzeit freigegeben wird, für das

die Klägerin den Hauptanspruch angemeldet habe, sei

in der Schweiz schon vor der Patenterteilung an sie in

einer Reihe von Zählern :verwirkHcht und bekannt gewesen, so in den Schweizer Patenten Nr. 5185 von 1892,

29,459 von 1903, 39,948 von 1907, 48,991 von 1910,

59,927 von 1912 und in den deutschen Reichspatenten

Nr. 159,223 von 1903, 163,940 von 1904, 188,993 von

1905, 179,478 von 1905 (Patent Thomas Wass Flory)

und 190,516 von 1906, denen allen diese Reduktion der

Messdauer· auf einen kleinen Bruchteil der relativen

Messzeit gemeinsam gewesen sei, auch wenn das Problem

verschieden gelöst worden sei. Das Deutsche Reichspatent der Klägerin enthalte denn auch in seinem Anspruch dieses Prinzip nicht als eigentliches Erfindungs-

226

Erfindutlg8schutz. No 36.

merkmal, sondern nur als Zweck der speziellen Konstruktion, und dem schweizerischen Patent fehle die

Neuheit im Sinne des Art. 16 Ziff. 4 des Patentgesetzes.

Die in den Unteransprüchen 1 und 2 umschriebene

Konstruktion sei derart primitiv, dass von einer Erfindung überhaupt nicht die Rede sein könne. überdies

sei sie in den verschiedensten Gebieten der Technik,

auch bei Tourenzählern, längst bekannt gewesen.

Unteranspruch 3 der Klägerin sei unklar gefasst und

deshalb gemäss Art. 16 Ziff. 7 und 8 Patentgesetz nichtig

zu erklären. überdies sei das Patent der Beklagten trotz

Einspruches der Klägerin vom deutschen Reichspatentamt

am 2. Dezember 1924 mit der Begründung erteilt worden,

dass die Beklagte den Erfindungsschutz für eine besondere

Konstruktion, die mit Stiften am Stellhebel zusammenarbeitende Stiftenscheibe zur Erreichung des bekannten

Zweckes: freier Auslauf des Uhrwerkes vor der Messperiode und freier Auslauf nach derselben, beanspruche;

diese Anordnung sei als bekannt nicht nachgewiesen und

die Frage der Erfindungseigenschaft sei zu bejahen.

In Unteranspruch 4 sei der Gedanke, die Registrierung

erst vorzunehmen, nachdem sich das Uhrwerk, resp. der

Registrierapparat in vollem Gang befindet, und zu sistieren, bevor es abgelaufen ist, schon lange vor Erteilung

des Patentes Nr. 64,968 durch das eidgenössische Amt

für geistiges Eigentum an dia Klägerin bekannt gewesen.

Unteranspruch 4 der Klägerin werde nur anerkannt, wenn

er eingeschränkt werde, und zwar etwa im Sinne des

deutschen Patentanspruches der Klägerin, auS dem klar

hervorgehe, dass der Gedanke, die Achse müsse sich vor

der Auslösung des Zeigerwerkes in vollem Gange befinden,

nur die Wirkung der speziellen Konstruktion beschreibe,

nicht aber selber Erfindungsmerkmal sei.

Diese Einschränkung werde dem Gerichte beantragt. Im Übrigen

sei die Konstruktion des Aufzuges des Zählers der A.-G.

J ames J aquet gänzlich verschieden vom Zähler der

Klägerin.

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j

Erfindungsschutz. No 36.

227

Unteranspruch 5 endlich sei nichtig, weil er nichts

anderes wiedergebe, als das längst bekannte Prinzip, dass

zur Erreichung einer andern Geschwindigkeit eine andere

Übersetzung einzuschalten sei.

D. -

In der Antwort auf die Widerklage hat die Kläge~n betont, die Beklagte gehe mit ihrer Dars~llung am

Erfmdungsgedanken vorbei, wenn sie die Erfindung der

Klägerin in Einzelheiten auflöse. Das Wesen ihrer Erfindung bestehe in der Erkenntnis der Notwendigkeit des

Zusammenwirkens folgender drei Faktoren, die alle bei

ihrem Patent verwirklicht seien;

a) dem jedesmaligen Aufziehen des Triebwerkes vor

jeder einzelnen Messung (Unteranspruch 3 und 4),

b) der Vornahme der l\Iessung während eines Bruchteiles der relativen Messzeit, wobei Beginn und Abschluss

der Messung selbständig vor sich gehen (Hauptanspruch

und Unteransprüche 1 bis 4),

c) Ausscheidung des An- und Auslaufens des Triebwerkes aus der Messzeit (Unteranspruch 4).

Demgegenüber hat die Beklagte bestritten, dass die

Erfindung der Klägerin eine Kombinationserfindung sei

und dass sie als aolche im Patent gekennzeichnet sei.

Das Aufziehen des Triebwerkes vor· jeder einzelnen Messung sei weder in den Patentansprüchen, noch in der

Klage als Element der Erfindung erwähnt.

E. -

Zur Abklärung. der technischen Fragen hat sich

das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt ein Gutachten

durch L. Defossez, Fabrikdirektor in Genf, und Dr. A.

Dumas, Professor in Lausanne, erstatten lassen. Zu diesem

Expertenbericht ist am 27. Februar 1929 noch eine

Ergänzung eingereicht worden.

Die Beklagte hat ein

Privatgutachten von Ing. R. Dubs, Professor für Maschinenbau an der E. T. H. zu den Akten gelegt. Auf den

Inhalt dieser Berichte wird in den Erwägungen zurückzukommen sein.

Weitere Privatgutachten sind vom

Instruktionsrichter

des

Zivilgerichtes zurückgewiesen

worden.

228

Erfindungsschutz. N° 36.

Während des Prozesses, am 23. April 1928, ist die

Schutzfrist für das Patent der Klägerin abgelaufen.

F. -

Mit Urteil vom 21. August 1930 hat das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt als einzige kantonale

Instanz für Patentstreitigkeiten die Klage abgewiesen und

die Widerklage als gegenstandslos erklärt.

G. -

Gegen diesen Entscheid hat die Klägerin rechtzeitig und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form die

Berufung an das Bundesgericht erklärt und den Antrag

gestellt, die Beklagte sei zur Zahlung von 131,934 Fr.

91 Cts. samt 5 % Zins seit 30. April 1926 zu verurteilen,

auf welchen Betrag die Klage schon vor der kantonalen

Instanz' erhöht worden war, eventuell sei die Sache zur

Festsetzung des Schadenersatzanspruches an das Zivilgericht zurückzuweisen ..

H. -

In der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar

1931 hat der Vertreter der Klägerin diesen Antrag wiederholt, ..,;ährend die Beklagte Abweisung der Berufung und

Bestat1gung des angefochtenen Urteils hat beantragen

lassen.

Vor Bundesgericht hat die Klägerin ein Rechtsgutachten

von Prof. Dr. Ed. von' Waldkirch in Bern und die Beklagte eines von Justizrat Dr. Ainold Seligsohn in Berlin

eingereicht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.-

2. -

Eine Kombination liegt nach der im Schrifttum

herrschenden Auffassung vor, wenn mehrere Arbeitsmittel

oder Verfahren gemeinschaftlich zu einem einheitlichen

Zweck miteinander wirken sollen (vgl. PIETZCKER, Patentgesetz I. ~eil Anm. 116 zu § 1). Für die Erteilung des

Schutzes 1st es gleichgültig, ob die einzelnen Elemente

schon bekannt gewesen oder erst mit der Kombination erfunden worden sind (PIETZCKER, a. a. O. Anm. 62 zu § 4;

OSTERRIETH, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes

S. 67). Dagegen versteht es sich von selbst, dass nicht

Erfindungsschutz. No 36.

229

jede Kombination auch schon eine Erfindung ist, sondern

dass der Patentschutz grundsätzlich an dieselben Vorausse.tzungen geknüpft ist, wie bei einer nicht kombinierten

Erfindung. So hat das Bundesgericht unter dem geltenden

Patentgesetz wiederholt erkannt, dass die Kombination

bekannter Elemente auf einem originellen Gedanken

beruhen und einen wesentlichen technischen Fortschritt

darstellen müsse (BGE 34 II S. 762; 37 II S. 298; 38 II

S. 282), und in seinem Entscheid i. S. Gindrat, Delachaux

& Cie c. Couleru vom 17. Februar 1917 hat es näher ausgeführt: « Il est sans doute exact, que la com binaison

d'elements deja connus peut constituer une invention,

mais il ne suffit pas que cette com binaison se borne en

quelque sorte a un addition des divers elements; il faut

que l'ensemble comme telsoit nouveau, c'est-a-dire que

le groupement d'elements connus, mais reunis en vue

d'obtenir un nouvel effet determine, repose sur une idee

creatrice ei realise un progres technique notable» (BGE

42 II S. 112, ferner 49 II S. 138). Darnach müssen drei

Gesichtspunkte auseinander gehalten werden, erstens, ob

man es überhaupt mit einer Kombination zu tun hat,

d. h. ob die Elemente zu einem einheitlichen Zweck

zusammenwirken und so einen besondern Effekt hervorbringen sollen; zweitens, ob die Kombination eine Erfindung ist, d. h. ob sie auf einem originellen Gedanken

beruht und gegenüber den einzelnen, bekannten Elementen

einen wesentlichen technischen Fortschritt darstellt, und

drittens, ob sie als Erfindung überhaupt neu ist. Im

vorliegenden Fall müsste mit dem Gutachten Seligsohn

zunächst die erste, mit Fug als Rechtsfrage bezeichnete

Frage aufgeworfen werden, ob man es hier mit einerr

Kombination zu tun habe oder nicht vielmehr mit eine

blossen Aggregation, einem Nebeneinander von unabhängigen, nicht zusammenwirkenden

Einzelelementen

(PIETZCKER, a. a. O. S. 136), welche zwar allenfalls Vorteile beim klägerischen Produkt angehäuft haben, ohne

jedoch den Anforderungen an eine Kombination im

230

Erfindung,;;chutz. ~o 36.

Rechtssinne zu entsprechen. Diese Frage ist auch von

den gerichtlichen Experten berührt und bejaht worden,

und das Zivilgericht ist in seinem Urteil von ihrer Annahme

ausgegangen. Allein sie hatten sich auf die kurze Bemerkung beschränkt, die Vereinigung der drei Elemente

« sei in der Tat etwas Neues und Schutzfähiges », ohne

jedoch anzugeben, worin die eigentliche Kombination,

das Zusammenwirken und der einheitliche Zweck und

Effekt im Gegensatz zur blossen vorteilhaften Vereinigung

unabhängiger Elemente liegen sollen, sodass sich weder

aus der gerichtlichen Expertise, noch aus den Darlegungen

der Klägerin in der Widerklageantwort und dem Gutachten von Waldkirch ohne weiteres ergibt, ob der Rechtsbegriff der Kombination auch richtig aufgefasst worden

sei. Auf diese Frage, ob die drei Elemente technisch

zusammenwirken, und auf die weitern, eventuellen Fragen,

ob in der Vereinigung ein erheblicher, schöpferischer

Fortschritt liege, und ob die Kombinationserfindung

überhaupt neu gewesen sei, hat jedoch auch das Bundesgericht nicht einzutreten, bevor entschieden ist, ob die

Klägerin für die von ihr als Kombination bezeichnete und

als Erfindung dargestellte Vereinigung der drei Elemente

überhaupt den Erfindungsschutz . beansprucht hat. Die

Vorinstanz hat nämlich den Patentschutz aus dem Grunde

verweigert, weil die behauptete Kombination als eigentlicher Inhalt der Erfindung in der Patentschrift nicht

gekennzeichnet sei.

3. -

Nach Art. 5 Abs. 1 und 4 Pat.-Ges. ist für jede

Erfindung, deren Patentierung nachgesucht'. wird, ein

Patentanspruch aufzustellen, welcher die Erfindung durch

diejenigen Begriffe definiert, die. der Patentbewerber zur

Bestimmung des Gegenstandes des Patentes als erforderlich und als ausreichend erachtet, und zur Ergänzung

der im Patentanspruch gegebenen Definition dürfen

Unteransprüche aufgestellt werden. Der Patentanspruch

ist massgebend für die Neuheit der Erfindung und den

sachlichen Geltungsbereich des Patentes. Was also alle

Erfindungsschutz. No 36.

231

Anforderungen an eine schutzfähige Erfindung erfültt,

aber bei der Anmeldung des Patentes im Patentanspruch

und allfälligen Unteransprüchen nicht als Wesen der Erfindung umschrieben wird, ist des Schutzes nicht teilhaft

und den Nachahmungen und N achmachungen unterworfen;

denn es ist Sache des Bewerbers, den Gegenstand seines

Monopolanspruches zu Randen der Öffentlichkeit klar

und genau abzugrenzen. Darnach ist der Patentanspruch

mit seinen Unteransprüchen so zu fassen, dass er wiedergibt,was nach dem Willen und derlVIeinung

des Be wer b e r s den Inhalt der Erfindung ausmac~

und geschützt werden soll; wenn der Inhalt nicht sowohl

in einzelnen, namhaft gemachten Elementen an sich,

sondern erst in einer Kombination von solchen bestehen

soll, so folgt hieraus, dass diese Meinung zum Ausdruck

kommen, dass also das Zusammenwirken, und nicht bloss

die einzelnen Elemente oder ihre Summe als Gegenstand

des Patentes beansprucht werden muss, sei es, dass

ausdrücklich von einer Kombination oder dergleichen

gesprochen und die Art des Zusammenwirkens der aufzuzählenden Elemente beschrieben wird, sei es, dass das

entscheidende Moment der Kombination auf dem Wege

der Auslegung des Anspruches oder Ansprüche ermittelt

werden kann (BGE 49 II S. 140 ff.).

Die Tatsache, dass sich die Klägerin noch nicht in ihrer

Klageschrift, sondern erst in der Widerklageantwort darauf berufen hat, ihr Patent sei ein Kombinationspatent

und als solches geschützt, kann ihr vor Bundesgericht

freilich nicht als eigentliche Einrede entgegengehalten

werden; denn die Substantiierung der Klage gehört dem

Prozessrecht an und ist der Kognition des Bundesgerichtes

entzogen, soweit geltend gemacht wird, die angeblich

zum Klagefundament gehörenden Tatsachen seien nicht

rechtzeitig und in der durch das kantonale Prozessrecht

vorgeschriebenen Form vorgebracht worden (BGE 26 II

S. 291 ff.; WEISS, Berufung S. 19). Überdies wäre noch

zu erörtern gewesen, ob alle Tatsachen, von denen die

232

Erfindungsschutz. N° 36.

Gültigkeit des Patentes abhängt, zum Fundament einer

Schadenersatzklage wegen Nachahmung gehören, oder ob

es nicht Sache des Beklagten sei, zunächst die Ungültigkeit des Patentes zu behaupten.

Der Umstand, dass die Klägerin ihre Erfindung erst

in der Widerklageantwort als Kombinationserfindung

hingestellt hat, ist aber von der Vorinstanz immerhin

mit guten Gründen als ein Indiz dafür aufgefasst worden,

dass sie ursprünglich selbst nicht daran gedacht hatte,

sich die Kombination als solche schützen zu lassen.

Auch wenn sie prozessrechtlieh nicht gehalten gewesen

wäre, ihren Standpunkt dazu schon in der Klageschrift

erschöpfend darzulegen, hätte es doch nahe gelegen,

darin den ihr und ihrem Vertreter geläufigen juristischen

Begriff des Kombinationspatentes um einer klaren Erläuterung willen zu verwenden, zumal die Klage sich über

das Wesen des Patentes der Klägerin nicht etwa ausschweigt.

Entscheidend ist, dass es an der Kennzeichnung der

Erfindung der Klägerin als Kombinationserfindung im

Patentanspruch und den Unteransprüchen fehlt. Wohl

ist nach dem gerichtlichen Gutachten klar, dass im

Hasler'schen Zähler die drei Faktoren verwirklicht sind.

Allein das Zivilgericht führt mit Recht aus, nichts deute

darauf hin, dass sich der Patentnehmer über die in den

Unteransprüchen 3 und 4. beschriebene Konstruktion

hinaus den Gedanken der Verbindung der drei Faktoren

zu einem neuen technischen Zweck als sein geistiges

Eigentum habe schützen lassen wollen und dass 'nach seiner

Absicht jede Zählerkonstruktion, in der sich die drei

Faktoren finden, als Nachahmung ausgeschlossen sein

sollte.

Zunächst ist freilich mit der Klägerin davon auszugehen,

dass nach Art. 5 Abs. 3 Pat.-Ges. die Beschreibung der

Erfindung in der Patentschrift zur Auslegung des Patentanspruches herangezogen werden kann. Die Beschreibung

soll nach Art. 26 Pat.-Ges. die Erfindung dergestalt dar-

Erfindungeschutz. No 36.

233

legen, dass ihre Auslegung durch Fachleute möglich ist.

Darüber jedoch, wie weit diese Auslegung an Hand der

Beschreibung gehen dürfe, hat sich die bundesgerichtliche

Rechtsprechung nicht immer auf der gleichen Linie

bewegt. In BGE 43 II S. 524 ist ausgeführt worden :

« Denn nach dem nauen Patentgesetz und ständiger

Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist der Gegenstand

eines Patentes nicht allein aus dem Patentanspruch zu

ermitteln, sondern es sind nötigenfalls auch die Patentbeschreibung und die zu ihrem Verständnis erforderliche

und zu ihr gehörende ~eichnung heranzuziehen: Nun ist

aus der der Patentschrift beigegebenen Zeichnung das

charakteristische Merkmal... in durchaus klarer Weise

ersichtlich.

Die Definition der Erfindung im Unteranspruch ist damit hinreichend verdeutlicht, und es geht

nicht an, dem Unteranspruch, wie es die Klägerin will,

wegen des zu allgemein gefassten und darum etwas

mangelhaften Wortlautes den gesetzlichen Schutz zu

versagen.)) In BGE 47 II S. 495 dagegen ist es als feststehende Praxis des Bundesgerichtes bezeichnet worden,

dass Beschreibung und Zeichnung lediglich zur Auslegung

der Ansprüche, nicht aber zu ihrer Ergänzung herangezogen werden dürfen (ebenso BGE 44 Ir S. 200; 48 Ir

S. 294; 49 II S. 141; 50 II S. 72), und dass eine Bereicherung der Erfindung mit konstitutiven Elementen, die im

Patentanspruch nicht wiedergegeben sind, im Wege der

Patentbeschreibung ausgeschlossen sei, da sich der Patentschutz nur auf das' beziehe, was nach der Fassung der

Ansprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist. Von

besonderer Bedeutung für den vorliegenden: Fall ist die

Bemerkung im Urteil Swiss Jewel e1e S. A. c. Konkursmasse Gebr. Moosmann vom 31. Mai 1927 (BGE53 II

S. 186), wo ausgeführt wurde, dass eine Erfindung nicht

ohne weiteres den Anforderungen genüge, wenn sie auch

durch die Beschreibung dergestalt dargelegt sei, dass ihre

Ausführung durch Fachleute möglich ist; denn der

Zweck, den das Gesetz mit seiner Anforderung an eine

AB 5'1 II -

1931

16

234

Erfindungsscllutz. N° 36.

vollständige Patentbeschreibung verfolge, ist verschieden

vom Zweck, den es bei seinen Anforderungen an die

Patentansprüche im Sinne habe. Daraus wird man im

vorliegenden Fall erkennen müssen, dass wenn der Wille

. des Bewerbers, sich eine Kombination schützen zu lassen

nicht aus den Ansprüchen hervorgeht, es als ausgeschlosse~

erscheint, dass sich der Schluss auf diesen Willen aus der

Beschreibung ziehen lasse, denn diese soll ja nur die Ausführung durch Fachleute ermöglichen. Ob die Beschrei-

b~ zur gesetzlich erlaubten Auslegung überhaupt taugt,

wIrd also zumeist davon abhängen, welche Frage auf

dem Wege der Auslegung entschieden werden soll, und

wenn, wie hier, nicht konstruktive Einzelheiten zu ermitteln, d. h. zu verdeutlichen sind, sondern der rechtsgeschäftliehe Wille des Ansprechers, werden Beschreibung

und Zeichnung keine Di~nste leisten, wenn der Anspruch

selbst versagt hat. Zusammenfassend ist vor allen Dingen

zu betonen~ dass die Grenze zwischen Auslegung und

Ergänzung des Patentanspruches zwat in einzelnen Fällen

streitig werden mag, dass es aber offenbar· über den

Wortlaut des Art. 5 Pat.-Ges. hinaus gehen würde, wenn

man auch dort noch von einer Auslegung sprechen wollte,

wo es an einem Gegenstande der Auslegung fehlt, wo

also der Patentanspruch und seine Unteransprüche das

behauptete. Wesen der Erfindung überhaupt nicht zum

Ausdruck bringen.

Bei der Prüfung dieser Voraussetzung (einer Auslegung) .

ist der Klägerin allerdings, Wie schon angedeutet wurde

in übereinstimmung mit den Gutachten von Waldkirch

und Seligsohn und in übereinstimmung auch mit dem

angefochtenen Entscheid einzuräumen, dass der Charakter

eines Patentes als Kombinationspatent im Anspruch nicht

expressis ver bis ausgedrückt sein muss und dass die besondere Hervorhebung auch nicht üblich ist. Allein bei der

Untersuchung, ob der Inhalt der Erfindung als Kombination dem Anspruch wenigstens entnommen werden könne

musste die Vorinstanz zunächst mit Recht feststellen',

Erfindungsschutz. N° at.

235

dass das Aufziehen des Triebwerkes vor jeder Messung

in den Ansprüchen nicht einmal als einzelnes Element

genannt wird. Der Bemerkung von Prof. von Waldkirch

diese Fes~tellung sei angesichts der in den Unteranspruehen 3 und 4 enthaltenen Hinweise auf die Konstruktion

mit der Feder rechtsirrtümlich und &ktenwidrig, ist

entgegenzuhalten, dass die zitierten Sätze der Unteransprüche die Konstruktion der Scheibe beschreiben

« die mit einem Segment zwangsläufig in Verbindun~

steht, das unmittelbar von einem Druckstift entgegen

der Wirkung einer Feder betätigt werden kann», ohne

dass auch nur mit einem Worte die Funktion angedeutet

wäre, die als solche Element eines Zusammenwirkens

mit andern sein soll; auch der technisch gebildete, unbefangene Leser der Unteransprüche wird hier nicht einen

Kombinationsfaktor suchen, wenn er erfährt, dass durch

Einwärtsdrücken des. Stiftes die Feder gespannt wird.

Dazu kommt, dass in den Unteransprüchen auch die

beiden andern Faktoren nur einzeln in ihrer konstruktiven

Ausgestaltung zum Ausdruck gelangen, dass aber auch

nicht einmal in einer noch auslegungsbedürftigen Wei!i!e

von einem ZuSammenwirken zu einem bezeichneten neuen

Effekt die Rede ist. Es handelt sich hier eben nicht um

die zurückgestellte Frage, ob tatsächlich eine Kom binationserfindung vorliege" sondern es kommt vorläufig nur

darauf an, ob für die von der Klägerin behauptete Kombination überhaupt der Erfindungsschutz im Hauptanspruch und seinen Unteransprüchen mit hinreichender

Abgrenzung begehrt worden ist. Die Argumentation des

Gutachtens von Waldkirch wäre nur dann schlüssig,

wenn man sagen könnte, weil aus den mehrfach genannten

Elementen eine Kombinationserfindung abgeleitet werden

kann, so muss auch angenommen werden, das sei zum

mindesten stillschweigend auch in der Patentanmeldung

der Klägerin geschehen. Damit würde man der Vorschrift

des Art. 5 Pat.-Ges. aber nicht gerecht werden; denn es

liegt in der Hand des Bewerbers, den Geltungsbereich

236

Erlindungsschutz. N° 36.

des Patentes zu bestimmen, und er hat dabei mit grÖBster

Sorgfalt eine klare Formulierung zu erstreben. Es ist

dies auch im vorliegenden Fall keine unbillige Zl1mutung;

. denn wenn die Klägerin nicht nur die in den Ansprüchen

angege benen Konstruktionen für sich vindizieren wollte,

sondern darüber hinaus die Idee der Verbindung, so

wäre das eine durchaus einfache Sache gewesen. Da

sodann die Ansprüche nichts enthalten, was als entscheidend noch zu interpretieren wäre, fällt der Inhalt der

Patentbeschreibung zum Vorneherein ausser Betracht,

ganz abgesehen davon, dass der Mangel jeder Andeutung

einer Kombination auch der Beschreibung anhaftet, wie

im Gutachten Seligsohn mit Recht bemerkt worden ist.

Weil also die Kombination, auf welche die Klägerin im

Prozesse abgestellt hat, in der Patentschrift nicht als

Erfindung beansprucht ist, muss die Rauptklage schon

aus diesem Grunde abgewiesen werden, und die Fragen,

ob die von den Experten festgestellte Erfindung wirklich

eine Kombinationserfindung im Rechtssinne sei und ob

sie eine Erfindung und neu sei, stellen sich nicht mehr;

denn nach der Darlegung der RasIer A.-G. soll die der

Beklagten vorgeworfene Patentverletzung gerade in der

Nachahmung der -

nicht zum Schutze angemeldeten

und daher nicht geschützten -

Kombination liegen.

Demnach erkennt d(ls Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Zivilgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 21. August

1930 wird bestätigt.

Erfindungsschutz. No 37.