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Erfindungsschutz. N0 36.
VII. ERFINDUNGSSCHUTZ
BREVETS D'INVENTION
36. Urteil der I. ZivilabteUung vom 10./25. Februa.r 1931
i. S. Basler A.-G. gegen James Jaquet A.-G.
Anforderungen an ein Kombinationspatent (Erw. 2).
Notwendigkeit der K e n n z eie h nun g der Erfindung als
Kombinationserfindung
im P a t e n t ans p r u c h.
Aus-
legung desselben und Bedeutung der Patentbeschreibung.
Ubersicht über die bisherige Rechtsprechung (Erw. 3).
A. -
Die Klägerin, Hasler A.-G. in Bern, war Inhaberin
des schweizerischen Patentes Nr. 64,968 vom 23. April
1913 für einen Tourenzähler. Der Hauptanspruch dieses
Patentes lautet: « Tourenzähler, dessen Antriebswelle an
das Organ, dessen Geschwindigkeit gemessen werden soll,
angedrückt, resp. verbunden wird. dadurch gekennzeich
net, dass ein gewöhnlich arretiertes Zeigerwerk und ein
Triebwerk vorhanden sind, von' denen ersteres durch
letzteres selbständig während eines Bruchteils der relati-
ven Messzeit freigegeben wird.» Ausserdem bestanden fol-
gende fünf Unteransprüche : .
« 1. Tourenzähler nach Patent anspruch, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebswelle durch Reibungs-
getriebe mit dem Zeigerwerk in Verbindung' steht, das
durch ein zwischen Triebwerk und Zeigerwerk einge-
schaltetes, von ersterem gesteuertes Sperrorgan freigegeben
und stillgesetzt wird. »
« 2. Tourenzähler nach Patentanspruch und
Unter~
anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrorgan
eine Klinke ist, die einerseits mit einer Nockenscheibe
des Triebwerks, anderseits mit einem Rad des Zeiger-
werks in Verbindung steht, welches durch da.s Sperrorgan
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..r
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Erfindungsschutz. N° 36.
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,während der Drehung der Nockenscheibe freigegeben und
arretiert wird. »
« 3. Tourenzähler nach Patentanspruch und Unter-
ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Nockenscheibe auf der Welle des Hemmungsrades des
Triebwerkes sitzt, welches Hemmungsrad mit einer nur
in der einen Drehrichtung auf einer Mitnehmerklinke
wirksamen Daumenscheibe in Verbindung steht, das
anderseits mit einem federbeeinflussten Antriebsrad in
Verbindung steht, welches von Hand 'entgegen der Feder-
wirkung und nach Freigabe durch die Federwirkung
gedreht wird, und hierbei das Hemmungsrad und die
Nockenscheibe antreibt. »
« 4. Tourenzähler nach Patentanspruch, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine eine Sperrklinke steuernde Stufen-
scheibe auf der Achse eines Hemmungsrades und einer
an ihrem Umfang nur einen Zahn aufweisenden, das
Hemmungsrad nur in einem Drehsinne mitnehmenden
Scheibe sitzt, die mit einem Segment zwangläufig in
Verbindung steht, das unmittelbar von einem Druckstift,
entgegen der Wirkung einer Feder betätigt werden kann,
das Ganze derart, dass nach Freigabe des Druckstiftes
die Stufenscheibe die Sperrklinke erst dann zur Auslösung
des Zeigerwerkes veranlasst, wenn sich ihre Achse in
vollem Gange befindet, zum Zweck, einzelne Messungen
in einem kleinen Bruchteil der relativen Messzeit durch-
führen zu können. »
« 5. Tourenzähler nach Patentanspruch, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Antrieb und dem
Zeigerwerk ein Getriebe eingeschaltet ist, welches ermög-
licht, das Zeigerwerk bei gleichbleibender Geschwindig-
keit des Antriebes mit verschiedenen Geschwindigkeiten
anzutreiben. »
Inhalt der Patentschrift bilden ausserdem eine aus-
führliche Beschreibung und elf detaillierte Abbildungen,
auf die in der Beschreibung und in den Ansprüchen durch
Anmerkungen verwiesen wird.
Es ergibt sich daraus,
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Erfindungsschutz. No 36.
dass bei diesem Tourenzähler ein Uhrwerk und ein Zeiger-
werk vorhanden sind.
Das Zeigerwerk wird von der
Antriebswelle aus betätigt und ist mit dem Uhrwerk
durch ein Sperrorgan dergestalt verbunden, dass das
Zeigerwerk nur während eines eimnaligen, genau bestimm-
ten Zeitabschnittes, der einen Bruchteil der relativen
Messzeit ausmacht, freigegeben, d. h. spielen gelassen
wird.
Die Beklagte, James Jaquet A.-G., hat am 17. März
1923 ebenfalls ein Patentgesuch für einen Tourenzähler
beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ein-
gereicht. Ihr Patent ist am 16. August 1923 unter
Nr. lOO,978 veröffentlicht worden. Es erstreckt sich auf
einen Hauptanspruch und drei Unteransprüche.
Ferner haben sich heide Parteien auch ein deutsches
Reichspatent erteilen lassen; die Klägerin ist Inhaherin
des deutschen Patentes Nr. 277,409, dessen Hauptanspruch
ungefähr so abgefasst ist, wie Unteranspruch 4 ihres
schweizerischen Patentes, und die Beklagte hat ein
deutsches Patent auf Grund des Beschlusses des Reichs-
patentamtes vom 2 .. Dezember 1924 erhalten.
Am 30. Mai 1925 schrieb die Klägerin der Beklagten:
« Sie haben nun seit einiger Zeit· einen Tourenzähler auf
den Markt gebracht, welcher der Kennzeichnung des
Hasler'schen Tourenzählers gemäss Patent 64,968 ent-
spricht... Wenn auch die vqn ihnen verwendete Kon-
struktion von derjenigen des durch die Firma Hasler seit
Jahren vertriebenen Tourenzählers verschieden ist, so
handelt es sich doch bei Ihnen zweifellos um . eine unter
das Patent Nr. 64,968 fallende Ausführung... Infolge-
dessen liegt iri der Ausführung Ihres Tourenzählers ein
Eingriff in die Patentrechte der Firma Hasler A.-G.
Die Firma ist denn auch entschlossen, wegen dieser
Patentverletzung auf dem Rechtswege vorzugehen, wenn
Ihrerseits nicht zu einer Verständigung Hand geboten
wird.»
Die Beklagte ging auf Vermittlungsvorschläge
jedoch nicht ein.
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Erfindungsschut~. N° 36.
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B. -
Am 30. April hat die Hasler A.-G. gegen die
James Jaquet A.-G. Klage mit den Rechtsbegehren
erhoben:
1. Es sei der Beklagten die Herstellung und der Vertrieb
der nach ihrer bisherigen Konstruktion hergestellten
Tourenzähler zu verbieten.
2. Es seien die bei der Beklagten vorhandenen Touren-
zähler der erwähnten Konstruktion einzuziehen und der
Erlös derselben der Klägerin auf Rechnung ihrer Schaden-
ersatzforderung zuzuweisen.
3. Es seien die vorhandenen Drucksachen, welche sich
auf den von der Beklagten vertriebenen Tourenzähler
beziehen, einzuziehen und zu vernichten.
4. Es sei das Urteil im schweizerischen Handelsamtsblatt
auf Kosten der Beklagten zu publizieren.
5. Die Beklagte sei zur Zahlung von 100,000 Fr. samt
5 % Zins seit Klagezustellung zu verurteilen.
O. -
Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt
und Widerklage mit dem Antrage erhoben, vom Patent
der Klägerin seien der Hauptanspruch und die Unter-
ansprüche 1, 2, 3 und 5 nichtig zu erklären.
Das Prinzip, dass das Zeigerwerk während eines Bruch-
teiles der relativen Messzeit freigegeben wird, für das
die Klägerin den Hauptanspruch angemeldet habe, sei
in der Schweiz schon vor der Patenterteilung an sie in
einer Reihe von Zählern :verwirkHcht und bekannt ge-
wesen, so in den Schweizer Patenten Nr. 5185 von 1892,
29,459 von 1903, 39,948 von 1907, 48,991 von 1910,
59,927 von 1912 und in den deutschen Reichspatenten
Nr. 159,223 von 1903, 163,940 von 1904, 188,993 von
1905, 179,478 von 1905 (Patent Thomas Wass Flory)
und 190,516 von 1906, denen allen diese Reduktion der
Messdauer· auf einen kleinen Bruchteil der relativen
Messzeit gemeinsam gewesen sei, auch wenn das Problem
verschieden gelöst worden sei. Das Deutsche Reichs-
patent der Klägerin enthalte denn auch in seinem An-
spruch dieses Prinzip nicht als eigentliches Erfindungs-
226
Erfindutlg8schutz. No 36.
merkmal, sondern nur als Zweck der speziellen Kon-
struktion, und dem schweizerischen Patent fehle die
Neuheit im Sinne des Art. 16 Ziff. 4 des Patentgesetzes.
Die in den Unteransprüchen 1 und 2 umschriebene
Konstruktion sei derart primitiv, dass von einer Erfin-
dung überhaupt nicht die Rede sein könne. überdies
sei sie in den verschiedensten Gebieten der Technik,
auch bei Tourenzählern, längst bekannt gewesen.
Unteranspruch 3 der Klägerin sei unklar gefasst und
deshalb gemäss Art. 16 Ziff. 7 und 8 Patentgesetz nichtig
zu erklären. überdies sei das Patent der Beklagten trotz
Einspruches der Klägerin vom deutschen Reichspatentamt
am 2. Dezember 1924 mit der Begründung erteilt worden,
dass die Beklagte den Erfindungsschutz für eine besondere
Konstruktion, die mit Stiften am Stellhebel zusammen-
arbeitende Stiftenscheibe zur Erreichung des bekannten
Zweckes: freier Auslauf des Uhrwerkes vor der Mess-
periode und freier Auslauf nach derselben, beanspruche;
diese Anordnung sei als bekannt nicht nachgewiesen und
die Frage der Erfindungseigenschaft sei zu bejahen.
In Unteranspruch 4 sei der Gedanke, die Registrierung
erst vorzunehmen, nachdem sich das Uhrwerk, resp. der
Registrierapparat in vollem Gang befindet, und zu sistie-
ren, bevor es abgelaufen ist, schon lange vor Erteilung
des Patentes Nr. 64,968 durch das eidgenössische Amt
für geistiges Eigentum an dia Klägerin bekannt gewesen.
Unteranspruch 4 der Klägerin werde nur anerkannt, wenn
er eingeschränkt werde, und zwar etwa im Sinne des
deutschen Patentanspruches der Klägerin, auS dem klar
hervorgehe, dass der Gedanke, die Achse müsse sich vor
der Auslösung des Zeigerwerkes in vollem Gange befinden,
nur die Wirkung der speziellen Konstruktion beschreibe,
nicht aber selber Erfindungsmerkmal sei.
Diese Ein-
schränkung werde dem Gerichte beantragt. Im Übrigen
sei die Konstruktion des Aufzuges des Zählers der A.-G.
J ames J aquet gänzlich verschieden vom Zähler der
Klägerin.
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Erfindungsschutz. No 36.
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Unteranspruch 5 endlich sei nichtig, weil er nichts
anderes wiedergebe, als das längst bekannte Prinzip, dass
zur Erreichung einer andern Geschwindigkeit eine andere
Übersetzung einzuschalten sei.
D. -
In der Antwort auf die Widerklage hat die Klä-
ge~n betont, die Beklagte gehe mit ihrer Dars~llung am
Erfmdungsgedanken vorbei, wenn sie die Erfindung der
Klägerin in Einzelheiten auflöse. Das Wesen ihrer Erfin-
dung bestehe in der Erkenntnis der Notwendigkeit des
Zusammenwirkens folgender drei Faktoren, die alle bei
ihrem Patent verwirklicht seien;
a) dem jedesmaligen Aufziehen des Triebwerkes vor
jeder einzelnen Messung (Unteranspruch 3 und 4),
b) der Vornahme der l\Iessung während eines Bruch-
teiles der relativen Messzeit, wobei Beginn und Abschluss
der Messung selbständig vor sich gehen (Hauptanspruch
und Unteransprüche 1 bis 4),
c) Ausscheidung des An- und Auslaufens des Trieb-
werkes aus der Messzeit (Unteranspruch 4).
Demgegenüber hat die Beklagte bestritten, dass die
Erfindung der Klägerin eine Kombinationserfindung sei
und dass sie als aolche im Patent gekennzeichnet sei.
Das Aufziehen des Triebwerkes vor· jeder einzelnen Mes-
sung sei weder in den Patentansprüchen, noch in der
Klage als Element der Erfindung erwähnt.
E. -
Zur Abklärung. der technischen Fragen hat sich
das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt ein Gutachten
durch L. Defossez, Fabrikdirektor in Genf, und Dr. A.
Dumas, Professor in Lausanne, erstatten lassen. Zu diesem
Expertenbericht ist am 27. Februar 1929 noch eine
Ergänzung eingereicht worden.
Die Beklagte hat ein
Privatgutachten von Ing. R. Dubs, Professor für Ma-
schinenbau an der E. T. H. zu den Akten gelegt. Auf den
Inhalt dieser Berichte wird in den Erwägungen zurück-
zukommen sein.
Weitere Privatgutachten sind vom
Instruktionsrichter
des
Zivilgerichtes zurückgewiesen
worden.
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Erfindungsschutz. N° 36.
Während des Prozesses, am 23. April 1928, ist die
Schutzfrist für das Patent der Klägerin abgelaufen.
F. -
Mit Urteil vom 21. August 1930 hat das Zivil-
gericht des Kantons Basel-Stadt als einzige kantonale
Instanz für Patentstreitigkeiten die Klage abgewiesen und
die Widerklage als gegenstandslos erklärt.
G. -
Gegen diesen Entscheid hat die Klägerin recht-
zeitig und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form die
Berufung an das Bundesgericht erklärt und den Antrag
gestellt, die Beklagte sei zur Zahlung von 131,934 Fr.
91 Cts. samt 5 % Zins seit 30. April 1926 zu verurteilen,
auf welchen Betrag die Klage schon vor der kantonalen
Instanz' erhöht worden war, eventuell sei die Sache zur
Festsetzung des Schadenersatzanspruches an das Zivil-
gericht zurückzuweisen ..
H. -
In der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar
1931 hat der Vertreter der Klägerin diesen Antrag wieder-
holt, ..,;ährend die Beklagte Abweisung der Berufung und
Bestat1gung des angefochtenen Urteils hat beantragen
lassen.
Vor Bundesgericht hat die Klägerin ein Rechtsgutachten
von Prof. Dr. Ed. von' Waldkirch in Bern und die Be-
klagte eines von Justizrat Dr. Ainold Seligsohn in Berlin
eingereicht.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.-
2. -
Eine Kombination liegt nach der im Schrifttum
herrschenden Auffassung vor, wenn mehrere Arbeitsmittel
oder Verfahren gemeinschaftlich zu einem einheitlichen
Zweck miteinander wirken sollen (vgl. PIETZCKER, Patent-
gesetz I. ~eil Anm. 116 zu § 1). Für die Erteilung des
Schutzes 1st es gleichgültig, ob die einzelnen Elemente
schon bekannt gewesen oder erst mit der Kombination er-
funden worden sind (PIETZCKER, a. a. O. Anm. 62 zu § 4;
OSTERRIETH, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes
S. 67). Dagegen versteht es sich von selbst, dass nicht
Erfindungsschutz. No 36.
229
jede Kombination auch schon eine Erfindung ist, sondern
dass der Patentschutz grundsätzlich an dieselben Voraus-
se.tzungen geknüpft ist, wie bei einer nicht kombinierten
Erfindung. So hat das Bundesgericht unter dem geltenden
Patentgesetz wiederholt erkannt, dass die Kombination
bekannter Elemente auf einem originellen Gedanken
beruhen und einen wesentlichen technischen Fortschritt
darstellen müsse (BGE 34 II S. 762; 37 II S. 298; 38 II
S. 282), und in seinem Entscheid i. S. Gindrat, Delachaux
& Cie c. Couleru vom 17. Februar 1917 hat es näher aus-
geführt: « Il est sans doute exact, que la com binaison
d'elements deja connus peut constituer une invention,
mais il ne suffit pas que cette com binaison se borne en
quelque sorte a un addition des divers elements; il faut
que l'ensemble comme telsoit nouveau, c'est-a-dire que
le groupement d'elements connus, mais reunis en vue
d'obtenir un nouvel effet determine, repose sur une idee
creatrice ei realise un progres technique notable» (BGE
42 II S. 112, ferner 49 II S. 138). Darnach müssen drei
Gesichtspunkte auseinander gehalten werden, erstens, ob
man es überhaupt mit einer Kombination zu tun hat,
d. h. ob die Elemente zu einem einheitlichen Zweck
zusammenwirken und so einen besondern Effekt hervor-
bringen sollen; zweitens, ob die Kombination eine Erfin-
dung ist, d. h. ob sie auf einem originellen Gedanken
beruht und gegenüber den einzelnen, bekannten Elementen
einen wesentlichen technischen Fortschritt darstellt, und
drittens, ob sie als Erfindung überhaupt neu ist. Im
vorliegenden Fall müsste mit dem Gutachten Seligsohn
zunächst die erste, mit Fug als Rechtsfrage bezeichnete
Frage aufgeworfen werden, ob man es hier mit einerr
Kombination zu tun habe oder nicht vielmehr mit eine
blossen Aggregation, einem Nebeneinander von unab-
hängigen, nicht zusammenwirkenden
Einzelelementen
(PIETZCKER, a. a. O. S. 136), welche zwar allenfalls Vor-
teile beim klägerischen Produkt angehäuft haben, ohne
jedoch den Anforderungen an eine Kombination im
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Erfindung,;;chutz. ~o 36.
Rechtssinne zu entsprechen. Diese Frage ist auch von
den gerichtlichen Experten berührt und bejaht worden,
und das Zivilgericht ist in seinem Urteil von ihrer Annahme
ausgegangen. Allein sie hatten sich auf die kurze Be-
merkung beschränkt, die Vereinigung der drei Elemente
« sei in der Tat etwas Neues und Schutzfähiges », ohne
jedoch anzugeben, worin die eigentliche Kombination,
das Zusammenwirken und der einheitliche Zweck und
Effekt im Gegensatz zur blossen vorteilhaften Vereinigung
unabhängiger Elemente liegen sollen, sodass sich weder
aus der gerichtlichen Expertise, noch aus den Darlegungen
der Klägerin in der Widerklageantwort und dem Gut-
achten von Waldkirch ohne weiteres ergibt, ob der Rechts-
begriff der Kombination auch richtig aufgefasst worden
sei. Auf diese Frage, ob die drei Elemente technisch
zusammenwirken, und auf die weitern, eventuellen Fragen,
ob in der Vereinigung ein erheblicher, schöpferischer
Fortschritt liege, und ob die Kombinationserfindung
überhaupt neu gewesen sei, hat jedoch auch das Bundes-
gericht nicht einzutreten, bevor entschieden ist, ob die
Klägerin für die von ihr als Kombination bezeichnete und
als Erfindung dargestellte Vereinigung der drei Elemente
überhaupt den Erfindungsschutz . beansprucht hat. Die
Vorinstanz hat nämlich den Patentschutz aus dem Grunde
verweigert, weil die behauptete Kombination als eigent-
licher Inhalt der Erfindung in der Patentschrift nicht
gekennzeichnet sei.
3. -
Nach Art. 5 Abs. 1 und 4 Pat.-Ges. ist für jede
Erfindung, deren Patentierung nachgesucht'. wird, ein
Patentanspruch aufzustellen, welcher die Erfindung durch
diejenigen Begriffe definiert, die. der Patentbewerber zur
Bestimmung des Gegenstandes des Patentes als erfor-
derlich und als ausreichend erachtet, und zur Ergänzung
der im Patentanspruch gegebenen Definition dürfen
Unteransprüche aufgestellt werden. Der Patentanspruch
ist massgebend für die Neuheit der Erfindung und den
sachlichen Geltungsbereich des Patentes. Was also alle
Erfindungsschutz. No 36.
231
Anforderungen an eine schutzfähige Erfindung erfültt,
aber bei der Anmeldung des Patentes im Patentanspruch
und allfälligen Unteransprüchen nicht als Wesen der Er-
findung umschrieben wird, ist des Schutzes nicht teilhaft
und den Nachahmungen und N achmachungen unterworfen;
denn es ist Sache des Bewerbers, den Gegenstand seines
Monopolanspruches zu Randen der Öffentlichkeit klar
und genau abzugrenzen. Darnach ist der Patentanspruch
mit seinen Unteransprüchen so zu fassen, dass er wieder-
gibt,was nach dem Willen und derlVIeinung
des Be wer b e r s den Inhalt der Erfindung ausmac~
und geschützt werden soll; wenn der Inhalt nicht sowohl
in einzelnen, namhaft gemachten Elementen an sich,
sondern erst in einer Kombination von solchen bestehen
soll, so folgt hieraus, dass diese Meinung zum Ausdruck
kommen, dass also das Zusammenwirken, und nicht bloss
die einzelnen Elemente oder ihre Summe als Gegenstand
des Patentes beansprucht werden muss, sei es, dass
ausdrücklich von einer Kombination oder dergleichen
gesprochen und die Art des Zusammenwirkens der auf-
zuzählenden Elemente beschrieben wird, sei es, dass das
entscheidende Moment der Kombination auf dem Wege
der Auslegung des Anspruches oder Ansprüche ermittelt
werden kann (BGE 49 II S. 140 ff.).
Die Tatsache, dass sich die Klägerin noch nicht in ihrer
Klageschrift, sondern erst in der Widerklageantwort dar-
auf berufen hat, ihr Patent sei ein Kombinationspatent
und als solches geschützt, kann ihr vor Bundesgericht
freilich nicht als eigentliche Einrede entgegengehalten
werden; denn die Substantiierung der Klage gehört dem
Prozessrecht an und ist der Kognition des Bundesgerichtes
entzogen, soweit geltend gemacht wird, die angeblich
zum Klagefundament gehörenden Tatsachen seien nicht
rechtzeitig und in der durch das kantonale Prozessrecht
vorgeschriebenen Form vorgebracht worden (BGE 26 II
S. 291 ff.; WEISS, Berufung S. 19). Überdies wäre noch
zu erörtern gewesen, ob alle Tatsachen, von denen die
232
Erfindungsschutz. N° 36.
Gültigkeit des Patentes abhängt, zum Fundament einer
Schadenersatzklage wegen Nachahmung gehören, oder ob
es nicht Sache des Beklagten sei, zunächst die Ungültig-
keit des Patentes zu behaupten.
Der Umstand, dass die Klägerin ihre Erfindung erst
in der Widerklageantwort als Kombinationserfindung
hingestellt hat, ist aber von der Vorinstanz immerhin
mit guten Gründen als ein Indiz dafür aufgefasst worden,
dass sie ursprünglich selbst nicht daran gedacht hatte,
sich die Kombination als solche schützen zu lassen.
Auch wenn sie prozessrechtlieh nicht gehalten gewesen
wäre, ihren Standpunkt dazu schon in der Klageschrift
erschöpfend darzulegen, hätte es doch nahe gelegen,
darin den ihr und ihrem Vertreter geläufigen juristischen
Begriff des Kombinationspatentes um einer klaren Erläu-
terung willen zu verwenden, zumal die Klage sich über
das Wesen des Patentes der Klägerin nicht etwa aus-
schweigt.
Entscheidend ist, dass es an der Kennzeichnung der
Erfindung der Klägerin als Kombinationserfindung im
Patentanspruch und den Unteransprüchen fehlt. Wohl
ist nach dem gerichtlichen Gutachten klar, dass im
Hasler'schen Zähler die drei Faktoren verwirklicht sind.
Allein das Zivilgericht führt mit Recht aus, nichts deute
darauf hin, dass sich der Patentnehmer über die in den
Unteransprüchen 3 und 4. beschriebene Konstruktion
hinaus den Gedanken der Verbindung der drei Faktoren
zu einem neuen technischen Zweck als sein geistiges
Eigentum habe schützen lassen wollen und dass 'nach seiner
Absicht jede Zählerkonstruktion, in der sich die drei
Faktoren finden, als Nachahmung ausgeschlossen sein
sollte.
Zunächst ist freilich mit der Klägerin davon auszugehen,
dass nach Art. 5 Abs. 3 Pat.-Ges. die Beschreibung der
Erfindung in der Patentschrift zur Auslegung des Patent-
anspruches herangezogen werden kann. Die Beschreibung
soll nach Art. 26 Pat.-Ges. die Erfindung dergestalt dar-
Erfindungeschutz. No 36.
233
legen, dass ihre Auslegung durch Fachleute möglich ist.
Darüber jedoch, wie weit diese Auslegung an Hand der
Beschreibung gehen dürfe, hat sich die bundesgerichtliche
Rechtsprechung nicht immer auf der gleichen Linie
bewegt. In BGE 43 II S. 524 ist ausgeführt worden :
« Denn nach dem nauen Patentgesetz und ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist der Gegenstand
eines Patentes nicht allein aus dem Patentanspruch zu
ermitteln, sondern es sind nötigenfalls auch die Patent-
beschreibung und die zu ihrem Verständnis erforderliche
und zu ihr gehörende ~eichnung heranzuziehen: Nun ist
aus der der Patentschrift beigegebenen Zeichnung das
charakteristische Merkmal... in durchaus klarer Weise
ersichtlich.
Die Definition der Erfindung im Unter-
anspruch ist damit hinreichend verdeutlicht, und es geht
nicht an, dem Unteranspruch, wie es die Klägerin will,
wegen des zu allgemein gefassten und darum etwas
mangelhaften Wortlautes den gesetzlichen Schutz zu
versagen.)) In BGE 47 II S. 495 dagegen ist es als fest-
stehende Praxis des Bundesgerichtes bezeichnet worden,
dass Beschreibung und Zeichnung lediglich zur Auslegung
der Ansprüche, nicht aber zu ihrer Ergänzung heran-
gezogen werden dürfen (ebenso BGE 44 Ir S. 200; 48 Ir
S. 294; 49 II S. 141; 50 II S. 72), und dass eine Bereiche-
rung der Erfindung mit konstitutiven Elementen, die im
Patentanspruch nicht wiedergegeben sind, im Wege der
Patentbeschreibung ausgeschlossen sei, da sich der Patent-
schutz nur auf das' beziehe, was nach der Fassung der
Ansprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist. Von
besonderer Bedeutung für den vorliegenden: Fall ist die
Bemerkung im Urteil Swiss Jewel e1e S. A. c. Konkurs-
masse Gebr. Moosmann vom 31. Mai 1927 (BGE53 II
S. 186), wo ausgeführt wurde, dass eine Erfindung nicht
ohne weiteres den Anforderungen genüge, wenn sie auch
durch die Beschreibung dergestalt dargelegt sei, dass ihre
Ausführung durch Fachleute möglich ist; denn der
Zweck, den das Gesetz mit seiner Anforderung an eine
AB 5'1 II -
1931
16
234
Erfindungsscllutz. N° 36.
vollständige Patentbeschreibung verfolge, ist verschieden
vom Zweck, den es bei seinen Anforderungen an die
Patentansprüche im Sinne habe. Daraus wird man im
vorliegenden Fall erkennen müssen, dass wenn der Wille
. des Bewerbers, sich eine Kombination schützen zu lassen
nicht aus den Ansprüchen hervorgeht, es als ausgeschlosse~
erscheint, dass sich der Schluss auf diesen Willen aus der
Beschreibung ziehen lasse, denn diese soll ja nur die Aus-
führung durch Fachleute ermöglichen. Ob die Beschrei-
b~ zur gesetzlich erlaubten Auslegung überhaupt taugt,
wIrd also zumeist davon abhängen, welche Frage auf
dem Wege der Auslegung entschieden werden soll, und
wenn, wie hier, nicht konstruktive Einzelheiten zu ermit-
teln, d. h. zu verdeutlichen sind, sondern der rechts-
geschäftliehe Wille des Ansprechers, werden Beschreibung
und Zeichnung keine Di~nste leisten, wenn der Anspruch
selbst versagt hat. Zusammenfassend ist vor allen Dingen
zu betonen~ dass die Grenze zwischen Auslegung und
Ergänzung des Patentanspruches zwat in einzelnen Fällen
streitig werden mag, dass es aber offenbar· über den
Wortlaut des Art. 5 Pat.-Ges. hinaus gehen würde, wenn
man auch dort noch von einer Auslegung sprechen wollte,
wo es an einem Gegenstande der Auslegung fehlt, wo
also der Patentanspruch und seine Unteransprüche das
behauptete. Wesen der Erfindung überhaupt nicht zum
Ausdruck bringen.
Bei der Prüfung dieser Voraussetzung (einer Auslegung) .
ist der Klägerin allerdings, Wie schon angedeutet wurde
in übereinstimmung mit den Gutachten von Waldkirch
und Seligsohn und in übereinstimmung auch mit dem
angefochtenen Entscheid einzuräumen, dass der Charakter
eines Patentes als Kombinationspatent im Anspruch nicht
expressis ver bis ausgedrückt sein muss und dass die beson-
dere Hervorhebung auch nicht üblich ist. Allein bei der
Untersuchung, ob der Inhalt der Erfindung als Kombina-
tion dem Anspruch wenigstens entnommen werden könne
musste die Vorinstanz zunächst mit Recht feststellen',
Erfindungsschutz. N° at.
235
dass das Aufziehen des Triebwerkes vor jeder Messung
in den Ansprüchen nicht einmal als einzelnes Element
genannt wird. Der Bemerkung von Prof. von Waldkirch
diese Fes~tellung sei angesichts der in den Unteranspru-
ehen 3 und 4 enthaltenen Hinweise auf die Konstruktion
mit der Feder rechtsirrtümlich und &ktenwidrig, ist
entgegenzuhalten, dass die zitierten Sätze der Unter-
ansprüche die Konstruktion der Scheibe beschreiben
« die mit einem Segment zwangsläufig in Verbindun~
steht, das unmittelbar von einem Druckstift entgegen
der Wirkung einer Feder betätigt werden kann», ohne
dass auch nur mit einem Worte die Funktion angedeutet
wäre, die als solche Element eines Zusammenwirkens
mit andern sein soll; auch der technisch gebildete, unbe-
fangene Leser der Unteransprüche wird hier nicht einen
Kombinationsfaktor suchen, wenn er erfährt, dass durch
Einwärtsdrücken des. Stiftes die Feder gespannt wird.
Dazu kommt, dass in den Unteransprüchen auch die
beiden andern Faktoren nur einzeln in ihrer konstruktiven
Ausgestaltung zum Ausdruck gelangen, dass aber auch
nicht einmal in einer noch auslegungsbedürftigen Wei!i!e
von einem ZuSammenwirken zu einem bezeichneten neuen
Effekt die Rede ist. Es handelt sich hier eben nicht um
die zurückgestellte Frage, ob tatsächlich eine Kom bina-
tionserfindung vorliege" sondern es kommt vorläufig nur
darauf an, ob für die von der Klägerin behauptete Kom-
bination überhaupt der Erfindungsschutz im Haupt-
anspruch und seinen Unteransprüchen mit hinreichender
Abgrenzung begehrt worden ist. Die Argumentation des
Gutachtens von Waldkirch wäre nur dann schlüssig,
wenn man sagen könnte, weil aus den mehrfach genannten
Elementen eine Kombinationserfindung abgeleitet werden
kann, so muss auch angenommen werden, das sei zum
mindesten stillschweigend auch in der Patentanmeldung
der Klägerin geschehen. Damit würde man der Vorschrift
des Art. 5 Pat.-Ges. aber nicht gerecht werden; denn es
liegt in der Hand des Bewerbers, den Geltungsbereich
236
Erlindungsschutz. N° 36.
des Patentes zu bestimmen, und er hat dabei mit grÖBster
Sorgfalt eine klare Formulierung zu erstreben. Es ist
dies auch im vorliegenden Fall keine unbillige Zl1mutung;
. denn wenn die Klägerin nicht nur die in den Ansprüchen
angege benen Konstruktionen für sich vindizieren wollte,
sondern darüber hinaus die Idee der Verbindung, so
wäre das eine durchaus einfache Sache gewesen. Da
sodann die Ansprüche nichts enthalten, was als entschei-
dend noch zu interpretieren wäre, fällt der Inhalt der
Patentbeschreibung zum Vorneherein ausser Betracht,
ganz abgesehen davon, dass der Mangel jeder Andeutung
einer Kombination auch der Beschreibung anhaftet, wie
im Gutachten Seligsohn mit Recht bemerkt worden ist.
Weil also die Kombination, auf welche die Klägerin im
Prozesse abgestellt hat, in der Patentschrift nicht als
Erfindung beansprucht ist, muss die Rauptklage schon
aus diesem Grunde abgewiesen werden, und die Fragen,
ob die von den Experten festgestellte Erfindung wirklich
eine Kombinationserfindung im Rechtssinne sei und ob
sie eine Erfindung und neu sei, stellen sich nicht mehr;
denn nach der Darlegung der RasIer A.-G. soll die der
Beklagten vorgeworfene Patentverletzung gerade in der
Nachahmung der -
nicht zum Schutze angemeldeten
und daher nicht geschützten -
Kombination liegen.
Demnach erkennt d(ls Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Zivilgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 21. August
1930 wird bestätigt.
Erfindungsschutz. No 37.
37. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilableilung
vom 2. AprU 1931 i. S. Brenueisen gegen Xuhn.
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Die P rio r i t ä t s wir k u n g eines früher angemeldeten
P 80 t e n t e s gemäss Art. 16. Züf. 6 PatG tritt auch dann
ein, wenn die Anmeldung des späteren Pa.tentes durch dieselbe
Person stattgefunden hat, und sie besteht auch fort, wenn
das ursprüngliche Patent nachträglich aus irgend einem Grunde
erloschen ist.
. Aus dem- Tatbestand :
Der Beklagte meldete am 26. Oktober 1925 beim
eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patent für efu
Jätgerät an. Noch vor dessen Veröffentlichung brachte
er verschiedene Verbesserungen an der fraglichen Er-
findung an, worauf er für das abgeänderte Gerät am
10. September 1926 ein weiteres Patentgesuch einreichte,
ohne jedoch das erste zurückzuziehen. Das erste Patent
wurde daher am 3. Januar 1927 veröffentlicht, erlosch
. aber am 26. Oktober 1928 wieder, zufolge Nichtbezahlung
der vierten Jahresgebühr. Am 1. November 1928 erfolgte
dann die Veröffentlichung des zweiten Patentes.
Gegen letzteres wurde eine Patentnichtigkeitsklage
angestrengt, wobei der Kläger unter anderm geltend
machte, d~s, sofern darin -
nämlich in seinem Unter-
anspruch Nr. 12 -
eine Erfindung zu erblicken wäre,
diese schon im ersten Patent enthalten gewesen sei.
Das Bundesgericht hat die Nichtigkeit anerkannt.
Aus den Erwägungen:
Da nach' der Ansicht des Experten dieses Merkmal
(die teilweise Schneidewirkung der Seitenteile des Rah-
mens) auf einer schöpferischen Idee beruht, so liegt hier
an sich eine patentfähige Erfindung vor. Die VorinstanZ
erklärt nun aber, dass dieser Anspruch durch das dahin-
gefallene erste Patent des Beklagten neuheitszerstörend
getroffen werde. Dieser Ansicht kann nicht beigepflichtet