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66. Urteil vom 25. Oktober 1901 in Sachen Pearson & Cie. gegen Bohny, Hollinger & Cie. Verhältnis der Klage aus illoyaler Konkurrenz, Art. 50 ff., zur Klage wegen Markenrechtsverletzung. — Schutzfähige Wortmarke oder gemeinfreie Sachbezeichnung ?- Täuschende Aehnlichkeit zweier Wortmarken (« Vasogen » und «Vasapon »); Aehnlichkeit zweier gemischter Marken. A. Durch Urteil vom 21. Juni 1901 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich erkannt:

1. Die Beklagte ist verpflichtet, die schweizerische Marke Nr. 12,639 „Vasapon“ als nichtig löschen zu lassen.

2. Der Klägerin steht für das Gebiet der Schweiz das aus¬ schließliche Recht auf den Gebrauch der Bezeichnung „Vasapon“ zu; im übrigen wird auf Rechtsbegehren 2 der Hauptklage nicht eingetreten.

3. Die Klägerin ist berechtigt, das Urteil im Dispositiv im „Korrespondenzblatt für Schweizerärzte, in der „Wochenschrift für Chemie und Pharmacie“ und in der „Pharmazeutischen Zei¬ tung“ auf Kosten der Beklagten einmal veröffentlichen zu lassen.

4. Im übrigen wird die Widerklage abgewiesen. B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit den Anträgen: In Aufhebung des angefochtenen Urteils seien sämtliche Begehren der Hauptklage abzuweisen, diejenigen der Widerklage dagegen gutzuheißen; eventuell sei der Prozeß an das Handelsgericht zurückzuweisen zur Aktenvervollständigung und zur Ausfällung eines neuen Urteils nach Einleitung eines Beweis¬ verfahrens über die bestrittenen Parteibehauptungen, namentlich auch darüber, ob das Publikum die beiden Artikel (Vasogen und Vasapon) beim Apotheker direkt ohne ärztliches Recept kaufen könne. C. In der heutigen Verhandlung erneuert und begründet der Vertreter der Beklagten seine Berufungsanträge. Ganz eventuell stellt er den Antrag, die Ermächtigung zur Publikation des Ur¬ teils solle nur für die zwei schweizerischen Zeitschriften (und nicht für die „Pharmaceutische Zeitung") erteilt werden. Der Vertreter der Klägerin trägt auf Abweisung der Berufung an. Eventuell beantragt er Abnahme des Beweises dafür, daß das klägerische Produkt nur an Arzte und Apotheker abgegeben werde. Zum ganz eventuellen Antrag der Beklagten stellt er das Begehren auf Abweisung; eventuell sei eine dritte schweizerische Zeitschrift an Stelle der deutschen aufzunehmen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Prozeß beruht auf folgendem Sachverhalt: Am 20. Juli 1893 war beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 6513 auf den Namen W. E. Pearson die Wortmarke „Vasogen“ für pharmaceutische Produkte eingetragen worden. Am 30. März 1896 ging diese Marke unter Nr. 8249 an E. T. Pearson in Hamburg über. Unter dem gleichen Datum ließ dieser eine gemischte Marke eintragen, gebildet aus einem

liegenden Oval, in dessen weißer Innenfläche eine ruhende, von links nach rechts blickende Sphinx mit aufgestützten vordern Gliedmaßen erscheint, während der oben und unten Lreite, nach den Seiten hin verlaufende schwarze Rand im obern Teil in weißen Lettern das Wort „Vasogen“ enthält. Die Marken gingen an die Beklagte, die im Jahr 1898 in Hamburg gegründete Vasogenfabrik Pearson & Cie., Gesellschaft mit beschränkter Haf¬ tung, über, welche von der Übertragung am 12. April 1900 beim eidgenössischen Patentamt Vormerk nehmen ließ. Das von der Beklagten und ihrem Rechtsvorfahren unter dem Namen Vasogen hergestellte pharmaceutische Produkt ist ein aus oxyge¬ nierten und mit Sauerstoffträgern angereicherten Kohlenwasser¬ stoffen hergestelltes Präparat, und hat die Eigenschaft, die in ihm gelösten Medikamente in eine lösliche resp. mit Wasser emulsions¬ fähige Form zu bringen. Von der Beklagten werden sowohl flüssige Basogenpräparate, wie auch festes Vasogen (vasogenum purum spissum) hergestellt. Die Beklagte meldete überdies zur Eintragung die Wortmarke „Vasapon“ an, und zwar am 18. Juli 1900 beim kaiserlichen deutschen Patentamt, am 30. Ok¬ tober gl. Is. beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum. Bei ersterem wurde sie eingetragen am 15. Oktober 1900 unter Nr. 46,044, bei letzterem am 30. Oktober 1900 unter Nr. 12,639. Bestimmt ist auch diese Marke für pharmaceutische Präparate. Gemäß ihrer Anmeldung in Deutschland beansprucht die Beklagte Schutz auf jede Verwendungsart des Wortes „Vasapon,“ insbe¬ sondere auch auf dessen sprachliche Benutzung im Verkehr zur Be¬ zeichnung ihrer Waren; das Alleinrecht zum Gebrauche diefes Wortes soll sich daher auch auf dessen Laut= und Klangwert er¬ strecken. Schon vor Eintragung der Wortmarke „Vasapon“ durch die Beklagte, aber nach Eintragung der Wort= und Bildmarke Vasogen,“ nämlich am 11. Oktober 1899, hatte A. Schmidt, Apotheker in Basel, beim eidg. Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 11,515 eine gemischte Marke eintragen lassen. Diese Marke stellt ein aufrechtstehendes Oval dar, dessen inneres weißes Feld von einem auf den Hinterfüßen stehenden, von rechts nach links schreitenden und die Vorderbeine erhebenden Greif ausgefüllt ist, während das die Umrahmung bildende, gleichmäßig breite schwarze Band in weißen Lettern im obern Teil das Wort „Vasapon“ und im untern das Wort „Schutzmarke“ enthält. Diese Marke war bestimmt für den Handel mit einem von Schmidt erfundenen chemisch=pharmaceutischen Präparat, dem der Name Vasapon ge¬ geben wurde und das sowohl als Flüssigkeit wie in festem Zu¬ stande andere ihm beizumischende Medikamente (Jod, Ichtyol, Kreosot 2c.) zu lösen und so dem Körper zuzuführen bestimmt ist. Bald nach der Eintragung trat Schmidt die Produktion des Vasapon samt der Marke an die Klägerin ab, welche in Basel den Handel mit Droguen und chemisch=pharmaceutischen Produkten betreibt. Diese brachte den Artikel im Sommer 1900 in den Handel und ließ die genannte gemischte Marke am 31. August 1900 unter Nr. 12,498 auf ihren Namen übertragen. Am fol¬ genden Tage meldete die Klägerin beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum noch die reine Wortmarke „Vasapon,“ für chemisch=pharmaceutische Präparate an, die am 1. September 1900 unter Nr. 12,499 eingetragen wurde. Ihr Versuch, die Wort¬ marke „Vasapon“ auch beim kaiserlich deutschen Patentamte ein¬ tragen zu lassen, wurde von diesem durch Entscheid vom 26. No¬ vember 1900 zurückgewiesen, mit der Begründung, das angemel¬ dete Zeichen stimme mit dem unter Nr. 46,044 eingetragenen Zeichen der Beklagten überein. Dagegen ließ die Klägerin am

13. Dezember 1900 unter Nr. 12,765 die Wortmarke „Vasoval für chemisch=pharmaceutische Präparate eintragen, und diese Marke wurde gemäß Anmeldung vom 21. Dezember 1900 am 19. März 1901 unter Nr. 48,262 auch in die Zeichenrolle des kaiserlich¬ deutschen Patentamtes eingetragen.

2. Im Februar 1901 erhob nun die Klägerin beim Handels¬ gericht des Kantons Zürich gegen die Beklagte (welche bei der Markeneintragung in Zürich Domizil verzeigt hatte) die vor¬ liegende Klage, die die Rechtsbegehren enthält:

1. Die schweizerische Marke Nr. 12,639, „Vasapon,“ sei als nichtig zu erklären und demnach die Beklagte zu verpflichten, diese Marke löschen zu lassen.

2. Der Klägerin sei ein ausschließliches Recht auf den Ge¬ brauch der Bezeichnung „Vasapon“ zuzuerkennen.

3. Es sei die Veröffentlichung des Erkenntnisses in mehreren vom Gerichte zu bestimmenden Zeitungen auf Kosten der Beklag¬ ten anzuordnen. Alles unter Vorbehalt einer Schadenersatzklage. Zur Begründung der Klage stellte die Klägerin darauf ab: Die Bezeichnung Vasapon sei eine freie Erfindung des Rechts¬ vorgängers der Klägerin, die vor ihm von niemandem gebraucht worden sei. Das Wort leite sich her von „Vaseline“ und „Sapo“ (latein. Wort für „Seife“); das mit diesem Worte bezeichnete Produkt sei ein Verseifungsprodukt von Vaseline. Auf die Marke „Vasapon“ habe demnach die Klägerin ein Alleinrecht. Die Beklagte trug auf Abweisung der Klage an und erhob folgende Widerklagebegehren:

1. Es sei die schweizerische Marke Nr. 12,499 der Klägerin Wortmarke „Vasapon“ — als eine Nachahmung der Marke „Vasogen“ der Beklagten und daher als nichtig zu erklären, der Klägerin deren Gebrauch auf chemisch=pharmaceutischen Präpa¬ raten zu verbieten und dieselbe zu verpflichten, diese Marke löschen zu lassen.

2. Es sei auch die schweizerische Bildmarke Nr. 12,498 der Klägerin als eine Nachahmung der Bildmarke der Beklagten und daher als nichtig zu erklären, es sei der Klägerin deren Gebrauch auf chemisch=pharmaceutischen Präparaten zu verbieten und die Klägerin zu verpflichten, auch diese Marke löschen, eventuell das Wort „Vasapon“ daraus entfernen zu lassen.

3. Es sei ferner auch die schweizerische Marke Nr. 12,765 der Klägerin, „Vasoval,“ als eine Nachahmung der Marke „Vaso¬ gen“ der Beklagten zu erklären, unter denselben Folgen wie bei 1 und 2.

4. Es sei die Beklagte berechtigt zu erklären, das Urteil in zwei vom Gerichte zu bestimmenden schweizerischen Zeitungen auf Kosten der Klägerin zu veröffentlichen. Die Beklagte stützte diese Widerklage in erster Linie auf das eidgenössische Markenschutzgesetz, sodann auch auf angeblichen un¬ lautern Wettbewerb der Klägerin (Art. 50 ff. O.=R.). In letz¬ terer Beziehung machte sie geltend, nicht nur die Verwendung der Worte „Vasapon“ und „Vasoval“ durch die Klägerin ent¬ halte eine unerlaubte Konkurrenz, sondern diese werde auch be¬ gangen durch Nachahmung der von der Beklagten für ihr „Vaso¬ gen“ verwendeten Etiketten, Fläschchen, Kapseln und Preislisten durch die Klägerin. Auch die Beklagte hat sich eine Schadenersatz¬ klage ausdrücklich vorbehalten. In rechtlicher Beziehung empfiehlt es sich zunächst zu prü¬ fen, ob die Widerklage aus dem Gesichtspunkte der illoyalen Konkurrenz zulässig ist. Nun ist an sich denkbar und möglich, daß gleichzeitig ein Anspruch aus Markenrechtsverletzung und ein solcher aus unerlaubter Konkurrenz im Sinne der Art. 50 O.=R. zur Entstehung gelangt, und sofern nicht das kantonale Prozeßrecht entgegensteht, ist auch eine Vereinigung zweier der¬ artiger Ansprüche in einem Prozesse zulässig. Allein damit eine Klage aus concurrence déloyale neben der Klage aus Marken¬ rechtsverletzung Raum habe, darf erstere sich nicht auf die genau gleiche Thatsache, d. h. eben auf die Markenrechtsverletzung, stützen, sondern es müssen neben der Markenrechtsverletzung andere Umstände, welche eine concurrence déloyale bewirkten, vorhan¬ den sein, wie Nachahmung der Verpackung der Waren, nicht markenmäßige Verwendung eines Individualzeichens u. dgl. Da¬ eines Zeichens als Marke ausschlie߬ gegen wird die Verwendung lich durch das Markenrechtsgesetz geschützt; und soweit sie nach diesem erlaubt ist, kann sie auch nicht den Thatbestand einer illoyalen Konkurrenz und somit einer unerlaubten Handlung im Sinne des Art. 50 O.=R. bilden. Wird also eine Klage aus¬ schließlich auf Verletzung des Markenrechts gestützt und eine solche vom Gericht nicht angenommen, so kann diese Klage auch nicht aus dem Gesichtspunkte der illoyalen Konkurrenz gutge¬ heißen werden. Soweit daher die Beklagte ihre Widerklage aus concurrence déloyale auf die Nachahmung ihrer Marke „Vaso¬ gen" stützt, ist für diese Klage neben der Klage aus dem Mar¬ kenschutzgesetz kein Raum. Dagegen wäre nach dem Gesagten allerdings die Klage aus illoyaler Konkurrenz neben der Klage aus dem Spezialgesetz zulässig, soweit sie aus Nachahmung der Flaschen 2c. hergeleitet wird. Allein die Beklagte hat eine solche Klage, mit dahingehendem Rechtsbegehren, gar nicht gestellt, son¬ dern die betreffenden Behauptungen nur angebracht, um den

Vorsatz der Klägerin darzuthun. Auf die Widerklage aus illoyaler Konkurrenz bezw. die Begründung der Widerklage aus diesem Gesichtspunkte ist daher weiter nicht einzutreten.

4. Bei der Prüfung der Klage aus dem Gesichtspunkte der Markenrechtsverletzung nun frägt es sich in erster Linie, ob die fraglichen Wortmarken „Vasogen“, „Vasapon“ und „Vasoval überhaupt markenfähige Bezeichnungen sind. Die Vorinstanz hat dies ohne weiteres angenommen und auch die Parteien gehen hievon aus. Indessen hat die Klägerin immerhin vortragen lassen, das Wort „Vasapon“ bezeichne die Natur des Produktes, wie sie denn auch das Wort aus der Zusammensetzung des Produktes herleiten will; und sowohl „Vasapon“, wie „Vasogen“ werden für chemisch=pharmaceutische Präparate bestimmter Beschaffenheit verwendet, wie die Parteien übereinstimmend ausgeführt haben. Es handelt sich daher allerdings um die Bezeichnung eines be¬ stimmten Produktes, ähnlich wie „Ichthyol“, „Kreosot“ (vergl. die Zusammensetzungen „Ichthyol=Vasapon“, „Ichthyol=Vasogen“ rc., auf denen sich jeweilen angegeben findet, wie viele Bestand¬ teile des einen und des andern Produktes die Zusammensetzung enthält). Es liegt daher nahe, entgegen der Annahme der Vor¬ instanz, die erklärt, es unterliege keinem Zweifel, daß die Wort¬ marke Vasapon an sich geeignet sei, als reine Wortmarke ver¬ wendet zu werden, da es sich hier offenbar nicht um eine Gattungs¬ bezeichnung der in Frage kommenden Ware handle, — die beiden Marken „Vasogen“ und „Vasapon“ (wie auch „Vasoval“) als nicht markenfähig zu bezeichnen. (Vgl. Urteile des Bundesgerichtes vom 25. April 1896 i. S. Compagnie Parisienne de couleurs d’Aniline c. Basler Chemische Fabrik Bindschedler, Amtl. Samml. Bd. XXII, S. 459 ff., spez. S. 467 Erw. 6; und vom 27. November 1897 i. S. Fahlberg, List & Cie. gegen Chemische Union, Amtl. Samml., Bd. XXIII, S. 1630 ff., spez. S, 1632 ff., Erw. 2 f.). Allein eine derartige Annahme würde doch zu weit gehen. Was zunächst „Vasogen“ betrifft, so ist eine Herlei¬ tung dieses Wortes aus den das Produkt zusammensetzenden Be¬ standteilen gar nicht behauptet. Aber auch bei „Vasapon“ er¬ scheint die behauptete Herleitung aus „Vaseline“ und „Sapo“ derart weitliegend, daß nicht angenommen werden kann, es wolle damit die Beschaffenheit der Ware bezeichnet werden. Vielmehr erscheinen beide Worte (wie auch „Vasoval“) als originelle und Phantasiebezeichnungen; sie deuten auch nicht (wie z. B. Anti¬ pyrin, Antifebrin) eine mehr oder weniger leicht verständliche Eigenschaft der Ware in Bezug auf ihre Wirkung an. Endlich sind sie auch nicht — wenigstens wird dies von keiner Seite be¬ hauptet — als reine Sachbezeichnungen verwendet worden. Gegen¬ teils müssen die Bezeichnungen als Herkunftsbezeichnungen mit Bezug auf einen bestimmten Produzenten namentlich deshalb an¬ gesehen werden, weil der Hersteller des einen und des andern Produktes das thatsächliche Monopol zur Herstellung der betref¬ fenden chemisch=pharmaceutischen Präparate hat. Die in Frage stehenden reinen Wortmarken sind daher als zulässig zu er¬ klären.

5. Sonach fragt es sich, da für die Rechtsbegehren 1 und 2 der Hauptklage das Schicksal des Widerklagebegehrens 1 entschei¬ dend ist, zunächst weiter, ob die Wortmarken „Vasopon“ und „Vasoval“ eine Nachahmung der frühern Wortmarke „Vasogen“ bedeuten. Nun besteht allerdings eine Ähnlichkeit der beiden erst¬ genannten Marken mit der letztern insofern, als alle drei Marken eine gleichlautende Silbe und gleich viele Silben besitzen und daß bei allen drei Marken die Aufeinanderfolge und Verteilung der Vokale und Konsonanten unter einander die gleiche ist. Bei der Verwendung der Worte in Schrift kommt dazu, daß das „p“ in Vasapon dem „g“ in Vasogen äußerlich ähnlich sieht. Eine ge¬ wisse Ähnlichkeit der beiden mit der Widerklage angefochtenen klägerischen Wortmarken mit der Wortmarke der Beklagten „Va¬ sogen“ kann daher allerdings nicht geleugnet werden. Dagegen ist die Ähnlichkeit derart äußerlich, namentlich derart wenig im Laut= und Klangwert ausgeprägt, daß eine Verwechslung bei Verwendung gehöriger Sorgfalt nicht wohl angenommen werden kann. Hiebei kommt, wie die Vorinstanz richtig hervorhebt, namentlich in Betracht, daß es sich um Medikamente handelt, so daß auch beim Laien größere Aufmerksamkeit vorausgesetzt werden darf, als bei Deckung der Bedürfnisse des täglichen Verkehrs. Ob eines der beiden Produkte „Vasogen“ und „Vasapon“ oder beide nur an Arzte und Apotheker abgegeben werden, ist dabei uner¬

heblich. Die auf Nichtigerklärung der Wortmarken „Vasapon“ und „Vasoval“ gerichteten Widerklagebegehren sind daher abzu¬ weisen; daraus folgt aber, in Verbindung mit dem in Erwägung 4 ausgeführten, und da die Klägerin unstreitig frühere Besitzerin der Wortmarke „Vasapon“ in der Schweiz ist, als die Beklagte, Gutheißung der Hauptklagebegehren 1 und 2, letzteres jedoch nur insoweit, als es von der Vorinstanz gutgeheißen wurde (wie denn auch die Klägerin sich beim Urteil der Vorinstanz beruhigt hat).

6. Was die beiden gemischten Marken Nr. 12,498 einerseits, Nr. 8249 anderseits, betrifft, so kann von einer Ähnlichkeit, die eine Täuschung oder Verwechslung herbeizuführen geeignet wäre, entschieden keine Rede sein. Die einzige Ähnlichkeit besteht darin, daß beide Bildmarken die Gestalt eines Ovales zeigen, daß die Farben der Innenfläche und des Randes die gleichen sind, daß sich in der Innenfläche jeder Marke ein mythisches Lebewesen be¬ findet, und daß endlich das Wort „Vasogen“ bezw. „Vasapon“ bei jeder der beiden Marken im obern Rande mit weißen Lettern eingeschrieben ist. Diesen allerdings vorhandenen Ähnlichkeiten in der äußern Anordnung gegenüber sind aber die Unterschiede ganz überwiegend. Das Oval der Marke der Beklagten ist liegend, dasjenige der Klägerin stehend; bei jener Marke ist der Rand nach den Seiten verlaufend, bei dieser gleich breit; die Sphinx in jener und der Greif in dieser Marke sind ganz verschiedene Gestalten. Unter diesen Umständen ist der Gesamteindruck der beiden Marken ein derart verschiedener, daß von einer Verwechslung bei Anwen¬ dung gehöriger Aufmerksamkeit nicht gesprochen und daß die Marke der Klägerin nicht als Nachahmung derjenigen der Be¬ klagten bezeichnet werden kann. Daß die Löschung des Wortes „Vasapon“ hier nicht angeordnet werden kann, folgt aus dem in Erwägung 5 ausgeführten; übrigens erscheint dieses Wort in der Marke keineswegs als derart erhebliches, ausschlaggebendes Charakteristikum, daß eine bloße Unterdrückung dieses Wortes von Bedeulung wäre. Rechtsbegehren 2 der Widerklage ist somit eben¬ falls abzuweisen.

7. Die auf Aktenvervollständigung gerichteten Anträge der Beklagten erscheinen nach den bisherigen Ausführungen überall als unerheblich.

8. Das Begehren der Klägerin um Publikation des Urteils auf Kosten der Beklagten ist grundsätzlich gemäß Art. 32 Abs. 1 Markenschutzgesetz gerechtfertigt. Dagegen erscheint es angemessen, dem heute gestellten Eventualantrage der Beklagten zu entsprechen, daß nur die Publikation des Urteils in den zwei von der Vor¬ instanz bestimmten schweizerischen Zeitschriften gestattet werde. Obschon auch Deutschland Absatzgebiet der Klägerin ist, und diese allerdings deswegen ein Interesse an der Veröffentlichung des Urteils auch in einer deutschen Zeitschrift hätte, muß doch gesagt werden, daß sich die Beschränkung der Publikation auf schweizerische Zeitschriften deshalb empfiehlt, weil der Prozeß nur die schweizerischen Marken der Parteien beschlug und nur diese beschlagen konnte, und weil die Verhältnisse in Deutschland, wo die Beklagte rechtsgültige Inhaberin der Marke „Vasapon“ ist anders liegen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird in der Hauptsache als unbegründet abge¬ wiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Juni 1901 bestätigt, mit der Modifikation zu Dispositiv 3, daß der Klägerin die Veröffentlichung des Urteils auf Kosten der Beklagten nur in den zwei von der Vorinstanz bestimmten schweizerischen Zeitschriften gestattet wird.