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75. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteUung

vom 23. Oktober 1934 i. S. A. Blas er IN Söhne

gegen Antiphon A.-G., Wagner und D. La. Porte Söhne.

Pa te n t n ich ti g k e i t (Patent für Telephonkabinenschloss),

1. Le gi ti m a t ion zur Klage, Art. 16 Abs. 3 PatG (Erw. 1).

2. Neu he i t der Erfindung, Art. 4 PatG (Erw. 2).

a) Die Bedeutung der Geh e i m ha 1 tun g s p f I ich t eingeweihter Personen für die Frage der Offenkundigkeit.

b) Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, wonach die

bloss theoretische Möglichkeit, dass Fachleute sich Einblick

in den Patentgegenstand verschaffen konnten, noch nicht

Offenkundigkeit begründet.

A. -

Die Beklagte ist Inhaberin des schweizerischen

Patentes Nr. 165087, das ein Türschloss, insbesondere für

Telephonkabinen, zum Gegenstande hat. Der Patentanspruch lautet :

« Türschloss, insbesondere für Telephonkabinen, dadurch

gekennzeichnet, dass in demselben ein nur zum Zuhalten

der Türe dienender Verschlussriegel und mindestens ein

von diesem unabhängiger, zum dichtenden Abschliessen

der Türe bestimmter Verschlussriegel angebracht sind,

wobei der erstgenannte Verschlussriegel durch einen Türdrücker von der Aussen- und Innenseite der Türe und der

zweite durch eine Olive von der Türinnenseite betätigt ist,

so dass ausser diesem Verschlussriegel ein Schlossriegel

zum Abschliessen der Türe durch einen Schlüssel vorgesehen

ist ».

E. -

Erfinder dieses Schlosses ist ein Angestellter der

Beklagten, Viktor Tobler, der sich seit Jahren mit dem

Ausbau von Telephonzellen und schalldichten Türen befasst hatte. Er erläuterte im September 1931 dem Reise-AB 60 II -

1934

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Erfindungsschutz. N° 75.

vertreter der Firma D. La Porte Söhne, Spezialfabrik für

Feinmaschine~chlösser und Beschläge in Wuppertal-Barmen, sein :erojekt für ein Dreiriegel-Telephonkabinen-schloss und ersuchte um Anfertigung einer Ausführungszeichnung mit Preisofferte. Die Firma lieferte am 15. September 1931 Zeichnung und Offerte. Tobler war von der

Lösung nicht befriedigt und skizzierte einige Abänderungen. Daraufhin unterbreitete ihm die Firma D. La Porte

Söhne am 3. Februar eine neue Zeichnung, die seine Zustimmung fand. Nach weitern Verhandlungen über Preis

und Ausfühnmg meldete die Beklagte das Schloss am

8. Juli 1932 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum zur Patentierung an. Am 15. November 1932 wurde

ihr das eingangs erwähnte Patent Nr. 165087 erteilt. Die

Veröffentlichung erfolgte am 16. Januar 1934.

C. -

Die Firma D.La Porte Söhne hatte das Schloss,

mit dessen Herstellung sie von Tobler beauftragt worden

war, der Firma Robert Wagner, Bau- und Waggonbeschlägefabrik in Radevormwald (Deutschland) zur Ausführung übergeben. Dabei nannte sie weder den ursprünglichen Besteller noch erwähnte sie etwas von den nähern

Umständen dieser Bestellung.

Anderseits wurde auch

Tobler von deren Weiterleitung nicht unterrichtet.

Die Firma Wagner offerierte in der Folge der Klägeriu

die Lieferung von Türschlössern, wie sie solche für D. La

Porte Söhne zuhanden Toblers herstellen musste. Am

16. April 1932 sandte sie ihr ein Muster, das mit der durch

das Patent Nr. 165087 geschützten Konstruktion übereinstimmte.

D. -

Am 9. März 1934 hat die Klägerin beim Friedensrichteramt Zürich Klage eingeleitet mit dem Begehren,

das auf den Namen der Beklagten lautende schweizerische

Patent Nr. 165087 betreffend Türschloss, insbesondere

für Telephonkabinen, sei in vollem Umfang als nichtig

zu erklären.

Die Klage wurde zum ersten damit begründet, dass die

Bekiagte nicht als Urheberin der Erfindung bezw. als

.-~

Erfindungsachutz. No 75.

469

Rechtsnachfolgerin des Erfinders anzusehen (Art. 16 Ziff. 2

PatG), und zum andern, dass die Erfindung nicht neu sei

(Art. 16 Ziff. 4 PatG).

Im Verlaufe des Prozesses liess die Klägerin die erste

Begründung fallen.

Gegen die Neuheit der Erfindung

machte sie geltend, dass die Firma Wagner ihr schon vor

der Patentanmeldung ein Muster des patentierten Schlosses

verkauft und sie es mit abgehobenem Deckel offen in ihren

Werkstätten habe herumliegen la.ssen, was jedermann

ermöglicht habe, darin Einblick zu nehmen. Dadurch sei

die Erfindung in der Schweiz offenkundig und die Neuheit

zerstört worden.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt mit

der Begründung, dass die Klägerin gar kein Interesse daran

.habe und die Einwendungen gegen die Neuheit der Erfindung auf jeden Fall unzutreffend seien.

Den Firmen Wagner und D. La Porte Söhne ist der

Streit verkündet worden.

E. -

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat durch

Urteil vom 15. Mai 1934 die Kläge abgewiesen.

F. -

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig

und formrichtig die Berufung an das Bundesgericht erklärt

mit dem Antrag, die Klage sei gutzuheissen.

Dieser Antrag ist in der heutigen Verhandlung wiederholt worden.

Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. -

Die Klageberechtigung der Klägerin ist von der

Vorinstanz mit Recht bejaht worden. Die Klägerin beschäftigt sich wie die Beklagte mit der Herstellung von

Telephonkabinen, für welche das patentierte Schloss

speziell berechnet ist. Damit steht ihr Interesse an der

Nichtigkeitsklage fest.

Die Beklagte wendet ein, die

Klägerin habe bis heute gar nicht den Versuch gemacht,

das im Streite liegende Schloss praktisch zu. verwenden,

und könne es überhaupt nicht verwenden, da ihre Kon-

470

Erfindung>lSchutz. No 75.

kurrellzfähigkeit allein auf U nterbietung beruhe und diese

beim hohen Preis des Schlosses unmöglich würde. Wenn

die Klägerin bis heute das Patent der Beklagten, weil es

nun einmal eingetragen ist, loyalerweise respektiert und

sich der Verwendung des streitigen Schlosses enthalten

hat, so darf daraus aber selbstverständlich nicht geschlossen werden, sie habe an der Verwendung kein Interesse.

Die Auffassung der Beklagten würde zu der unhaltbaren

Konsequenz führen, dass überhaupt nur derjenige zur

Nichtigkeitsklage legitimiert wäre, der das Patent vorher

jedenfalls formell verletzt hätte. Dahingestellt mag bleiben, ob die Klägerin bei ihrer bisherigen Geschäftspraxis

das Schloss wegen des zu hohen Preises gar nicht hätte

verwenden können, wie die Beklagte behauptet. Es ist

jederzeit in das Belieben der Klägerin gestellt, ihre Geschäftspraxis so zu ändern, dass die Verwertung der

streitigen Schlosskonstruktion auch für sie in Betracht

kommt; und für diesen Fall muss ihr, da sie doch bereits

auf dem Gebiete des Telephonkabinenbaus tätig ist, die

Anfechtung des Patentes zugestanden werden. Zudem

könnte sie ohne Zweifel schon bei der jetzigen Praxis in

die Lage kommen, das Schloss, wenn nicht für den serienmässigen Kabinenbau, so immerhin für bestimmte einzelne Aufträge zu verwenden, wo die Preisdifferenz keine

Rolle spielt. Das genügt ebenfalls für die Begründung

ihres Klagerechtes.

2. -

In der Sache selbst ist noch die Neuheit der Erfindung streitig, Nach Art. 4 PatG ~t eine Erfindung

u. a. dann nicht mehr als neu, wenn sie vor der Patentanmeldung im Inland schon derart offenkundig geworden ist,

dass sie durch Fachleute ausgeführt werden kann. Die

Klägerin behauptet, das treffe hier zu, indem die Firma

Robert Wagner ihr ein Muster des nachträglich patentierten

Schlosses schon vor der Patentanmeldung verkauft und

sie es mit abgehobenem Deckel offen in ihren Werkstätten

habe herumliegen lassen.

Die Beklagte erhebt demgegenüber in erster Linie die

Erfindungsschutz. No 76.

471

Einrede, die Firma Wagner habe das Schloss der Klägerin

unter Verletzung der ihr obliegenden Geheimhaltungspflicht verkauft. Die Vorinstanz ist mit ihr grundsätzlich

der Auffassung, dass in einem solchen Falle eine schädliche

Vorwegnahme der Erfindung nicht gegeben sei und lässt

die Frage, ob eine Geheimhaltungspflicht der Firma

Wagner bestanden habe, nur deswegen ungeprüft, weil aus

einem andern Grunde trotzdem nicht Offenkundigkeit

vorliege.

Dieser Auffassung über die Bedeutung der Geheimhaltungspflicht kann das Bundesgericht nicht beipflichten.

Nach Art. 4 PatG kommt es nicht darauf an, ob die Offenkundigkeit der Erfindung mit dem Willen des Erfinders

eingetreten ist, oder gegen seinen Willen; massgebend ist

einzig die Tatsache der Offenkundigkeit an sich, der Effekt,

ohne Rücksicht auf die Art und Weise seines Zustandekommens. In diesem Sinne wurde Art. 4 PatG schon in

BGE 29 II 162 ausgelegt, und die gleiche Auslegung hat

in BGE 54 II 60 Erw. 4 inzwischen die entsprechende

Vorschrift des Muster- und Modellrechtes, Art. 12 Ziff. 2

. MMG, erfahren. Darnach ist die Geheimhaltungspflicht

bei der Bekanntgabe einer Erfindung allerdings nicht etwa

gänzlich bedeutungslos. Es verhält sich so, dass die. Bekanntgabe an Personen, denen die Geheimhaltung zur

Pflicht gemacht wird oder die dazu ohnehin, z. B. krart

Dienstverhältnisses, verpflichtet sind, selber nicht Offenkundigkeit begründet. Dementsprechend hat das Bundesgericht schon in andern Fällen ausgesprochen, dass eine

Erfindung nicht offenkundig ist, solange ihre Kenntnis

den Kreis der zur Geheimhaltung verpflichteten Personen

nicht überschritten hat (BGE 35 II 642 und .dort angeführte Urteile; vgl. auch 43 II 112 Erw. 3). Hat sie diesen

Kreis aber einmal überschritten, sei es auch durch Vertrauensbruch einer der eingeweihten Personen, so liegt

unter den gleichen Voraussetzungen Offenkundigkeit vor,

wie wenn eine der Bekanntgabe entgegenstehende Verpflichtung nicht bestanden hätte. V gl. hiezu WEIDLICH

472

Erfindungsschutz. N° 75

und BLuM, Das schweizerische Patentrecht, Amn. 5 zu

Art. 4.

Ob die F~a Wagner zur Geheimhaltung der Schlosskonstrnktion verpflichtet war, ist also für den vorliegenden

Rechtsstreit ohne Belang, nachdem sie tatsächlich der

Klägerin ein Muster ausgeliefert hat. Dagegen ist der

Vorinstanz zUzustimmen, wenn sie annimmt, dass diese

Auslieferung an sich trotzdem noch nicht Offenkundigkeit

bewirkt habe. Die Klägerin verwendet zwar in ihrer

Branche Telephonkabinenschlösser, . stellt sie aber nicht

selber her. Durch die Tatsache allein, dass ihr die Firma

Wagner ein Muster des patentierten Schlosses ausgehändigt hat, ist also nicht auch schon die Ausführung durch

Fachleute ermöglicht worden. Das hing vielmehr davon

ab, welchen Gebrauch die Klägerin von dem Muster

gemacht hat.

Die Vorinstanz nimmt als erwiesen an, dass das Schloss

gemäss der Darstellung der Klägerin während etwa

2 % Monaten vor der Patentamneldung mit abgehobenem

Deckel offen in den Werkstätten der Klägerin herumgelegen habe. Von dieser Feststellung hat das Bundesgericht

gemäss Art. 81 OG auszugehen. Darnach konnten also die

Arbeiter und Angestellten der Klägerin sowie etwaige

Besucher das Schloss in Augenschein nehmen. Die Arbeiter und Angestellten scheiden aber für die Frage der

Offenkundigkeit zum vornherein aus, weil sie kraft ihres

Dienstverhältnisses zur Geheimhaltung der Verfahren und

Vorrichtungen verpflichtet sind, die sie in den Werkstätten

kennen gelernt haben, ihre Kenntnis von der Erfindung

also gleich zu bewerten ist wie diejenige der klägerischen

Firmainhaber selber. Die Klägerin leitet denn auch daraus

nicht Offenkundigkeit ab.

Somit bleiben noch die allIalligen Besucher der Werkstätten. In dieser Richtung stellt die Vorinstanz fest, dass

in den Werkstätten herumliegende Vorrichtungen, die

-

wie das streitige Türschloss -

keinerlei Besonderheiten

aufweisen, bei einer Betriebsbesichtiguilg von den Besu-Erfindungsschutz. No 75.

~73

chern in der Regel überhaupt nicht beachtet werden; und

wenn noch ein Besucher das Türschloss in den Werkstätten

irgendwo hätte liegen sehen, so sei doch nicht anzunehmen,

dass er es von sich aus einer besondern Betrachtung unterzogen hätte. Dass sich aber ein Besucher bei der flüchtigen

Betrachtung, wie sie im Vorbeigehen möglich sei, die wesentlichen Merkmale des daliegenden Schlosses mit genügender Genauigkeit hätte einprägen können, um nachher die Konstruktion dank eigener Fachkenntnisse selber

getreu nachzuahmen oder einem dritten Fachmann die

hiezu erforderlichen Weisungen zu erteilen, sei ausgeschlossen.

Auf Grund dieser Feststellungen kann von einer Offenkundigkeit im Sinne von Art. 4 PatG nicht die Rede sein.

Es genügt nicht, dass fachkundige Besucher der Werkstätten, theoretisch gesprochen, in der Lage gewesen

wären, sich den für die Ausführung nötigen Einblick in

das Schlossmodell zu verschaffen, sondern es müsste eine

gewisse Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden sein, dass

sie sich diesen Einblick tatsächlich verschafft haben

(vgl. BGE 58 II 286). Eine solche Wahrscheinlichkeit hat

aber nach den Feststellungen der Vorinstanz unzweifelhaft

nicht bestanden.

Nun bemängelt die Klägerin freilich die Fachkenntnis

der Vorinstanz und stellt sich auf den Standpunkt, dass

eine Expertise hätte eingeholt werden müssen. Allein es

ist ausschliesslich Sache des kantonalen Richters zu befinden, ob er die im Rechtsstreit sich stellenden technischen Fragen selber entscheiden oder zu deren Beantwortung Sachverständige beiziehen will.

Die Handelsgerichte sind übrigens gerade zu dem Zwecke geschaffen

und so eingerichtet worden, dass sie solche Fragen selbständig beurteilen und den Beizug von Experten auf ein

Mindestmass beschränken können. Die Vorinstanz hat

deshalb mit dem Verzicht auf die Expertise keinesfalls

gegen bundesrechtliche Beweisvorschriften verstossen. Infolgedessen sind ihre Feststellungen, welche die Klägerin

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Urheberrecht. N° 76.

mit Recht auch nicht als aktenwidrig gerügt hat, für das

Bundesgericht' verbindlich (Art. 81 OG).

Das führt zur Abweisung der Klage.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons

Zürich vom 15. Mai 1934

bestätigt.

VII. URHEBERRECHT

DROIT D'AUTEUR