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34. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 8. Mai 1915

i. S. King, Beklagter, gegen Gebrüder Sulz er, Kläger.

Er f i n dun g s pa t e n t e. Zeitliche Rechtsanwendung. -

Neuheit der Erfindung'l Begriff und Erfordernisse der

Offenkundigkeit im Sinne von Art. 2 des alten PatGes.

Beurteilung der Frage der Identität.

A. -

Durch Urteil vom 9. Oktober 1914 hat das

Handelsgericht des Kantons Zürich erkannt:

({ Das schweizerische Patent N° 42,599 Klasse 107 a,

)} das dem Beklagten am 22. November 1907 erteilt wor-

» den ist, wird für nichtig erklärt. »

B. -

Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig

die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem

Antrag auf Aufhebung und auf Abweisung der Klage,

eventuell auf Rückweisung der Sache·an die Vorinstanz

behufs Anordnung einer neuen Expertise.

Das Bundesgericht zieht

in Erwä.gung :

1. -

Der Berufungskläger Edward King erwirkte am

22. November 1907 das schweizerische Patent N0 42,599

für einen Flammrohrkessel. Die Patentansprüche lauten:

« 1. Flammrohrkessel mit wenigstens einem das Flamm-

»rohr durchziehenden Wasserzirkulationsrohr, welches

)} sich in der Längsrichtung des Flammrohres erstreckt

» und einerends an dem oberen Teil und anderends an

)} dem unteren Teil des Flammrohres angeschlossen ist.

» dadurch gekennzeichnet, dass das Zirkulationsrohr so

» am Flammrohr angeschlossen ist, dass eine Zirkulation

» des Wassers im Zirkulationsrohr in entgegengesetzter

Erftndungs- und Markenschutz. N0 34.

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» Richtung zu der der Heizgase, also im Gegenstrom,

I) erzielt werden kann.

~ 2. Flammrohrkessel nach Anspruch 1 mit mehreren

» Zirkulationsrohren, dadurch gekennzeichnet, dass die

» Zirkulationsrohre in der Längsrichtung des Flamm-

» rohres hintereinander liegen. »

Im August 1912 erhoben Gebrüder Sulzer in Winterthur, die u. A. Dampfkessel herstellen, beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen King mit dem

Rechtsbegehren, es sei das schweizerische Patent N042,599

in allen Teilen als nichtig zu erklären. Zur Begründung

machten sie geltend, der Kingsche Flammrohrkessel stelle

keine Erfindung dar, denn es fehle darin an einem

schöpferischen Gedanken und an einem neuen technischen

Nutzeffekt. Eventuell bestritten sie die Neuheit der angefochtenen Erfindung. Die Anordnung von Wasserzirkulationsrohren im Flammrohr sei zur Zeit der Patentanmeldung längst bekannt gewesen, ebenso die Führung

der Wasserzirkulationsrohre in der Längsrichtung. Auf

diesem Prinzip beruhe insbesondere das englische Patent

H arg re ave s vom Jahre 1869; der Unterschied

gegenüber der Kingschen Konstruktion sei nur der, dass

die Richtung der Heizgase die nämliche sei wie diejenige

des Wassers in . den Zirkulationsrohren (Gleichstromprinzip), während bei King die Richtung der Heizgase

derjenigen des Wassers entgegengesetzt sei (Gegenstromprinzip). Allein die Patentschrift Hargreaves sage am

Schlusse ausdrücklich, es sei unter Umständen vorzuziehen, das Rohr von vorn oben nach hinten unten zu

führen, d. h. das der Feuerbrücke zugewendete Ende mit

dem oberen Teile des Flammrohres zu verbinden, womit

auch das Merkmal der Erzielung der Wasserzirkulation

im Gegenstrom zur Heizgaszirkulation vorweggenommen

sei. Die Patentschrift Hargreaves liegt in abgekürzter

Fassung, mit der Zeichnung, aber ohne jene Schlussbemerkung, in den sogenannten « Abridgments I) der englischen Dampferzeugungspatente seit langem auf der

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Erfindungs- und Markenschutz. No 34.

Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule

in Zürich auf. Die Kläger verwiesen ferner auf das französische Patent C u r i e n vom 21. November 1874, das

einen Flammrohrkessel mit eingebautem liegendem Sieder

zum Gegenstand hat; der Sieder ist mit seinen beiden

Enden so an den Kessel angeschlossen, dass die Wasserzirkulation der Heizgaszirkulation entgegengesetzt ist.

Eine Beschreibung dieser Erfindung liegt seit Jahren

beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern, sowie

in der Bibliothek des Patentanwalts Ritter in Basel.

Der Beklagte schloss auf Abweisung der Klage. Er

behauptete, seine Konstruktion sei eine Erfindung und

zwar eine neu e Erfindung im Sinne von Art. 2 des

anwendbaren alten PatGes von 1888/1893. Das Handelsgericht ordnete eine Expertise an über die Frage,

inwieweit es sich bei dem streitigen Patente gegenüber

den von den Klägern angeführten Patenten um neue

Konstruktionen mit neuem technischem Nutzeffekt

handle. Zum Experten wurde im Einverständnis der

Parteien Dr. Stodola, Professor für Maschinenbau an der

Eidg. Technischen Hochschule, bestellt. Gestützt auf den

Befund des Experten hat das Handelsgericht die Nichtigkeitsklage geschützt.

2. -

Die zwischen den Parteien streitige und übrigens

von Amtes wegen zu prüfende Frage, oh für die Beurteilung der vorliegenden Klllge das alte oder das neue

Patentgesetz massgebend sei, ist im ersteren Sinne zu

lösen. Entscheidend ist, dass das geltende Patentgesetz

vom 21. Juni 1907 erst am 1. Dezember gl. J. in Kraft

getreten ist, das Patent King somit noch unter der Herrschaft des alten Gesetzes erteilt wurde. Kraft des allgemeinen Rechtsgrundsatzes, dass für die rechtlichen

Wirkungen von Tatsachen, die unter dem alten Gesetze

eingetreten sind, dieses auch nach Inkrafttreten des

neuen Gesetzes massgebend bleibt (Art. 1 SchlT ZGB),

und mangels einer gegenteiligen Sonderbestimmung beurteilt sich daher die Nichtigkeit des Patentes nach dem

Erfindungs- und Markenschutz. N0 34.

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früheren Rechte. Vergl. BGE 37 II S.574, 38 II S. 299.

Die Frage der zeitlichen Rechtsanwendung ist hier deshalb von Wichtigkeit. weil es vornehmlich auf die Auslegung der Bestimmungen über die Neuheit der Erfindung

ankommt und das neue PatGes nach dieser Richtung das

alte nicht unwesentlich abgeändert hat.

3. -

In der Sache selber fragt sich nämlich in erster

Linie, ob das Patent wegen mangelnder Neu h ei tals

nichtig zu erklären sei (Art. 10 Ziff. 1 aPatGes). Denn

wenn dem so ist, erübrigt die Prüfung der Frage, ob

-

abgesehen von der Neuheit -

eine patentfähige

E r f i n dun g im Sinne des Gesetzes vorliege. Nach

Art. 2 des alten Gesetzes gilt eine Erfindung dann nicht

als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung in der Schweiz

schon derart bekannt geworden ist, dass die Ausführung

durch Sachverständige möglich ist. Ein solches Bekanntsein, eine solche Offenkundigkeit nimmt die Vorinstanz

hinsichtlich des Patentes Hargreaves in der in den

« Abridgments t> publizierten Fassung an, während sie

dahingestellt sein lässt, ob die Auflage der das Patent

Curien betreffenden Publikation in der Bibliothek des

Eidg. Amtes für geistiges Eigentum genügt habe, um

die Erfindung im Sinne von Art. 2 in der Schweiz

« bekannt zu machen I). Die Vorinstanz stützt sich dabei

auf ihren Entscheid vom 4. Dezember 1905 i. S. Stalder

(BI. f. zürch. Rspr. N. F. 5 N° 171), wonach das Vorhandensein eines literarischen Erzeugnisses in der

Bibliothek der Eidg. Technischen Hochschule eine ausreichende Möglichkeit der Kenntnisnahme jener Druckschrift und damit der geschilderten Erfindung durch

Interessenten in sich schliesse.

Jener Entscheid des Handelsgerichts gründet sich

seinerseits auf einen früheren Entscheid des Bundesgerichts vom 16. Januar 1903 i. S. Tschumi & Oe

(BGE 29 II S. 162 ff.), in welchem ausgeführt worden

war, es sei nicht erforderlich und zu beweisen, dass Interessenten tatsächlich, in entsprechender Weise, von

278

Erfindungs. und Markenschutz. N",,4.

der Erfindung Kenntnis genommen hätten, sondern es

genüge, wenn aus den nähern Umständen der Bekanntgabe auf eine zureichende Möglichkeit jener Kenntnisnahme geschlossen werden könne. Auf diesem Boden hat

sich die bundesgerichtliche Praxis weiter bewegt, indem

das Bundesgericht unterm 19. Mai 1906 den zitierten

Entscheid des Zürcher Handelsgerichts i. S. Stalder

bestätigte, mit der Begründung, er beruhe auf einem

richtigen Rechtsbegriff der Erfordernisse der Offenkundigkeit: einerseits sei erforderlich, dass die Offenkundigkeit der Erfindung in der Sc h w e i z bestand,

anderseits sei genügend, dass eine Ausführungsmöglichkeit für Sachverständige auf ir gen dei n eWe i se

geschaffen werde; insbesondere genüge eine Bekanntgabe

in Zeitschriften, die den Fachleutpn zugänglich seien.

In einem späteren Entscheid vom 8. Juli 1909 i. S.

Gebr. Högger (BGE 35 11 S. 450) hat endlich das Bundf'sgericht neuerdings auf seine Ausführungen im Fall

Tschumi verwiesen, vom Nichtigkeitskläger aber den

weiteren Nachweis verlangt, dass die zufolge der Hinterlegung einer ausländischen Patent schrift auf der Bibliothek der Eidg. Technischen !Iochs.chule bestehende

Möglichkeit des Bekanntwerdens der patentierten Erfindung sich im gegebenen Falle tatsächlich verwirklicht habe.

Allein dieses Erfordernis rechtfertigt sich nicht. Es

käme einer unzulässigen Einschränkung des dem Art. 2

aPatGes zu Grunde liegenden allgemeinen Grundsatzes

des Patentrechtes gleich -

der laut Gesetz sowieso nur

für die Bekanntgabe im I n I a n d gilt -

dass nicht

schutzfähig ist, was bereits vorhanden, publik, offenkundig ist. Der Beweis, dass die Patentschrijt oder

sonstige Beschreibung der Erfindung nicht nur öffentlich

aufgelegt, sondern tatsächlich von Interessenten gelesen

und verwertet worden sei, wäre denn auch ausserordent-

lieh schwer zu führen. Er wird durch die Vermutung

ersetzt. dass die beteiligten Kreise von der Möglichkeit,

die ihnen geboten wird, von den für sie bestimmten

Erfindungs- und Markenschutz. Ne 34.

27&

Bekanntmachungen Einsicht zu nehmen, auch wirklich

Gebrauch machen. Diese Vermutung ist in der Natur

der Sache und den modernen Lebens- und Verkehrsverhältnissen begründet. Vorzubehalten ist dabei nur, dass

die Art und Weise der Bekanntgabe die Ausführung der

Erfindung durch Fachleute ermögliche. Aus diesen Er.,.

wägungen heraus ist übrigens bei der Revision des

Patentgesetzes die gedachte Bestimmung dahin erweitert

worden, dass eine Erfindung· dann nicht als neu gilt,

wenn sit' vor der Patentanmeldung im Inland schon dt'rart offenkundig geworden oder durch veröffentlichte, im Inland vorhandene Schrift- oder

Bild we r ke so dargel egt worden ist, dass die

Ausführung durch Fachleute möglich ist. Vergl. hiezu

BBl 1906 IV S. 248, Stenogr. BuH. der BVers. 1906

S. 1489 f, 1907 Nat.-Rat. S. 151.

4. ~ Ist sonach mit der Vorinstanz anzunehmen, dass

die Erfindung Hargreaves, wie sie in den « Abridgments)}

beschrieben ist, zur Zeit der Anmeldung des Patents

King in der Schweiz im Sinn von Art. 2 aPatGes bekannt

war, so muss das nämliche auch hinsichtlich der Erfindung Curien. mit Rücksicht auf deren Publikation in der

Bibliothek des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum,

gelten. Denn auch die hier aufgelegten Patentschriften

können von Interessenten jederzeit eingesehen werden

und es liegt für die Beteiligten noch näher, auf dem

P at e n tarn t nach Patentschriften Umschau zu halten

als auf der Bibliothek der Eidg. Technischen Hochschule.

5. - Nun enthält das Patent Curien nach den kategorischen und für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen des Experten bereits alle wes e n t li ehe n

Elemente der Kingsch6ll KOßstruktwn. E-s genügt

hier, auf folgende Stelle in der Zusammenfassung des

Hauptgutachtens zu verweisen: « Das Patent Curien ist

)) in den wesentlichen Punkten gänzlich identisch mit der

)} in der Beschreibung des Kingschen Patentes enthaltenen

)} Variante eines mittels Stutzen mit dem Flammrohr zu

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Erfindungs- und Markenschutz. N° 34.

I} verbindenden Rohres. I} Ebenso bestimmt hat sich der

Experte in einem Nachtrag

~eäus~ert, auf die. vom

Gericht gestellte Frage, wie es sICh mIt der NeuheIt der

Kingschen Konstruktion verhalte, wenn das Patent

Curien aus den als bekannt vorausgesetzten Konstruktionen ausscheide: « Das Curien'sche Patent besitzt für

I) den Prozess sein besonderes Gewicht durch den Um-

» stand dass darin das Wesentliche des Kingsehen

» Pate~tes: Vermehrung der inneren Flammrohr-Heiz-I) fläche unter Einschaltung der Gegenstromzirkulation

» augenfällig, d. h. durch eine Figur dargestellt wird, was

» für den Konstrukteur, dessen Gedankenkreis auf das

)) räumlich Vorstellbare ausgeht, von grosser Bedeutung

)) ist. » Das Patent Curien wirkte somit zweifellos neuheitszerstören-d.

Der Experte hat ferner einlässlich und überzeugend

dargetan, dass diese Wirkung auch dem _ Paten~ H::rrgreaves zugekommen sei, weil auch dIeses SIch Im

wesentlichen mit dem Patent King decke, selbst dann,

wenn nur die abgekürzte, in den ~ Abridgments » publizierte Fassung in Betracht gezogen werde. Es kann

nach dieser Richtung auf die erschöpfenden Ausführungen

im Urteil der Vorinstanz verwiesen werden. Der Experte,

der als Autorität gilt, hat aUe Einwendungen des Beklagten beantwortet und demgegenüber auf seiner Auffassung beharrt. Das angefQchtene Patent ist daher, ohne

weitere Beweismassnahmen, mit der Vorinstanz schor.

wegen mangelnder Neuheit als nichtig zu erklären.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 9. Oktober

1914 in allen Teilen bestätigt.

Erftndungs- und MarkenschutZ. N0 35.

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