75_II_166

166 Erfindungsschutz. N0 27. Vertrage gefunden werden. Daher kann dahingestellt bleiben, ob Dr. Friebe die ihm gestellte Frage wirklich 80 auffassen musste, wie die Beklagte behauptet, oder ob er ihr einen ~l.ndern (engern) Sinn beilegen durfte, und ob er die Tatsachen, über die er nach dem massgebenden Sinn der Frage Auskunft zu geben hatte, richtig angab oder nicht. Demnach erkennt das Bu1uIesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 30. Juni 1948 bestätigt. VII. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION

27. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteiluog vom 22. März 1949 i. S. Soleit gegen Rosenool'ger & HoUinger. LiZBnZVBrtrag. Legitimation des Lizenznehmers zu,r Erhebung der Patentnichtig. keitsklage (Erw. 1). Auswirkungen der nachträglichen Feststellung der Patentnichtig- keit auf den Lizenzvertrag und die bereits entrichteten bzw. fälligen Lizenzgebühren (Erw. 3). Oontrat de licenoo. QualiM du. Iicencie pou,r intenter l'action en nulliM du brevet (consid. 1). Consequences de la constatation ulMrieure de la nu,lliM du brevet sur Ie contrat de licence et Ies redevances deja. payees ou oohues (consid. 3). Olmtratto di licenza. Veste deI heneficiario d'nna licenza per promuovere l'azione di annullamento deI brevetto (consid. 1). Conseguenze dell'ulteriore accertamento della nullita. deI brevetto sul contratto di licenza e sulle tasse di licenza gia. pagate 0 scadule (consid. 3). ,~ I i Erfindungsechutz. N0 27. 167

1. - In erster Linie ist die Frage der vom Beklagten bestrittenen Aktivlegitimation der Klägerin zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage zu prüfen.

a) Dass beim Lizenznehmer grundsätzlich das Interesse vorhanden ist, von dem Art. 16 Abs. 3 PatG die Legiti- mation zur Nichtigkeitsklage abhängig macht, steht ausser Zweifel. Denn regelmässig bildet das Bestehen eines gül- tigen Patentes die Grundlage des Lizenzvertrages. Dagegen ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dem Lizenznehmer die Befugnis zur Erhebung der Nichtig- keitsklage dann abzusprechen, wenn durch die Ausge- staltung des Lizenzvertrages zwischen den Parteien ein besonderes Treueverhältnis begründet worden ist. In die- sem Falle würde nämlich der Angriff des Lizenznehmers auf das Patent gegen Treu und Glauben verstossen (BGE 61 II 140). Ein solches Treueverhältnis kann sich insbe- sondere daraus ergeben, dass der konkrete Lizenzvertrag einen gesellschaftsähnlichen Charakter aufweist. Gesell- schaftsähnlichkeit in diesem Sinne darf beispielsweise angenommen werden, wenn Konstruktionszeichnungen auszutauschen und Verbesserungen gegenseitig mitzuteilen sind; ferner etwa, wenn die Erfindung für gemeinsame Rechnung ausgenutzt werden soll und in Verbindung da- mit der eine Vertragspartner Einsicht in die Bücher des andern verlangen darf. Ebenso liegt GeseIlschaftsähnlich- keit vor, wenn sich die Parteien des Lizenzvertrages gegen- seitig weitere Patente überlassen oder Aufträge, die der eine Teil nicht ausführen kann oder will, dem andern an- heimfallen (vgl. RGZ 142 S. 214). Im vorliegenden Falle ist jedoch keine Voraussetzung dieser Art erfüllt, die auf ein gesellschafts ähnliches Ver- hältnis schliessen liesse. Zwar hatten beide Parteien die Absicht, die Erfindung des Beklagten wirtschaftlich aus- zuwerten und daraus für sich einen Vorteil zu ziehen. Allein dieser Zweck war wohl der gleiche, aber nicht ein gemein- samer, wie es für ein geseIlschaftsähnliches Verhältnis erforderlich wäre. Es fehlte an der hieffu kennzeichnenden 168 Erfindungsschutz. N0 27. Zusammenarbeit, der Entfaltung einer gemeinsamen, auf die Erreichung des gleichen Zieles gerichteten Tätigkeit.

b) Auch beim Fehlen eines besonderen Treueverhält- nisses muss i~dessen unter bestimmten Voraussetzungen dem Lizenznehmer die Erhebung der Nichtigkeitsklage versagt werden. Dies ist der Fall, wenn ihm die Lizenz gerade deswegen eingeräumt wurde, weil die Rechtsbe- ständigkeit des Patentes zweifelhaft war und der Patent- inhaber es vorzog, durch Erteilung einer Lizenz an den Konkurrenten die Aufrollung der Frage der Gültigkeit des Patentes zu vermeiden. Unter solchen Umständen müsste selbst beim Fehlen eines ausdrücklichen Verzichts des Lizenznehmers nach dieser Richtung die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch ihn als rechtsmissbräuchlich er- achtet ~erden. Dagegen kann die Nichtigkeitsklage nicht ohne weiteres schon dann als missbräuchlich gelten, wenn der Lizenz- nehmer es ohne stichhaltigen Grund unterlassen hat, auS einem während der ganzen Vertragsdauer unangefochten gebliebenen Patent Nutzen zu ziehen, wie das deutsche Reichsgericht in RGZ 101 S. 235 ff. dies angenommen hat. Diese Auffassung liesse sich allenfalls vertreten, wenn gemäss der im genannten Entscheid (S. 238) geäusserten Ansicht der Lizenzne4mer trotz nachträglicher Vernich- tung des Patentes unter allen Umständen zur Zahlung der bereits vorher fällig gewordenen Lizenzgebühren im vollen Umfang gehalten bliebe. Dann hätte er nämlich in der Tat kein schutzwürdiges Interesse an der Vernichtung des Patentes. Allein die erwähnte Voraussetzung trifft nicht zu ; vielmehr vermag, wie im folgenden zu zeigen sein wird (und wie übrigens auch das Reichsgericht in RGZ 86 S.· 55 ff. angenommen hat) die Patentvernichtung die Rechtsstellung des Lizenznehmers auch bezüglich der be- reits vorher fällig gewordenen Lizenzgebühren zu beein- flussen. Darum darf selbst dem säumigen Lizenznehmer nicht von vorneherein verwehrt werden, die Nichtiger- klärung des Patentes anzustreben. Erfindungsschutz. N° 27. 169

c) Nach der Ansicht des Beklagten soll die Patent- nichtigkeitsklage deshalb missbräuchlich sein, weil sich die Klägerin zu ihrer Begründung auf längst erloschene, in Fachkreisen vergessene Patente berufe und durch dieses Verhalten die faktisch vorhandene MonopolsteIlung des Beklagten selber zerstöre. Dieser Einwand ist haltlos. Nach der klaren Vorschrift von Art. 4 PatG genügt das Vorhandensein von neuheits- schädlichen Veröffentlichungen im Inland zur Vernichtung des Patentes. Dass tatsächlich jemand von den betreffenden Publikationen Kenntnis genommen oder gar die Erfindung ausgeführt habe, verlangt das Gesetz nicht (BGE 41 II 277). Dieser Regelung liegt der Gedanke zu Grunde, dass nur die wirklich neue, die Technik bereichernde Erfindung das Schutzes teilhaftig sein solle. Wieso der Lizenznehmer, der sich diesen Grundsatz zu Nutze macht, einen Rechts- missbrauch begehen sollte, ist nicht einzusehen. Mit der Vorinstanz ist daher im vorliegenden Falle die Nichtigkeitsklage der Klägerin nicht als gegen Treu. und Glauben verstossend zu betrachten. (2. - Nichtigerklärung des Patents des Beklagten.)

3. -

a) Die Nichtigkeit des Patentes hat zur Folge, dass auch der darauf bezügliche Lizenzvertrag der Par- teien nichtig ist. Denn die Patentnichtigkeit ist, mag sie auch erst nachträglich festgestellt werden, eine anfäng- liche ; das Patent hat rechtlich überhaupt nie bestanden. Infolgedessen weist der Lizenzvertrag, gemäss welchem der Beklagte der Klägerin für ein bestimmtes Gebiet und für eine bestimmte Zeit die ausschliessliche Nutzung des Patentes zu überlassen hatte, einen unmöglichen Inhalt auf ; der Beklagte war nie in der Lage, der Klägerin das die Ausschliesslichkeit sichernde absolute Verbietungsrecht Dritten gegenüber mit rechtlicher Wirksamkeit zur Ver- fügung zu stellen. Hatte der Lizenzvertrag aber einen unmöglichen Inhalt, so ist er gemäss Art. 20 Abs. 1 OR nichtig. Insoweit ist der Vorinstanz beizupflichten. Anders ~äre nur dann zu entscheiden, wenn aus dem Lizenzver- 170 Erfindungssohutz. N0 27. trag hervorginge, dass der Lizenznehmer das Risiko der Patentvernichtung auf sich nehmen wollte. Das ist hier jedoch nicht der Fall ; dje KIägerin hat sich vielmehr vom Beklagten die Rechtsbeständigkeit des Patentes im Ver- trag noch ausdrücklich garantieren lassen. Da die Klägerin die Nichtigkeit des Patentes wie auch die daraus folgende Nichtigkeit des Lizenzvertrages wegen . unmöglichen Inhalts ausdrücklich geltend gemacht hat, braucht nicht untersucht zu werden, ob der Richter die aus den Akten ersichtliche Unmöglichkeit des Vertrags- inhalts auch ohne Geltendmachung seitens einer Partei von Amteswegen zu berücksichtigen hätte. .

b) Aus der Nichtigkeit des Lizenzvertrages folgert die Vorinstanz, dass die von der KIägerin entrichteten lizenz- gebühren der rechtlichen Grundlage entbehrten und daher eine ungerechtfertigte Bereicherung des Beklagten dar- stellen, die zurückzuerstatten sei. Grundsätzlich den glei- chen Standpunkt hat das Bundesgericht in seinem nicht veröffentlichten Urteil vom 17. Mai 1944 i. S. Schoop

c. Color-Metall A.-G. eingenommen. Doch stand in jenem Fall die Frage der versäumten Nutzungsmöglichkeit nicht zu Diskussion, und der heute interessierende Fragenkom- plex wurde überhaupt nicht eingehend untersucht. Eine uneingeschränkte Anwendung der aus Art. 20 Abs. 1 OR sich ergebenden Folgen erweist sich bei näherer Betrachtung mit Rücksicht auf die Besonderheiten des Patentrechts nicht als angängig. Denn wenn das nichtig erklärte Patent auch, dem Wesen der Nichtigkeit ent- sprechend, als von Anfang an nicht bestehend zu gelten hat, so hat es doch infolge seiner Erteilung durch den Staat und seine darauf gegründete Scheinexistenz tatsäch- lich gewisse Wirkungen entfaltet, die zum' Teil nicht mehr aus der Welt geschafft werden können. So hat der Lizenz- nehmer, der die ihm aus dem Lizenzvertrag zustehenden Rechte ausgeübt hat, tatsächlich genau die gleiche Vor- zugsstellung genossen, solange das Patent unangefochten geblieben ist, wie sie ihm ein rechtsgültiges Patent zu ver- Erfindungssohutz. No 27. 171 schaffen vermocht hätte. Er konnte unbehelligt von den nicht im Genuss einer Lizenz befindlichen Konkurrenten den vermeintlich patentierten Gegenstand herstellen und vertreiben; mit Rücksicht auf die patentgeschützten be- sonderen Vorteile bezahlten die Abnehmer einen entspre- chend höheren Preis für die Ware; und bei der ausschliess- . lichen Lizenz war dem Lizenzgeber die Möglichkeit, das vermeintliche Patent selber ausZUnützen, durch den Li- zenzvertrag, an den er sich gebunden glaubte, verwehrt. Namentlich im Hinblick auf den zuletzt genannten Um- stand ist es daher unzutreffend, wenn die Vorinstanz aus- führt, der Lizenznehmer habe die ihm aus d~m Lizenzver- trag erwachsenen Vorteile nicht dem Lizenzgeber zu ver- danken. Diesen tatsächlichen Auswirkungen des Scheinpatentes, die nachträglich nicht mehr ungeschehen gemacht werden können, muss billigerweise irgendwie Rechnung getragen werden. Die Vorinstanz glaubt, dies könne dadurch ge- schehen, dass der Lizenznehmer einen von ihm erzielten Gewinn dem Lizenzgeber als ungerechtfertigte Bereicherung auszufolgen hätte. Die Ermittlung einer solchen Bereiche- rung würde jedoch praktisch sehr grosse Schwierigkeiten bieten. Denn es liesse sich kaum feststellen, wieviel von dem durch den Lizenznehmer erzielten Gewinn er auch ohne das vermeintliche Patent gemacht hätte, und ander- seits wäre es ungewiss, ob der Lizenzgeber in der Lage gewesen wäre, ein ebenso günstiges Ergebnis zu erreichen, wenn er das vermeintliche Patent selber ausgewertet hätte. Ferner erschlene es doch als einigermassen fraglich, ob der dem Lizenzgeber entgangene Nutzen, auf den er wegen der Nichtigkeit des Patentes rechtlich so wenig Anspruch hätte wie der Lizenznehmer, als Entreicherung im Sinne des Gesetzes angesehen werden könnte. Abgesehen von diesem Bedenken ergäbe sich auf diesem Wege keine befriedigende Lösung des gerade hier vorliegenden Falles, dass der Lizenznehmer keinen Nutzen aus dem Patent gezogen hat, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre, 172 Erfindungsschutz. N0 27. es aberunterliess, ohne dass dabei die Frage der Gültigkeit des Patentes irgendwie mit hineingespielt hätte; denn diese stand in der massgebenden Zeit gar nicht zur Dis- kussion und wurde von keiner Seite angezweifelt. Ein vom Lizenznehmer bloss versäumter Nutzen könnte aber nicht als Bereicherung in Rechnung gestellt werden. Es wäre indessen im höchsten Grade stossend, die Folgen der Passivität des Lizenznehmers dem Lizenzgeber aufzu- bürden, der durch den Lizenzvertrag daran gehindert war, das Patent selber auszuwerten. Der Lizenznehmer, der so auf Kosten des Lizenzgebers in efu.e günstige Geschäftslage versetzt worden war, sie aber nicht ausnützte, steht dem Schaden viel näher als der Lizenzgeber. Im Hinblick auf die erwähnten nicht mehr zu beseiti- genden Auswirkungen des Scheinpatents ist es darum geboten, dem Lizenzgeber trotz der Nichtigerklärung des Patentes jedenfalls dem Grundsatze nach für die Vergan- genheit doch einen Anspruch auf die Lizenzgebühr zuzu- erkennen, ganz unabhängig davon, ob der Lizenznehmer das Patent ausgenützt hat oder nicht. Dass das schwei- zerische Recht die Vorprüfung nic~t kennt, ist dabei ent- gegen der Meinung der Vorinstanz völlig belanglos. Die faktische Lage ist für Lizenznehmer und Lizenzgeber im massgebenden Punkte genau die gleiche. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang sodann auch, dass der Lizenz- geber die Rechtbeständigkeit des Patentes noch ausdrück- lich gewährleistet hat; denn eine solche Garantie hat . lediglich den Zweck, dem Lizenznehmer, der ein Patent ausnützt oder ernstlich auszunützen bemüht ist, für den Fall der Nichtigerklärung einen Erfüllungsanspruch zu verschaffen (vgl. dazu sowie zu der Frage, ob für eine un- mögliche Leistung eine Garantie abgegeben werden könne, etwa OSER-SCHÖNENBERGER, N. 11 zu Art. 20 OR, sowie ENNEccERus, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 23./27. Auflage I/2 S. 99). Einen Erfüllungsanspruch hat aber die Klägerin - mit Recht - nicht geltend gemacht, weil sie tatsächlich auch im Falle der Rechtsbeständigkeit des Erfindungsschutz. N° 27. 173 Patentes aus diesem keinen Nutzen gezogen hätte. Im übrigen vermag das Vorliegen der Garantieerklärung nichts daran zu ändern, dass der Lizenznehmer die Möglichkeit hatte, wenigstens während einer gewissen Zeit das Patent völlig ungestört auszunützen. Es lässt sich sogar die Auf- fassung vertreten, für die Vergangenheit sei der Gewährs- pflicht voll Genüge geleistet worden, da ja der Lizenz- nehmer in seinem Rechtsbesitz in keiner Weise gestört war.

e) Für die Ablehnung der uneingeschränkten Durch- führung der Nichtigkeit des Lizenzvertrages spricht ferner auch die Rechtslage beim Kauf eines nichtigen Patentes. Denn Patentlizenz und Patentkauf stehen sich sehr nahe. Der Inhaber einer für längere Zeit und für ein grösseres Gebiet erteilten ausschliesslichen Lizenz steht jedenfalls hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit des Patentes einem Käufer nahezu gleich. Es drängt sich daher auf, die Aus- wirkungen der Patentnichtigkeit auf Kauf und Lizenz- vertrag einander möglichst anzugleichen. Nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts zieht nun aber die nach- trägliche Nichtigerklärung eines Patentes nicht auch die Nichtigkeit des Patentkaufes nach sich, sondern es wird ein Fall der -Gewährleistungspflicht für ein veräussertes Recht angenommen, obwohl ja, wenn das Patent z. B. mangels Neuheit oder wegen Fehlens der Erfindungshöhe nichtig erklärt wird, kein Dritter im Sinne von Art. 192 OR ein besseres Recht geltend macht (vgl. BGE 57 II 404 ff.) . Der Regel nach kann allerdings Art. 192 OR nicht Anwen- dung finden, wenn eine von Anfang an gar nicht bestehende Sache verkauft wurde. Eine Ausnahme ist aber im Hin- blick auf Art. 171 OR beim Verkauf einer Forderung zu machen, und einer analogen Anwendung dieser Gesetzes- bestimmung auf den Patentverkauf dürfte an sich nichts entgegenstehen (vgl. BECKER N. 19 zu Art. 192 OR, sowie SPQENDLIN in SJZ 43 S. 281 ff.). Ob mit dieser Rechtspre- chung den Verhältnissen beinI Patentkauf restlos Rech- nung getragen sei, mag hier dahingestellt bleiben. Auf 174 Erfindungsschutz. No 27. jeden Fall darf man, wenn Nichtigkeit des Kaufvertrages über ein .nachträglich nichtig erklärtes Patent abgelehnt wird, auch beim Lizenzvertrag nicht schlechthin alle in der Vergang~nheit eingetretenen Wirkmigen zerstören.

d) Die Auffassung, wonach bei Patentnichtigkeit die auf Grund eines Lizenzvertrags über das nichtige Patent für die Vergangenheit bezahlten oder geschuldeten Lizenz- gebühren grundsätzlich nicht zurückgefordert werden kön- nen, bzw. nachträglich noch zu bezahlen sind, und zwar unabhängig von einem tatsächlichen Nutzen, ist denn auch heute kaum mehr ernstlich angefochten (so für das schwei- zerische Recht: WEIDLICH und BLUM, Schweiz. Patenrecht, S. 308, STRAUSS, Die patentrechtliehe Lizenz S. 75 ff., GASS, Die Nichtigkeit des Patentes nach schweiz. Recht, S. 100 ff., SPOENDLIN, SJZ 43 S. 281 ff., RAMSEYER, Le conttat de Iicence des brevets d'invention, S. 44 ff. ; für das deutsche Recht: PIETZKER, Patentgesetz, § 6 Anm. 20, TETZNER, Patentgesetz § 13 Anm. 7, RASCH, Der Lizenz- vertrag, S. 9 ff., ferner RGZ 17 S. 53 ff., 86 S. 55 ff. und 101 S. 235 ff.; für das österreichische Recht: MUNK, Die patentrechtliche Lizenz, S. 148 f.; für das französische Recht: MAnnE, Nouveau traite des brevets d'invention, 1, n° 1557). Gewisse Divergenzen finden sich lediglich in der Begründung. Neben der hier getroffenen Lösung, dass an sich auch der Lizenzvertrag über ein nichtiges Patent grundsätzlich nichtig ist, aber gewisse in der Vergangen- heit liegende Verhältnisse unberührt lässt, wird auch die Meinung. vertreten, es liege ein Fall nachträglicher Un- möglichkeit der Erfüllung im Sinne von Art. Il9 OR vor. Einzelne Autoren lehnen sich dabei an die Bestimmungen über die Pacht (Art. 275 in Verbindung mit Art. 254/55 OR) an. Doch tragen diese Lösungen dem Umstand nicht ge_ nügend Rechnung, dass die Patentnichtigkeit eben doch von Anfang an vorhanden war, der Vertragsgegenstand also überhaupt nie existierte. Eine letzte Richtung will sogar annehmen, selbst bei gänzlicher, mit Wirkung ex tune eintretender Nichtigkeit des Lizenzvertrages müsse bei Prozeserecht. 175 der Entscheidung über das Schicksal der für die Vergangen- heit entrichteten Lizenzgebühren berücksichtigt werden, dass der Lizenznehmer im vollen Genuss der ihm vertrag- lich zugesicherten Leistung gewesen sei. Allein diese Kon- struktion steht mit dem Wesen der Wirkung ex tune in unvereinbarem Widerspruch.

e) Da die Abweichung vom Grundsatz, dass die Nich- tigkeit eines Vertrages ex tune wirkt, eine durch die be- sondern Verhältnisse im Patentrecht bedingte Ausnahme darstellt, darf dem Lizenznehmer die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr nur für die Zeit auferlegt werden, wäh- rend der er das Scheinpatent tatsächlich uneingeschränkt nutzen konnte und ihm die Nutzung auch zumutbar war. Es kann darum nicht schlechthin auf den Zeitpunkt der Nichtigerklärung abgestellt werden, sondern als mass- gebend ist vielmehr der Zeitpunkt zu betrachten, in dem erstmals die nachher tatsächlich erfolgte Nichtigerklärung ernstlich in Betracht gezogen werden musste (vgl. RGZ 86 S. 55; SPOENDLIN, SJZ 43 S. 288). VIII. PROZESSRECHT PROQEDURE Vgl. Nr. 14, 21, 25. - Voir nOS 14, 21, 25. IMPRDID!lUBS REUNIES S. A.. LAUSANNE