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40. Arteil vom 10. April 1908 in Sachen Heidseld & Cie., Kl., Ber.=Kl. u. Anschl.=Ber.=Bekl., gegen Herzog, Bekl., Ber.=Bekl. u. Anschl.=Ber.=Kl. Markenberechtigung, Art. 5 MSchG.—Täuschende Aehnlichkeit zweier Marken; Kriterien dafür. — Gänzlich abweichende Warengattung, Art. 6 Abs. 3 leg. cit. ? A. Durch Urteil vom 6. Dezember 1907 hat das Kantonsge¬ richt des Kantons Zug über die Rechtsbegehren: der Klägerin: „I. Ist die am 9. Dezember 1901 unter Nr. 14,121 im Mar¬ „kenregister des eidg. Amtes für geistiges Eigentum eingetragene „Marke eine unerlaubte Nachahmung des am 12. März. 1880 „unter Nr. 2561 in die Zeichenrolle des kaiserlich=deutschen Pa¬ „tentamtes eingetragenen Warenverzeichnisses und der am 29. Juli AS 34 II — 1908

„1902 unter Nr. 14,681 in das Markenregister des eidg. Amtes „für geistiges Eigentum eingetragenen Marke? „II. Ist daher diese Marke des Beklagten im Markenregister zu streichen und dem Beklagten der Gebrauch derselben zu verbieten?“ III. (Schadenersatzforderung, im Laufe des Prozesses fallen ge¬ lassen. „IV. Sind die mit der nachgeahmten Marke versehenen Waren „des Beklagten und deren Verpackung, sowie Werkzeuge, die zur „Nachahmung gedient haben, zu vernichten? „V. Ist das Urteil je einmal in den „Zuger Nachrichten“, im „Zuger Volksblatt“, „Neue Zürcher=Zeitung“ und in der deutschen „Metallindustrie=Zeitung“ in Remscheid auf Kosten des Beklagten „zu publizieren“? des Beklagten: „Ob nicht sämtliche klägerischen Rechtsbegehren abzuweisen seien, „eventuell sei die Klägerin einzig berechtigt, dem Beklagten den „Gebrauch der am 9. Dezember 1901 eingetragenen Marke für „Werkzeuge für Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und „Holzarbeiter zu verbieten und seien die weitern Begehren der „Klägerin abzuweisen?" erkannt: Es sei das klägerische Rechtsbegehren, soweit nicht schon durch Rückzug erledigt, in seinem ganzen Umfange abgewiesen.

2. Es sei auch die beklagtische Widerklage abgewiesen. B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und form¬ richtig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, unter Wie¬ deraufnahme der Begehren I, II, IV und V hievor. C. Der Beklagte hat rechtzeitig Anschlußberufung eingereicht und „für den Fall der gänzlichen oder teilweisen Gutheißung der „Vorklage“ den Antrag gestellt: Es sei der Firma Reinhold Heidfeld & Cie. gerichtlich zu untersagen, die Marke Nr. 14,861 für Haushaltungs= und Küchenartikel, sowie für Eisen=, Stahl¬ und Messingwaren, mit Ausnahme der Werkzeuge für Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter, zu gebrauchen. D. In der bundesgerichtlichen Verhandlung vom 28. März 1908 haben die Vertreter der Parteien je Gutheißung der eigenen und Abweisung der gegnerischen Begehren beantragt. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin benutzt seit dem Jahre 1880 für ihre Fabri¬ kate (Eisenwaren) als Fabrik= und Handelsmarke einen runden Gewichtstein mit zwei gekreuzten Hämmern und den Buchstaben R. H. & Cie. Diese Marke hat sie am 12. März 1880 in Deutschland eintragen lassen und dabei erklärt, dieselbe sei be¬ stimmt, an „Werkzeugen für Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner= und Holzarbeiter“ angebracht zu werden. Der Beklagte war eine Zeitlang Buchhalter der klägerischen Firma und dann, bis 1901, Vertreter derselben für die Schweiz gewesen und hatte in letzterer Eigenschaft die mit der Marke Ge¬ wichtstein versehenen Fabrikate der Klägerin vertrieben. Am 9. De¬ zember 1901 ließ er im eidg. Markenregister für „Eisen=, Stahl¬ und Messingwaren, sowie Haushaltungs= und Küchenartikel“ unter der Nummer 14,121 als Marke einen sechseckigen Gewichtstein mit den Buchstaben C. H. Z. eintragen. Von da an vertrieb er nicht mehr die Fabrikate der Klägerin, sondern anderwärts herge¬ stellte, mit der von ihm eingetragenen Marke versehene. Hierauf ließ die Klägerin ihre in Deutschland geschützte Marke auch in der Schweiz (unter Nr. 14,681) eingetragen. Die Umstände, unter denen der Beklagte zur Wahl seiner Marke gelangte, sind aus Erwägung 5 hienach ersichtlich.

2. Da die Marke der Klägerin im eidg. Markenregister einge¬ tragen ist, so genießt sie den Schutz des Gesetzes, sofern der Klägerin die Priorität des Gebrauches zukommt. Auf die Priori¬ tät der Hinterlegung ist nicht abzustellen, da dieselbe, wie sich aus Art. 5 des Markenschutzgesetzes ergibt, lediglich eine durch Gegen¬ beweis zu entkräftigende Präsumtion zu Gunsten des ersten Hin¬ terlegers begründet. Daß nun ein Gewichtstein als Marke zuerst von der Klägerin benutzt wurde, wird vom Beklagten anerkannt, wenigstens insoweit es sich um „Werkzeuge für Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter“ handelt. Die Klage ist somit in der Hauptsache gutzuheißen, falls sich ergibt, daß die Marke des Beklagten eine Nachahmung der klägerischen Marke ist oder doch sich von derselben nicht durch wesentliche Merkmale im Sinne von Art. 6 des Markenschutzgesetzes unterscheidet. Bei der Prüfung dieser Frage ist, wie steis erkannt wurde, da¬

von auszugehen, daß wesentliche Unterscheidungsmerkmale im Sinne des Gesetzes nur dann vorhanden sind, wenn die beiden Marken bei isolierter Betrachtung im Gedächtnis des Käufers, insbeson¬ dere des Detailkäufers, einen verschiedenen Eindruck hinterlassen, so daß die Gefahr der Verwechslung ausgeschlossen ist. Es ist also weder ausschlaggebend, ob zwei Marken nebenein¬ ander betrachtet, unterschieden werden können, noch ob sie von den die betreffenden Waren vertreibenden Händlern unterschieden wer¬ den, noch endlich, ob bei den Konsumenten Verwechslungen tat¬ sächlich vorgekommen sind.

3. Entgegen diesen Grundsätzen hat nun im vorliegenden Falle der kantonale Richter namentlich auf die Zeugenaussagen von Eisenhändlern abgestellt, welche wiederholt Gelegenheit hatten, die beiden Marken nebeneinander zu betrachten und welche dieselben denn auch, speziell im Hinblick auf ihre Zeugenaussagen, auf¬ merksam verglichen zu haben scheinen. Denselben wurde u. a. die Frage vorgelegt, ob sie im Stande seien, allfällig von ihren Kunden zurückgebrachte Waren mittels der Marke als solche der Klägerin oder des Beklagten wiederzuerkennen, eine Frage, welche selbstverständlich bejaht wurde, welche aber mit der zu entscheiden¬ den Frage (der Frage nämlich, ob seitens der Konsumenten eine Verwechslung möglich sei) nichts zu tun hat. Die Vorinstanz ist nun freilich auch auf Grund eigener Prü¬ fung der beiden Marken zum Resultate gelangt, daß eine wesent¬ liche Verschiedenheit vorliege. Indessen ist sie hiebei davon ausge¬ gangen, daß die Prüfung der Marken mit derjenigen Sorgfalt stattzufinden habe, welche der seine Werkzeuge persönlich einkau¬ fende Handwerker bei der Auswahl dieser Werkzeuge anzuwenden pflege. Diese Erwägung widerspricht insofern den Verhältnissen, als Werkzeuge für Schmiede, Schlosser, Installateure, Schreiner usw. mitunter auch von Nichthandwerkern gekauft werden und als sogar der Handwerker dieselben nicht immer persönlich einkauft. Ferner wurde hiebei nicht berücksichtigt, daß der Handwerker, wel¬ cher ein abhanden gekommenes Werkzeug zu ersetzen wünscht, sich meistens nicht mehr aller Einzelheiten der Marke zu erinnern pflegt, welche an diesem Werkzeug angebracht sein mochte. Endlich hat die Vorinstanz ein für die Beurteilung des Folles wichtiges Moment darin erblickt, daß einige Händler die Marke der Klägerin für eine Glocke gehalten hatten, während diejenige des Beklagten stets als Gewichtstein aufgefaßt wurde. Auch dieses Argument erweist sich als unstichhaltig. Nur wenn die klägerische Marke ganz allgemein als Glocke aufgefaßt worden wäre, könnte daraus allenfalls auf eine wesentliche Verschiedenheit der beiden Marken geschlossen werden. Der Beklagte hat aber selber nicht be¬ hauptet und auch nicht behaupten können, es sei die klägerische Marke von jedermann als Glocke aufgefaßt worden. Wenn es also auch etwa einmal vorgekommen ist, daß die Marke der Klä¬ gerin für eine Glocke gehalten wurde, so beweist dies höchstens, daß bei derartigen Marken eine sehr genaue Prüfung überhaupt nicht stattzufinden pflegt.

4. Fragt es sich nun, ob, ganz abgesehen von den Aussagen der einvernommenen Zeugen, die beiden Marken bei isolierter Be¬ trachtung einen verschiedenen Eindruck hinterlassen, so muß diese Frage verneint werden. Zwar ist der zur Hebung des Gewicht¬ steines bestimmte Ring bei der Marke der Klägerin im Verhält¬ nis zum Gewichtstein selber etwas größer als bei der Marke des Beklagten; auch ist der Gewichtstein der Klägerin ein abgestumpfter Kegel, derjenige des Beklagten eine abgestumpfte Pyramide, d. h. der letztere hat Kanten, der erstere dagegen ist rund; ferner sind auf dem Gewichtstein der Klägerin zwei gekreuzte Hämmer ange¬ bracht, auf demjenigen des Beklagten hingegen nicht; und endlich ist die klägerische Marke mit den Buchstaben R. H. & Cie., die¬ jenige des Beklagten aber mit den Buchstaben C. H. Z. versehen. Allein trotz diesen Detailunterschieden ist doch das Gesamtbild der beiden Marken dasselbe. Insbesondere tragen die allerdings ver¬ schiedenen Buchstaben weniger zur Verdeutlichung der Unterschiede als zur Verwechslung bei. Denn die wenigsten Käufer eines Werkzeuges pflegen ihrem Gedächtnis einzelne Anfangsbuchstaben einzuprägen, welche der Fabrikmarke etwa beigefügt sind; dagegen wird ein Käufer sich hin und wieder daran erinnern, daß die Fabrikmarke dieses oder jenes Gegenstandes u. a. einige Initialen aufwies, ohne aber sagen zu können, welche Initialen.

5. Zu all diesen Momenten kommt noch die Tatsache, daß die beiden Marken auf Gegenständen von meist nicht sehr großen

dimensionen angebracht sind und daher naturgemäß nur einen kleinen Raum einnehmen, was selbstverständlich die Gefahr der Verwechslung bedeutend erhöht. Und endlich ist auch dem Um¬ stande Rechnung zu tragen, daß, wie sich aus den Aussagen mehrerer Zeugen ergibt, der Beklagte bei der Wahl seiner Marke die Absicht hatte, eine der klägerischen ähnliche Marke für seine eigenen Produkte zu verwenden. So erinnert sich ein Zeuge (Gottmann), daß der Beklagte mehrere Mal in seinem Geschäfte geäußert hatte, „Heidfeld würde sich ärgern“, wenn er sähe, was er, der Beklagte, „habe eintragen lassen“. Ein anderer Zeuge (Hochscherz) sagt aus, der Beklagte habe ihn gefragt, wer der Klägerin die Etiketten für die Verpackung liefere, worauf er (Zeuge) ihm die Adresse des Lithographen Wever in Remscheid angegeben habe. Der genannte Lithograph sodann bezeugt, daß der Beklagte sich in der Tat an ihn gewendet und von ihm Muster für Etiketten erhalten habe. Ein vierter Zeuge endlich (Ernst) hat ausgesagt: „Als der Beklagte vernahm, daß die Klägerin in Zürich einen zweiten Vertreter engagiert habe, er¬ klärte er, er werde jetzt ein ähnliches eigenes Zeichen in Bern eintragen lassen.“ Wenn nun auch zum Vorhandensein einer täuschenden Ahn¬ lichkeit zwischen zwei Marken die Nachahmungsabsicht des zweiten Benützers weder genügt noch notwendig ist, so bildet dieselbe doch ein wichtiges Indiz für die Möglichkeit von Verwechslungen. Denn der Nachahmer ist meistens selber am besten in der Lage, den Grad des beim kaufenden Publikum zu erwartenden Unter¬ scheidungsvermögens abzuschätzen.

6. Führen somit sämtliche Umstände des vorliegenden Falles zu dem Ergebnis, daß die Marke des Beklagten sich von derjenigen der Klägerin nicht durch wesentliche Merkmale im Sinne des Gesetzes unterscheidet, sondern eine Nachahmung der erstern dar¬ stellt, so ist die Folge hievon die Streichung der Marke des Be¬ klagten und das Verbot weiterer Benutzung derselben. Dagegen würde es bei der gegebenen Sachlage zu weit gehen, die Vernich¬ tung der mit der nachgeahmten Marke versehenen Waren anzu¬ ordnen, wie die Klägerin beantragt; dies namentlich deshalb, weil (was sich aus den Akten ergibt und auch daraus geschlossen wer¬ 375 den kann, daß die Klägerin ihre Schadenersatzforderung zurückge¬ zogen hat) der Klägerin durch die Handlungsweise des Beklagten jedenfalls kein sehr großer Schaden zugefügt worden ist. Aus dem Verbote weiterer Benutzung der Marke ergibt sich übrigens für den Beklagten von selbst die Notwendigkeit, auf den noch in seinem Besitze befindlichen Waren die nachgeahmte Marke auf irgend eine Weise auszumerzen. Auch von der Anordnung der Publikation des Urteils auf Kosten des Beklagten kann, mit Rücksicht auf die schon von Ge¬ setzes wegen stattfindende amtliche Publikation (vergl. Art. 34 Abs. in Verbindung mit Art. 15 Abs. 2), Umgang genommen werden. Was schließlich das erste Rechtsbegehren der Klägerin betrifft so braucht dasselbe nicht förmlich zugesprochen zu werden, da es sich lediglich als Einleitung zu den folgenden Rechtsbegehren dar¬ stellt. Zu beurteilen bleibt dagegen noch das eventuelle Begehren des Beklagten, es möchte ihm der Gebrauch der von ihm einge¬ tragenen Marke nur insoweit verboten werden, als es sich um „Werkzeuge für Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter“ handle, und in Verbindung damit die eventuelle Widerklage, dahingehend, es sei der Klägerin der Gebrauch ihrer Marke für alle nicht zu obiger Kategorie von Werkzeugen ge¬ hörenden Waren zu verbieten; endlich das seinerzeit in der Duplik gestellte Subeventualbegehren, es sei der Klägerin der Gebrauch ihrer Marke wenigstens für alle diejenigen Artikel zu verbieten, für welche die Marke Gewichtstein zuerst vom Beklagten verwen¬ det worden sei. In dieser Beziehung ist zu konstatieren, daß die Klägerin ihre Marke allerdings nur als zur Anbringung an Werkzeugen „Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter“ bestimmt hat eintragen lassen und daß sie dieselbe auch tatsächlich bis jetzt fast nur an solchen Waren angebracht hat, während der Beklagte seine Marke für Eisen=, Stahl= und Messingwaren, so¬ wie Haushaltungs= und Küchenartikel“ hat eintragen lassen und auch tatsächlich für Haus= und Küchengeräte, landwirtschafliche Werkzeuge und Eisenwaren aller Art (z. B. auch für Schlitt¬ schuhe) verwendet hat. Indessen könnte obigen Anträgen des Be¬

klagten doch unter allen Umständen nur dann Folge gegeben wer¬ den, wenn die Waren, für welche der Beklagte die Marke allein oder zuerst verwendet hat, eine ganz andere Warengattung im Sinne von Art. 6 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes darstellen würden. Dies ist aber nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich bei Werkzeugen für „Schmiede, Schlosser, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter“, einerseits, und Haus= und Küchengeräten, landwirtschaftlichen Werkzeugen usw., anderseits, um nah ver¬ wandte Kategorien, welche erfahrungsgemäß ineinander übergreifen und dem Publikum auch meist in den gleichen Verkaufslokalen dargeboten werden. Es kann daher aus materiellen Gründen weder dem eventuellen Begehren des Beklagten auf Beschränkung des gegen ihn zu er¬ lassenden Verbotes, noch dessen eventueller Widerklage, noch endlich obigem Subeventualbegehren, Folge gegeben werden. Damit ent¬ fällt auch die Frage nach der formellen Zulässigkeit einer even¬ tuellen Widerklage, sowie diejenige nach der Legitimation des Be¬ klagten zur Erhebung einer solchen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Hauptberufung wird dahin gutgeheißen, daß unter Auf¬ hebung des Urteils des Kantonsgerichts Zug vom 6. Dezember 1907 die unter Nr. 14,121 im eidg. Markenregister eingetragene Marke gestrichen und dem Beklagten der Gebrauch derselben ver¬ boten wird. Die weitergehenden Begehren der Klägerin und die Anschlußberufung des Beklagten werden abgewiesen.