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39. Arteil vom 6. Juni 1908 in Sachen Bühler, Kl. u. Ber.=Kl., gegen Weder, Bekl., Ber.=Bekl. u. Anschl.=Ber.=Kl. Art. 14 PatG: Einrede der Nichthinterlegung. Kompetenz der Gerichte und der Administrativbehörden. — Nachahmung; Verschulden. — Art. 9 Ziff. 3 PatG: Erlöschen des Patentes wegen Nichtanwen¬ dung der Erfindung. Auf provisorische Patente trifft diese Bestim¬ mung nicht zu (Art. 16 Abs. 2 leg. cit.) ; der Lauf der Erlöschungs¬ frist ist gehemmt, so lange der Erfinder im Besitz eines provisori¬ schen Patentes ist. — Mass der Entschädigung. A. Durch Urteil vom 12. November 1907 hat das Kantons¬ gericht des Kantons St. Gallen über das Rechtsbegehren der Kläger: Der Beklagte sei wegen unbefugter Benutzung der unterm

15. November 1902 zu Gunsten der Kläger patentierten Anlage für Tonbereitung, Schweizerisches Patent Nr. 27,123, pflichtig zu erklären, den Betrieb mit seiner widerrechtlich nachgeahmten Anlage (Kollergang verbunden mit Ziegelmaschine) einzustellen, die An¬ lage zu beseitigen und den Klägern eine Entschädigung nach rich¬ terlichem Ermessen zu bezahlen. erkannt

1. Der Beklagte ist der rechtswidrigen Nachahmung des kläge¬ rischen eidgenössischen Patentes Nr. 27,123 schuldig erklärt und hat der Klägerschaft als Schadenersatz einen Betrag von 1200 Fr. zu bezahlen.

2. Die Inhibitionsklage ist wegen seitherigem Erlöschen des klägerischen Patentes nach Art. 9 Ziff. 3 des eidgenössischen Pa¬ tentgesetzes abgewiesen. B. Gegen dieses Urteil haben die Kläger rechtzeitig und form¬ richtig die Berufung an das Bundesgericht ergrissen, mit dem Antrag auf Gutheißung der Inhibitionsklage und Erhöhung der Entschädigung auf 4000 Fr. C. Der Beklagte hat sich der Berufung rechtzeitig angeschlossen, mit dem Antrag auf Abweisung der Klage, eventuell Reduktion der Entschädigung auf 500 Fr. D. In der Verhandlung vom 16. Mai haben die Vertreter der Parteien je Gutheißung der eigenen und Abweisung der gegneri¬ schen Berufung beantragt. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Kläger haben am 15. November 1902 beim eidgenös¬ sischen Amt für geistiges Eigentum folgenden Patentanspruch an¬ gemeldet: „Anlage für Tonverarbeitung mit einem Misch= und Pre߬ „flügel aufweisenden Tonschneider und einem oder mehreren Kol¬ „lergängen, dadurch gekennzeichnet, daß der Tonschneider direkt „unter dem oder den Kollergängen sich befindet, wobei eine ge¬ „meinsame Vertikalwelle für Tonschneider und Kollergang oder „Kollergänge vorgesehen ist, welche die Läufer für die Kollergänge, „sowie die Misch= und Preßflügel des Tonschneiders trägt, zum „Zwecke, die durch Einwirkung des Tonschneiders auf das dem¬ „selben zugeführte Tonmaterial auf die Vertikalwelle ausgeübte „Pressung nach oben durch die vom Gewicht der Läuferwelle her¬ „rührende Pressung nach unten aufzunehmen, beziehungsweise mehr „oder weniger auszugleichen, so daß die Lager dieser Welle einen „verhältnismäßig geringen axialen Druck aufzunehmen haben.“ Für diesen Patentanspruch wurde den Klägern am 31. Oktober 1903 ein provisorisches, gemäß gesetzlicher Vorschrift auf den

15. November 1902 zurückdatiertes, und am 31. Januar 1905 ein definitives Patent (Nr. 27,123) erteilt. Am 15. April 1905 bestellte der Beklagte beim Litisdenunziaten die im Rechtsbegehren der Klage beschriebene Maschine. Diese wurde dem Beklagten am 30. Juni 1905 zum Preise von zirka 6000 Fr. geliefert und von demselben im Laufe des Sommers in Betrieb gesetzt. Diese Maschine bezeichnen die Kläger als eine Nachahmung der ihrigen, während der Beklagte behauptet, es handle sich da¬ bei um eine ganz andere Maschine. Der Beklagte bestreitet ferner die gewerbliche Verwertbarkeit der klägerischen Erfindung. Außer¬ dem, behauptet er, treffe der Erlöschungsgrund von Art. 9 Ziff. des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente, vom 29. Juni 1888, zu. Übrigens habe die Klagpartei es unterlassen, das zum Patent gehörige Modell beim eidgenössischen Amt für geistiges

Eigentum zu hinterlegen. Eventuell treffe den Beklagten bei der Nachahmung kein Verschulden, da die Konstruktion der Maschine Sache des Litisdenunziaten gewesen sei. Endlich werde das Vor¬ handensein eines Schadens, eventuell dessen Höhe, bestritten. Der Litisdenunziat hat sich am Prozesse nur behufs Unter¬ stützung des Beklagten beteiligt.

2. Mit der Vorinstanz ist zunächst der Einwand des Beklagten zurückzuweisen, welcher sich auf die angebliche Nichthinterlegung des zum klägerischen Patent gehörigen Modelles bezieht. Denn die Untersuchung über das Vorhandensein der in Art. 14 des Patent¬ gesetzes von 1888 aufgestellten formellen Requisite ist Gegensatz zur Prüfung der in Art. 10 angeführten materiellen Voraussetzungen — ausschließlich Sache der Administrativbehörden. Vergl. Urteil des Bundesgerichtes vom 2. Mai 1908 in Sachen Falconnier und Adler gegen Barraud Was nun die auf Art. 10 gestützte Einwendung des Beklagten betrifft, wonach die klägerische Erfindung nicht gewerblich verwert¬ bar sei, so ist die Unbegründetheit dieses Standpunktes durch die Expertise dargetan. Ein Anlaß dazu, in dieser rein technischen Frage von der Ansicht der Sachverständigen, welche der kantonale Richter zu der seinigen gemacht hat, abzuweichen, besteht nicht.

3. Ebenfalls in erster Linie durch die Sachverständigen zu be¬ antworten war die von den Experten bejahte Frage, ob sich die Maschine des Beklagten als eine Nachahmung der klägerischen Erfindung darstelle. Der Richter hat dabei wesentlich nur zu prüfen, ob die Experten von dem richtigen Begriff der „Nach¬ ahmung“ ausgegangen seien. Dies ist hier der Fall. Im übrigen ist zwar festgestellt, daß die Maschine des Beklag¬ ten gegenüber der Erfindung der Kläger eine nicht unbedeutende Verbesserung aufweist, weshalb der Beklagte bezw. der Litisdenun¬ ziat, die Patentierung seiner eigenen Erfindung vorausgesetzt, nach Ablauf von drei Jahren seit der Anmeldung des klägerischen Pa¬ tentes von den Klägern die Erteilung einer Lizenz hätte verlangen können. Da aber die Erfindung des Beklagten oder Litisdenun¬ ziaten ihrerseits nicht patentiert worden ist, und übrigens im Sommer 1905 noch keine drei Jahre seit Anmeldung der kläge¬

* Oben Nr. 38 S. 334 ff., spez. S. 340 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) rischen Erfindung verflossen waren, so kann jene Verbesserung diesem Zusammenhange keine Berücksichtigung finden. Die Einrede des Beklagten, es treffe ihn eventuell deshalb kein Verschulden an der Nachahmung, weil die Konstruktion der Ma¬ schine Sache des Litisdenunziaten gewesen sei, erweist sich als un¬ stichhaltig. Denn, abgesehen davon, daß nach Art. 24 Ziff. 1 des Patentgesetzes die bloße Benutzung der Nachahmung durch den Beklagten genügt, stellt die Vorinstanz fest, daß der Beklagte „die Direktiven für die Konstruktion der streitigen Maschine gegeben“ hatte. An diese Feststellung ist das Bundesgericht gebunden, da dieselbe keineswegs aktenwidrig ist, sondern genau dem Inhalt der Vernehmlassung des Litisdenunziaten entspricht, auf welche Rechts¬ schrift der Beklagte sich felber berufen hat. Sind aber demnach die Direktiven für die Konstruktion der nachgeahmten Maschine vom Beklagten gegeben worden, so ist es ihm zum Verschulden anzurechnen, daß er sich dabei über das klägerische Patent, welches gehörig publiziert worden war und welches er als Ziegelfabrikant kennen mußte (vergl. Art. 22 und 23 des Gesetzes und Art. 34 der Vollziehungsverordnung) hinwegsetzte. Einer groben Fahrlässig¬ keit des Beklagten bedarf es nach Art. 24 und 25 zur Anhebung der Zivilklage nicht.

4. Hat sich der Beklagte somit einer Nachahmung der klägeri¬ schen Erfindung schuldig gemacht, so ist die klägerische Schadener¬ satzforderung grundsätzlich gutzuheißen. Ebenso ist die Inhibitions¬ klage gutzuheißen, sofern nicht etwa, wie die Vorinstanz ange¬ nommen hat, der vom Beklagten behauptete, in Art. 9 Ziffer 3 des Gesetzes vorgesehene Erlöschungsgrund für das klägerische Patent zutrifft. Denn daß der in Art. 20 Abs. 3 vorgefehene Verwirkungsgrund zutreffe, ist eine erst in der heutigen Verhand¬ lung aufgestellte und daher nach Art. 80 OG nicht zu berück¬ sichtigende Behauptung des Beklagten. Nun ist allerdings, was die Anwendbarkeit von Art. 9 Ziff. 3 betrifft, in prozessualisch unanfechtbarer Weise festgestellt, daß die klägerische Erfindung innert drei Jahren von der Anmeldung Patentanspruches an nicht zur gewerblichen Verwendung, d. h. zur Verwendung in Ziegeleien, gekommen ist, sondern daß lediglich ein naturgroßes Modell der Maschine existierte. Es würde somit nach

dem Wortlaut von Art. 9 Ziff. 3 der daselbst angeführte Er¬ löschungsgrund im vorliegenden Falle zutreffen. Denn einerseits kann unter „Anwendung“ (application) nach der Entstehungsge¬ schichte des Gesetzes (vergl. BBl 1888 I S. 253 zu Art. 7) nicht schon eine „Ausführung“ im Sinne von Art. 14 Ziff. 3, sondern nur die gewerbliche Verwertung (exploitation) verstanden werden (vergl. auch die Botschaft zum Gesetze von 1907, BBl 1906 IV S. 252 oben); und anderseits ist unter „Anmeldung“ des Patentes zweifellos die Einreichung des in Art. 14 vorge¬ sehenen Gesuches zu verstehen. Wenn diesem Gesuche ausnahms¬ weise der in Art. 14 Ziff. 3 geforderte Beweis, daß ein Modell des erfundenen Gegenstandes existiert, nicht beigegeben wird und infolgedessen gemäß Art. 16 auf dieses Gesuch hin nur ein pro¬ visorisches Patent erteilt wird, so handelt es sich dabei doch nicht minder um das in Art. 14 vorgesehene „Gesuch“ bezw. um die „Anmeldung“ des Patentes im Sinne von Art. 6 Abs. 1, wie auch im Sinne der Überschrift zu den Artikeln 14—23. Wäre somit nach dem Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbe¬ stimmung das klägerische Patent als erloschen zu betrachten, so ist dagegen zu konstatieren, daß es unmöglich die Absicht des Gesetz¬ gebers gewesen sein kann, nach dem Ablauf von drei Jahren seit der Anmeldung auch diejenigen Patente erlöschen zu lassen, welche zuerst nur als provisorische Patente erteilt wurden. Denn da der Inhaber eines provisorischen Patentes nach Art. 16 Abs. 2 wäh¬ rend der ersten drei Jahre, vom Datum der Anmeldung an, von der Verpflichtung zur Erstellung eines Modelles befreit ist, so muß er während dieser drei Jahre auch von der Verpflichtung ur gewerblichen Verwertung seiner Erfindung befreit sein; dies schon deshalb, weil eine Erfindung, für welche noch nicht einmal ein Modell besteht, noch viel weniger gewerblich verwertet werden kann; sodann aber auch deshalb, weil nach Art. 16 Abs. 2 Satz 2 dem Inhaber eines provisorischen Patentes kein Klagrecht wegen Nachahmung oder Benutzung der Erfindung zusteht, so daß ihm also vernünftigerweise nicht zugemutet werden kann, durch Inan¬ griffnahme der gewerblichen Verwertung seine Erfindung dem Be¬ kanntwerden auszusetzen. Das Recht, mit der Herstellung eines Modelles bezw. der Erbringung des in Art. 14 Ziff. 3 geforder¬ ten Beweises zuzuwarten, dauert nun aber nach Art. 16 Abs. 2 genau drei Jahre. Einerseits hat also der Erfinder, der am letzten Tage dieser dreijährigen Frist den Beweis der Existenz eines Mo¬ delles leistet, nach Art. 16 Abs. 2 und 3 ein Recht auf Erteilung des definitiven Patentes; anderseits aber würde nach Art. 9 Ziff. 3 dieses definitive Patent im gleichen Momente erlöschen. Die Be¬ stimmung von Art. 16 Abs. 1, wonach das provisorische Patent „dem Inhaber desselben während der Dauer von drei Jahren, vom Tage des Gesuches an gerechnet“, „das Recht auf ein de¬ finitives Patent“ „zusichert“, wäre somit völlig illusorisch. Daß dieses widersinnige Resultat nicht dem Willen des Gesetz¬ gebers entspricht, dürfte klar sein. Bei Aufstellung der Bestim¬ mungen von Art. 9 hatte denn auch offenbar der Gesetzgeber lediglich den normalen Fall der Patentanmeldung und Patenter¬ teilung im Auge, den Fall nämlich, wo der Erfinder gleich von Anfang an sämtliche in Art. 14 aufgestellten Requisite erfüllt und daher auch sofort ein definitives Patent erhält. Auf diesen Fall angewendet, hatte die Bestimmung von Art. 9 Ziff. 3 des Bundesgesetzes vom 29. Juni 1888 eine ähnliche, wenn auch nicht genau dieselbe Wirkung wie die dabei offenbar vorbildliche Bestimmung von § 11 Ziff. 1 des deutschen Patentgesetzes, vom

25. Mai 1877, oder wie Art. 18 des neuen schweizerischen Ge¬ setzes, vom 21. Juni 1907. Für die Annahme, daß der Gesetzgeber in Art. 9 des Bundes¬ gesetzes von 1888 nur definitive Patente im Auge gehabt habe, spricht übrigens auch der Umstand, daß im ganzen ersten Ab¬ schnitt des Gesetzes, welcher im wesentlichen die materiell=rechtlichen Grundsätze des schweizerischen Erfindungsrechtes enthält, von pro¬ visorischen Patenten überhaupt nirgends die Rede ist, die Ertei¬ lung von solchen vielmehr erst im zweiten Abschnitte des Gesetzes, welcher die formellen Erfordernisse der Patenterteilung behandelt, als eine bloße Modalität im Verfahren, vorgesehen ist. Darauf deuten denn auch noch andere Bestimmungen des ersten Abschnit¬ tes des Gesetzes hin, wie z. B. Art. 6 Abs. 1, in welchem unter den „Patenten“ auch nur die definitiven Patente verstanden wer¬ den können. Endlich hätte eine wörtliche Anwendung von Art. 9 Ziff. 3 auf

die provisorischen Patente auch deshalb keinen Sinn, weil diese ja gemäß Art. 16 Abs. 3 nach Ablauf von drei Jahren so wie so erlöschen. st, nach dem gesagten, Art. 9 Abs. 3 in erster Linie auf die¬ jenigen Fälle anwendbar, in welchen sofort ein definitives Patent nachgesucht und erteilt wird, so ergibt sich daraus von selbst die einzig mögliche Art seiner Anwendung auf den Fall, wo zuerst nur ein provisorisches Patent erteilt wird: in diesem Falle ist einfach der Lauf der in Art. 9 Ziff. 3 aufgestellten Frist so lange gehemmt, als der Erfinder das Recht hat, mit der Erstellung eines Modelles und folglich auch mit der gewerblichen Verwertung seiner Erfindung zuzuwarten, also so lange er im Besitze eines provisorischen Patentes ist. Da nun im vorliegenden Falle unbestritten ist, daß die Kläger bis zum 31. Januar 1905 ein provisorisches Patent besaßen, so war ihr (definitives) Patent nicht nur am 15. April 1905, dem Tage der Bestellung der nachgeahmten Maschine, und am 30. Juni 1905, dem Tage der Ablieferung derselben, sondern auch noch zur Zeit der Klagerhebung (28. Juni 1906) vollgültig. Es ist daher die damals gestellte Inhibitionsklage gutzuheißen.

5. Was endlich die Höhe der den Klägern zuzusprechenden Ent¬ schädigung für die vom Beklagten im Jahre 1905 begangene Nachahmung ihrer Maschine betrifft, so ist insofern auf das Gut¬ achten der Sachverständigen abzustellen, als letztere annehmen, der vom Beklagten für die Maschine bezahlte Preis von zirka 6000 Fr. würde sich im Fall der Bestellung bei den Klägern um zirka 1500 Fr. („für Erfinderrechte und Anteil an Patentunkosten und Pröbeleien“) erhöht haben, und es würde sich dabei für sie ein Reingewinn von 20% = zirka 1500 Fr. ergeben haben. Diesen Betrag noch weiter zu erhöhen, weil, wie die Vorinstanz erklärt, die Kläger „den anteilmäßigen Ersatz an ihren Patentunkosten (inklusive Kosten für Pröbeleien), der ihnen bei einem Preise von 7500 Fr. zugekommen wäre, nicht ersetzt erhalten, wenn ihnen nur 1500 Fr. zugesprochen würden“, erscheint nicht als gerecht¬ fertigt. Anderseits ist aber auch der von der Vorinsianz ange¬ nommene Reduktionsgrund (Erlöschen des klägerischen Patentes am 15. November 1905) nach den Ausführungen in Erw. 4 hievor ausgeschlossen. Dagegen rechtfertigt sich eine Reduktion der Entschädigung von 1500 Fr. auf 1200 Fr. mit Rücksicht darauf, daß, wie die Experten als wahrscheinlich annehmen, die klägerische Maschine „schlecht arbeitete so daß erst durch ihre Kombination mit einer vom Litisdenunziaten erfundenen Vorrichtung eine „sehr leistungsfähige Maschine entstand. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

1. In teilweiser Gutheißung der Hauptberufung wird das Ur¬ teil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 12. November 1907 dahin abgeändert, daß der Beklagte pflichtig erklärt wird, den Be¬ trieb seiner Anlage (Kollergang mit Ziegelmaschine) einzustellen.

2. Im übrigen wird, unter Abweisung der weitergehenden An¬ träge der Hauptberufung und in Abweisung der Anschlußberufung, das angefochtene Urteil bestätigt.