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36. UrteU der I. ZivUabteUung vom 24. März 1917

i. S. Birmele, Beklagter und Berufungskläger,

gegen Butishauser & (lie, Kläger und Berufungsbeklagte.

Art. 5 und 7 MSch G. Ein ausländisches Fabrikat ion s g e s c h ä f t, das seine Fabrikmarke in der

Schweiz ohne Eintragung tatsächlich gebraucht, erlangt

die aus dem bIo s sen G e b rau c h e s ich erg e -

ben den R e c h t e auch ohne schweizerische Handelsniederlassung oder Gegenrechtserklärung im Sinne von

Art. 7 MSchG. -

Ein t rag u n g der Marke dur c h

ein e n

H a n dei s ver t r e t e r

der Firma in der

Schweiz auf seinen eigenen Namen und Klage dieses Vertreters gegen einen a n der n, die M a r k e ver wen -

den den Ver kau f s b e r e c h t i g t e n. Rechtsstellung des Klägers zu der ausländischen Fabrikationsfirma.

Priorität des Gebrauches oder der Eintragun g (die später auch vom Fabrikationsgeschäft erlangt

wurde) massgegebend? Frage der täuschenden A e h n -

lichkeit und der Verj ährung des Markenrechtsanspruches .

A. -

Die Crescent Type"'Titer Supply CO in Boston

hat für das von ihr fabrizierte Kohlenpapier die Bezeichnung {(Crescent Brand Carbon Paper)} angenommen

und sich das Fabrikzeichen eines Halbmondes mit

einem Stern beigelegt. Ihre Fabrikate hat sie auch in

der Schweiz verkauft und zwar war ihr Vertreter eine

Zeit lang die Firma Oskar Rutishauser & Oe in St. Gallenp

24&

Markenschutz. N° 36.

die heutige Klägerin. Diese liess am 9. November 1906

beim Schweizerischen Amt für geistiges Eigentum die

gemischte Marke Nr. 21,257, bestehend aus dem Wort

« Crescent » und dem Bild des Halbmondes nebst Stern

eintragen und zwar für :verschiedene Schreibmaschinen-Utensilien (Kohlenpapier usw.), die sie von der Crescent

Typewriter Supply Co bezog. Am 15, März 1913 übernahm die Firma E. Vögeli & Oe in Zürich die Vertretung

verschiedener Artikel, auch von Kohlenpapier • der

genannten amerikanischen Gesellschaft. Die letztere

liess dann für ihre Fabrikate am 4. August 1913 die

gemischte Marke NI'. 33,960, bestehend aus den Worten

(< Crescent Brand» und dem Bilde des Halbmondes

mit Stern, angebracht auf einem Wolkenhintergrunde,

und am 22. Dezember 1913 die Wortmarke Nr. 34,685

{(Crescent Brand» in das eidgenössische Register eintragen.

Der Beklagte Birmele ist Kommanditär der Firma

Vögeli & Oe und zugleich ihr Prokurist. Als solcher

hat er in St. Gallen und Umgebung im Jahre 1915 unter

verschiedenen Malen Kohlenpapier verkauft, das die

gemischte Marke Crescent Brand mit Halbmond nebst

Stern trug.

B. -

Im August 1914 hat die Firma Rutishauser & Oe

gegen Birmele Klage erhoben -mit den Begehren. zu

erkennen, dass er durch den Verkauf von Carbonpapier

mit der Wort- und Zeichenmarke ({ Crescent » (Nr. 21,257)

die Markenrechte der Klägerill verletzt habe, und ihn

anzuhalten, den Handel mit solchem Papier sofort einzustellen und der Klägerin 5000 Fr. Entschädigung zu

bezahlen (welche Forderung später auf 100 Fr. herabgesetzt wurde).

Der Beklagte hat zunächst seine Passivlegitimation

bestritten, weil er für Vögeli & Oe gehandelt habe und

diese Firma zu belangen sei. Ferner hat er die Einrede

der Verjährung erhoben, weil die angebliche Markenrechtsverletzung durch die Eintragung der Marke Nr.

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33,960 erfolgt wäre, diese Eintragung aber schon imJahre

1913 stattgefunden habe und seither nicht angefochten

worden sei. Ferner hat er der Klägerin das Recht zur

Führung ihrer Marke unter Berufung au! das von der

Crescent Typewriter SupplyCO beanspruchte Markenrecht bestritten und eventuell die Aehnlichkeit der

bei den Marken in Abrede gestellt.

C. -

Das Kantonsgericht von. St. Gallen hat mit

Urteil vom 20. Dezember 1916 unter Abweisung der

erhobenen Einreden dIe Klage grundsätzlich geschützt,

den Beklagten angehalten, « den Handel mit Carbon-

papier mit der eingetragenen Marke Crescent unverzüglich einzustellen» und der Klägerin eine Entschädigung

von 50 Fr. zu bezahlen. Auf die Begründung des Entscheides wird, soweit erforderlich, im rechtlichen Teile

eingetreten.

D. ~ Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung

an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen, das

angefochtene Urteil aufzuheben und ZU erkennen, dass

sich der Beklagte auf die Klage nicht einzulassen habe,

eventuell die letztere in vollem Umfange abzuweisen.

In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter des

Beklagten erklärt, die ~ Uneinlässlichkeitseinrede I> fallen

zu lassen. Im übrigen hat er an seinen Berufungsanträgen

festgehalten und eventuell noch Rückweisung der Sache

an die Vorinstanz verlangt zur Abnahme der von ihm

anbegehrten, nicht erhobenen Beweise.

Der Vertreter der Klägerin . hat auf kostenfällige

Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides angetragen.

Das Bundesgericht zieht

i TI E r w.ä gun g :

1. -

Die heutige Erklärung des Beklagten, er lasse

seine «Uneinlässlichkeitseinrede» fallen, bezieht sich in

erster Linie auf seine Bestreitung der Pas s i v I e -

g i tim a t ion und es braucht daher jedenfalls auf

AS .43 11 -1917

17

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Markenschutz. N° 36.

diesen Punkt nicht mehr eingetreten zu werden, den

übrigens die Vorinstanz zweifellos auf Grund von Art.

24 MSchG richtig entschieden hat.

Mit der genannten Erklärung hat der Beklagte wohl

auch zugleich die erhobene Ver jäh run g sei n red e

zurückziehen wollen. Auch sie wäre als unbegründet

zu verwerfen. Denn die Klägerin stützt die behaupteten

Markenrechtsverletzungen nicht auf die schon im Jahre

1913 erfolgte Eintragung der Marken Nr. 33,960 und

Nr.34,685, die ja nicht durch den Beklagten, sondern

durch die Crescent Typewriter Supply Co und zu ihren

Gunsten bewirkt wurde, vielmehr auf den nachherigen

Gebrauch dieser Marken, bei dem sich der Beklagte

nach der Behauptung der Klägerin durch Handlungen

betätigt hat. Hinsichtlich dieser aber war die zweijährige Verjährungsfrist bei der Klageanhebung noch

nicht abgelaufen.

2. -

Prüft man nun, ob der Beklagte wirklich gegen

Art. 24 MSchG verstossen habe, so ist zunächst auf Grund

der vorinstanzlichen Tatbestandsfeststellung als erwiesen

anzunehmen, dass der Beklagte mit dem Markenbild des

Halbmondes nebst Stern versehenes Kohlenpapier in

den Ha nd e I ge b r ach t . hat, und ferner lässt

sich ernstlich auch nicht bezweifeln, dass die beiden

Marken Nr. 33,960 und Nr. 34,685, trotz der Beifügung

des Wortes (i Brand » bei der einen und bei der andern

noch des Wolkenbildes, deI' Marke der Klägerin so

ä h n I ich sind, dass Verwechslungen nicht vermieden

werden können. Damit fragt es sich nur noch, ob die

Klägerin ein ausschliessliches Recht auf die Marke

Crescent mit Halbmor.d und Stern besitze und vermöge

dessen die dem Beklagten zum Vorwurf gemachte Markenverwendung verbieten können.

Gemäss Art. 5 M S c h G hat nun die Eintragung

einer Marke als solche nur deklarativen, nicht konstitutiven Charakter. Sie hat -

neben deI! Bewirkung des

spezifischen Markenschutzes, Art. 4 MSchG -

Beweis-Markenschutz. N° 36.

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funktion, schafft aber nach dieser Richtung eine bIosse

Vermutung für die Berechtigung des Eingetragenen.

Diese Berechtigung wird nun hier vom Beklagten in

Abrede gestellt, mit der Begründung: Die Marke sei

schon vor der Eintragung durch die Klägerin von der

.amerikanischen Firma, 'von der er, der Beklagte, seine

Rechte ableitet, in markenrechtlich äquivalenter Form

gebraucht worden und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch in der Schweiz, und zudem sei sie in Amerika

auch früher eingetragen worden. Die Klägerin aber habe

diese bereits im Gebrauche befindliche Marke während

ihrer Betätigung als Vertreterin der amerikanischen

Firma unberechtigter Weise sich angeeignet und auf

ihren Namen eintragen lassen.

Mit Recht hat die Vorinstanz zunächst über die bestrittene Behauptung des Beklagten, die Crescent Marke

sei in Am e r i k a, der Eintragung zu Gunsten der

Klägerin vorgängig, ein g e t rag e n worden, keinen

Beweis erhoben. Abgesehen von· besondern internationalen Vereinbarungen hat das Markenregister lediglich

territorialen Charakter. Gerade um diese bloss territoriale Wirkung zu erweitern, haben die internationalen

Unionen die Möglichkeit geschaffen, die Marke bei

einer Zentralstelle, beim internationalen Bureau in

Bern, einzutragen und damit eine Eintragung mit internationalem Charakter und Wirkung zu erlangen (vergl.

BGE 26 II S. 649 f.).

Es fragt sich also nur, welche Bedeutung der Berufung

des Beklagten darauf zukomme, dass die amerikanische

Firma und deren Vertreterin in der Schweiz, die Firma

Vögeli & oe, für die der Beklagte in der Sache tätig

war, die Marke f r ü her als die Klägerin g e b rau c h t

habe. Diese Priorität des Gebrauches, sowohl in Amerika als in der Schweiz, muss vorerst nach der tatsächlichen Seite hin auf Grund der vorinstanzlichen Feststellung darüber als ausgewiesen gelten. Diese Feststellung ist nicht aktenwidrig. Sie wird vielmehr durch

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Markenschutz. N° 36.

die durchaus schlüssige Annahme der Vorinstanz gestützt, die Klägerin sei gerade dadurch, dass sie von

der amerikanischen Firma mit dem streitigen Markenzeichen versehene Ware bezog, veranlasst worden,

dieses eintragen zu lassen und so als Vertreter jener

Gesellschaft die Ware mit der eingetragenen Marke zl.:l

vertreiben.

Die rechtliche Bedeutung des frühern Gebrauches

anlangend, ist davon auszugehen, dass die Berechtigung

auf die Crescent Marke jedenfalls nicht der Klägerin

und der amerikanischen Gesellschaft gleichzeitig nebeneinander zustehen kann, sondern es muss entweder der

frühere Gebrauch oder die frühere Eintragung im Sinne

einer ausschliesslichen Berechtigung entscheidend sein.

Die erste dieser Lösungen, also die zu Gunsten des frühern

Gebrauches, wäre nach dem Art. 5 MSchG und der ihm

oben gegebenen Auslegung dann ohne weiteres anzunehmen, wenn die Crescent Typewriter Supply Co zu

den in Art. 7 Z i f f. 1 und 2 M S c hG erwähnten

Geschäftsinhabern gehörte, wenn sie also ihr Geschäft

in der Schweiz oder daselbst doch eine Handelsniederlassung hätte oder wenn feststände, dass die Vereinigten

Staaten im Sinne der genannten Ziffer 2 Gegenrecht

halten (was gemäss den folgenden Ausführungen nicht

geprüft zu werden braucht). Alsdann wäre anzunehmen

dass, wenn sie kraft Art. 7 Anspruch auf den spezifischen

Markenschutz hat, wie ihn der Art. 4 unter Verweisung

auf die Art. 12-15 vorsieht, sie von selbst auch Anspruch

haben müsse auf die weniger weitgehenden Rechte, die

mit dem Gebrauch einer noch nicht eingetragenen

Marke -

oder mit dem im Verhältnis zu einem andern

Prätendenten längern Gebrauch dieser Marke -

verbunden sind. Damit ist aber umgekehrt nicht gesagt,

dass ihr diese beschränkteren R e c h t e aus dem

bIo s sen G e b rau c he deshalb zu verweigern seien,

weil sie nach Art. 7 nicht des spezifische~ Markenschutzes

teilhaftig werden kann. Wenn dieser wegen der damit

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verbundenen Einrichtungen und Förmlichkeiten grundbätzlich territorialen Charakter hat und, soweit das

nicht der Fall ist, ausserhalb der Schweiz befindlichen

Geschäften nur unter der Voraussetzung des Gegenrechtes zusteht, so rechtfertigt sich eine solche Begrenzung nicht auch für das mit dem bIossen Gebrauch verbundene Individualrecht. Dieses ist im Gegensatz zu

dem durch die Eintragung erlangten gesteigerten Individualrecht seiner Natur nach ohne weitere Voraussetzungmit der Person des Benützers verknüpft und es ist

daher von selbst auch dem im Auslande befindlichen

Geschäftsinhaber zuzuerkennen, namentlich wenn es

sich auf den Gebrauch im Inlande stützt (vergI. BGE

26 11 S. 649 ff. und den Entscheid des Bundesgeri~hts

vom 16. Februar 1917 i. S. Künkler gegen Berger). Die

Priorität des Gebrauches, wie sie nach dem Gesagten

hier zu Gunsten der amerikanischen Gesellschaft nachgewiesen ist, entkräftigt die Vermutung des Art. 5

MSchG und daher muss die genannte Gesellschaft trotz

der später von der Klägerin erwirkten Eintragung als

die «wahre Berechtigte,. angesehen werden, sofern

nicht besondere Gründe dem entgegenstehen.

Einen solchen Grund erblickt nun die Vorinstanz

darin, dass die Crescent Typewriter Supply Co n ich t·

auf Lös c h u n g der klägerischen Marke g e k lag t

hat. Allein der in seinem Gebrauch Beeinträchtigte ist

nicht gezwungen, gegen den unbefugt Eingetragenen

zu klagen. Es steht ihm frei, sein Recht einredeweise

geltend zu machen, so lange das Rechtsverhältnis nicht

durch spätere Tatsachen· eine Aenderunng erfahren

hat. Sein bIosses Stillschweigen einer Eintragung gegenüber vermag an sich seine Berechtigung nichtzuschmälern und bildet allein noch keinen verbindlichen Verzichtdarauf zu Gunsten des Eingetragenen. Gegen

einen solchen Verzicht spricht hier schon der Umstand,

dass die ~merikanische Firma durch die Firma Vögeli & Cl.'

ihr Recht auch nach der von der Klägerin erlangten Ein-

252

Markenschutz. N° 36.

tragung weiter ausgeübt und also für sich in Anspruch

genommen hat. Dazu kommt, dass die Klägerin die

Marke für die von der amerikanischen Firma erstellten

Erzeugnisse hat eintragen lassen. Hatte· sie es dabei

auf die Eintragung einer F a b r i k marke abgesehen,

so ist. im Verhältnis zwischen ihr und der amerikanischen

Gesellschaft, der eigentliche Berechtigte diese Gesellschaft als Inhaberin des Geschäftes, das die mit der

Marke versehenen Erzeugnisse herstellt. Die Klägerin

selbst aber hätte in diesem Falle· nach Art. 11 MSchG

die Marke mir durch Uebertragung des Geschäftes an

sie zu eigenem Rechte erwerben können. Sofern sie dagegen beabsichtigt hat, für sich eine Ha n deI s marke

eintragen zu lassen, so ist diese nach ihrer inhaltlichen

Ausgestaltung damit unzulässig geworden, dass die Klägerin aufhörte, die Erzeugnisse der amerikanischen

Firma unter dieser Marke zu vertreiben. Denn die Marke

sollte eben zur Bezeichnung gerade der genannten

Erzeugnisse dienen und nur deshalb war es der Klägerin

erlaubt, für die von ihr eingetragene Marke die Wort- und Bildelemente zu verwenden, die der amerikanischen

Gesellschaft bereits als Fabrikationszeichen dienten.

Die genannte Gesellschaft ist. nach alle dem nach wie

vor die wahre Berechtigte in Bezug auf die Crescentmarke geblieben und der Beklagte, der mit ihrer Einwilligung diese Marke tragende Erzeugnisse verkaufte,

hat daher gegenüber der Klägerin keine l\farkenrechtsverletzung begangen, was zur gänzlichen Abweisung der

Klage führt.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird gutgeheissen und unter Aufhebung

des Urteils des st. gallischen Kantonsgerichts vom

20. Dezember 1916 die Klage abgewiesen.

Versicherungsvertragsrecht. N° 37.

VII. VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT

CONTRAT D'ASSURANCE