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65. Arteik vom 13. Juli 1907 in Sachen Dr. J. H. Smith & Cie, Bekl. u. Ber.=Kl., gegen Zürcher Papierfabrik a. d. Sihl, Kl. u. Ber.=Bekl. Art. 6 Abs. 3 MSchG: Verwendung einer schon von einem Andern eingetragenen Marke für « Waren abweichender Natur»? (Marke « Uto» für Papiere; ist die Verwendung der Marke, durch einen Andern, für photographische Papiere erlaubt?) A. Durch Urteil vom 15. März 1907 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich über das Klagebegehren: „Die Beklagte sei zu verpflichten, ihre Marke Nr. 21,066 „„Uto““ löschen zu lassen“ erkannt: Der Beklagten wird die Verwendung der Marke „Uto“ für photographische Papiere untersagt. Im übrigen wird die Klage abgewiesen. B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und form¬ gerecht die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit dem Antrag auf gänzliche Abweisung der Klage. C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten seinen Berufungsantrag wiederholt. Der Vertreter der Klägerin hat auf Bestätigung des angefoch¬ tenen Urteils angetragen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin ist seit 14. Juli 1897 Inhaberin der Marke „Uto“ für „Papiere“ (eidg. Marke Nr. 9404). Am 25. Sep¬ tember 1906 hat die Beklagte die nämliche Marke, unter Nr. 21,066, für „photographische Erzeugnisse“ beim eidg. Amt für geistiges Eigentum eintragen lassen. Die Beklagte verwendet diese Marke

u. a. auch für lichtempfindliche, zu photographischen Zwecken die¬ nende Papiere, die sie unter der Bezeichnung „Uto=Papier“ in den AS 33 II — 1907

Handel bringt. Diese Verwendung der Marke ist ihr durch das angefochtene Urteil, in teilweiser Gutheißung der Klage, untersagt worden, und nur hierum dreht sich heute der Streit.

2. Die Entscheidungsnorm für diesen Rechtsstreit findet sich in Art. 6 Abs. 3 MSchG, wonach die Bestimmung, daß eine neue Marke sich von einer schon eingetragenen durch wesentliche Merk¬ male unterscheiden müsse, keine Anwendung findet „auf Marken, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich abweichen“; es fragt sich also, ob die lichtempfindlichen, photo¬ graphischen Papiere der Beklagten zu der Warengattung „Papiere“ für welche die Klägerin den Markenschutz genießt, gehören, oder ob sie hievon gänzlich abweichen, eine andere Ware, ein anderes Erzeugnis sind. Diese Frage ist keineswegs etwa reine Tatfrage an deren Entscheid durch die Vorinstanz das Bundesgericht gebun¬ den wäre, sondern es kommt hiebei der Begriff der gänzlichen Verschiedenartigkeit zweier Waren in Betracht, der Rechtsbegriff ist, weil er eine Entscheidungsnorm bildet; auch wird die Sub¬ sumtion des konkreten Falles unter diesen Rechtsbegriff mit von rechtlichen Gesichtspunkten beherrscht. Es ist Rechtsfrage, von wel¬ chem Gesichtspunkte aus die Verschiedenartigkeit zu beurteilen ist.

3. Mit Recht hat nun vorerst die Vorinstanz bei der Entscheidung der Frage der Verschiedenartigkeit kein Gewicht darauf gelegt, ob die Klägerin lichtempfindliche, photographische Papiere tatsächlich (schon) produziere. Die Beklagte bestreitet letzteres und will daraus eine Einwendung gegen die Aktivlegitimation der Klägerin, da dieser das rechtliche Interesse an der Untersagungsklage fehle, her¬ leiten. Allein es kommt hierauf nicht an. Wenn die photographi¬ schen Papiere der Beklagten wirklich zur Kategorie „Papiere“ gehören, so hat die Klägerin die Möglichkeit, sie ebenfalls herzu¬ sellen und dafür ihre ganz allgemeine für Papiere eingetragene Marke „Uto“ zu verwenden; das genügt aber vollständig zur Begründung des rechtlichen Interesses an der Unterlassungsklage.

4. In der Sache selbst beruht der Standpunkt der Beklagten darauf, die Auffassung der Vorinstanz, wonach es auf die Ansicht des Publikums, auf die Frage, ob Verwechslungsmöglichkeiten über die Herkunft ausgeschlossen seien, ankomme, sei unrichtig; es müsse nicht auf die Bezeichnung der Ware als „Papier“, welche sich nur aus der Armut des Sprachschatzes erkläre, abgestellt werden, sondern auf die innere Beschaffenheit der Ware; nach dieser und nach der Zweckbestimmung der Ware sei aber der Be¬ standteil „Papier“ durchaus unwesentlich und die Emulsion das wesentliche. Allein diese Auffassung ist zurückzuweisen, und es ist gegenteils der Vorinstanz hinsichtlich des Entscheidungskriteriums beizustimmen: maßgebend ist die Anschauung des Verkehrs. (Vergl. auch RGZ 60 Nr. 75 S. 325 f.) Von ausschlaggebender Be¬ deutung ist hiebei, daß die photographischen Papiere ganz wie andere Papiere in der Regel von Papierfabriken hergestellt werden pflegen — die Beklagte selber gibt in ihrer „Gebrauchs¬ anweisung für Uto=Papiere“, Act. 11, als Geschäftszweig an „Trockenplatten= und Papierfabrik“ — und daß sie auch in Pape¬ terien erhältlich sind. Dadurch ist eine Verwechslungsmöglichkeit über die Herkunft ohne weiteres gegeben. Der Käufer verlangt „Uto=Papier“, und wenn nun die Ware zweier Gewerbetreibenden diese Bezeichnung trägt, so ist die Verwechslungsgefahr da. Des weiteren ist nicht zu verkennen, daß der Verkehr diese „Papiere“ eben regelmäßig als eine besondere Art von Papieren auffaßt und daß sie auch, gleich anderen Papieren, zur Aufnahme von Bildern und Zeichen zu dienen bestimmt sind. Der Entscheid der Vorinstanz erscheint daher als zutreffend. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handels¬ gerichts des Kantons Zürich vom 15. März 1907 in allen Teilen bestätigt.