69_I_115

27. Urteil deI' I. Zivilabteilung vom 12. Oktober 19.43 i. S.

Heer & Cle A.-G. gegen Eidgenössisches Amt IÖI' geistiges

Eioentnm.

Markenrecht " Art. 14, 16 und 16 bis MSchG; Art. 19 Abe. 7

MSckV.

Registrieru,ng der Übertragung einer Marke. Kann die Register-

,

behörde gegen eine Marke vorgehen, die erst nach der Eintragung in das Markenregister infolge veränderter Verhältnisse

sittenwidrig geworden ist ?

Marques da lalwique; 00. 14, 16 et 16 bis LMF; an. 19 al. 70MF.

Annotation de la transmission d'une marque. L'autoriM preposee au registre des marques de fabrique est-elle fondee a 0011-

tester une marque qui n'est devenue oontraire aux bonnes

moours qu'apres son enregistrement ?

Marche di labbrica " art. U, 16 e 16 bis LMF; an. 19 cp. 7 OMF.

Annotazione deI trasferimento d'una maroa. L'autorita preposta

al registro delle marohe ha la fa.coltä. di oontestare uns. marca.

ohe e diventata oontraria ai buoni costumi soltanto dopo Ja

sua. inscrizi.one ?

A. -

Im schweizerischen Markenregister sind folgende,

am 22. April 1934 hinterlegte Marken der Firma Heer

& Oe Oberuzwil eingetragen:

BRODALAN, HERCOLIN, HEROLIN, HEROLAN.

STICOLIN, MATALAN, TAPILAN, HERCOLAN. Alle

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege_

diese Marken sind bestimmt für « Garne, Zwirne, Doppelzwirne und Mischzwirne aus Baumwolle, Wolle, Leinen,

Jltte, Ramie, Seide 'und Kunstseide». Für die gleichen

Waren ist auch die weitere Marke SEDALINA eingetragen, die von der Firma Heer & Oie am 8. August 1935-

hinterlegt wurde.

Die Firma Heer & Oie., eine Kollektivgesellschaft, wurde

in der Folge in die Aktiengesellschaft Heer & Oie, A.-G.

umgewandelt. Diese stellte am 10. Mai 1943 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das Gesuch, die

angeführten Marken seien auf ihren Namen zu registrieren.

Das Amt teilte der Gesuchstellerin mit, nach seiner

jetzigen strengern Praxis seien die Marken mit der Endung

« lin» nur für Waren aus Leinen zulässig, jene' mit der

Endung « lan» nur für Waren aus Wolle und die Marke

SEDALINA nur für Waren aus Seide und Leinen. Als

sich die Firma Heer & Oie, A.-G. weigerte, die Marken auf

Waren dieser Art zu beschränken, wies das Amt das

übertragungsgesuch am 20. Juli 1943 zurück mit der

Begründung, es sei offenbar, dass die Marken den Käufer

über die wahre Natur der Waren irreführen könnten,

wenn sie für andere Waren als für solche aus Leinen bezw.

aus Wolle bezw. aus einem Gemisch von Seide und Leinen

gebraucht würden. Die Marken würden daher im Sinne

von Art. 14 Abs. 1 MSchG gegen die guten Sitten verstossen, wenn man sie für alle bisher eingetragenen Waren

zuliesse. Ihre blosse Übertragung müsse daher gestützt

auf Art. 19 Abs. 7 MSchV verweigert werden.

B. -

Gegen diesen Entscheid reichte die Firma Heer

& Oie, A.-G. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit dem Begehren, das Amt für geistiges

Eigentum sei zu verhalten, die übertragung der erwähnten Marken ohne Einschränkung ihrer Verwendungsmöglichkeit im Markenregister vorzumerken.

O. -

Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum

beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung der

Beschwerde.

Registersaehen N0 27.

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Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

L -

Gemäss Art. 14 MSchG hatte das Amt für geistiges Eigentum die streitigen Marken nach ihrer Hinterlegung in den Jahren 1934 und 1935 u. a. daraufhin zu

prüfen, ob sie zu Täuschungen Anlass geben und deshalb

sittenwidrig seien. Das Amt nahm diese Prüfung damals

vor, beanstandete die Marken nicht und trug sie in das

Register ein. Es behauptet auch heute nicht etwa, es sei

ihm bei jener Prüfung ein Fehler unterlaufen. In seiner

Vernehmlassung legt es im Gegenteil dar, es habe bis

zum April 1941 bei Marken, welche die Silben « lin »

und « lan» enthielten und für Textilwaren hinterlegt

wurden, allgemein eine Täuschungsgefahr verneint und

sie ohne Einschränkung zugelassen. Das Amt bestreitet

denn auch, dass es mit dem angefochtenen Entscheid seinen

frühern Eintragungsentscheid habe aufheben wollen. Wie

es mit Recht bemerkt, könnte einzig das eigenössische

Justiz- und Polizeidepartement gestützt auf Art. 16 bis

MSchG die Löschung einer von Anfang an fehlerhaften

Eintragung anordnen.

2. -

Das Amt nimmt jedoch für sich die Befugnis in

Anspruch, zu einem Gesuch um Registrierung einer

Übertragung Stellung nehmen zu können, « ohne durch

die Tatsache der frühern Markeneintragung gebunden zu

sein». Es stützt sich auf Art. 19 Abs. 7 MSchV, wonach

es ein solches Gesuch zurückzuweisen hat, « wenn nach

den im Zeitpunkt des übertr.agungsgesuches geltenden

bundesrechtli~hen Bestimmungen die Eintragung der

Marke verweigert werden müsste I). Diese Vorschrift will

nach Ansicht des Amtes verhindern, dass es den Erwerb

von Marken eintragen muss, die dem Gesetz widersprechen. Das Amt führt dazu aus, es könne beim Entscheid

darüber, ob eine Marke gegen das Gesetz verstosse, nur

darauf ankommen, ob sie « nach der im Zeitpunkt des

Übertragungsgesuches erfolgenden Auslegung des Gesetzes» zulässig sei oder nicht. Diese Auslegung sei selbst

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

dann massgebend, Wenn sie von einer in frühern Jahren

gefundenen Auslegung abweiche.

. Wäre das der Sinri des Art. 19 Abs. 7 MSchV, so könnte

das Amt für geistiges Eigentum, sobald die Registrierung

einer übertragung nachgesucht wird, in bezug auf die

gleiche Marke und auf Grund der gleichen Bestimmungen

die Prüfung wiederholen, die es schon bei der Eintragung

vornahm und es könnte schon dann anders als bei der

Eintragung entscheiden, wenn es inzwischen seine Auslegung des Gesetzes geändert hätte.

Für diese Auffassung stützt sich das Amt jedenfalls zu

Unrecht auf BGE 60 I 243. Aus diesem Urteil ergibt sich

nur, dass eine Verwaltungsbehörde, ohne die Rechtsgleichheit zu verletzen, von ihrer früheren Gesetzesauslegung abgehen kann, wenn sich ihr in einem neuen Fall

die gleiche Rechtsfrage stellt. Die Vernehmlassung des

Amtes wirft dagegen die Frage auf, ob dieses mit Bezug

auf den gleichen Fall seine Auslegung des Gesetzes ändern

dürfe und ferner, ob ihm überhaupt das Recht zu einem

zweiten Prüfungsentscheid in der gleichen Sache zustehe.

Eine solche Befugnis des Amtes könnte aber nur angenommen werden, wenn sie im Gesetz vorgesehen wäre.

Mit der Eintragung der Marke wird eine Rechtslage

geschaffen, welohe die Registerbehörden nicht einseitig

von sich aus zum Nachteil des Markeninhabera ändern

können, es sei denn, das Gesetz -gestatte es ihnen. Das

entspricht auch dem Gebot der Rechtssicherheit und den

Bedürfnissen des Verkehrs. Die eingetragene Marke stellt

für den Inhaber sehr oft einen erheblichen Wert dar.

Für ihre Einführung und ihren Gebrauch hat er in der

Regel erhebliche Beträge aufgewendet. Ist daher einmal

eine Marke überprüft und eingetragen worden, 80 muss

ihr Inhaber damit rechnen können, dass der Eintrag durch

die Registerbehörde nicht nachträglich wieder in Frage

gestellt wird, zum mindesten nicht einfach deshalb, weil

die Behörde ihre Rechtsauffassung geändert hat.

Das Gesetz ermächtigt nun aber das Amt nicht, bei

Registersachen N° 27.

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einer übertragung die Zulässigkeit einer Marke gleich wie

vor der Eintragung zu überprüfen. Nach Art. 11 MSchG

wird die Marke ohne Zutun des Amtes übertragen. Das

Amt hat lediglich die vollzogene Übertragung im Markenregister vorzumerken, wenn der Erwerber darum nachsucht und eine Urkunde vorlegt, welche die Übertragung

genügend beweist (Art. 16 MSchG, Art. 19 Abs. 1 Ziff. 1

MSch V). Bei dieser Regelung des Gesetzes kann nicht

die Rede davon sein, dass das Amt ein Gesuch um Vormerkung einer übertragung überprüfen dürfe « ohne durch

die Tatsache der frühern Mar'keneintragung gebunden zu

sein». Hätte Art. 19 Aha. 7 MSchV diese ihm vom Amt

beigelegte Bedeutung, so würde er ohne Zweifel über das

Gesetz hinausgehen. Es ist auch nicht einzusehen, warum

dem Amt gerade bei einer Übertragung eine so weitgehende Überprüfungsbefugnis zukommen sollte. Denn

die Übertragung lässt das Markenrecht an sich unberührt.

Der Erwerber tritt in jene Rechtsstellung ein, die durch

~die Eintragung der Marke geschaffen wurde. Bei der

Übertragung kann weder das Verzeichnis der Waren, für

welche die Marke bestimmt ist, zu Gunsten des Inhabers

.geändert werden, noch wird durch die Vormerkung die

Schutzfrist unterbrochen (Art. 19 Abs. 4 und 9 MSchV).

Die Auswahl der Marken, die das Amt auf diese Weise

erneut überprüfen könnte, wäre ganz zufällig. Es besteht

kein innerer Grund, eine Marke, die den gleichen Inhaber

behält, während der Schutzfrist nicht mehr zu überprüfen,

wohl aber eine Marke, bei der beispielsweise das berechtigte

Unternehmen einfach die Rechtsform wechselt, wie das

im vorliegenden Fall zutrifft.

Der Sinn, der dem Art. 19 Abs. 7 MSchV offenbar

zukommt, ergibt sich übrigens zwanglos aus dem Wortlaut dieser Vorschrift : Das Amt für geistiges Eigentum

soll die Übertragung einer Marke dann nicht vormerken,

wenn diese nach den 8eit ihrer Eintragung erlassenen und

zur Zeit der übertragung geltenden bundesrechtlichen

Bestimmungen nicht mehr als neue Marke eingetragen

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

werden könnte. Es handelt sich somit um eine Bestimmlmg

des intertemporalen Rechtes, die auf den vorliegenden

Fall keine Anwendoog findet, da die einschlägigen Vorschriften seit der Eintragung der streitigen Marken nicht

geändert haben.

3. -

Wie aus der weitern Vernehmlassung des Amtes

hervorgeht, erstrebt es mit seiner Auslegung von Art. 19

Abs. 7 MSchV einen Zweck, der an sich weder mit dieser

Vorschrift noch mit der ihr vom Amt gegebenen Auslegung

zusammenhängt. Das Amt führt aus, in neuerer Zeit,

insbesondere seit dem Aufkommen von Ersatzstoffen,

hätten sich gerade auf dem Gebiete der Textilindustrie

die Möglichkeiten einer Täuschung des Publikums erheblich vermehrt. Das Amt sei verpflichtet, seine Praxis

dieser Entwicklung anzupassen. Ob eine Marke täuschend

wirke, stehe nicht ein für allemal fest. Was früher als

zulässig habe gelten können, gebe bei veränderten Verhältnissen zu Täuschungen Anlass.

Das Amt beansprucht somit im Grunde genommen gar

nicht die Befugnis, über einen gleichen Sachverhalt

später auf Grund einer neuen Auslegung des Gesetzes

anders zu entscheiden. Es hat vielmehr jene Fälle im

Auge, in denen sich mit Bezug auf eine Marke der Sachverhalt geändert hat, der anlässlich ihrer Eintragung bei

der Anwendung von Art. 14 MSchG zu berücksichtigen

war. Das Amt möchte gegen Marken vorgehen, die wegen

des Wandels der tatsächlichen Verhältnisse sittenwidrig

geworden sind.

Die Befugnis der Registerbehörden, dem Art. 14 MSchG

auch gegenüber eingetragenen Marken Nachachtung zu

verschaffen, müsste folgerichtig mit Bezug auf alle Marken,

nicht nur die zur "Übertragung angemeldeten, gegeben sein.

Ob sie grundsätzlich besteht und ob insbesondere das

eidgenössische Justiz- und Pollzeidepartement auf Grund

von Art. 16 bis MSchG berechtigt ist, nicht nur die Lösohung und Einschränkung ursprünglich fehlerhafter,

sondern auch fehlerhaft gewordener Marken anzuordnen,

;kann dahingestellt bleiben. Denn sicher dürfte ein so

Registersaohen No 27.

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schwerwiegender Eingriff der Registerbehörden nur dann

zugelassen werden, wenn die Sittenwidrigkeit einer Marke

offensichtlich wäre und das öffentliche Interesse den

Eingriff deshalb gebieterisch erfordern würde. Nur wenn

ein derart zwingender Grund vorliegt, lässt es sich mit

dem Gebot der Rechtssicherheit vereinbaren, dass die

Registerbehörden nachträglich eine Marke löschen oder

einschränken und damit einen erheblichen wirtschaftlichen

Wert zerstören können. Da nun die streitigen Marken ohne

Zweifel nicht offensichtlich täuschend sind, fällt eine

solche ausserordentliche Massnahme der Registerbehörden

zum vorneherein ausser Betracht, selbst wenn sie an

sich nicht ausgeschlossen sein sollte. Übrigens wäre dafür

nicht das Amt für geistiges Eigentum, sondern das Justiz- und Polizeidepartement zuständig.

Der Hinweis des Amtes auf BGE 69 II 203 ändert an

diesem Ergebnis nichts. Allerdings hat das Bundesgericht

in jenem Markennichtigkeitsprozess ausgeführt, dass die

Täuschungsgefahr gerade durch den langjährigen Gebrauch

und die dadurch erreichte Verbreitung einer Marke grösser

werden könne. Einen solchen Umstand kann aber nur

. der Richter würdigen, der auf Klage eines Interessierten

hin die Schutzfahigkeit einer Marke frei beurteilen kann,

nicht aber die Registerbehörde, die nach dem Gesetz

gegen eine einmal zugelassene Marke vor Ablauf der

Schutzfrist grundsätzlich nicht mehr vorgehen kann, es

sei denn in jenen ausserordentlichen Fällen, in denen nach

dem Gesagten höohstens eine solche Befugnis in Frage

kommt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des

eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 20.

Juli 1943 aufgehoben und das genannte Amt angewiesen,

die "Übertragung der im erwähnten Entschei<J angeführten

Marken auf die Beschwerdeführerin ohne Einschränkung

der Verwendungsmögliohkeit im Markenregister vorzumerken.