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Markenschutz. N° 79.
IV. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
79. Urteil der I. Zivil abteilung vom a. Dezember 1930
i. S. La.nston Monotype Corporation Ltd. gegen Bychener.
Löschung der Marke «Monotyp » wegen Verstosses gegen die
Marke « Monotype» ?
Anerkennung der Löschungspflicht ? (Erw. 1.)
Ob der Inhaber bei Erfindung der Marke in guten ~reuen gehandelt
hat, ist nicht entscheidend. (Erw. 2.)
Ver s chi e den h e i t der Erz e u g n iss e bei Giess- und
Setzmaschinen einerseits und Buchhaltungsformularen ander-
seits bejäht. MSchG Art. 6 Abs. 3.
Unerheblichkeit einer D e f e n s i v ein t rag u n g für Waren,
die gar nicht hergestellt werden .(Erw. 3.),
Verwechslungsgefahr zwischen den Produzenten? (Erw. 4.)
..cl. -
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz
in London. Sie hat auf dem Kontinent und in Amerika
verschiedene Tochtergesellschaften und stellt .als « System
Monotype» bezeichnete Giess- und Setzmaschinen her,
deren Vorteil, wie der Name andeutet, darin besteht, dass
der einzelne Buchstabe, der emzelne Typ, auch nachträg-
lich jederzeit aus dem Schriftsatz herausgenommen werden
kann. Am 7. Februar 1924 hat sie unter Nr. 55.768 beim
Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Wort-
marke « Monotype)} für die erwähnten Maschinen, aber
auch für eine ganze Reihe anderer Gegenstände, wie
(f appareillage de chauffage electrique, outils, graisseurs,
machines a ecrire les cheques, papiers (excepte les papiers
tenture)} usw. eintragen lassen.
Der Beklagte verwertet in Basel eine am 12. November
1915 patentierte besondere Buchhaltungsmethode. Am
21. Januar 1927 hat er beim Eidgenössischen Amt für
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geistiges Eigentum unter Nr. 63.576 eine aus Wort und
Bild zusammengestellte Marke eintragen lassen, die ein
Zahnrad mit. einem aufgeschlagenen Buch und darüber
das Wort «Monotyp » darstellt und die für Joumalblocs,
Kontokarten, Formulare. Buchhaltungskorrespondenzen
und dergl. bestimmt ist. Auf den für seine Kundschaft
verwendeten Drucksachen hat der Beklagte das Marken-
bild jedoch ganz weggelassen und nur das Wort {(Mono-
type », mit einem e am Schluss, angebracht. Er· behauptet,
er habe seine Buchhaltung ursprünglich unter dem Namen
«Telebloc» vertrieben. Das Publikum habe jedoch mit
dieser Bezeichnung nichts anzufangen gewusst, und es
seien Verwechslungen mit « Televoc» und «Teleskop»
vorgekommen. Er habe nach einem Wort gesucht, welches
das Wesentliche der Buchhaltungsmethode ausdrücke,
dass nämlich mit einem einzigen Durchschlag auf der
Schreibmaschine Buch geführt werde, und er sei dadurch
auf das Wort «Monotype» gestossen. (Griechisch !,-(Jl)QS,
allein, einzig, und t"U1rt'W, ich schlage.) Von der Marke der
Klägerin habe er keine Ahnung gehabt, da er nicht Buch
J
drucker sei.
Die Klägerin hat dem Beklagten am 2 . Juli 1929 mit-
teilen lassen, sie habe gesehen, dass er ihre Wortmarke,
sogar in der gleichen Schreibweise, mit dem angehängten e,
verwende, un~ sie werde gerichtliche Löschung seiner
Marke verlangen, wenn er sich nicht freiwillig zur sofor-
tigen Löschung Und zur Vernichtung sämtlicher mit dem
Wort «Monotype» oder «Mönotyp)} versehener Papier-
bestände bereit erkläre. Der Beklagte hat am 8. Juli 1929
geantwortet, er werde« die eingetragene Marke «Monotyp»
. löschen lassen und auf ihre Weiterführung verzichten,
allerdings unter ausdrücklicher Ablehnung jeglicher Rechts-
pflicht ». Die Klägerin hat dem Beklagten jedoch noch eine
Anzahl Bedingungen gestellt, 'wenn er einen Prozess ver-
meiden wolle; 80 habe er sich unterschriftlich zu verpflich-
ten, sämtliche. roit der Marke bedruckten Papiere nicht
mehr zu benützen oder in den Handel zu bringen. Der
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Beklagte ist darauf nicht eingetreten, sodass es zum Pro ..
zess gekommen ist.
B. -
Am 7. Oktober 1929 hat die Lanston Monotype
Corporation Limited gegen Hans Rychener Klage einge-
reicht und das Rechtsbegehren gesteUt :
1. Es sei die am 21. Januar 1927 unter Nr. 63.576 vom
Beklag~nbeim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigen-
tum in Bem eingetragene Marke (l Monotyp » als ungültig
zu erklären und es sei das Eidgenössische Amt für geisti-
ges Eigentum in Bem anzuweisen, diese angefochtene
Marke aus dem Markenregister .zu streichen.
2. Es sei dem Beklagten für die Zukunft zu untersagen,
die Marke « Monotyp » oder « Monotype» für seine Buch-
haltungsmethode zu verwenden.
3. Es . sei die Beschlagnahme und Vernichtung der
sämtlichen im Gewahrsam des Beklagten befindlichen oder
an dritten Orten liegenden und dem Beklagten gehörenden
Papiere aller Art, Schriftstücke, Drucksachen, Prospekte,
welche die Marke" « Monotyp » oder «Monotype » tragen,
zu verfügen.
.
4. Es sei der Beklagte in die Kosten zu' verfäUen.
5. Es sei vorsorglich die sofortige Konfiskation der
sämtlichen unter Ziffer 3 genannten Aktenstück~ anzu-
ordnen.
O. ---'- Das Civilgericht des Kantons Basel-Stadt· als ein-
zige kantonale Instanz in Ml}rkenrechtssachen hat die
Klage durch Urteil vom 26. Juni 1930 abgewiesen.
D. -
Gegen diesen Entscheid hat die Klägerin recht-
zeitig die Berufung an das Bundesgericht erklärt und den
Antrag auf Gutheissung der Klage gestellt.
E.- .....
Das Bunde8gericht zieht in Erwägung :
1. -
Die Klage kann weder ganz noch teilweise auf
Grund des Schreibens des Beklagten an die Klägerin vom
8. Juli 1929 gutgeheissen werden. Der Beklagte hat darin·
eine Rechtspflicht zur Lösehung seiner Marke abgelehnt.
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Die Rechtssicherheit verlangt, dass dieser Vorbehalt
beachtet und dass das Schreiben nicht als unwiderrufliche
Anerkennung behandelt werde. Es ist lediglich als Angebot
aufzufassen, auf die Weiterführung der Marke durch Über-
einkunft zu verzichten. Dieses Angebot ist durch die
Klägerin nie angenommen worden. Sie hat in ihrer Ant-
wort eine. Reihe von Bedingungen aufgestellt, zu deren
Annahme aufgefordert und die Abfassung eines schriftlichen
Vertrages in Aussicht genommen. Auf diese Vorschläge
ist der Beklagte nie eingegangen. Er ist von seiner Offerte
daher wieder befreit worden, und die Untert.andlungen
der Parteien vor dem Prozess sind ohne rechtlichen Belang
für seine Entscheidung.
2. -
Ohne Bedeutung ist auch, ob die Darstellung des
Beklagten, wie er zur Wahl seiner Marke gekommen sei,
richtig oder erfunden ist. Entscheidend ist im vorliegenden
Fall nämlich nicht, ob der Beklagte in guten Treuen ge-
handelt habe, sondern ob die beiden Marken mit einander
vereinbar sind, sei es, dass sie sich durch wesentliche Merk-
male von einander unterscheiden, sei es, dass sie für
gänzlich von einander abweichende Waren bestimmt sind.
Dieser .objektive Vergleich der Marken und der Erzeug-
nisse, für die sie eingetragen worden sind, ist unerlässlich,
denn auch wenn der Nachmacher seine Anregung von der
angeblich verletzten Marke geholt hätte, könnten die bei-
den Marken unter Umständen nebeneinander bestehen
und umgekehrt kann auch der gute Glaube des Beklagten,
nicht vor der Gutheissung der Löschungsklageschützen.
Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dass die subjektive
Seite der Benützung einer fremden Marke nicht in einem
andern, hier nicht streitigen Zusammenhang, in's- Gewicht
- fallen könnte.
3. -
Nach der verbindlichen, auch vor Bundesgericht
nicht angefochtenen Feststellung der Vorinstanz ist der
Beklagte mit der Klägerin darin einig, dass sich seine
Marke nicht durch wesentliche Merkmale von. der ihrigen
unterscheide, trotzdem sie als Bildmarke eingetragen
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worden ist und trotz der ursprünglichen Weglassung
des e der Endung. (MSchG Art. 6 Abs. 1.) Unter diesen
Umständen hat sich auch das Bundesgericht auf die
Untersuchung der Frage zu beschränken, ob die Gegen-
stände des Beklagten, für die seine Marke bestimmt ist
ihrer Natur nach gänzlich von den Erzeugnissen de:
KlägeIin abweichen (Art. 6 Abs. 3 MSchG) ..
Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid vom 18.
Oktober 1927 loS. The Yale and Towne Manufacturing
Company gegen Jakob Laib & Oie. (BGE 53 II S. 361)
nach einem Hinweis auf Art. 6 Abs. 3 MSchG ausgeführt :
«Freilich hat die Klägerin ihre Marke «Y ale l> nicht nur
für die Waren eintragen lassen, die sie tatsächlich mit der
Marke versieht, sondern ausserdem für eine ganze Menge
anderer Fabrikate mannigfaltigster Beschaffenheit ..., doch .
kann darauf für die hier zu entscheidende Frage nichts
ankommen. Im Übrigen wäre der Auffassung KOHLERS
(Warenzeichenrecht S. 147) beizupflichten, die Marke
werde für die Waren erworben, für welche sie verwendet
werden solle; sie für eine Ware zu erwerben, die man mit
ihr gar nicht bezeichnen wolle, gehe über' das Mass des
Berechtigten hinaus. Denn Art. 12 Abs. 2 Lit. a MSchG
verlangt in Übereinstimmung nlit § 2 des deutschen
Markengesetzes und einem allgemeinen Grundsatze des
Markenrechtes, dass der Hinterleger die Erzeugnisse oder
Waren genau bezeichne, für welche die Marke bestimmt
ist.)} An dieser Auffassung ist festzuhalten. Daraus ergibt
sich für den vorliegenden Fall, dass die «Papiere I), für
welche die Klägerin ihre Marke auch hat eintragen lassen,
welche mit den Markenartikeln des Beklagten scheinbar
die grÖBste Aehnlichkeit haben, und auf welche die Klägerin
im Berufungsverfahren unter Anrufung des Art. 6 Abs. 3'
besonders verwiesen hat, nicht in Betraoht fallen können
denn sie hat nicht behauptet, Papiere su fabrizieren, z~
verarbeiten oder in den Handel zu bringen, oder auoh
nur bei Eintragung der Marke die schlüssige Absicht
gehabt zu haben, später auf einen solchen Tätigkeitszweig
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überzugehen. Sie hat im . Gegenteil zugegeben, dass die
Eintragung ihrer Marke auoh für Papiere dem Schutz vor
missbräuchlicher Verwendung zu dienen hatte. Dieser
Schutz liegt jedoch nicht dem Markeninhaber, sondern im
Streitfall dem Richter ob, und es steht jenem nicht zu,
durch eine beliebige Aufzählung von Erzeugnissen der
richtigen Auslegung des Art. 6 Abs. 3 MSchG durch den
Richter vorzugreifen.
Die Klägerin kann sich aber noch aus einem andern
Grund nicht auf die Tatsache berufen, dass der Marken-
schutz u.a. auch für Papiere (mit Ausnahme der Tapeten)
verlangt worden ist. Papier ist lediglich der Rohstoff für ver-
schiedenartige Erzeugnisse, wie Holz, Eisen u~w. Roh-
stoffe sind. Für einen Gewerbetreibenden, der allein oder
u.a. diesen Rohstoff herstellt oder in den Handel bringt,
könnte vielleicht allerdings -
die Frage kann dahin-
gestellt bleiben -
die Eintragung einer Marke für « Pa pier»
oder« Papiere» in Betracht kommen. Wenn jedoch die
Klägerin die Marke « Monotype» für« Papiere) schlechthin
angemeldet hat, wollte. sie zum Vornherein nicht andeuten,
dass sie früher oder später zur Papierfabrikation übergehen
werde, sondern sie' wollte durCh die blosse Nennung eines
verbreiteten Rohstoffes mögtlchst viele Waren auf einfache
Weise von der Verwendung ihrer Marke durch einen Dritten
ausnehmen, si~ wollte auf diese Weise ein besonders wirk-
sames Defensivzeichen errichten. Dieses Vorgehen geht
aber nicht nur Über das Mass des Markenrechtes hinaus
und widerspricht dem Art. 6 Aha. 3, dessen Auslegung
ausschliesslich dem Richter zusteht, sondern es genügt
auch nicht, wie KOHLER (a.a.O. S. 139 ff.) mit Recht aus-
führt, den Anforderungen des Art. 12 Abs. 2 Lit. ~ MSchG,
denn die Anmeldung eines Rohstoffes bedeutet in diesem
Falle keine hinreichende Bezeichnung der Waren, für
welche die Marke bestimmt ist.
Da die zahlreichen übrigen Erzeugnisse, für welche die
Marke der Klägerin eingetragen worden ist, auch nach
ihrer eigenen Auffassung auf jeden Fall gänzlich ver-
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schieden im Sinne des Art. 6 Abs. 3 sind, frägt es sich nur
noch, ob diese gänzliche Verschiedenheit auch zwischen
den Giess- und Setzmaschinen der Klägerin einerseits und
den Drucksachen und Buchhaltungsartikeln des Beklagten
anderseits bestehe. Diese Frage ist zu bejahen. Einmal
beansprucht der Beklagte den Markenschutz nicht, wie
die Kl,ägerin behauptet, für eine Buchhaltungsmethode,
also für ein reines Geistesprodukt, sondern für ganz be-
stimmte Waren. Sodann kann man von diesen Waren
nämlich Journalblocs, Kontokarten,
Buchhaltungsfor~
mularen und derg!. wohl sagen, dass sie von Setz- und
Giessmaschinen gänzlich verschieden seien. Kunden der
Klägerin werden fast ausschliesslich Buchdruckereien und
jedenfalls Leute sein, bei denen jede Verwechslungsgefahr
ausgeschlossen ist. Das Bundesgericht hat allerdings wieder-
holt erkannt, dass es auf das Unterscheidungsvermögen
der Verbraucher, nicht der Wiederverkäufer der Waren
ankomme (vgl. BGE 33 II S. 451, 38 II S. 709, 47 II S. 236
ff., 52 II S. 167, 56 I S. 52), und dies gilt nicht nur für die
Frage, ob sich zwei Marken voneinander genügend unter-
scheiden, sondern auch, ob zwei WarengattUngen gänzlich
voneinander abweichen . .Allein abgesehen davon, dass im
vorliegenden Falle der Kreis der möglichen .Abnehmer von
klägerischen Maschinen zugleich. stets gewissermasaen ein
Kreis von Fachleuten ist, der sie sozusagen allein überhaupt
kennt, kann auch vom brei~ Publikum nicht gesagt
werden, dass es in Giess- und Setzmaschinen einerseits
und Buchhaltungsformularen anderseits nicht gänzlich
verschiedene Gegenstände erblicke. Das Markenrecht schlägt
freilich von selbst über auf gleichartige Warengattungen
in der Weise, dass nicht nur die angegebenene Ware, son-
dern auch die Waren einer nach verschiedene mögliQhen
Merkmalen abzugrenzenden Gattung nicht mit der Marke
bezeichnet werden dürfen (vgl. KOHLER, a.a.O. S. 148). Bei
den hier in Frage kommenden Erzeugnissen besteht jedoch
auch in den .Augen des Laien keine Beziehung mehr,
welche sie nach irgend einer Richtung einer gemeinsamen,
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Gattung im Sinne des .Art. 6 Aha. 3 unterstellen Hesse.
4. -
In seinem Urteil vom 23. September 1930 i. S.
Socü~te des Etablissements Mousset et Coron contre
Champagne Strub, Mathiss & Cie. (BGE 56 II Nr. 69) hat
das Bundesgericht allerdings erkannt, dass u.U. eine Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Erzeugnissen zweier Mar-
ken ausgeschlossen sein kann, nicht aber zwischen den
Produzenten derselben. Es hat ausgeführt: « L'application
d'une meme marque a deux objets distincts peut en effet
donner lieu ades confusions non pas entre les produits,
mais entre les producteurs. En pareils cas, le titulaire de
la marque est expose a un prejudice d'une nature un peu
particuliere, mais neanmoins tres sensible. Ce prejudice
ne consiste pas clans un detournement de sa clientele, mais
en ce que le public, trompe par l'identite des marques,
attribuera a l'un des iabricants les produits de l'autre, et
si ceux-ci sont de mauvaise qualite, c'est au titulaire de
la premiere marque, qu'il imputera leur defectuosite .. ·
(Cf. F AUOHILLE, clans .Annales de droit comp. 1894 II
p. 267 s.) »
Es ist jedoch klar, dass auch die Gefahr der Verwechslung
der Produzenten nur zu befürchten ist, wenn die beiden
Waren' oder Erzeugnisse, ohne irgendwie gleichartig zu
sein, doch eine verwandtschaftliche Beziehung aufweisen,
sodass der lrrt!um erweckt werden kann, sie stammen von
der gleichen Firma. Es kommt also immer auf die Umstände
an. (Vgl. den zuletzt zit. Entscheid, BGE 56 II Nr. 69.)
Im vorliegenden Fall ist zuzugeben, dass die beiden Er-
zeugnisse etwas Gemeinsames haben, nämlich ihre Be-
ziehung zur PapierbI'!lnche und zum BuchdrlrtJk; die Ma-
schinen der Klägerin dienen der Druckerei, die .Artikel
des Beklagten' sind Drucksachen. Es ist also in der Theorie
denkbar, dass bei einer gewissen Ideenassoziation eine
Verwechslungsgefahr entstehe. In der PraXis wird diese
Gefahr aber vollständig ausgeschlossen sein. Sie könnte
überhaupt nur .hei den Personen entstehen, welche die
Klägerin kennen, also bei den Fachleuten des Buchdruckes
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Markenschutz. N0 711.
und allenfalls verwandter Gewerbe. Sodann ist zu beach-
ten, dass es sich bei den Waren des Bekl~gten nicht um
Drucksachen schlechthin handelt, sondern um Buchhal~
tungsartikel, deren Eigenart in ihrer Zweckbestimmung
und nicht in irgend einer Qualität des Druckes liegt. Nie-
mand von den erwähnten, allein in Betracht< fallenden
Kennern der Klägerin wird auf den Gedanken kommen,
dass sich diese nunmehr ausgerechnet mit dem Vertrieb
von Bestandteilen einer neuen Buchhaltung befasse; Die
heiden Gewerbe sind in Wirklichkeit doch so wenig ver-
wandt miteinander, dass man trotz der Verwendung der-
selben Marke verständigerweise nicht auf denselben Pro-
duzenten schliessen wird. (Vgl. BGE 56 II Nr. 69 und
ADLER, System des österreichischen Markenrechtes S. 199
ff.: HAGENS, Waren zeichenrecht, S. 121, FINGER, Das
Reichsgesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen 3.
Aufl, ß. !5~, PINzGER & HEINEMANN, Das deutsche Waren-
zeichenrecht S. 99). Dies erhellt ohne Weiteres, we~n Inan ..
den vorliegenden Tatbestand mit der zitierten Sache
SocieM des Etablissements Mousset et Coron contre Cham-'
pagne Strub, Mathiss & Oie. vom 23. September 1930 ver-
gleicht : Dort war streitig, ob Aperitjf und Schaumwein
ganz verschiedene Waren seien.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Civil-
gerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 26. Juni 1930
wird bestätigt.
V. SCHULDBETREffiUNGS- UND KONKURS RECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Vgl. IH. Teil Nr. 58 und 59. -
Voir Ille partie N0 58 et 59.