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222 Markenschutz. N° 37. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

37. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18 Juni 1980 i. S. J. P. Demberg Aktiengesellschaft gegen Novaseta A.ktiengesellschaft. M a r k e n sc hut z: Unterscheidbarkeit der Wortmarke für Kunstseide « Cuprofil» von «Cuprofino)) durch wesentliche Merkmale T Entscheidend sind nicht Silbenzahl und Endungs- laut, sondern Wortlaut und Wortbild und die Vorstellungen der Einzelverbraucher über die Bedeutung, nicht die der Zwischenhändler. 'Unerheblichkeit des Umstandes, dass die Waren häufiger unter andern Bezeichnungen bekannt sind, als unter den Marken. Art. 6 Abs. 1 und 3 MSchG. Der Ausdruck «Novaseta )) ist eine Sachbezeichnung für Kunst- seide. Die Beifügung einer Sachbezeichnung zu einer für sich ungültigen Wortmarke macht diese nicht sc~utzfähig. Art. 3 Abs. 2 MSchG. Ungültigkeit der Marke « Novaseta soie cupro-artificielle ». A. - Die J. P. Bemberg A.-G. in Barmen-Ritte~hausen liess am 7. Juli 1924-29. November 1924 in Deutschland die für Kunstseide und Kunstseidefabrikate bestimmten Wortmarken « Cuprofino ») unter Nr. 324,774: und « Cupro » unter Nr. 324,775 eintragen. Diese Marken wurden am

30. Dezember 1924 beim internationalen Bureau für gei- stiges Eigentum in Bern hinterlegt, « Cuprofino» unter Nr. 39,738, « Cupro )) unter Nr. 39,739. Die Novaseta A.-G. in Arbon liess beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern drei Wortmarken ebenfalls für Kunstseide und ihre Erzeugnisse eintragen, nämlich am 22. Oktober 1928 « Cuprofil » unter Nr. 69,005, am 15. Dezember 1928 « Novaseta Cuprofil I) unter Nr. 69,004 und am 8. Januar 1929 « Novaseta, Soie Cupro- Artificielle » unter Nr. 69,021. Markenschutz. No 37. 223 Nach Veröffentlichung dieser drei schweizerischen Mar- ken im Handelsamtsblatt vom 24. und 31. Januar 1929 verlangte die J. P. Bemberg A.-G. am 17. Mai 1929' von der Novaseta A.-G., dass sie im eidgenössischen Register wieder gelöscht werden, da das Wort « Cuprofil» sich nicht hinreichend von der Marke « Cuprofino» unter- scheide, um gesetzlich geschützt zu sein, und da das Wort «Novaseta» eine Sachbezeichnung darstelle und weder für sich, noch in Verbindung mit den andern Bezeichnungen der Novaseta A.-G. als Marke zulässig sei. Die Novaseta A.-G. wies das Löschungsbe'gehren, die J. P. Bemberg A.-G. einen Vermittlungsvorschlag der NovasetaA.-G. ab. B. - Am 27. Dezember 1929 hat die J. P. Bemberg A.-G. gegen die Novaseta A.-G. Klage auf Ungültigerklä- rung und Löschung der drei im Register des Eidgenössi- schen Amtes für geistiges Eigentum eingetragenen Marken «Novaseta Cuprofih Nr. 69,004, «Cuprofih Nr. 69,005 und « Novaseta, Soie Cupro-Artificielle» Nr. 69,021 erhoben. In der Beantwortung der Klage hat die Beklagte auf die Marke « Cuprofil» Nr. 69,005 ausdrücklich verzichtet, jedoch mit dem Vorbehalt, damit nicht anzuerkennen, dass sich ({ Cuprofil» von (( Cuprofino)J nicht genügend unterscheide, um geschützt zu sein.

a. - Das Obergericht des Kantons Thurgau als einzige kantonale Instanz in Markenschutzsachen hat die Klage am 8. ApriIl930 abgewiesen, soweit sie durch die Beklagte nicht anerkannt worden war. D. - Gegen das Urteil des Obergerichtes hat die Klä- gerin rechtzeitig und in der gesetzlichen Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt und den Antrag gesteIlt, die Klage auf Ungültigkeit und Löschung der verbliebenen Marken Nr. 69,004 und Nr. 69,021 sei zu schützen. E. Das Bunde8gericht zieht in Erwägu,ng:

1. - Die Klage auf Ungültigerklärung und Löschung der Marke « Cuprofil» Nr. 69,005 ist durch Verfügung 224 Ma.rkenschutz. N° 37. der Beklagten anerkannt worden und somit noch vor der Fällung des angefochtenen Entscheides aus dem Streite

• gefallen. Deshalb hat die Vorinstanz nicht mehr unter- sucht, ob sich diese Marke « Cuprofil» der Beklagten durch wesentliche Merkmale von der früher eingetragenen « Cuprofino)) der Klägerinabhebe, wie Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September l890 es verlangt. Da das Wort « Cuprofil » jedoch auch einen Bestandteil der noch im Streite liegenden Marke « Novaseta Cuprofil » bildet, und da der andere Bestandteil dieser Marke, das Wort « Novaseta. », wie noch auszufüh- ren sein wird, als Sachbezeichnung nicht schutzfähig ist, empfiehlt es sich, die Frage der Zulässigkeit von « Cupro- fil » neben « Cuprofino » dennoch zuerst zu prüfen. Die Wortmarken « Cuprofino » der Klägerin und « Cu- profil» der Beklagten sind nicht für Erzeugnisse gewählt worden, die nach ihrer Natur völlig verschieden sind; sie beziehen sich im Gegenteil nach der übereinstimmenden Auffassung der Parteien auf dieselben Waren, auf Kunst- seide und Kunstseidefabrikate. Art. 6 Abs. 3 MSchG, der ausnahmsweise gleiche oder ähnliche Marken zulässt, wenn es sich um gänzlich verschiedene Waren handelt, ist daher nicht anwendbar; ja es ist sogar nach der Recht- sprechung des Bundesgerichtes-bei Marken, die für Erzeug- nisse genau gleicher Art bestimmt sind, die Unterscheid- barkeit streng zu beurteilen. (V gl. das Urteil der I. Zivil- abteilung vom 8. Märzl926i. S. Konservenfabrik Rorschach gegen Konservenfabrik Lenzburg, :SGE 52 II S. 166 ff.) Nach der Darstellung der Beklagten soll sich « Cuprofil » deshalb genügend von « Cuprofino» unterscheiden, weil die Wörter nicht dieselbe Silbenzahl haben und weil das erstere auf einen Mitlaut, das zweite auf einen Selbstlaut endet. Allein das sind für sich keine wesentlichen Merk- male im Sinne des Art. 6 Abs. I MSchG. Wenn nur darauf abgestellt werden dürfte, wäre es möglich, eine beliebige Ma.rkenschutz. No 37. 225 Anzahl neuer, schutzfähiger Marken dadurch zu prägen, dass man bereits eingetragerten, auf einen Konsonanten endenden Marken einen Vokal anhängt, wodurch auch die Zahl der· Silben vermehrt würde. Das Bundesgericht hat a~er schon durch sein Urteil i. S. Christian gegen Quartier ~Ils vom 19 .. Februar 1924 erkannt, dass Endungslaut und SIlbenzahl mcht als entscheidende Merkmale angesehen wer~en können; denn es hat die Gültigkeit der Marke « ~nes» neben « Genie» trotz Abweichung in jenen Elge.nschaft~n verneint. (Vgl. BGE 50 II S. 73.) Ent- scheIdend smd Klang und Bild einer Wortmarke (BGE 50 II S. 76), und zwar ist auf den Klang mehr Gewicht zu legen, als auf das Wortbild. (V gl. BGE 50 II S. 78; 52 II S. 167.) Ein Wort kann anders klingen als ein anderes und . sich von ihm doch durch Silben~ahl und Endung unterscheiden, und es kann umgekehrt der· Ton sehr ä~nlich, ~ie Silbenzahl und der Endungslaut aber verschIeden sem. Das Bundesgericht hat allerdings unter andern Merkmalen auch schon auf die Silbenzahl abge- stellt (vgl. BGE 36 II S. 261) ; daraus darf jedoch nicht geschlossen werden, dass die darin fehlende überein- stimm~ng zwischen zwei Wortmarken schon eine genü- gende Unterscheidbarkeit im Sinne des Art. 6 Abs. I MSchG begründe. Die Beklagte kann sich freilich darauf berufen, dass auch der zweitletzte Laut verschieden ist; wenn man vom Schlussvokal von (( Cuprofino absieht, unterscheiden sich die Marken noch dadurch, dass die ei~e auf ein I, die andere ~uf ein n endet. Dieser Unterschied ist jedoch un- wesentlIch; denn die ersten sieben Buchstaben «Cuprofi.. » machen den hauptsächlichen Teil· des Wortlautes und des Wortbildes aus, und es ist nicht möglich, sie bei der Aussprache zu unterdrücken. Das Bundesgericht hat die V ~rwechlungsgefahr bei Wortmarken stets streng beur- teIlt; so hat es keine genügende Verschiedenheit zwi- schen den Wortmarken «Citrogen » und «Citrovin» (BGE 36 II S. 250), «Honneur» und «Bonheur» (BGE 36 II 226 Markenschutz. N° 37. S. 428), « Hygis» und «Glygis» (BGE 47 II S. 363), ( Genes J) und « Genie» (80. a. 0.) und « Hero» und «( Coro» (BGE 52 II S. 166) angenommen. Wenn anderseits auf eine genügende Abweichung von «Dido)) gegenüber «Lilo» erkannt wurde (BGE 31 II S. 738), lag der Grund darin, dass man bei einzelnen Warengattungen - damals han- . delte es sich um Taschenuhren - vom Käufer billigerweise eine grössere Aufmerksamkeit verlangen darf. Die Gül- tigkeit der Marke «Bursolin)) neben «Basolin)) (BGE 42 II S. 672) wurde damit begründet, dass die Endsilbe « lin» bei Marken für chemische und pharmazeutische Erzeug- nisse wiederkehrt und gebräuchlich geworden ist, ohne eine bestimmte Sache zu bezeichnen und d~ die ersten Silben deutlich von einander abweichen. Die Beklagte hat eingewendet, « Cuprofil » und « Cupro- fino » hätten eine verschiedene Bedeutung und erwecken verschiedene Vorstellungen; « Cuprofil» heisse Kupfer- faden, « Cuprofino » feines Kupfer. Auf diese Einwendung ist des Nähern einzutreten, denn damit wird geltend gemacht, dass es sich nicht um reine Phantasiemarken handle, bei denen Wortbild und Klang massgebend sind, sondern um Marken, bei denen es auch auf die Vorstellung ankomme. Cuprum ist das lateinische Wort für Kupfer. Im Italienischen heisst Kupfer « !ame »; cupro für Kupfer , kemmt zwar vor, ist aber ein Latinismus und nicht ge- bräuchlich. (Petrocchi, N ovo dizionario universale della lingua italiana.) In der deutschen und französischen Sprache kommen cupro, cupra oder Kupro, Kupra als Vorsilben von Bezeichnungen für Kupferverbindungen vor. Der Gebrauch von « cupro» in Wortmarken für Kunstseide beruht nicht auf Phantasie, sondern hängt damit zusammen, dass bei einem der verschiedenen Ver- fahren die' spinnfähige Lösung für die Herstellung von Kunstseide aus mit Natronlauge behandelter Zellulose und Kupramminhydroxyd beschaffen wird. Die Marken « Cuprofino» und {( Cuprofil» weisen daher auf das beson- dere Herstellun sverfahren Markenschutz. X· 37. 227 Abgesehen von der Frage, ob der Ausdruck « Cupro » in dieser Verwendung nicht die Sachbezeichnung für die auf diese Weise hergestellte Kunstseide sei, kann sich die Beklagte jedenfalls nicht darauf berufen, dass nur der Bestandteil « fino» in der Marke « Cuprofino» schutz- fähig sei und dass damit die Silbe « fil» in « Cuprofil » nichts gemeinsam habe. Wie das Bundesgericht . am

22. April 1910 i. S. Klingler gegen Dr. H. Bleier & CIe (BGE 36 II S. 256 ff.) gefunden hat, dürfen Wortmarken bei der Beurteilung ihrer Unterscheidbarkeit nicht in zwei gleiche Stämme und zwei im Klang verschiedene Endungen zerlegt werden, auch wenn die Stämme Frei- zeichen sind. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, dass in solchen Fällen durch die Wortverbindung ein neues Wort mit einer im Klang, in der Länge, in der Betonung und im Bild eigenen Vorstellung geprägt wird. Darauf kommt es an. Was in dem erwähnten Entscheid über « Citrogell » und « Citrovin » ausgeführt wurde, trifft auch für die heutige Beklagte zu ; sie hätte - die Freizeichen- natur des Stammes « Cupro» vorausgesetzt - mit .den verfügbaren sprachlichen Mitteln leicht eine ein- oder mehrsilbige Endung erfinden können, um ein völlig ver- schiedenes Phantasie wort zu stande zu bringen. « Cupro- fil » entspricht dieser Anforderung nicht ; denn es gleicht als Ganzes seh.r der Marke « Cuprofino », zumal der Ton bei beiden Wörtern auf dem i liegt. Bei der Beurteilung der Einwendung der Beklagten, « Cuprofil » und « Cuprofino » erwecken verschiedene Vor- stellungen, jenes bedeute Kupferfaden, dieses feines Kupfer, ist zuerst zu untersuchen, auf wessen Vorstellungen es überhaupt ankommt. Die Vorinstanz hat unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes ausgeführt, dass der Eindruck entscheidend sei, der bei der Käufer- schaft der Ware anlässlich des Einzeleinkaufes erweckt werde. (Vgl. BGE 43 II S. 682; 52 II S. 167.) Darauf hat das Obergericht festgestellt, dass, aus den von der Klägerin eingereichten Rechnungen zu schliessen, die Erzeugnisse der Parteien lediglich an Weber und' Zwirner 228 Markenschutz. No 37. verkauft würden, die als Fachleute ein feineres Unter- scheidungsvermögen hätten. Allein die Rechnungen sind durch die Klägerin eingereicht worden, um zu beweisen, dass sie die Marke ausnütze, nicht um darzutun, wer als Käufer in Betracht falle. Nach der durch die Akten ausgewiesenen Hinterlegungsurkunde des internationalen Bureau's für geistiges Eigentum ist die Marke .« Cuprofino »

u. a. für Faden, Schnüre, Fasern, Filets, Bonneteriewaren, Strickwaren, Verpackungsmaterial, Matratzenmaterial be- stimmt, also für eine ganze Reihe von Erzeugnissen, die nicht an Weber und Zwirner. abgesetzt werden. Die Beklagte hat nicht dargetan, dass die Klägerin die Marke « Cuprofino » nur für einen Teil der Waren ausbeute, für die sie sie habe eintragen lassen. Die Marke « Cuprofil » der Klägerin ist ebenfalls für Kunstseide und Kunstseide- waren eingetragen worden, also teilweise auch für Erzeug- nisse, die nicht an Weber und Zwirner abgesetzt werden. Auch wenn diese Waren nicht unmittelbar an den Ver- braucher abgegeben würden, wäre nach der bundes- gerichtlichen Rechtsprechung deren Unter~cheidungsver­ mögen massgebend, nicht das der Grossisten und Zwischen- händler. (BG E 50 II S. 76 ff.) Die Vorinstanz hat übrigens selbst in zweiter Linie die Verbraucher in Betracht ge- zogen, aber beigefügt, dass diese weder « Cuprofil», noch « Cuprofino» kennen, sondern die Namen der Fabriken, «Bemberg) und « Novaseta », und dass nur diese in ihrem Gedächtnis haften. Diese Erwägung ist nicht entschei- dend; denn selbst wenn der grösste Teil des Publikums die beiden Marken nicht kennen sollte, was nicht feststeht, hätte die Klägerin doch Anspruch auf den gesetzlichen Schutz ihrer rechtsförmlich eingetragenen Marken bei dem kleinern Teil der Verbraucher, der sie kennt, und überdies ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Marken die Klägerill einmal derart einbürgern, dass der Name der Fabrik in der Vorstellung in den Hintergrund tritt. Das Bundes- gericht hat denn auch schon i. S. Konservenfabrik Ror- schach gegen Konservemabrik Lenzburg (BGE 52 II S. 167) erkannt, es komme nicht darauf an, dass die Markenschutz. No 31. 229 Erzeugnisse häufiger unter den Herkunftsbezeichnungen « Lenzburger Konserven » und « Rorschacher Konserven )) bekannt seien, als unter den streitigen Marken « Hero ) und « Coro ». Die Einzelkäuferschaft, unter der sich viele Frauen befinden, weiss entweder, dass sich Kunstseide in einem Verfahren unter Anwendung einer Kupferverbindung her- stellen lässt, oder sie. weiss es nicht. Ist es ihr bekannt, so erwecken die beiden Wortmarken in ihr denselben oder einen auffallend ähnlichen Eindruck, nämlich den von Kunstseide, die in einem solchen Kupferverfahren fabri- ziert worden ist. Da Seide und Seidengewebe nur aus Faden, Fasern hergestellt werden können, und da jeder Faden, fein, fino ist, vermag die Abweichung zwischen « fil» und « fino» nichts daran zu ändern. Weiss . die Abnehmerschaft nichts von den verschiedenen Herstel- lungsarten, s.o s,agen ihr die Marken nichts darüber und bleiben für sie reine Phantasiebezeichnungen. Bei Phan- tasiemarken ist aber mehr auf Wortbild und Wortklang abzustellen, als auf eine Bedeutung, die sich allenfalls noch daraus lesen liesse (BGE 50 II S. 76); Wortbild und Wortklang unterscheiden sich im vorliegenden Fall, wie schon ausgeführt wurde, nicht in wesentlichen Merkmalen voneinander. Die Beklagte hat darum mit gutem Grund ihre Marke «. Cuprofil» durch Anerkennung aus dem Streite zurückgezogen.

2. - Es frägt sich weiter, ob die durch Beifügung des Ausdruckes « Novaseta » geprägte Marke « Novaseta Cu- profil » sich wesentlich von der Marke « Cuprofino » unter- scheide,sodass keine Verwechslungsgefahr besteht. « No- vaseta » ist zwar nichts anderes als ein Teil der Firma der Beklagten. Wie die Vorinstanz jedoch zutreffend betont hat, ist dieser Umstand ohne Belang, weil auch die Firma geschützt werden kann, wenn sie den Anforderungen an eine Marke entspricht (BGE 43 II S. 95). Das Obergericht ist davon ausgegangen, dass der Aus- druck « Novaseta » aus dem lateinischen Eigenschaftswort novus, weiblich nova, zu deutsch neu, und dem italieni- 230 Markenschutz. N° 37. sehen Hauptwort seta, auf deutsch Seide, gebildet sei, und dass neue ~eide auf italienisch nicht Novaseta, sondern seta nuova heisse. Das ist a.us zwei Gründen nicht richtig. Einmal kann im Italienischen das Eigenschaftswort dem Dingwort vorangestellt werden oder folgen, nuova seta ist so gut richtig wie seta nuova. Sodann heisst neu auf italienisch nuovo oder auch novo (weiblich nova); nova ist sogar die volkstümlichere Form, nuova die literarische. (Vgl. Petrocchi's Wörterbuch S. X und unter « novo », das sich selbst N ovo dizionario, nicht dizionario nuovo nennt.) Novaseta ist also ein italienisches Wort und heisst auf deutsch nichts anderes als neue Seide, oder in einem Wort, Neuseide, auf französisch soie nouvelle oder nouvelle soie. Als neu kann eine Seide nur im Vergleich zu einer alten Seidengattung bezeichnet werden. Als alte Seide ist die aus dem Seidenraupengespinst hergestellte Seide anzu- sehen, die während Jahrhunderten allein bekannt war. Die Kunstseide ist erst 1883 erfunden w:orden. Neuseide ist demnach die Seide, die erst seit Kurzem bekannt ist, also eben die Kunstseide. Novaseta ist freilich nicht der technische Ausdruck der italienischen Sprache für Kunst- seide. Aber er erweckt nach der Auffassung des g.us dem italienischen Sprachgebiet stammenden Mitgliedes des Bundesgerichtes, die durch dieses geteilt wird, den glei- chen Eindruck, ohne dass der durchschnittliche Käufer eine für sich irgendwie schwierige überlegung anzustellen hätte. Das genügt, um ihn nicht als Phantasiebezeichnung zu behandeln, sondern als Sachbezeichnung, die des gesetz- lichen Markenschutzes nicht teilhaftig sein kann. Es ist auf den Entscheid des Bund~gerichtes i. So Roth gegen Klameth & eie vom 3. Oktober 1928 (BGE 54II S. 406 ff.) zu verweisen, wo die Zulässigkeit der Marke « Rachen- putzer» verneint und folgendes ausgeführt wurde: «Nach feststehender Praxis des Bundesgerichtes sind gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchG vOm Markenschutz nicht nur die eigentlichen Warennamen ausgeschlossen, sondern auch Markenschutz. No 37. ,231 solcheWortzeichen, welche auf die Beschaffenheit, Eigen- schaften, Herstellung oder Bestimmung der Ware hin" weisen, für die sie verwendet werden. (Vgl. BGE41 I 545 ; 49 II 315 ff. ; 52 II 306.) Nun entspricht es freilich den Bedürfnissen und Gepflogenheiten des Verkehrs, dass der Gewerbetreibende an vorhandene Begriffe anlehnende Wortmarken wählt, da solche, weil sie sich den in Betracht kommenden Abnehmerkreisen besser einprägen, als völlig willkürliche Neubildungen, meist schlagwort ähnliche Be- deutung als Kennzeichen für die Ware erlangen und so besonders geeignet sind, dieselbe zu individualisieren und für sie im Verkehr zu werben. Es kann daher nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestimmung der Ware genügen, um ein Wortzeichen als Marke unfähig zu machen, so jedenfalls dann nicht, wenn es sich nur um eine entfernte, erst unter Zuhilfenahme der Phantasie im Wege besonderer Ideenverbindungen erkennbare sach- liche Bezeichnung handelt. Erforderlich ist vielmehr, dass die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhange mit der Ware stehe, dass sie unnüttelbar auf eine Beziehung in einer der gedachten Richtungen schliessen lässt und infolgedessen der Eignung und Kraft, als Sonderzeichen für die Erzeugnisse eines bestimmten Produzenten zui dienen, ermangelt.» Was das Bundesgericht in Anwen-' dung dieser Grundsätze über die Marke « Rachenputzer )) für Hustenbonbons gesagt hat, trifft für die Marke (( Nova- seta ») für Kunstseide erst recht zu. Die Verwendung von Seta und nova hat zwar ein neues Wort geschaffen. Aber die Ursprünglichkeit dieses Wortes ist gering und sein Phantasiecharakter, den die Vorinstanz aus der Zusam- mensetzung von zwei Sprachen hergeleitet hat, ist in Wirklichkeit, wie gezeigt wurde, nicht vorhanden. Dagegen ist die beschreibende Natur der B.estandteile und des Ganzen in keiner Weise verborgen. ( Novaseta » enthält nicht nur eine Anspielung auf Kunstseide, sondern ist für jedermann die unmittelbare, wenn auch nicht tech- nische Bezeichnung dafür. Das Bundesgericht hat auch 232 Markenschutz. No 37. die Marke ({ Vanillette» für vanillierten Zucker nicht zugelassen, weil sie eine Sachbezeichnung enthalte, obwohl « Vanillette» nicht etwa der technische Ausdruck der französischen Sprache für vanillierten Zucker ist. (BGE 28 II S. 128.) Dass der Teil « Novaseta ) der Marke « Novaseta Cupro- iil» der italienischen Sprache angehört, und nicht der Sprache, die am Sitz der Beklagten gesprochen wird, ver- schlägt nichts; denn das Italienische ist in der Schweiz neben dem Deutschen und Französischen rechtlich gleich- gestellte Landessprache, und eine Marke kann in der ganzen Eidgenossenschaft nicht geschützt werden, wenn sie sprachlich auch nur in einem Sprachgebiet und zudem kleinen Teil des Landes den gesetzlichen Voraussetzungen nicht genügt. (BGE 56 X S. 55 H.) Nach der Darstellung·d~r Beklagten son die Eintragung der Marke « Novaseta» für sich allein durch das eidge- nössische Amt für geistiges Eigentum, verweigert worden sein, da eine solche Marke beim Käufer den Eindruck erwecken könne, es handle sich um Naturseide. Da die erwähnte Verfügung des eidgenössischen Amtes für gei- stiges Eigentum jedoch nicht bei den Akten liegt, kann die Vermutung nicht zum vornherein abgelehnt werden, das Amt habe die Marke wegen ihres Charakters als Sach- bezeichnung nicht zugelassen. Wie de~ auch sei, die Anordnungen der Verwaltungsbehörden und. ihre Begrün- dungen, die einer Vorprüfung gleichkommen, sind für den Richter nicht verbindlich. In der Verwaltnngsbeschwerde- sache der Ersten Österreichischen Glanzstoffabrik gegen das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum hat das Bundesgericht in seinem BeschweI'deenlscheid ausgelülut (BGE 56 I S. 46 ff.) dass die Marke « Tragiseta » nicht eingetragen werden könne, weil das Wort Beta einfach Seide bedeute und als Marke nur in einer Zusam,men- setzung gesch ützt werden könne, die jede Verwechslungs- gefahr mit Naturseide ausschliesse. Dieser Anforderung entspricht zwar die Bezeichnung « Novaseta »; denn es MarkeIlBchutz. N° 37. 233 fällt kaum jemandem ein, dabei an Naturseide zu denken. Dagegen ist «Novaseta)i zu deutlich nach der andern Richtung ; es lässt ohne weiteres an Kunstseide denken. Aus der Unzulässigkeit des Markenschutzes für « Nova- seta» und « Cuprofil» ergibt sich sofort die Unzulässigkeit der zn~engesetzten Worlmarke « Novaseta Cuprofil ». Allerdings muss eine solche Zusamme~tzung als Ganzes beurteilt werden, wie die Vorinstanz und das Bundes- gericht i. S. Sooiete Rosskopf & Cle gegen Comptoir de vente des montres Rosskopf (BGE 38 II S. 306) erkannt haben. Dort wurde jedoch folgende Einschränkung ge- macht: « TI va sans illre d'ailIeurs que si I'un de ces ele- ments 80 dans 180 marque une influenee preponderante et en constitue la cara.cteristique, et si cet element, pour I'une . des raisons prevues par 180 loi, ne peut valablement etre employe comme marque, cette derniere devra etre declaree nulle dans son ensemble.» Im vorliegenden Falle ist das. Wort « Cuprofil)} der hauptsächliche und auffallende Bestandteil der Marke. Die beschreibende VoransteIlung von « Novaseta » ist nebensächlich und genügt auch nicht, um korrigierend den Eindruck zu verschaffen, die bean- standete Marke sei anderer Herkunft als die Marke « Cupro- fino », ja sie kann den Käufer im Gegenteil zu der An- nahme verführen, auch die mit « Cuprofino» bezeichnete Kunstseide werde bei der Beklagten hergestellt. (V gl. auch BGE 36 II S. 608.) Die Ungültigkeit- und Löschungsklage ist daher hin- sichtlich der Marke « Novaseta Cuprofil» Nr. 69,004 zu schützen.

3. - Die Klägerin macht geltend, der an sich allein schutzfähige Teil der verbleibenden Marke « Novaseta, Soie Cupro-artificielle» sei zu ihren Gunsten geschützt' nämlich das Wort « Cupro», alle andern Teile seien des- kriptiv. Die Beklagte wendet ein, der Ausdruck « Cupro» sei als Sachbezeichnung nicht schutzfähig ; sie hat es jedoch unterlassen, Widerklage auf Ungültigerklärung und LÖBChung der sogenannten Marke der Klägerin zu. erheben. 23! Markell8chutz. N0 37. Dic }'rage, ob die Bezeichnung (( Cupro ) die Sache oder das Verfahren der Herstellung wiedergebe, kann aber offen gelassen werden; denn wenn es eine Sachbezeich- .. nung wäre, wäre es auch die im Streite ligende Marke der Beklagten Nr. 69,021, die ausser dem bereits als beschreibender Natur gekennzeichneten Wort «( Novaseta )) nur die Ausdrücke «( Soie cupro artificielle )) enthält, also einen Namen für Kunstseide, die in dem sogenannten Kupferverfahren hergestellt worden ist. Nimmt man dagegen an, die \Vortmarke (e Cupro») der Klägerin sei geschützt, so unterscheidet sich die Marke «( Novaseta soie cupro artificielle ) durch keine wesentlichen Merk- male von ihr; denn das hauptsächliche Element ist (e Cupro )), die genaue Wiedergabe der Marke der Klägerin. Der Gebrauch einer \Vortmarke eines andern wird nicht dadurch erlaubt, dass Freizeichen als Bestandteile bei- gefügt ,verden ; denn die Freizeichen sind durch das Gesetz nicht für die Bezeichnung der Waren bestimmter Fabriken zugelassen worden. Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 8. April 1930 aufgehoben und die Klage, soweit sie nicht schon aner- kannt worden ist, geschützt. .

2. Demgemäss werden die. von der Beklagten am

15. Oktober 1928 und 8. Januar 1929 beim eidgenössi- schen Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Marken Nr. 69,004 Novaseta Cuprofil und Nr. 69,021 Novaseta Soie Cupro-Artificielle als ungültig erklärt, und es wird ihre Löschung im Markenregister des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum angeordnet. Muster· und Modellschutz. N° 38. VIII. MUSTER- UND MODELLSCHUTZ PROTECTION DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS 235

38. Auszug aus dem UrteU der I. ZivilabteU'IlDg vom 6. Mai 1930

i. S. Jakob Rohner A.-G. gegen I. Eühler & Oie. Für die Frage der Neuheit eines Musters kommen a.usnahmsweise auch die Verhältnisse im Ausland in Betracht, wenn es aus- schliesslich für den Absa.tz im Ausland bestimmt ist. Begriff des Bekanntseins in den beteiligten Verkehrskreisen. MMG Art. 12 Ziff. 1. A'U8 den Erwägungen :

3. - Wie das Bundesgericht am 31. Januar 1928 i. S. Alfred Bühler A.-G. gegen A.-G. Möbelfabrik Horgen- Glarus (BGE 54 II S. 58 ff.) und mit einlässlicher Begrün- dung am 29. Januar 1930 i. S. Textor A.-G. gegen Jakob Rohner A.-G. (BGE 55 II S. 71 ff.) erkannt hat, kommen für die Frage der Neuheit eines Musters grundsätzlich nur die Verhältnisse im Inland in Betracht. Daran ist im Gegensatz zu den Ausführungen der Beklagten festzu- halten. Das Bundesgericht hat jedoch schon in dem zuletzt erwähnten Entscheid die Frage aufgeworfen, ohne sie damals beantworten zu müssen, ob nicht dann eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip zu machen sei, wenn es sich um ein Muster einer schweizerischen Export- industrie handelt, das überhaupt nur im Ausland abgesetzt wird. Diese Frage ist nun zu bejahen. Da sich der Markt solcher Ware und damit auch die beteiligten Verkehrs- kreise im ausländischen Absatzgebiet befinden, wäre, praktisch gesprochen, wie das Bundesgericht ebenfalls schon betont hat, die Neuheit eines Musters überhaupt nicht mehr eine Voraussetzung des Schutzes; denn die einzige oder wenigstens hauptsächliche Möglichkeit, wegen der ein solches Muster nicht mehr neu sein könnte, fiele nicht in Betracht, wenn man ausschliesslich und ohne AB 56 n - 1930 16