Volltext (verifizierbarer Originaltext)
222
Markenschutz. N° 37.
VII. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
37. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18 Juni 1980 i. S.
J. P. Demberg Aktiengesellschaft gegen
Novaseta A.ktiengesellschaft.
M a r k e n sc hut z: Unterscheidbarkeit der Wortmarke für
Kunstseide « Cuprofil» von «Cuprofino)) durch wesentliche
Merkmale T Entscheidend sind nicht Silbenzahl und Endungs-
laut, sondern Wortlaut und Wortbild und die Vorstellungen
der Einzelverbraucher über die Bedeutung, nicht die der
Zwischenhändler. 'Unerheblichkeit des Umstandes, dass die
Waren häufiger unter andern Bezeichnungen bekannt sind, als
unter den Marken.
Art. 6 Abs. 1 und 3 MSchG.
Der Ausdruck «Novaseta)) ist eine Sachbezeichnung für Kunst-
seide. Die Beifügung einer Sachbezeichnung zu einer für sich
ungültigen Wortmarke macht diese nicht sc~utzfähig.
Art. 3 Abs. 2 MSchG.
Ungültigkeit der Marke « Novaseta soie cupro-artificielle ».
A. -
Die J. P. Bemberg A.-G. in Barmen-Ritte~hausen
liess am 7. Juli 1924-29. November 1924 in Deutschland
die für Kunstseide und Kunstseidefabrikate bestimmten
Wortmarken « Cuprofino ») unter Nr. 324,774: und « Cupro »
unter Nr. 324,775 eintragen. Diese Marken wurden am
30. Dezember 1924 beim internationalen Bureau für gei-
stiges Eigentum in Bern hinterlegt, « Cuprofino» unter
Nr. 39,738, « Cupro)) unter Nr. 39,739.
Die Novaseta A.-G. in Arbon liess beim eidgenössischen
Amt für geistiges Eigentum in Bern drei Wortmarken
ebenfalls für Kunstseide und ihre Erzeugnisse eintragen,
nämlich am 22. Oktober 1928 « Cuprofil » unter Nr. 69,005,
am 15. Dezember 1928
« Novaseta Cuprofil I)
unter
Nr. 69,004 und am 8. Januar 1929 « Novaseta, Soie Cupro-
Artificielle » unter Nr. 69,021.
Markenschutz. No 37.
223
Nach Veröffentlichung dieser drei schweizerischen Mar-
ken im Handelsamtsblatt vom 24. und 31. Januar 1929
verlangte die J. P. Bemberg A.-G. am 17. Mai 1929' von
der Novaseta A.-G., dass sie im eidgenössischen Register
wieder gelöscht werden, da das Wort « Cuprofil» sich
nicht hinreichend von der Marke « Cuprofino» unter-
scheide, um gesetzlich geschützt zu sein, und da das Wort
«Novaseta» eine Sachbezeichnung darstelle und weder für
sich, noch in Verbindung mit den andern Bezeichnungen
der Novaseta A.-G. als Marke zulässig sei. Die Novaseta
A.-G. wies das Löschungsbe'gehren, die J. P. Bemberg
A.-G. einen Vermittlungsvorschlag der NovasetaA.-G. ab.
B. -
Am 27. Dezember 1929 hat die J. P. Bemberg
A.-G. gegen die Novaseta A.-G. Klage auf Ungültigerklä-
rung und Löschung der drei im Register des Eidgenössi-
schen Amtes für geistiges Eigentum eingetragenen Marken
«Novaseta Cuprofih Nr. 69,004, «Cuprofih Nr. 69,005 und
« Novaseta, Soie Cupro-Artificielle» Nr. 69,021 erhoben.
In der Beantwortung der Klage hat die Beklagte auf die
Marke « Cuprofil» Nr. 69,005 ausdrücklich verzichtet,
jedoch mit dem Vorbehalt, damit nicht anzuerkennen,
dass sich ({ Cuprofil» von ((Cuprofino)J nicht genügend
unterscheide, um geschützt zu sein.
a. -
Das Obergericht des Kantons Thurgau als einzige
kantonale Instanz in Markenschutzsachen hat die Klage
am 8. ApriIl930 abgewiesen, soweit sie durch die Beklagte
nicht anerkannt worden war.
D. -
Gegen das Urteil des Obergerichtes hat die Klä-
gerin rechtzeitig und in der gesetzlichen Form die Berufung
an das Bundesgericht erklärt und den Antrag gesteIlt, die
Klage auf Ungültigkeit und Löschung der verbliebenen
Marken Nr. 69,004 und Nr. 69,021 sei zu schützen.
E.
Das Bunde8gericht zieht in Erwägu,ng:
1. -
Die Klage auf Ungültigerklärung und Löschung
der Marke « Cuprofil» Nr. 69,005 ist durch Verfügung
224
Ma.rkenschutz. N° 37.
der Beklagten anerkannt worden und somit noch vor der
Fällung des angefochtenen Entscheides aus dem Streite
• gefallen. Deshalb hat die Vorinstanz nicht mehr unter-
sucht, ob sich diese Marke « Cuprofil» der Beklagten
durch wesentliche Merkmale von der früher eingetragenen
« Cuprofino)) der Klägerinabhebe, wie Art. 6 Abs. 1 des
Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und
Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren
und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September
l890 es verlangt. Da das Wort « Cuprofil » jedoch auch
einen Bestandteil der noch im Streite liegenden Marke
« Novaseta Cuprofil » bildet, und da der andere Bestandteil
dieser Marke, das Wort « Novaseta. », wie noch auszufüh-
ren sein wird, als Sachbezeichnung nicht schutzfähig ist,
empfiehlt es sich, die Frage der Zulässigkeit von « Cupro-
fil » neben « Cuprofino » dennoch zuerst zu prüfen.
Die Wortmarken « Cuprofino » der Klägerin und « Cu-
profil» der Beklagten sind nicht für Erzeugnisse gewählt
worden, die nach ihrer Natur völlig verschieden sind; sie
beziehen sich im Gegenteil nach der übereinstimmenden
Auffassung der Parteien auf dieselben Waren, auf Kunst-
seide und Kunstseidefabrikate. Art. 6 Abs. 3 MSchG, der
ausnahmsweise gleiche oder ähnliche Marken zulässt,
wenn es sich um gänzlich verschiedene Waren handelt, ist
daher nicht anwendbar; ja es ist sogar nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtes-bei Marken, die für Erzeug-
nisse genau gleicher Art bestimmt sind, die Unterscheid-
barkeit streng zu beurteilen. (V gl. das Urteil der I. Zivil-
abteilung vom 8. Märzl926i. S. Konservenfabrik Rorschach
gegen Konservenfabrik Lenzburg, :SGE 52 II S. 166 ff.)
Nach der Darstellung der Beklagten soll sich « Cuprofil »
deshalb genügend von « Cuprofino» unterscheiden, weil
die Wörter nicht dieselbe Silbenzahl haben und weil das
erstere auf einen Mitlaut, das zweite auf einen Selbstlaut
endet. Allein das sind für sich keine wesentlichen Merk-
male im Sinne des Art. 6 Abs. I MSchG. Wenn nur darauf
abgestellt werden dürfte, wäre es möglich, eine beliebige
Ma.rkenschutz. No 37.
225
Anzahl neuer, schutzfähiger Marken dadurch zu prägen,
dass man bereits eingetragerten, auf einen Konsonanten
endenden Marken einen Vokal anhängt, wodurch auch die
Zahl der· Silben vermehrt würde. Das Bundesgericht hat
a~er schon durch sein Urteil i. S. Christian gegen Quartier
~Ils vom 19 .. Februar 1924 erkannt, dass Endungslaut und
SIlbenzahl mcht als entscheidende Merkmale angesehen
wer~en können; denn es hat die Gültigkeit der Marke
« ~nes» neben « Genie» trotz Abweichung in jenen
Elge.nschaft~n verneint. (Vgl. BGE 50 II S. 73.) Ent-
scheIdend smd Klang und Bild einer Wortmarke (BGE
50 II S. 76), und zwar ist auf den Klang mehr Gewicht
zu legen, als auf das Wortbild. (V gl. BGE 50 II S. 78;
52 II S. 167.) Ein Wort kann anders klingen als ein
anderes und . sich von ihm doch durch Silben~ahl und
Endung unterscheiden, und es kann umgekehrt der· Ton
sehr ä~nlich, ~ie Silbenzahl und der Endungslaut aber
verschIeden sem. Das Bundesgericht hat allerdings unter
andern Merkmalen auch schon auf die Silbenzahl abge-
stellt (vgl. BGE 36 II S. 261); daraus darf jedoch nicht
geschlossen werden, dass die darin fehlende überein-
stimm~ng zwischen zwei Wortmarken schon eine genü-
gende Unterscheidbarkeit im Sinne des Art. 6 Abs. I
MSchG begründe.
Die Beklagte kann sich freilich darauf berufen, dass
auch der zweitletzte Laut verschieden ist; wenn man
vom Schlussvokal von ((Cuprofino absieht, unterscheiden
sich die Marken noch dadurch, dass die ei~e auf ein I, die
andere ~uf ein n endet. Dieser Unterschied ist jedoch un-
wesentlIch; denn die ersten sieben Buchstaben «Cuprofi.. »
machen den hauptsächlichen Teil· des Wortlautes und
des Wortbildes aus, und es ist nicht möglich, sie bei der
Aussprache zu unterdrücken. Das Bundesgericht hat die
V ~rwechlungsgefahr bei Wortmarken stets streng beur-
teIlt; so hat es keine genügende Verschiedenheit zwi-
schen den Wortmarken «Citrogen » und «Citrovin» (BGE
36 II S. 250), «Honneur» und «Bonheur» (BGE 36 II
226
Markenschutz. N° 37.
S. 428), « Hygis» und «Glygis» (BGE 47 II S. 363),
(Genes J) und « Genie» (80. a. 0.) und « Hero» und «(Coro»
(BGE 52 II S. 166) angenommen. Wenn anderseits auf
eine genügende Abweichung von «Dido)) gegenüber «Lilo»
erkannt wurde (BGE 31 II S. 738), lag der Grund darin,
dass man bei einzelnen Warengattungen -
damals han-
. delte es sich um Taschenuhren -
vom Käufer billigerweise
eine grössere Aufmerksamkeit verlangen darf. Die Gül-
tigkeit der Marke «Bursolin)) neben «Basolin)) (BGE 42 II
S. 672) wurde damit begründet, dass die Endsilbe « lin»
bei Marken für chemische und pharmazeutische Erzeug-
nisse wiederkehrt und gebräuchlich geworden ist, ohne
eine bestimmte Sache zu bezeichnen und d~ die ersten
Silben deutlich von einander abweichen.
Die Beklagte hat eingewendet, « Cuprofil » und « Cupro-
fino » hätten eine verschiedene Bedeutung und erwecken
verschiedene Vorstellungen; « Cuprofil» heisse Kupfer-
faden, « Cuprofino » feines Kupfer. Auf diese Einwendung
ist des Nähern einzutreten, denn damit wird geltend
gemacht, dass es sich nicht um reine Phantasiemarken
handle, bei denen Wortbild und Klang massgebend sind,
sondern um Marken, bei denen es auch auf die Vorstellung
ankomme.
Cuprum ist das lateinische Wort für Kupfer.
Im
Italienischen heisst Kupfer « !ame »; cupro für Kupfer
, kemmt zwar vor, ist aber ein Latinismus und nicht ge-
bräuchlich. (Petrocchi, N ovo dizionario universale della
lingua italiana.) In der deutschen und französischen
Sprache kommen cupro, cupra oder Kupro, Kupra als
Vorsilben von Bezeichnungen für Kupferverbindungen
vor. Der Gebrauch von « cupro» in Wortmarken für
Kunstseide beruht nicht auf Phantasie, sondern hängt
damit zusammen, dass bei einem der verschiedenen Ver-
fahren die' spinnfähige Lösung für die Herstellung von
Kunstseide aus mit Natronlauge behandelter Zellulose
und Kupramminhydroxyd beschaffen wird. Die Marken
« Cuprofino» und {(Cuprofil» weisen daher auf das beson-
dere Herstellun sverfahren
Markenschutz. X· 37.
227
Abgesehen von der Frage, ob der Ausdruck « Cupro »
in dieser Verwendung nicht die Sachbezeichnung für die
auf diese Weise hergestellte Kunstseide sei, kann sich die
Beklagte jedenfalls nicht darauf berufen, dass nur der
Bestandteil « fino» in der Marke « Cuprofino» schutz-
fähig sei und dass damit die Silbe « fil» in
« Cuprofil »
nichts gemeinsam habe.
Wie das Bundesgericht . am
22. April 1910 i. S. Klingler gegen Dr. H. Bleier & CIe
(BGE 36 II S. 256 ff.) gefunden hat, dürfen Wortmarken
bei der Beurteilung ihrer Unterscheidbarkeit nicht in
zwei gleiche Stämme und zwei im Klang verschiedene
Endungen zerlegt werden, auch wenn die Stämme Frei-
zeichen sind. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, dass
in solchen Fällen durch die Wortverbindung ein neues
Wort mit einer im Klang, in der Länge, in der Betonung
und im Bild eigenen Vorstellung geprägt wird. Darauf
kommt es an. Was in dem erwähnten Entscheid über
« Citrogell » und « Citrovin » ausgeführt wurde, trifft auch
für die heutige Beklagte zu; sie hätte -
die Freizeichen-
natur des Stammes « Cupro» vorausgesetzt -
mit .den
verfügbaren sprachlichen Mitteln leicht eine ein- oder
mehrsilbige Endung erfinden können, um ein völlig ver-
schiedenes Phantasie wort zu stande zu bringen.
« Cupro-
fil » entspricht dieser Anforderung nicht; denn es gleicht
als Ganzes seh.r der Marke « Cuprofino », zumal der Ton
bei beiden Wörtern auf dem i liegt.
Bei der Beurteilung der Einwendung der Beklagten,
« Cuprofil » und « Cuprofino » erwecken verschiedene Vor-
stellungen, jenes bedeute Kupferfaden, dieses feines Kupfer,
ist zuerst zu untersuchen, auf wessen Vorstellungen es
überhaupt ankommt. Die Vorinstanz hat unter Berufung
auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes ausgeführt,
dass der Eindruck entscheidend sei, der bei der Käufer-
schaft der Ware anlässlich des Einzeleinkaufes erweckt
werde. (Vgl. BGE 43 II S. 682; 52 II S. 167.) Darauf
hat das Obergericht festgestellt, dass, aus den von der
Klägerin eingereichten Rechnungen zu schliessen, die
Erzeugnisse der Parteien lediglich an Weber und' Zwirner
228
Markenschutz. No 37.
verkauft würden, die als Fachleute ein feineres Unter-
scheidungsvermögen hätten. Allein die Rechnungen sind
durch die Klägerin eingereicht worden, um zu beweisen,
dass sie die Marke ausnütze, nicht um darzutun, wer als
Käufer in Betracht falle. Nach der durch die Akten
ausgewiesenen Hinterlegungsurkunde des internationalen
Bureau's für geistiges Eigentum ist die Marke .« Cuprofino »
u. a. für Faden, Schnüre, Fasern, Filets, Bonneteriewaren,
Strickwaren, Verpackungsmaterial, Matratzenmaterial be-
stimmt, also für eine ganze Reihe von Erzeugnissen, die
nicht an Weber und Zwirner. abgesetzt werden.
Die
Beklagte hat nicht dargetan, dass die Klägerin die Marke
« Cuprofino » nur für einen Teil der Waren ausbeute, für
die sie sie habe eintragen lassen. Die Marke « Cuprofil »
der Klägerin ist ebenfalls für Kunstseide und Kunstseide-
waren eingetragen worden, also teilweise auch für Erzeug-
nisse, die nicht an Weber und Zwirner abgesetzt werden.
Auch wenn diese Waren nicht unmittelbar an den Ver-
braucher abgegeben würden, wäre nach der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung deren Unter~cheidungsver
mögen massgebend, nicht das der Grossisten und Zwischen-
händler. (BG E 50 II S. 76 ff.) Die Vorinstanz hat übrigens
selbst in zweiter Linie die Verbraucher in Betracht ge-
zogen, aber beigefügt, dass diese weder « Cuprofil», noch
« Cuprofino» kennen, sondern die Namen der Fabriken,
«Bemberg) und « Novaseta », und dass nur diese in ihrem
Gedächtnis haften. Diese Erwägung ist nicht entschei-
dend; denn selbst wenn der grösste Teil des Publikums
die beiden Marken nicht kennen sollte, was nicht feststeht,
hätte die Klägerin doch Anspruch auf den gesetzlichen
Schutz ihrer rechtsförmlich eingetragenen Marken bei dem
kleinern Teil der Verbraucher, der sie kennt, und überdies
ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Marken die Klägerill
einmal derart einbürgern, dass der Name der Fabrik in
der Vorstellung in den Hintergrund tritt. Das Bundes-
gericht hat denn auch schon i. S. Konservenfabrik Ror-
schach gegen Konservemabrik Lenzburg (BGE 52 II
S. 167) erkannt, es komme nicht darauf an, dass die
Markenschutz. No 31.
229
Erzeugnisse häufiger unter den Herkunftsbezeichnungen
« Lenzburger Konserven » und « Rorschacher Konserven))
bekannt seien, als unter den streitigen Marken « Hero)
und « Coro ».
Die Einzelkäuferschaft, unter der sich viele Frauen
befinden, weiss entweder, dass sich Kunstseide in einem
Verfahren unter Anwendung einer Kupferverbindung her-
stellen lässt, oder sie. weiss es nicht. Ist es ihr bekannt,
so erwecken die beiden Wortmarken in ihr denselben oder
einen auffallend ähnlichen Eindruck, nämlich den von
Kunstseide, die in einem solchen Kupferverfahren fabri-
ziert worden ist. Da Seide und Seidengewebe nur aus
Faden, Fasern hergestellt werden können, und da jeder
Faden, fein, fino ist, vermag die Abweichung zwischen
« fil» und « fino» nichts daran zu ändern. Weiss . die
Abnehmerschaft nichts von den verschiedenen Herstel-
lungsarten, s.o s,agen ihr die Marken nichts darüber und
bleiben für sie reine Phantasiebezeichnungen. Bei Phan-
tasiemarken ist aber mehr auf Wortbild und Wortklang
abzustellen, als auf eine Bedeutung, die sich allenfalls
noch daraus lesen liesse (BGE 50 II S. 76); Wortbild und
Wortklang unterscheiden sich im vorliegenden Fall, wie
schon ausgeführt wurde, nicht in wesentlichen Merkmalen
voneinander. Die Beklagte hat darum mit gutem Grund
ihre Marke «. Cuprofil» durch Anerkennung aus dem
Streite zurückgezogen.
2. -
Es frägt sich weiter, ob die durch Beifügung des
Ausdruckes « Novaseta » geprägte Marke « Novaseta Cu-
profil » sich wesentlich von der Marke « Cuprofino » unter-
scheide,sodass keine Verwechslungsgefahr besteht. « No-
vaseta » ist zwar nichts anderes als ein Teil der Firma der
Beklagten. Wie die Vorinstanz jedoch zutreffend betont
hat, ist dieser Umstand ohne Belang, weil auch die Firma
geschützt werden kann, wenn sie den Anforderungen an
eine Marke entspricht (BGE 43 II S. 95).
Das Obergericht ist davon ausgegangen, dass der Aus-
druck « Novaseta » aus dem lateinischen Eigenschaftswort
novus, weiblich nova, zu deutsch neu, und dem italieni-
230
Markenschutz. N° 37.
sehen Hauptwort seta, auf deutsch Seide, gebildet sei,
und dass neue ~eide auf italienisch nicht Novaseta, sondern
seta nuova heisse. Das ist a.us zwei Gründen nicht richtig.
Einmal kann im Italienischen das Eigenschaftswort dem
Dingwort vorangestellt werden oder folgen, nuova seta
ist so gut richtig wie seta nuova. Sodann heisst neu auf
italienisch nuovo oder auch novo (weiblich nova); nova
ist sogar die volkstümlichere Form, nuova die literarische.
(Vgl. Petrocchi's Wörterbuch S. X und unter « novo »,
das sich selbst N ovo dizionario, nicht dizionario nuovo
nennt.) Novaseta ist also ein italienisches Wort und
heisst auf deutsch nichts anderes als neue Seide, oder in
einem Wort, Neuseide, auf französisch soie nouvelle oder
nouvelle soie.
Als neu kann eine Seide nur im Vergleich zu einer alten
Seidengattung bezeichnet werden. Als alte Seide ist die
aus dem Seidenraupengespinst hergestellte Seide anzu-
sehen, die während Jahrhunderten allein bekannt war.
Die Kunstseide ist erst 1883 erfunden w:orden. Neuseide
ist demnach die Seide, die erst seit Kurzem bekannt ist,
also eben die Kunstseide. Novaseta ist freilich nicht der
technische Ausdruck der italienischen Sprache für Kunst-
seide. Aber er erweckt nach der Auffassung des g.us dem
italienischen Sprachgebiet stammenden Mitgliedes des
Bundesgerichtes, die durch dieses geteilt wird, den glei-
chen Eindruck, ohne dass der durchschnittliche Käufer
eine für sich irgendwie schwierige überlegung anzustellen
hätte. Das genügt, um ihn nicht als Phantasiebezeichnung
zu behandeln, sondern als Sachbezeichnung, die des gesetz-
lichen Markenschutzes nicht teilhaftig sein kann. Es ist
auf den Entscheid des Bund~gerichtes i. So Roth gegen
Klameth & eie vom 3. Oktober 1928 (BGE 54II S. 406 ff.)
zu verweisen, wo die Zulässigkeit der Marke « Rachen-
putzer» verneint und folgendes ausgeführt wurde: «Nach
feststehender Praxis des Bundesgerichtes sind gemäss
Art. 3 Abs. 2 MSchG vOm Markenschutz nicht nur die
eigentlichen Warennamen ausgeschlossen, sondern auch
Markenschutz. No 37.
,231
solcheWortzeichen, welche auf die Beschaffenheit, Eigen-
schaften, Herstellung oder Bestimmung der Ware hin"
weisen, für die sie verwendet werden. (Vgl. BGE41 I
545; 49 II 315 ff.; 52 II 306.) Nun entspricht es freilich
den Bedürfnissen und Gepflogenheiten des Verkehrs, dass
der Gewerbetreibende an vorhandene Begriffe anlehnende
Wortmarken wählt, da solche, weil sie sich den in Betracht
kommenden Abnehmerkreisen besser einprägen, als völlig
willkürliche Neubildungen, meist schlagwort ähnliche Be-
deutung als Kennzeichen für die Ware erlangen und so
besonders geeignet sind, dieselbe zu individualisieren und
für sie im Verkehr zu werben. Es kann daher nicht schon
jede Anspielung auf die Natur oder Bestimmung der
Ware genügen, um ein Wortzeichen als Marke unfähig
zu machen, so jedenfalls dann nicht, wenn es sich nur um
eine entfernte, erst unter Zuhilfenahme der Phantasie
im Wege besonderer Ideenverbindungen erkennbare sach-
liche Bezeichnung handelt. Erforderlich ist vielmehr, dass
die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhange mit
der Ware stehe, dass sie unnüttelbar auf eine Beziehung
in einer der gedachten Richtungen schliessen lässt und
infolgedessen der Eignung und Kraft, als Sonderzeichen
für die Erzeugnisse eines bestimmten Produzenten zui
dienen, ermangelt.» Was das Bundesgericht in Anwen-'
dung dieser Grundsätze über die Marke « Rachenputzer))
für Hustenbonbons gesagt hat, trifft für die Marke ((Nova-
seta ») für Kunstseide erst recht zu. Die Verwendung von
Seta und nova hat zwar ein neues Wort geschaffen. Aber
die Ursprünglichkeit dieses Wortes ist gering und sein
Phantasiecharakter, den die Vorinstanz aus der Zusam-
mensetzung von zwei Sprachen hergeleitet hat, ist in
Wirklichkeit, wie gezeigt wurde, nicht vorhanden. Dagegen
ist die beschreibende Natur der B.estandteile und des
Ganzen in keiner Weise verborgen. (Novaseta » enthält
nicht nur eine Anspielung auf Kunstseide, sondern ist
für jedermann die unmittelbare, wenn auch nicht tech-
nische Bezeichnung dafür. Das Bundesgericht hat auch
232
Markenschutz. No 37.
die Marke ({ Vanillette» für vanillierten Zucker nicht
zugelassen, weil sie eine Sachbezeichnung enthalte, obwohl
« Vanillette» nicht etwa der technische Ausdruck der
französischen Sprache für vanillierten Zucker ist. (BGE
28 II S. 128.)
Dass der Teil « Novaseta) der Marke « Novaseta Cupro-
iil» der italienischen Sprache angehört, und nicht der
Sprache, die am Sitz der Beklagten gesprochen wird, ver-
schlägt nichts; denn das Italienische ist in der Schweiz
neben dem Deutschen und Französischen rechtlich gleich-
gestellte Landessprache, und eine Marke kann in der
ganzen Eidgenossenschaft nicht geschützt werden, wenn
sie sprachlich auch nur in einem Sprachgebiet und zudem
kleinen Teil des Landes den gesetzlichen Voraussetzungen
nicht genügt. (BGE 56 X S. 55 H.)
Nach der Darstellung·d~r Beklagten son die Eintragung
der Marke « Novaseta» für sich allein durch das eidge-
nössische Amt für geistiges Eigentum, verweigert worden
sein, da eine solche Marke beim Käufer den Eindruck
erwecken könne, es handle sich um Naturseide. Da die
erwähnte Verfügung des eidgenössischen Amtes für gei-
stiges Eigentum jedoch nicht bei den Akten liegt, kann
die Vermutung nicht zum vornherein abgelehnt werden,
das Amt habe die Marke wegen ihres Charakters als Sach-
bezeichnung nicht zugelassen. Wie de~ auch sei, die
Anordnungen der Verwaltungsbehörden und. ihre Begrün-
dungen, die einer Vorprüfung gleichkommen, sind für den
Richter nicht verbindlich. In der Verwaltnngsbeschwerde-
sache der Ersten Österreichischen Glanzstoffabrik gegen
das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum hat das
Bundesgericht in seinem BeschweI'deenlscheid ausgelülut
(BGE 56 I S. 46 ff.) dass die Marke « Tragiseta » nicht
eingetragen werden könne, weil das Wort Beta einfach
Seide bedeute und als Marke nur in einer Zusam,men-
setzung gesch ützt werden könne, die jede Verwechslungs-
gefahr mit Naturseide ausschliesse. Dieser Anforderung
entspricht zwar die Bezeichnung « Novaseta »; denn es
MarkeIlBchutz. N° 37.
233
fällt kaum jemandem ein, dabei an Naturseide zu denken.
Dagegen ist «Novaseta)i zu deutlich nach der andern
Richtung; es lässt ohne weiteres an Kunstseide denken.
Aus der Unzulässigkeit des Markenschutzes für « Nova-
seta» und « Cuprofil» ergibt sich sofort die Unzulässigkeit
der zn~engesetzten Worlmarke « Novaseta Cuprofil ».
Allerdings muss eine solche Zusamme~tzung als Ganzes
beurteilt werden, wie die Vorinstanz und das Bundes-
gericht i. S. Sooiete Rosskopf & Cle gegen Comptoir de
vente des montres Rosskopf (BGE 38 II S. 306) erkannt
haben. Dort wurde jedoch folgende Einschränkung ge-
macht: « TI va sans illre d'ailIeurs que si I'un de ces ele-
ments 80 dans 180 marque une influenee preponderante et
en constitue la cara.cteristique, et si cet element, pour I'une
. des raisons prevues par 180 loi, ne peut valablement etre
employe comme marque, cette derniere devra etre declaree
nulle dans son ensemble.» Im vorliegenden Falle ist das.
Wort « Cuprofil)} der hauptsächliche und auffallende
Bestandteil der Marke. Die beschreibende VoransteIlung
von « Novaseta » ist nebensächlich und genügt auch nicht,
um korrigierend den Eindruck zu verschaffen, die bean-
standete Marke sei anderer Herkunft als die Marke « Cupro-
fino », ja sie kann den Käufer im Gegenteil zu der An-
nahme verführen, auch die mit « Cuprofino» bezeichnete
Kunstseide werde bei der Beklagten hergestellt. (V gl. auch
BGE 36 II S. 608.)
Die Ungültigkeit- und Löschungsklage ist daher hin-
sichtlich der Marke « Novaseta Cuprofil» Nr. 69,004 zu
schützen.
3. -
Die Klägerin macht geltend, der an sich allein
schutzfähige Teil der verbleibenden Marke « Novaseta,
Soie Cupro-artificielle» sei zu ihren Gunsten geschützt'
nämlich das Wort « Cupro», alle andern Teile seien des-
kriptiv. Die Beklagte wendet ein, der Ausdruck « Cupro»
sei als Sachbezeichnung nicht schutzfähig; sie hat es
jedoch unterlassen, Widerklage auf Ungültigerklärung und
LÖBChung der sogenannten Marke der Klägerin zu. erheben.
23!
Markell8chutz. N0 37.
Dic }'rage, ob die Bezeichnung ((Cupro) die Sache oder
das Verfahren der Herstellung wiedergebe, kann aber
offen gelassen werden; denn wenn es eine Sachbezeich-
..
nung wäre, wäre es auch die im Streite ligende Marke
der Beklagten Nr. 69,021, die ausser dem bereits als
beschreibender Natur gekennzeichneten Wort «(Novaseta))
nur die Ausdrücke «(Soie cupro artificielle)) enthält, also
einen Namen für Kunstseide, die in dem sogenannten
Kupferverfahren hergestellt worden ist.
Nimmt man
dagegen an, die \Vortmarke (e Cupro») der Klägerin sei
geschützt, so unterscheidet sich die Marke «(Novaseta
soie cupro artificielle) durch keine wesentlichen Merk-
male von ihr; denn das hauptsächliche Element ist
(e Cupro)), die genaue Wiedergabe der Marke der Klägerin.
Der Gebrauch einer \Vortmarke eines andern wird nicht
dadurch erlaubt, dass Freizeichen als Bestandteile bei-
gefügt,verden; denn die Freizeichen sind durch das
Gesetz nicht für die Bezeichnung der Waren bestimmter
Fabriken zugelassen worden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des
Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 8. April 1930
aufgehoben und die Klage, soweit sie nicht schon aner-
kannt worden ist, geschützt.
.
2. Demgemäss werden die. von der Beklagten am
15. Oktober 1928 und 8. Januar 1929 beim eidgenössi-
schen Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Marken
Nr. 69,004 Novaseta Cuprofil und Nr. 69,021 Novaseta
Soie Cupro-Artificielle als ungültig erklärt, und es wird
ihre Löschung im Markenregister des eidgenössischen
Amtes für geistiges Eigentum angeordnet.
Muster· und Modellschutz. N° 38.
VIII. MUSTER- UND MODELLSCHUTZ
PROTECTION DES DESSINS ET MODELES
INDUSTRIELS
235
38. Auszug aus dem UrteU der I. ZivilabteU'IlDg vom 6. Mai 1930
i. S. Jakob Rohner A.-G. gegen I. Eühler & Oie.
Für die Frage der Neuheit eines Musters kommen a.usnahmsweise
auch die Verhältnisse im Ausland in Betracht, wenn es aus-
schliesslich für den Absa.tz im Ausland bestimmt ist.
Begriff des Bekanntseins in den beteiligten Verkehrskreisen.
MMG Art. 12 Ziff. 1.
A'U8 den Erwägungen :
3. -
Wie das Bundesgericht am 31. Januar 1928 i. S.
Alfred Bühler A.-G. gegen A.-G. Möbelfabrik Horgen-
Glarus (BGE 54 II S. 58 ff.) und mit einlässlicher Begrün-
dung am 29. Januar 1930 i. S. Textor A.-G. gegen Jakob
Rohner A.-G. (BGE 55 II S. 71 ff.) erkannt hat, kommen
für die Frage der Neuheit eines Musters grundsätzlich nur
die Verhältnisse im Inland in Betracht. Daran ist im
Gegensatz zu den Ausführungen der Beklagten festzu-
halten. Das Bundesgericht hat jedoch schon in dem
zuletzt erwähnten Entscheid die Frage aufgeworfen, ohne
sie damals beantworten zu müssen, ob nicht dann eine
Ausnahme vom Territorialitätsprinzip zu machen sei,
wenn es sich um ein Muster einer schweizerischen Export-
industrie handelt, das überhaupt nur im Ausland abgesetzt
wird. Diese Frage ist nun zu bejahen. Da sich der Markt
solcher Ware und damit auch die beteiligten Verkehrs-
kreise im ausländischen Absatzgebiet befinden, wäre,
praktisch gesprochen, wie das Bundesgericht ebenfalls
schon betont hat, die Neuheit eines Musters überhaupt
nicht mehr eine Voraussetzung des Schutzes; denn die
einzige oder wenigstens hauptsächliche Möglichkeit, wegen
der ein solches Muster nicht mehr neu sein könnte, fiele
nicht in Betracht, wenn man ausschliesslich und ohne
AB 56 n -
1930
16