24_II_700

81. Urteil vom 15. Oktober 1898 in Sachen Hediger & Cie. gegen Eichenberger & Cie. Markenschutz, Verwendung einer Marke für Cigarren bestimmter Form durch die Kläger und für solche anderer Form durch die Beklagten ist letzteres unstatthaft? Gleiche oder andere Waare? — Tragweite des Markenschutzes. — Verzicht auf eine Marke durch den Beklag¬ ten, erklärt vor Einleitung des Prozesses; Wirkung, speziell für die Vernichtung derselben (Art. 32 Markenschutzgesetz) Verpflichtung zu Schadenersatz; Voraussetzungen, Mass. — Publikation des Urteils? A. Durch Urteil vom 15. Juni 1898 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau erkannt:

1. Den Beklagten ist die Weiterführung der Marke Telephon unter¬ sagt und die Eintragung dieser Marke im Markenregister zu löschen.

2. Mit dem Begehren um Untersagung der Weiterführung der Marke Delicadeza werden die Kläger abgewiesen.

3. Mit den weitern Begehren um Vernichtung der vorhandenen Marken und Plakate, um Publikation des Urteils und um Zu¬ spruch einer Entschädigung werden die Kläger abgewiesen. B. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Mit Eingabe vom 19. Juli 1898 beantragten die Beklagten, die Klage auch hinsichtlich der Verwendung des Markenwortes Telephon für französische Cigarren (bouts) abzuweisen, und ihre Markeneintragung für bouts zu schützen. Mit Eingabe vom

21. gleichen Monats stellten die Kläger den Berufungsantrag, es seien ihre sämtlichen Klagbegehren, soweit sie sich auf die Tele¬ phon= und Jockey=Marke beziehen, gutzuheißen. In der heutigen Hauptverhandlung erneuerten die Parteian¬ wälte ihre schriftlich gestellten Berufungsanträge. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Kläger, Eichenberger & Cie., Tabak= und Cigarren¬ fabrikanten in Menziken, Kantons Aargau, hatten für ihre Ci¬ garren am 26. Mai 1891 beim eidg. Amt für geistiges Eigentum eine Marke « Telephone » und eine Marke « Delicadeza, » und am 24. April 1892 eine Marke « Jockey» eintragen lassen, und gebrauchten diese Marken seither für Cigarren deutscher Façon (sog. Kopfeigarren). Am 15. März 1898 erhoben sie beim Handelsgericht des Kantons Aargau gegen die Beklagten Klage, indem sie behaupteten, diese lassen sich seit einiger Zeit beigehen, die genannten Marken ebenfalls zu gebrauchen, und haben sogar die Marke « Telephone » am 3. Februar 1898 für Cigarren französischer Form (bouts) deponiert; sie verwenden diese Marke auf der Verpackung der Cigarrenpakete mit der allgemeinen Be¬ zeichnung « cigares » (nicht « bouts »), ebenso führen sie ein Plakat, auf welchem sie den Namen « Telephone » besonders hervortreten lassen. Diese Handlungsweise bedeute einen unbe¬ fugten Eingriff in das klägerische Markenrecht, durch den die Kläger um wenigstens 1000 Fr. geschädigt worden seien. Es werde daher das Rechtsbegehren gestellt:

1. Den Beklagten sei die Weiterführung der Marken: « Tele¬ phone », « Delicadeza » und « Jockey » zu untersagen, und die bei ihnen vorhandenen Marken dieser Sorten, sowie die sämt¬ lichen Plakate derselben, auf denen die Telephonetiquette figuriere (auch diejenigen der Kunden), seien zu zerstören.

2. Die Eintragung der (beklagtischen) Marke « Telephone» im Markenregister sei zu löschen.

3. Die Beklagten seien zu verfällen, den Klägern eine Ent¬ schädigung von 1000 Fr. (richterliche Feststellung vorbehalten) zu bezahlen.

4. Es sei den Klägern zu gestatten, das Urteil auf Kosten der Beklagten in der „Neuen Zürcher Zeitung, den „Basler Nachrichten“ und im „Bund“ zu veröffentlichen. In einem Nachtrag zur Klage erhöhten die Kläger ihre Ent¬ schädigungsforderung auf 2000 Fr. Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage: bezüglich der Marke « Telephone », weil die Kläger diese Marke aus¬ drücklich nur für Cigarren deutscher Form deponiert haben, sie ihnen daher nur für diese Form zustehe, die Beklagten aber ihre Marke nur für bouts (Cigarren französischer Form) haben ein¬ tragen lassen und nur für diese thatsächlich verwenden; bezüglich der Marke « Delicadeza », weil das ein längst bekannter und verwendeter Eigenschaftsname sei, der nicht als schutzfähig gelten könne, und der zudem von den Beklagten nur noch für Cigarren in Brissagoform verwendet werde, während die Kläger auch unter diesem Namen bisher nur Cigarren deutscher Façon verkauft haben; bezüglich der Marke « Jockey» endlich, weil die Be¬ klagten auf deren Führung schon vor Beginn des Prozesses ver¬ zichtet, und von dieser Marke nur eine so kleine Quantität ver¬ kauft haben, daß sie gar nicht in Betracht falle.

2. Die Beklagten haben das Fundament der von den Klägern erhobenen Markenschutzklage insoweit unangefochten gelassen, als behauptet wird, die von ihnen verwendete Marke « Telephone » sei so gebildet, daß sie sich nicht durch wesentliche Merkmale von der klägerischen Telephonmarke unterscheide, und in der That kann denn auch nach den in der bundesgerichtlichen Entscheidung in Sachen Eichenberger & Cie. gegen Liewen vom 9. April 1897 (Amtl. Samml., Bd. XXIII, S. 644 Erw. 5 ff.) enthaltenen Ausführungen über die Bedeutung der zu gewerblichen Unter scheidungszeichen verwendeten sprachlichen Elemente nicht in Ab¬ rede gestellt werden, daß die Telephonmarke der Beklagten, wegen der Verwendung des Wortes « Telephone », eine nach den Grund¬ sätzen des Markenrechtes unstatthafte Nachahmung der klägerischen Telephonmarke enthält. Die Beklagten behaupten jedoch, daß die Unterscheidbarkeit der beiden Herkunftszeichen für die Beurteilung der vorliegenden Klage gar nicht in Frage komme, weil sie ihre Marke nur für einen Artikel verwenden, für welchen die Kläger das Recht zur ausschließlichen Verwendung der Telephonmarke nicht erworben haben.

3. Frägt es sich also, ob eine Kollision aus dem Grunde nicht bestehe, weil die beiden einander gegenüberstehenden Marken sich auf verschiedene Kategorien von Waren beziehen, so ist zu bemerken: Im Unterschied von der Geschäftsfirma, welche eine Bezeichnung des Handels= und Gewerbetreibenden selbst ist, und daher, wenn sie als Fabrik= oder Handelsmarke verwendet wird, ihm von vornherein für alle Waren, die er in Verkehr bringen mag, ausschließlich zusteht, gilt das Recht auf die gewählte Marke (das in Art. 1 Ziff. 2 des Bundesgesetzes über den Markenschutz genannte Zeichen) als Alleinbezeichnungsrecht grundsätzlich nur für eine oder mehrere bestimmte Warenklassen (siehe Kohler, Markenrecht, S. 212 f.). Dementsprechend sind mit der An¬ meldung der Marke bei der Registerbehörde die Erzeugnisse oder Waren, für welche sie bestimmt ist, zu bezeichnen (Art. 12, litt. a des Markenschutzgesetzes), und versagt der laut Art. 6 Abs. 1 cit. den eingetragenen Marken gegen Nachahmungen gewährte Schutz solchen Marken gegenüber, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach von den mit jener versehenen gänzlich abweichen (Art. 6 Abs. 3 des citierten Ge¬ setzes). Wenn nun aber die Beklagten behaupten, daß zwischen den Cigarren deutscher Façon, für welche die Kläger ihre Tele¬ phonmarke verwenden, und den Cigarren französischer Form, welche die Beklagten mit dieser Marke in den Handel bringen, eine derartige Verschiedenheit bestehe, daß es sich im Sinne des Markenschutzgesetzes um eine andere Ware, bezw. um eine Ware

gänzlich abweichender Natur handle, so kann diesem Standpunkt nicht beigetreten werden. Das Gemeinsame der beiden Fabrikate ist gegenüber den Verschiedenheiten, die sie im Verhältnis zu einander aufweisen, so überwiegend, daß der Typus einer und derselben Ware durchaus gewahrt bleibt. Die von den Beklagten hervorgehobenen Verschiedenheiten stellen sich lediglich als Nuancen, wie sie ja bei vielen Verkehrsartikeln vorzukommen pflegen, dar, ohne daß sie den Charakter der Ware wesentlich zu ändern ver¬ möchten. Denn trotz der angegebenen Verschiedenheiten dienen beide Fabrikate dem gleichen Gebrauchszwecke durch ihre im Wesentlichen gleiche Beschaffenheit und Fabrikation, und sie werden deshalb im Verkehr mit dem gleichen Kollektivnamen benannt. Es sind beides Eigarren, also Artikel einer gemeinsamen Warengattung, und sie bilden auch Gegenstand eines und desselben Fabrikations= und Handelszweiges. Innerhalb des gleichen Gewerbe= und Handels¬ zweiges, wie der Tabak= und speztell der Cigarrenindustrie, bezw. des Tabak- und Cigarrenhandels, deutet aber eine bestimmte Marke auf einen bestimmten Fabrikanten oder Händler hin, und wenn daher auch zuzugeben ist, daß das kaufende Publikum die beiden in Rede stehenden Cigarrensorten wohl auseinander hält, und deshalb eine Irreführung desselben in der Weise kaum stattfindet, daß dem Raucher, welcher eine Cigarre deutscher Façon von der Marke « Telephone » kaufen will, eine solche französischer Form untergeschoben wird, so bleibt doch immerhin die Gefahr einer Täuschung in der Nichtung bestehen, daß das Publikum aus der Verwendung der gleichen, oder gleich scheinenden Marke für beide Fabrikate auf die gleiche Herkunft schließt, die mit der Marke Telephone versehenen Cigarren französischer Façon somit unter anderem auch deshalb an Absatz gewinnen können, weil sich die Marke Telephone bei dem Cigarren kaufenden Publikum bereits eines guten Rufes erfreut. Die Übertragung der Telephonmarke auf Cigarren französischer Façon ist demnach in der That ge¬ eignet, den Fabrikanten derselben den Erfolg der gewerblichen Anstrengungen seines Konkurrenten, der die gleiche Marke bisher für eine andere Sorte verwendet hat, genießen zu lassen. Eine solche Benützung des geschäftlichen Rufes eines Andern enthält aber eine illoyale Konkurrenz, deren Bekämpfung gerade im Zwecke des Markenschutzgesetzes liegt, und gegen die es sich durch die Verpönung von Markennachbildungen und Nachahmungen richtet, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die nicht ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke ver¬ sehenen gänzlich abweichen.

4. Handelt es sich aber bei der Sorte, für welche die Beklagte die nachgebildete Marke verwenden, im Sinne des Gesetzes um die gleiche Ware, wie diejenige, für welche die klägerische Marke bestimmt ist, so steht dem Verbietungsrecht der Kläger der Um¬ stand nicht entgegen, daß sie bei der Eintragung ihrer Marke angegeben haben, dieselbe sei für Cigarren deutscher Façon be¬ stimmt; denn der gesetzliche Schutz der Marke erstreckt sich eben seinem vernünftigen Zwecke und seiner Natur nach von selbst nicht nur auf die besondere Sorte, für welche der Hinterleger selbst die Marke verwendet, sondern auf die gesamte Warengattung, Die Kläger wären, wie auch die Beklagten zugeben, unzweifelhaft berechtigt gewesen, bei ihrer Anmeldung zu erklären, daß sie das Markenrecht für Cigarren schlechthin verlangen; wenn sie sich aber bei ihrer Anmeldung enger gefaßt und erklärt haben, ihre Marke sei für Cigarren deutscher Façon bestimmt, so darf daraus nach allgemein anerkannter Auslegungsregel nicht geschlossen werden, daß sie ein Verbietungsrecht bezüglich der Verwendung dieser Marke für andere Cigarrensorten nicht beanspruchen, also des Markenschutzes nicht in dem vollen Umfange, in welchem das Gesetz ihn an die thatsächlich erfolgte Eintragung knüpft, teil¬ haftig werden wollten. Von dieser Auffassung ist denn auch offen¬ bar die Registerbehörde ausgegangen, indem sie in der Publikation der klägerischen Marke als Bestimmung derselben einfach die Ver¬ wendung für Cigarren schlechthin bezeichnete.

5. Da nach dem Gesagten die Verwendung der Telephonmark durch die Beklagten eine Verletzung des klägerischen Markenrechts enthält, ist den Beklagten somit die Weiterführung dieser Marke zu untersagen. Bezüglich der Marke Delicadeza ist die Klage nicht mehr aufrecht erhalten, und was die Marke Jockey betrifft, so haben die Beklagten nicht bestritten, daß sie eine unerlaubte Nachahmung der klägerischen Jockey=Marke enthalte, sondern sich der Klage gegenüber lediglich darauf berufen, daß sie auf deren

Führung bereits vor dem Prozesse verzichtet haben. Mit dieser Erklärung, bei welcher die Beklagten zu behaften sind, fällt aller¬ dings das Rechtsbegehren, es sei den Beklagten die Weiterführung der Marke Jockey zu untersagen, als gegenstandslos dahin, nicht aber die wegen Nachahmung dieser Marke gestellte Schadenersatz¬ forderung, und ebensowenig das Begehren um Vernichtung der Marke. Gemäß Art. 32 des Markenschutzgesetzes ist dieses letztere Begehren sowohl mit Bezug auf die Marke Telephone als die Marke Jockey begründet, da beide Marken eine unerlaubte Nach¬ ahmung der entsprechenden klägerischen Warenbezeichnungen ent¬ halten. Für die von den Beklagten aufgestellte Behauptung, daß nach Art. 32 cit. die Vernichtung nur im Strafprozesse zu ver¬ fügen fei, spricht weder der Wortlaut noch die Absicht dieser Ge¬ setzesbestimmung. Dagegen bezieht sie sich allerdings nur auf diejenigen Gegenstände, welche zu einer eigentlichen Markenrechts¬ verletzung geführt haben, und fallen daher in casu nur die Marken, d. h. die auf der Umhüllung der Ware angebrachten Zeichen, darunter, und nicht auch die Plakate der Beklagten, auf welchen das klägerische Warenzeichen nachgebildet ist. Denn als Markenrechtsverletzung im Sinne des Bundesgesetzes gilt, wie das Bundesgericht in ständiger Praxis festgehalten hat, nur die rechts¬ widrige Anfertigung oder Benutzung von Zeichen, die zum An¬ bringen auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung verwendet werden, während Manipulationen anderer Art, die zu einer Täu¬ schung über den Ursprung der feilgebotenen Ware führen können, wie Außerungen in Prospekten, Reklamen und Plakaten, auch wenn sie rechtswidrig sind, keine Verletzung des Rechts des Marken¬ inhabers auf den ausschließlichen Gebrauch der Marke als solcher enthalten. Das Begehren, daß die Vernichtung auch auf die Pla¬ kate der Beklagten ausgedehnt werde, ist demnach abzuweisen.

6. Die Klage auf Ersatz des Schadens, der durch die Marken¬ rechtsverletzung verursacht worden ist, setzt außer der objektiven Rechtswidrigkeit ein Verschulden voraus. Ein solches muß aber, im Gegensatz zu der Auffassung der Vorinstanz, bei den Beklagten als vorhanden angenommen werden. Zugestandenermaßen haben sie die Marke Telephone der Kläger gekannt. Wenn sie als Konkurrenten der Kläger die gleiche Phantasiebezeichnung für ihre Produkte verwendeten, so mußten sie sich die Frage vorlegen, ob sie damit nicht in das Markenrecht der Kläger eingreifen, und sie durften sich nicht leichthin dabei beruhigen, daß ja die Ver¬ wendung der Marke für eine andere Cigarrensorte geschehe, da ihnen bei einiger Überlegung nicht entgehen konnte, daß trotz dieser Verschiedenheit der Fabrikate die Verwendung der klägerischen Marke dennoch geeignet sei, den Klägern Schaden zu verursachen; wie denn übrigens kaum anzunehmen ist, daß die Beklagten aus einer andern Veranlassung darauf gekommen seien, gerade die Be¬ zeichnung Telephone für ihre Cigarren zu wählen, als eben deshalb, weil sie sich infolge ihrer Verwendung durch die Kläger bereits in Raucherkreisen gut eingebürgert hatte. Auch der Um¬ stand, daß die klägerische Marke zur Verwendung für Cigarren schlechthin, nicht etwa bloß für Cigarren deutscher Façon, vom eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum publiziert worden war, mußte den Beklagten ernstliche Bedenken über die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungsweise einflößen. Indem sie hierauf keine Rücksicht nahmen, sondern glaubten, ohne weiteres davon ausgehen zu dürfen, den Klägern stehe ihre Marke nur für Cigarren deutscher Façon zu, stützten sie sich nicht auf einen „guten“ Glauben. Ihre Handlungsweise war nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv widerrechtlich, denn sie beruhte auf dem dolus eventualis, die Marke für sich zu verwenden auch für den Fall, daß sie damit in die Rechtssphäre der Kläger eingreifen. Die Beklagten sind daher diesen für den verursachten Schaden verantwortlich. Da das Markenschutzgesetz über das Maß des Schadenersatzes keine besondern Bestimmungen enthält, greift hier Art. 51 O.=R. als lex generalis ein, wonach Art und Größe des Schadenersatzes nach freiem richterlichem Ermessen festzusetzen ist. Ein auch nur annähernd genauer Schadensnachweis ist nun nicht erbracht, und der Natur der Sache nach auch nicht möglich gewesen; da aber die Verwendung der klägerischen Marke durch die Beklagten eignet war, bei den Abnehmern den Schein zu erwecken, als die damit bezeichnete Ware der Beklagten von den Klägern her¬ rühre, so ist nicht zweifelhaft, daß dadurch den Klägern ein Schaden entstanden sei, wenn derselbe auch mit Rücksicht darauf nicht hoch anzuschlagen ist, daß die Beklagten die Marke immer¬

hin für eine verschiedene Sorte verwendet haben. Für die Schadenersatzklage kommt ferner die Verwendung der Marke Jockey in Betracht, auf welche die Beklagten vor Anhebung des Prozesses verzichtet haben; indessen kann auch wegen der Führung dieser Marke der Schaden der Kläger nicht erheblich gewesen sein, da die Beklagten dieselbe nur kurze Zeit gebraucht haben. In Erwä¬ gung dieser Umstände erscheint es angemessen, den Schaden, welchen die Kläger durch die Markenrechtsverletzung der Beklagten erlitten haben, im ganzen auf 50 Fr. festzusetzen.

7. Was endlich das Begehren der Kläger um Publikation des Urteils anbetrifft, so ist der Entscheid darüber gemäß Art. 32 des Markenschutzgesetzes in das freie Ermessen des Richters gestellt; eine hinreichende Veranlassung, demselben zu entsprechen, liegt in casu umsoweniger vor, als auf Begehren der Kläger die Ver¬ nichtung der noch vorhandenen, das klägerische Markenrecht ver¬ letzenden Marken der Beklagten angeordnet wird, und daher eine Gefahr künftiger Verwechslungen als ausgeschlossen erscheint. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung der Beklagten wird als unbegründet, diejenige der Kläger dagegen dahin als begründet erklärt, daß die Beklagten zur Bezahlung einer Entschädigung von 50 Fr. an die Kläger verpflichtet werden, und dem Begehren der Kläger, daß die Ver¬ nichtung der beklagtischen Marken Telephone und Jockey ange¬ ordnet werde, entsprochen wird. Im übrigen wird das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Aargau, vom 15. Juni 1898, bestätigt.