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Markenschutz. N° 60.
V. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
60. t1rteil der I. Zivilabtellung vom 13. J'UDi 1921
i. S. Herder gegen Schweiz. Kesserschmiedemeisterverba.nd.
M a r k e n r e c h t: Nichtigkeitseinrede im Nachahmullgs-
prozess. Grundsatz der Priorität früheren Gebrauches.
Kriterien der genügenden Unterscheidbarkeit (Art. 6
MSchG); Verneinung derselben mit Bezng anf die Marke
der Beklagten gegenüber der 4 Pik-Ass »-Marke der Klägerin.
Begehren um Urteilspnblikation.
.
A. -
Die klägerische Firma Friedrich Herder Abr.
Sohn, die in Solingen die Fabrikation von Solinger Klin-
gen, Messern, Scheren, Schneidewerkzeugen usw. und den
Handel mit denselben betreibt, hat am 3. Mai 1875 als
Fabrik- und Warenzeichen folgende, von ihr als « Pik-
Ass» bezeichnete Marke tunter Nr.3999 in das deut-
sche Markenregister eintragen, und die Eintragung seit-
her periodisch erneuern lassen. Dieselbe Marke ~
hat
sie so dann am 18. Juni 1918 unter Nr. 42,044 auch im
Schweiz. Register der Fabrik- und Handelsmarken für
folgende Waren hinterlegt: Messer, Scheren und Schneide-
werkzeuge sowie Spachteln, Sägen, Beitel, Hobeleisen.
Beile, Hauer, Hämmer, Zangen, Kistenöffner, Hieb- und
Stichwaffen, Gabeln, Löffel, Korkzieher und Nussbrecher.
Die beklagte Einkaufsgenossenschaft des Schweizer.
Messerschmiedemeisterverbandes hatte ihrerseits am
6. Juni 1917 im Schweiz. Markenregister unter Nr. 40,028
für Messerschmiedewaren, Rasierapparate und Rasier-
geräte nachstehende Marke eintragen lassen;
•
(tss.
B. -
Durch die Führung dieser Marke seitens der Be-
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klagten fühlt sich die Klägerin in ihren Rechten verletzt.
Sie verlangt daher, nachdem aussergerichtliche Schritte
zu keinem Ziele geführt haben, mit der vorliegenden
Klage, dass die Beklagte verpflichtet werde, ihre Marke
NI'. 40,028 im Markenregister löschen zu lassen, sowie
dass ihr untersagt werde, das II eingetragene Pik-Ass-
» Zeichen im Geschäftsverkehr überhaupt und speziell
» beim Vertrieb ihrer Messerschmiedewaren, Rasier-
)} apparate und Rasiergeräte zu gebrauchen; }} ferner stellt
die Klägerin das Begehren, sie sei « für berechtigt zu er-
» klären, das Urteil je ein Mal auf Kosten der Beklagten
» im Schweizer. Handelsamtsblatt und in der Neuen
» Zürcher Zeitung zu publizieren. l)
C. -
Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt,
und eventuell verlangt, es sei ihr das Recht einzuräumen,
die noch auf Lager befindliche Ware abzusetzen.
D . ...,- Durch Urteil vom 23. September 1920 hat das
Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage gänzlich
abgewiesen, indem es die Verwechslungsmöglichkeit der
angefochtenen Marke mit derjenigen der Klägerin ver-
neinte.
E. -
Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung
an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag auf Gut-
heissung der Klage in vollem Umfange.
Das Bundesge1'icht zieht in Erwägung:
1. -
Die von der Beklagten in erster Linie gegenüber
der klägeris~hen Marke erhobene Nichtigkeitseinrede
ist nach der Praxis des Bundesgerichts zwar im Nach-
ahmungsprozesse zulässig, und sie darf insbesondere auch,
wie es hier der Fall ist, damit begründet werden, dass
die angefochtene Marke der älteren Marke eines Dritten
täuschend ähnlich sei und daher dessen Markenrecht ver-
letze (vgl. AS 30 II Nr. 76 Erw. 3 f.; 35 II Nr. 42 Erw. 4) .
Materiell aber erscheint die Einrede schon deshalb als
unbegründet, weil nach der Eintragung der in Frage
kommenden Marke Nr. 197,840 der Firma Joseph Allen
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& Sons im englischen Markenregister zu schliessen diese
Marke sich von derjenigen der Klägerin genügend unter-
scheidet und beide nebeneinander des Markenschutzes
teilhaftig sein können; denn während die englische Marke
aus der Kombination einer Herzfigur mit einer Pistole
besteht, stellt sich diejenige der Klägerin als ein « Pik-
Ass)) dar, und ist seit Jahren als Pik-Ass-Marke eingeführt
und im Handel bekannt geworden. Letztere Marke ist
übrigens tatsächlich neben derjenigen der Firma Joseph
Allen & Sons in das englische Markenregister aufgenom-
men worden; ob mit dem Einverständnis (auf welches
der Vormerk: « by consent)) hindeuten soll), oder ohne
dasselbe, kann dahingestellt bleiben. Von einem Priori-
tätsrecht jener englischen Markeninhaberin gegenüber
der Kläaerin kann deshalb nicht die Rede sein, wie denn
b
_
•
•
auch die
Beklagte nicht etwa widerklagewelse dIe
Löschullg der klägerischen Marke verlangt hat.
Dass aher, abgesehen VOll der Konkurrenz der klägeri-
schen Marke mit jener englischen Marke, das Markenrecht
der Klägerin demjenigen der Beklagten vorgeht, obschon
deren Marke vorher in das schweiz. Markenregister ein-
getragen '\vurde, und die Klägerin daher zur Erheb~n~
der Nachahmungsklage gegenüber der Beklagten legItI-
miert ist, ergibt sich ohne weiteres aus der Erwägung,
dass der Nachweis des früheren Gebrauchs einer Marke
trotz späterer Eintragung derselben die Vermutung. d~s
besseren Rechts begründet, und der Grundsatz der PnorI-
tät früheren Gebrauchs auch denjenigen im Ausland um-
fasst (vgI. AS 43 II Nr. 15 und die do~igen .. Zit~te);
denn es steht aktenmässig fest, dass dIe klagensche
Marke in Deutschland jahrelang vor Eintragung derjeni-
gen der Beklagten verwendet worden ist. Es k.?m~t
deshalb nichts darauf an, ob die Marke der Klagenn
auch in der Schweiz bekannt gewesen sei. Die Beklagte
hat freilich noch eingewendet, die Klägerin habe die
im schweizerischen Register eingetragene Marke bisher
überhaupt nur als Teil einer aus ihr und zwei gekreuzten
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Schlüsseln bestehenden Kombinationsmarke gebraucht,
sodass ihr der Schutz nur auf das Ganze in der Kombina-
tion zustehe. Allein diese Auffassung ist rechtsirrtüm-
lich : der gesetzliche Schutz erstreckt sich nur auf die
Marke selber, nicht auf unwesentliche Zutaten; auch
die Prämisse trifft aber nicht zu, da die Klägerin deI!
Nachweis erbracht hat, dass sie ihr eingetragenes Waren-
zeichen als solches seit Jahren für Messer, Scheren und
dergleichen benutzt.
2. - Es fragt sich daher, ob in der Marke der Beklagten
eine unerlaubte Nachahmung derjenigen der Klägerill
im Sinne von Art. 24 litt. a MSchG zu erblicken sei; das
hängt nach Art. 6 leg. cit. davon ab, ob jene Marke sich
in hinlänglichem Masse von dieser unterscheide, oder ob
sie nicht, « als Ganzes betrachtet, leicht zu einer Ver-
wechslung Anlass geben » könnte, wobei es insbesondere
auf die durch die Marke erweckte Vorstellung von der
Herkunft der Ware ankommt (vgl. AS 39 II S. 355). Ent-
gegen der Auffassung der Vorillstanz ist nun davon aus-
zugehen, dass die klägerische Marke offensichtlich ein
« Pik-Ass)1 und nicht etwa ein anderes Zeichen darstellt,
und dass sie im Ursprungslande von jeher als Pik-Ass-
Marke aufgefasst worden ist. Auch die Marke der Be-
.klagten präsentiert sich aber als ein Pik-Ass, und prägt
sich als solches in das Gedächtnis ein. Der Umstand, dass
das Bild hier in doppelter und etwas vergrösserter Aus-
führung erscheint, ist markenrechtlich unerheblich, und
bildet kein genügendes Unterscheidungsmerkmal (vgI.
AS 39 11 S. 355 f.; 43 11 S. 682 1.). Das Nämliche ist
aber auch von dem Worte « Ass » zu sagen, das zwischen
die beiden Pik-Ass-Zeichen hineingefügt ist, und nach
der Meinung der Vorinstanz als die « Hauptsache, das
eigentliche Merkmal der Marke », anzusehen ist. Dieser
Auffassung lüsst sich nicht beipflichten. weil im Wort
« Ass) kein neues, markenrechtlich in Betracht fallendes
Element, sondern lediglich eine Verdeutlichung des
schon durch das Bild erweckten Begriffs liegt, welche
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infolgedessen am Gesamteindruck, der nach ständiger
Praxis des Bundesgerichts für die Beurteilung der Ver-
wechslungsfähigkeit ausschlaggebend ist, nichts zu ändern
vermag. Durch den Zusatz « Ass» wird vielmehr das.
kaufende Publikum in der Annahme bestärkt, dass es sich,
gleich wie bei der klägerischen Marke, um die « Pik-Ass-
Marke» handle, ein neuer, origineller Gesamteindruck
also jedenfalls nicht erzeugt. Hierin unterscheidet sieh
der vorliegende Fall deutlich von dem letzthin in ent-
gegengesetztem Sinne entschiedenen Fall «Amidon Remy»
(AS 4G II Nr. 35), indem dort den Inschriften der kon-
kurrierenden -Marken selbständige Bedeutung zukam
und das figürliche Element in den Hintergrund trat.
Auch mit der Erklärung, welche die Beklagte im Pro-
zess dafür, dass sie auf das Wort « As» verfallen sei,
gegeben hat, dass sie nämlich, da die verdientesten
französischen Flieger im Weltkrieg als « As » bezeichnet
wurden, auf eine besonders gute Qualität der Ware habe
hinweisen wollen, ist nichts gewonnen. Denn die Bedeu-
tung des Wortes « As » ist hier insofern die gleiche, wie
beim Kartenspiel, als damit, wenigstens nach franzö-
sischem Sprachgebrauch, der Erste einer ganzen Reihe
bezeichnet wird (as, as des as): Allein der Umstand, dass
die beklagtische Marke das Wort Ass in der deutschen
Schreibweise aufweist, trotzdem auf Deutsch Flieger
kaum als « Asse »bezeichnet werden, sowie die Tatsache,
dass die Beklagte ähnliche Marken mit den übrigen Spiel-
kartenzeichen hat eintragen lassen, zeigen, dass sie in
Wirklichkeit, wie die Klägerin, die streitige Marke ein-
fach dem Kartenspiel entnommen hat. Wie dem aber sei,
muss nach dem Gesagten und in Anbetracht des durch-
schnittlichen Unterscheidungsvermögens der Abnehmer
angenommen werden, dass die Marke der Beklagten,
als Ganzes betrachtet, leicht zu Verwechslungen mit der-
jenigen der Klägerin Anlass geben kann, zumal da beide
Marken zur Bezeichnung gleichartiger Waren dienen;
ein markenrechtlich wesentliches, die verschiedene Her-
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kunft der Waren kenntlich machendes Unterscheidungs-
merkmal besteht entgegen der Auffassung der Vorinstallz
nicht. Hieran kann auch die Berufung der Beklagten
auf den Bestand anderer, angeblich der klägerischen
ähnlicher deutscher Marken selbstverständlich nichts
ändern; übrigens hätte eine Verwechslungsmöglichkeit
nur bei dem Warenzeichen Nr. 218,783 der Firnla
G. Brucklacher in Berlin, das jedoch unbestrittener-
massen gelöscht worden ist, in Frage kommen können.
3. -
Das erste, auf Löschung der beklagtischen Marke
Nr. 40,028 im schweizerischen Markenregister gerichtete
Klagebegehren ist darnach zuzusp'-echen. Ebenso hat
die Klägerin Anspruch darauf, dass gemäss Klage-
begehren 2 der Beklagten untersagt werde, die genannte
Marke im Geschäftsverkehr weiterhin zu gebrauchen;
es rechtfertigt sich nicht, die Beklagte als berechtigt zu
erklären. die mit der als ungültig erklärten Marke ver-
sehenen. auf Lager befindlichen Waren noch abzusetzen.
Endlich ist angesichts der Umstände auch dem Begehren
um je einmalige Veröffentlichung des Urteils auf Kosten
der Beklagten im Schweizerischen Handelsamtsblatt und
in der Neuen Zürcher Zeitung zu entsprechen, immerhin
in der Meinung, dass nur das Dispositiv des Urteilspubli-
ziert werden solL
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird als begründet erklärt und damit,
in Abänderung des Urteils des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 23. September 1920, die Klage in
vollem Umfange gutgeheissen.