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98 Markenschutz; N° 1&. suiv.). A jortiori en est-il ainsi lorsque la raison est em- ployee comme marque, c'est-a-dire comme signe distinctif qui ne peut remplir la fonction qui lui est assignee par la loi que s'il est empreint d'originaIite. D'ailleurs le Tribunal federal a deja juge (RO 31 I p. 509 et suiv. consid. 4) que Je fabricant qui se sert comme marque de sa raison con- sistant en son nom propre ne peut interdire a un concur- rent portant le meme nom de l'employer egalement comme marque; par identite de motifs on doit admettre que, si la raison employee comme marque contient la designation du produit et l'indication de Ja provenance,_ eHe ne confere pas a son titulaire un droit a l'usage exclusif de ces mentions, qui sont depourvues de toute originalite et sont par consequent la propriHe commune de tous les les producteurs de la meme marchandise et de la meme· Jocalite. - Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et rarret cantonal est confirme.

15. Orten der I. Zivilabteilung vom 16. Februa.r I917

i. S. Xiinkler, Beklagt;er und Widerkläger, gegen Berget,. Kläger u. WiderbekIagten. 1\1 a r k C 11 l'e c h t. Prioritätsstreit. Aufrechthaltung der Praxis, wonach die Vermutung für die wahre Berechtigung,. die dem Ersteintragenden nach Art. 5 MSchG zusteht, auch durch früheren Gebrauch im Aus I a n d e zerstört wird. (Urteil «Apollo &). Bedeutung der Markeneintragung. Universalitäts- und Nationalitätsprinzip. A. - Durch Urteil vom 2. November 1916 hat die I. Zivilkammer des Appel1ationshofes des Kantons Bern erkannt: Markenschutz. N° 15. . 99 «1. Der Beklagte Friedrich Künkler, in Mannheim,

• ist nicht befugt, das Wort « Guttalin » als Fabrik-)} und Handelsmarke oder als Bestandteil von solchen » für Putzmittel, Schmiermittel etc., zu verwenden. »2. Die unter N0 19,767 und 19,768 am 6. Dezember » 1905 im Schweiz. Markenregister auf den Nameli des » Beklagten Friedrich Künkler eingetragenen beiden »Marken sind zu löschen. »3. Der Beklagte ist verurteilt, dem Kläger wegen »Verletzung seiner Markenrechte 3000 Fr. Schaden- » ersatz zu bezahlen. » 4. Der Kläger ist berechtigt. dieses Urteil auf)} Kosten des Beklagten in drei schweizerischen Zeitungen "iJ zu publizieren. »5. Die Widerklagebegehren des Beklagten sind ab- »gewiesen.)). . . B. - Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeüIg die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf gänzliche Abweisung der Hauptklage und auf Gutheissung der Widerklage .. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. - Der Kläger ist Inhaber einer chemischen Fabrik, in Wien. der Beklagte Fabrikant in Mannheim. Beide bringen u. a. Lederputzmittel in den Handel. Für solche hat der Kläger in Oesterreich eintragen lassen: 1. am

6. August 1912 die Wortmarke « Guttalin », in weis sen Lettern auf schwarzem Grundstreiten; 2. am 19. März 1906 eine kombinierte Wort- und Bildmarke darstellend eine gelbe Scheibe mit roten Lettern und Verzierungen und der Bezeichnung « Guttalin » in gelben Lettern auf rotem Streifen. Die beiden Marken, die er auch als Etikette ver- wendet liess er sodann am 15. März 1910 unter N° 9016 und OC)1 7 in das internationale Markenregister auf- nehmen. Der Beklagte seinerseits hatte das Wort «Guttalin »

100 Markenschutz. Na 15. am 6. Dezember 1905 im eidg. Markenregister als schwe'- zerische Marke N° 19,767 u. a. für Lederfett und Lede:- gl~l1zfett eintragen lassen, und unterm selben Datum die Et.ikettenmarke No 19,768, die von geringfügigen Einzel- ~elte~ ~gesehen mit der zweiten Marke des Klägers ~beremstImmt. Diesen Eintragungen 'sind zwei solche m Deutschland vorausgegangen: am 4. Juni 1898 die des Wortes « Guttalin », am 22. November 1900 die der geschilderten Etikettenmarke. Im Prozess fordert nun jede Partei von der anderen Löschung der Eintragungen für die Schweiz und Unter- s~~ng des Gebrauches der Marken, also der Kläger Loschung der Schweizermarken 19,767 und 19,768 des ~eklagt~n, der Beklagte widerklageweise Löschung der mternatIonalen Marken 9016 und 9017 des Klägers, ferner Verurteilung zu Schadenersatz wegen Marken- nachahmung und Publikation des Urteils. Die Parteien ~eben .zu, d~ss die streitigen Marken sozusagen identisch ~md; Jede mmmt aber für sich das wirkliche Markenrecht m Anspruch auf Grund früheren Gebrauches.

2. - Soweit der Entscheid der Vorinstanz dahin geht, d~r frühere Gebrauch - seit 1894 - der Marke « Guttalin » durch den Kläger in· Oesterreich sei erwiesen h~ndelt es sich um eine Feststellung tatsächlicher Natur' dl~ ~er Nachprüfung des Bundesgerichts entzogen ist: DIe emgehenden Beweisbemängelungen, die der Beklagte vor dem kantonalen Gericht' vorgebracht und zum Teil heute wieder aufgenommen hat, fallen daher für das B~ndesgericht ausser Betracht. Denn von Aktenwidrig- kelten. kann cta.bei nirgends gesprochen werden, und eben- sowe~Ig von ~mer bundesrechtswidrigen Würdigung des BeweIsergebmsses. Das Bundesgericht hat somit die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz als richtig anzunehmen.

3. - Dagegen frägt es sich, ob der rechtliche Stand- punkt des Appellationshofes richtig sei, dass der frühere Gebrauch in Oesterreich genüge, um die Vermutung für Markenschutz. N° 15. 101 die wahre Berechtigung, die dem Beklagten -als dem Ersteintragenden in der Schweiz nach Art. 5 MSchG zusteht, zu zerstören. Vor der kantonalen Instanz scheint auch der Beklagte dieser Rechtsauffassung gewesen· zu sein, wohl gestützt auf das Urteil des Bundesgerichts· in Sachen «Apollo» (BGE 26 II 644 ff.), das auch die Vor- instanz heranzieht; doch ist er hieran nicht gebunden .. da es sich um eine reine Rechtsfrage handelt. In der Tat hat das Bundesgericht in dem angeführten Entscheide den Satz aufgestellt, auch der frühere Gebrauch im Aus- lande zerstöre die Rechtsvermutung des Art. 5 MSchG und schaffe die wahre Berechtigung. An dieser Auffas- sung hat es seither festgehalten (vergl. z. B. BGE 35 II 340 und 3G II 258); es handelt sich also um eine festste- hende Praxis. Dabei hat das Bundesgericht abgestellt auf die deklarative (nicht konstitutive) Bedeutung der Markeneintragung in der Schweiz, und weiter auf die universale Natur des Individualrechts am Warenzeichen,. auf das Universalitätsprinzip. Freilich hat es nun diesen letzteren Grundsatz seither in dem Entscheide in Sachen Ten Hope (<< Maizena }), BGE 39 II 112 ff.) verlassen. Allein dieser Entscheid, welcher ebenfalls schon bestä~ tigt worden ist (BGE 39 II 352 ff., ferner Urteil vom 4. November 1916 in Sachen Rast & Gasser c. « Singer }) Cy} bezieht sich, wenigstens unmittelbar, nicht auf die heute vorliegende, sondern auf die andere Frage, ob eine in der Schweiz eingetragene Marke· deshalb als F r e i z e ich e n anzusehen sei, weil ihr zwar nicht in der Schweiz, aber im Auslande Freizeicheneigenschaft zukomme. Dies hat das Bundesgericht, im Gegensatz zum früheren Urteil in Sachen Hediger «(Hadesi », BGE 25 II 777), verneint" und es hat sich dabei grundsätzlich auf den Boden des Territorial- oder Nationalitätsprinzipes gestellt. Es frägt sich nun, ob diese neue Praxis gemäss der heute vom Vertreter des Beklagten vertretenen Ansicht dazu führen muss, auch den im Urteil « Apollo» aufgestellten Satz zu ändern.

102 Markenschutz. N° 15.

4. - Das ist aus folgenden Gründen zu verneinen. Bei der Frage der wahren Berechtigung und des Ein- flusses des früheren Gebrauches des Warenzeichens han- delt es sich um etwas grundsätzlich anderes als bei der Frage der Freizeicheneigenschaft. In letzterer Hinsicht: hatte das Bundesgericht trotz dem Entscheide in Sachen Hediger dann stets auf die schweizerische Verkehrsauf- fassung abgestellt, wenn sich die Frage so stellte, ob eine Marke zwar im Ausland ni c h t Freizeichen sei wohl aber im Inland als solches betrachtet werde (ver~l. die im Urteil « Maizena l}, BGE 39 II 118 aufgeführten Fälle). Danach muss folgerichtig im umgekehrten Fall ebenfalls auf die schweizerische Verkehrsauffassung abgestellt werden. Schon diese Erwägung zeigt, dass für die heute streitige Frage nicht di~selben Gesichtspunkte ausschlag- gebend sind. Denn bei der Freizeicheneigenschaft kommt es auf die Ermittlung der Verkehrsauffassung an, die da und dort eine verschiedene sein kann, während hier es sich frägt, ob jemand für sich ein Markenrecht begründen könne, obschon das betreffende Zeichen schon vorher von einem anderen rechtmässig, wenn auch ohne Eintragung, benutzt worden war. Hiefür ist die Verkehrsauffassung belallglos. Vielmehr handelt es sich um die Lösung der Kollision zweier sich widerstreitender Rechte: des durch die Eintragung geschaffenen, - formellen Markenrechts und des ohne Eintragung be~tehenden Individualrechts, und so daI111, wenigstens aller' Regel nach und so gerade in casu, auch um den Einfluss des bösen Glaubens. Für den Entscheid darüber nun, welches jener zwei kollidierender Rechte das stärkere sei, ist massgebend die Bedeutung des Markeneintrages : ob er deklarativer oder kOllstilutiver Art sei. Wirkt die Eintragung konstitutiv in vollem Umfange, so begründet sie trotz entgegenste- hen den früheren Gebrauches das bessere Recht; aber auch ersl sie schafft das Recht, und die spätere Eintragung muss der früheren gegenüber weichen, selbst wenn jene auf ehwl1 liingeren tatsächlichen Gebrauch zurückblicken Markenschutz. N° 15. \ 103 kann. Umgekehrt bei der bloss deklarativen Wirkung des Eintrages, wie sie dem schweizerischen MSchG zu Grunde liegt: hier ist das durch den Gebrauch geschaffene ein- fache Individualrecht das stärkere, seine Usurpation durch Markeneintragung ist unstatthaft. Trägt aber der frühere Benützer des Zeichens selber dieses als Marke ein, so ist die Folge die, dass aus dem einfachen Individual- recht das gesteigerte Markenrecht wird; insofern, zumal also für den Strafschutz, wirkt die Eintragung natürlich auch konstitutiv. Dieser Grundsatz der Priorität früheren Gebrauches muss nun notwendig auch den früheren Gebrauch im Aus I a n d e umfassen. Das folgt unmittel- bar daraus, dass je g 1 ich e s frühere Individualrecht, auch ein im Ausland begründetes und bestehendes, stärker wirkt als die blosse Eintragung der Marke in der Schweiz, - ohne dass also der Grundsatz der Universa- lität der Marke herangezogen zu werden braucht, wie denn auch die Vorinstanz sich mit Recht durch das Urteil « Maizena » nicht' hat abhalten lassen, auf den Entscheid in Sachen « Apollo » abzustellen. Die gegenteilige Lösung würde meist, und so gerade hier, gegen den Grundsatz VOll Treu und Glauben verstossen : sie würde ermöglichen, dass jemand Hicht nur die Tätigkeit des ersten Benützers auf sich überleiten, sondern auch diesen hindern könnte, trotz jahrelanger Vorbenutzung den gesteigerten Mar- kenschutz für sich zu erwerben.

5. - Nach den Feststellungen der Vorinstanz und der in den drei in Betracht kommenden Staaten - Oester- reich, Deutschland, Schweiz -:- herrschenden Gesetzge- bung stellt sich nun die Sachlage in zeitlicher Reihen- folge wie folgt dar: Erstgebrauch durch den Kläger in . Oesterreich ab 1894, in Deutschland anno 1897; Eintra- gung durch den Beklagten in Deutschland 1898 und 1900 (diese ist für Deutschland konstitutiv, früherer Gebrauch steht ihr nicht entgegen); Eintragung durch den Kläger in Oesterreich 1902/06 (konstitutiv); Eintrag durch den Beklagten in der Schweiz ~905 (deklarativ); endlich

104 Markenschutz. N° 15. internationale Eintragung durch den Kläger 1910. Aus dem Gesagten folgt, dass der Kläger als wahrer Berech· tigter in seinem Heimatstaate Oesterreich und in der

• Schweiz erscheint, nicht dagegen in Deutschland, wäh- rend bei der umgekehrten Lösung er nur in Oesterreich . Schutz geniessen würde, der Beklagte dagegen in Deutsch- land und in der Schweiz. Beides mag bei der interna- tionalen Bedeutung der Marken, speziell im Verkehr dieser drei Staaten, nicht als allseitig befriedigende Lö- sung erscheinen; die Unzukömmlichkeiten sind aber in der Verschiedenheit der nationalen Gesetzgebung be- gründet, und wenn vom schweizerischen Standpunkte' aus eine Wahl getroffen werden muss, so ist es. richtiger, sich in Uebereinstimmung zu befinden mit. dem Staate, in dem zuerst der Gebrauch stattgefunden hat. Auf die frühere Eintragung der ersten Marke in Oester- reich kann der Kläger nicht abstellen, da er als öster- reichiseher Staatsangehöriger in der Schweiz nur Gleich- stellung mit einem schweizerischen Gewerbetreibenden geniesst, dagegen nicht für die Schweiz die konstitutive Bedeutung der Eintragung in Oesterreich geltend machen kann. (Vergl. Urteil «(Apollo » Er~. 3 und 4.) Allein die' Frage des früheren Gebrauches ist entscheidend.

6. - Auch die weiteren EinWände, die der Vertreter des Beklagten heute gegen die Lösung erhoben hat, halten nicht stich. Die praktischen Gesichtspunkte sind in der Hauptsache bereits erörtert, und auch die internationalen Umstände und das internationale Markenabkommen vom 14. April 1891/14. Dezember 1900 rechtfertigen keine andere Lösung; es wäre verfrüht, jetzt schon die mutmasslichen Kriegsfolgen in· Betracht zu ziehen.

7. - Liegt somit kein genügender Grund vor, die bestehende Praxis abzuändern, so ist das angefochtene- Urteil jedenfalls in Dispositiv 1 und 2 zu bestätigen. Die Bestimmung des Schadenersatzes so dann ist eine Ermes- sensfrage; da nicht ersichtlich ist, dass die Vorinstanz. Erfindungsscbutz. N° 16. 105> dabei irgendw~lche Rechtsgrundsätze verletzt habe, hat es auch in dieser Hinsicht bei dem kantonalen Urteil sein Bewenden, und ebenso mit Bezug auf die von der Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils. Endlich ergibt sich aus dem Gesagten die Unbegründetheit der Widerklage ohne weiteres. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bem vom 2. November 1916 bestätigt. VI. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION

16. Amt da 1a Ire Seetion civile du 17 fevrier 1917 dans la cause Gindrat, Delacha.u & Oie contre Couleru" B r e V e t d'in V e n t ion. C'est la date du brevet provi- soire qui est determinante pour la question du d r 0 i t a p pli c abI e. Une re v e nd i c at ion de brevet est assez precise lorsque, a l'aide du dessin annexe, un homme du metier peut en analyser tous les elements. La jux t apo s i t ion d'elements connus ne constitue pas une invention, il faut que le groupement de ces elements repose sur une idee creatrice et realise un progres technique. Il n'y a pas d i v u I g at ion lorsque, avant la prise de brevet, I'invention n'etait connue que d'un cercle res- treint de confidents. Consequences de la c 0 n t r e f a ~ 0 n. A. - Le 22 janvier 1907, Eugene Couleru, fabricanL d'horlogerie a La Chaux-de-Fonds, a obtenu le brevet