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.. 10 Erfindungsschutz. N° 63 . liche Tatsachen eingetreten seien nnd das Begehren der Beklagten auf Nichtigerklärung des klägerischen Patentes sich rechtfertige. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das ange- fochtene Urteil des aargauischen Handelsgericht!. vom

2. März 1916 aufgehoben und die Sache im Sinne vom Erwägung 5 hievor zu neuer Behandlung und Beurtei- lung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

63. tJrteil der I. Zinlabteilung vom 30. Juni 1916

i. S. Butz lG I'leuraheimer in liq'J Klägerin und Berufungs- klägerin, gegen 'robler lG Oie in Liq., Beklagte und Berufungsbeklagte. Prüfung'der Gültigkeit aus 1 ä n dis c her Pa te n t e durch den schweizerischen Richter im Sinne der Lösung von Prä- judiziaHragen für den von ihm zu treffenden Entseheid. - Lizenzvertrag : Auslegung dahin,dass die Patent- fähigkeit der zur Ausnützung überlassenen Erfindung zugesagt wurde. Gesetzliche Gew ährlei stungspfli eh t in diesem Sinne? Liegt in der mangelnden Patentfähigkeit gänzliche oder nur teilweise Ni c h t er füll u n g des Ver- trages? inwieweit ist der Lizeuznehmer von einer Leistungs- pflicht befreit?

1. - Durch Vertrag vom 13. Dezember 1901 hat die Klägerin, die in Zürich eine Kunstanstalt betreibt, der Beklagten, Inhaberin einer seither in liquidation getre- tenen Chokoladefabrik, « die unbedingte und ausschliess- liehe Ausnütz!lng des ihr auf die Rechnungs-Tabelle System Beer von der Schweizerischen Eidgenossenschaft erteilten Patentes N° 22,235 und der ausserdem in den Staaten Deutschland, Österreich und Ungarn angemel- deten Patente für diese Erfindung mit alI' ihren Rechten Erftndungsschutz. N° 63. : 411 verkauft.» Die in den genannten Ländern zu entrichten- den Patenttaxen sollte allein die Klägerin tragen. Für die Einräumung des erwähnten Benützungsrechtes hatte die Beklagte eine Lizenzgebühr von 50 Cts. für jede ver- kaufte Reehnungstabelle, auf alle Fälle aber für 100,000 Stück innerhalb eines Jahres, zu bezahlen. Der endgül- tige Termin zur Entrichtung der Lizenzsumme sollte erst mit dem Tage «( der Inbetriebsetzung des Verschleisses » der Rechnungstabellen beginnen und die Inbetrieb- setzung im Laufe des nächsten Jahres, 1902, geschehen. Die Beklagte wurde befugt, « das Lizenzrecbt in ihren Ländern weiter zu verkaufen », wobei sie aber der Klä- gerin die Hälfte des erzielten Reingewinnes abzutreten hatte. Anderseits wurde ihr eine solche Gewinnbeteiligung für den Fall zugesichert, dass die Klägerin « das Patent oder die lizenz eines der ihr konzessionierten Staaten» verkaufen würde. Endlich wurde bedungen, dass die Klägerin der Beklagten sofort eine gehörige Patentschrift mit allen nötigen Beilagen usw. übermitteln solle; worauf die Beklagte sie auf Kosten der Klägerin einem Patent- anwalt zur Prüfung und eventuell Ergänzung oder Ab- änderung unterbreiten würde. Der Vertrag gelangte nicht zur Ausführung, indem die Beklagte dem Begehren der Klägerin, die erforderliche Weisung für die Bestellung und Lieferung der Rechnungs- tabellen zu geben, nicht nachkam. Der Vertreter der Be- klagten äusserte nämlich auf dieses Begehren hin Zweifel an der Rechtsverbindlicbkeit des Vertrages. Am 18. De- zember 1902 setzte die Beklagte der Klägerin im Sinne von Art. 122 aOR Frist bis zum 27. Dezember an, um sich über Erlangung rechtsgültiger Patente für die im Vertrage erwähnten Länder auszuweisen. Mit Brief vom

31. Dezember 1902 erklärte sie, festzustellen, dass das schweizerische und das - nach Abschluss des Vertrages erhaltene - ungarische Patent wegen mangelnder Neuheit ungültig seien und dass weder in Deutschland noch in Österreich die Pat.entierung habe erwirkt werden können. AS 4211- 1916 28 412 I;:rflndungsschutz. N° 63. Im nunmehrigen Prozess hat die Klägerin das Begehren gestellt, die Beklagte habe ihr den aus der Nichterfüllung des Vertrages vom 13. Dezember 1901 erwachsenen Scha~ den in richterlich zu bestimmender Höhe zu ersetzen. Die Beklagte hat auf Abweisung dieses Klagebegehrens angetragen und widerklagsweise verlangt, die Klägerin habe ihr wegen Nichterfüllung des Vertrages eine ange- messene Entschädigung, mindestens 4000 Fr. zu bezahlen. Dieses Widerklagebegehren ist zur Zeit nicht mehr streitig, denn die Vorinstanz hat durch Urteil vom 25. Februar 1916 sowohl das Klage- als das \Viderklagebegehren ab- gewiesen, und die Beklagte hat dieses Urteil nicht ange~ fochten. Wohl aber hat die Klägerin vor Bundesgericht als Berufungsinstanz ihre Klageanträge erneuert.

2. - Mit der allein noch streitigen Hauptklage wird ein Schadenersatzanspruch wegen Nich ter- füllung des Lizenzvertl'ages vom 13. Dezember 1901 geltend gemacht. Die Beklagte wendet gegenüber diesem Anspruch ein, die Klägerin habe ihrerseits den Vertrag nicht erfüllt und ihn überhaupt nicht erfüllen können: Es stehe ihr nämlich kein Erfinderrecht an d~r fraglichen Rechnungs- tabelle zu, weil die angebliche Erfindung ni c h t neu sei. Somit seien das schweizerische Patent N0 22,235 und das ungarische Patent nichtig, welch' beide ,Patente die Klägerin für ihre Rechnungstabelle nur deshalb habe er- langen können, weil die schweizerische und die ungarische Gesetzgebung die amtliche Vorprüfung nicht kennen. Die Erwirkung ,des deutschen und des österreichischen Pa- tentes sodann, die der Klägerin vertraglich noch obläge, sei unmöglich wegen des in diesen Staaten bestehenden Vorprüfungssystems. Nun setze aber die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung der Klägerin zur Überlassung der «unbedingten und ausschIiesslichen Ausnützung» des schweizerischen Patentes und der andern laut Vertrag zu erwirkenden Patente voraus, dass diese Patente auch tatsächlich und zwar als rechtsbeständige erlangt würden Erfintlung,schuu. N') 63. und die fragliche Rechnungstabelle durch sie des Erfin- dungsschutzes teilhaftig sei.

3. - Diesen Einwendungen der Beklagten ist zunächst insofern beizupflichten, als das schweizerische Patent in der Tat wegen mangelnder Neuheit der Erfindung nach Art. 10 Ziffer 1 des PG vom 29. Juni 1888 an Nichtigkeit leidet. Es lässt sich in dieser Beziehung einfach auf die Erwägungen der Vorinstanz hierüber und die ihnen zu Grunde liegenden Ausführungen der gerichtlichen Exper- ten verweisen, die eine allseitige und rechtlich zutreffende Erörterung der Frage geben, namentlich auch was die neuheitszerstörende Wirkung früher veröffentlichter Pa- tentschriften anlangt. Hinsichtlich des u n gar i s c h e n P at e nt e s sodann kommt die Vorinstanz gestützt auf das Patentgesetz Ungarns. besonders dessen Art. 33, zu der Annahme, dass es aus gleichem Grunde wie das schweizerische Patent nichtig sei. In diesem Punkte unter- steht der angefochtene Entscheid keiner Nachprüfung des Bundesgerichtes, da ausländisches Recht anzuwenden ist. Das nämliche gilt, insofern im weitern die Vorinstanz bei den Pa t e n t a 11 m eId u n gen i n D e u t s chi a n d und Ö s t e r r e ich auf Grund der Akten und in An- wendung der Gesetzgebungen dieser Staaten zu dem Er- gebnisse gelangt, diese Anmeldungen seien endgültig ab- gewiesen worden und ein Patentschutz in den genannten Ländern nicht mehr erhältlich. In Betreff der Patentie- rung in allen jenen fremden Staaten ist endlich zu be- merken, dass die Vorinstanz die Grenzen ihrer Zustän- d i g k e i t nicht überschritten hat, zum mindesten nicht in einer gegen Bundesrecht verstossenden 'Weise, wenn sie sich über die Nichtigkeit des ungarischen Patentes und über die Patentunfähigkeit der angeblichen Erfin- dung in Deutschland und Österreich ausspricht. Damit greift sie nicht in die Kompetenzsphäre der in Patent- sachen zuständigen Behörden dieser Länder ein: Sie ent- scheidet keinen Anspruch, der deren Rechtsprechung untersteht, sondern löst lediglich Fragen, die für die Ent- 414 Erfindungsschutz. Ne 63. scheidung eines vom schweizerischen Richter zu beurtei- lenden Anspruches präjudiziell sind, nämlich der einge- klagten Schadenersatzforderung, weleher Einwendungen entgegengehalten werden. die der Anwendung ausländi- schen Patentrechtes rufen.

4. - Mit Recht behauptet also die Beklagte, dass die Klägerin die im Vertrage genannten vier Patente als gültige weder erwirkt habe noch je erwirken könne. Es fragt sich nun, ob darin eine Nie h te r füll u n g vertrag- licher Verpflichtungen liege, wodun* die Beklagte ihrer- seits von der Bezahlung der Schadenersatzforderung ent- bunden wird, die - infolge ihres Vertragsrücktrittes - an Stelle der vertraglichen Pflicht J;ur Bezahlung von Lizenzgebühren den Gegenstand der Klage bildet. Nach Wortlaut und Sinn des Vertrages muss diese Frage bejaht werden : Wenn die Klägerin der Beklagten «die unbe- dingte und ausschliessliche Ausnützung)) des schweizeri- schen « Patentes » und jener drei (noch nicht erwirkten) ausländischen « Patente & gegen Entgelt einräumt und zwar ({ mit all' ihren Rechten &, so kann dies nur die Meinung haben, dass damit ein eigentliches, vollgültiges L i zen z r e c h t ver s pro ehe n wird, dass also die 00- haupteteErfindung, deren Ausnützung der Beklagten über- lassen wird, wirklich eine solche sei und dass daher in den im Vertrage genannten vier Staaten unanfechtbare Pa- tente dafür erlangt werden· können. Hiernach hat die Klägerin ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht genügt, wenn sie lediglich die der fraglichen Rechnungstabelle zu Grunde liegende Idee als solche, wie sie in der (ohne Vorprüfung ausgestellten) schweizerischen Patentschrift beschrieben wird, der Beklagten zur Ausnützung über- liess, gleichgültig, ob diese Idee patentfähig sei oder nicht. Für jene strengere Auslegung sprechen ferner die Ver- tragsbestimmungen, wonach die Beklagte « das Lizenz- recht weiter verkaufen ~ kann und wonach sie sich eine genauere Prüfung des beim VertragsabsehluSI bereits er- wirkten schweizerischen Patentes vorbehält. Sodann ist Erfindungsschutz. N° 63. 415 namentlich darauf hinzuweisen, dass die Lizenzgebühr auf den hohen Betrag von 50,000 Fr. (a]s Minimum) fest- gesetzt wurde, wozu sich die Beklagte sicherlich nicht ver- standen hätte, wenn sie das Risiko hätte übernehmen müssen, in der wirtschaftlichen Verwertung des (angeb- lichen) Erfindungsgedankens mangels Patentschutzes von irgendwelchen Andern konkurrenziert oder. sogar von Patentberechtigten verhindert und ihnen schadenersatz- pflichtig zu werden. Ferner entspricht die genannte Ver- tragsauslegung auch der Natur des Lizenzvertrages, indem anzunehmen ist, dass der Lizenzgeber dem Lizenz- nehmer ordent]icherweise für den Bestand des Patent- rechts, auf das sich die eingeräumte Lizenz bezieht, im Sinne einer Gewährleistungspflicht einzustehen hat (vgL Blätter für zürcherische Rechtssprechung 2, 13 S. 193; Handelsgerichtliche Entscheidungen Bd. t 7 S. 229 ff.; und auch EB 28 11 S. 117 ff. Erwägung 5, welche Entschei- dung freilich den Verkauf, nicht die lizenzweise Über- lassung einer Erfindung betrifft; MUNK, Patentrechtliche Lizenz, S. 146 ff.; KüHLER, Handbuch des Patentrechts, S. 591 und SELIGSüHN, Kommentar zum Patentgesetz. S. 153). Nach dem vorher Gesagten aber haben sich die Parteien bei der vertraglichen Ordnung ihrer Rechtsbe- ziehungen an die normale Regelung des Verhältnisses, wie sie von Rechts wegen besteht, halten wollen. Ander- weitige Gründe, aus denen trotzdem auf einen abweichen- den VertragswiIlen zu schliessen wäre, sind nicht zu er- sehen, nament1ich nicht aus den zwischen den Parteien gepflogenen schriftlichen und mündlichen Unterhand- lungen.

5. - Hat daher die Klägerin die ihr vertraglich ob- liegende Leistung - Einräumung von Lizenzrechten an vollgültigen Patenten - nicht erfüllt, so kann sie auch ihrerseits nicht von der Beklagten Vertragserfüllung - Bezahlung der Lizenzgebühren - verlangen und es steht ihr daher der eingeklagte Sc ha den er s atz a n - s p r u c h, den sie aus der gegnerischen Nichterfüllung 416 Erfindungsschutz. N0 63. ableitet, nicht zu. Die von der Beklagten gegen ihre Zahlungspflicht erhobene Einwendung erweist sich als begründet, gleichgültig aus welcher der in Betracht kom- menden gesetzlichen Bestimmungen sie nach der Natur des streitigen Rechtsverhältnisses und den Umständen des Falles am besten hergeleitet wird: ob aus dem Art. 17 aOR (Nichtigkeit des Lizenzvertrages wegen Unmöglich- keit der Lizenzgewährung), oder aus Art. 95 aOR (Ein- rede des nicht erfüllten Vertrages), oder aus Art. 122 (Vertragsauflösung wegen N ichterfüllung),oder aus Art. 145 (Erlöschen des Vertrages wegen Unmöglichwerden der Lizenzgewährung), oder endlich aus den Grundsätzen über die Gewährleistung für verkaufte oder zur pacht- weisen Ausnützung überlassene Rechte.

6. - Nun hat freilich die Klägerin noch geltend ge- macht und heute hervorgehoben, dass sie wenigstens te i Iw eis e er füll t habe, nämlich insofern sie der Be- klagten die Idee der fraglichen Rechnungstabelle für die wirtschaftliche Ausnützung zur Verfügung gestellt und die Beklagte in den Stand gesetzt habe, die Verbreitung der Tabelle zu betreiben. Indessen liegt darin auch nieht einmal eine teilweise Gewährung des vertraglich Geschul- deten. Dieses bestand nach dem Gesagten nicht in der Bewirkung eines bloss tatsächlichen, sondern eines recht- Hehen gesicherten Zustandes. Die Beklagte hatte Anspruch darauf, das ihr die Klägerin für die beabsichtigte Aus- nützung der Rechnungstabelle als Reklamemittel die Vor- teile des Patentschutzes verschaffe, und nur diese Leistung braucht sie als wirkliche vertragliche Erfüllung gelten zu lassen. Diese Auffassung rechtfertigt sich unter allen Umständen dann, wenn man mitberücksichtigt, dass, wie auf Grund der tatsächlichen Würdigung des Vorder- richters anzunehmen ist, die Verbreitung der Tabelle ohne die Garantie des Patentschutzes für die Beklagte - wegen der Möglichkeit anderweitiger Ausnützung der Idee und von Anständen mit Patentberechtigten - die grössten Risiken und eventuell geschäftliche Schädigung zur Folge • ! , I JI Erßndtmgssehritz. N0 63. 417 gehabt hätte. Sonach bestreitet die Beklagte auch der Höhe nach mit Grund die Pflicht zur Bezahlung von Gebühren und damit die behauptete Schadenersatzpflicht.

7. - Die Frage endlich, ob die B e k 1 ag t e ihrerseits wegen Nichterfüllung des Vertrages S c h ade n e r s atz- ansprüche gegenüber der Klägerin erlangt habe, braucht nicht geprüft zu werden. Denn die Hauptklage ist schon von den obigen Erwägungen. aus abzuweisen und inso- weit der Bestand verrechenbarer Gegenforderungen der Beklagten nicht zu untersuchen; das Widerklagebegehren aber, womit die Beklagte Schadenersatz wegen Nichter- füllung des Vertrages gefordert, liegt nicht mehr im Streite. Damit entfällt im besonderen auch eine Nachprüfung der von der Vorinstanz erörterten Frage, ob die Schaden- ersatzpflicht der Klägerin auf Grund einer Nichtigkeit des Vertrages nach Art. 17 aOR gegeben sein müsse und also ein Verschulden des auf Ersatz Belangten voraus- setze oder ob die Bestimmungen über die Gewährleistung des Rechtsbestandes zutreffen und es also keines solchen Verschuldens bedürfe. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ap- pellationshofes des Kantons Bern vom 25. Februar 1916 bestätigt. OfDAG Offset-. formular- und fotodruck AG 3000 Bem