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21. Urtheil vom 4. März 1898 in Sachen Hefti gegen F. Hoffmann=La Roche & Cie. Vertrag betr. Ueberlassung eines neuen chemischen Verfahrens, das zu patentieren sein soll. — Nichterlangbarkeit des Patentes,— Unsittlichkeit des Vertrages. A. Durch Urteil vom 10. Januar 1898 hat das Appellations¬ gericht des Kantons Baselstadt erkannt: Der Kläger wird mit seiner Klage abgewiesen. B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger am 2. Februar 1898 die Berufung an das Bundesgericht erklärt und folgende Abände¬ rungsanträge gestellt:

1. Aufhebung des erst= und zweitinstanzlichen Urteils und Verfällung der Beklagten gemäß dem klägerischen Rechtsbegehren.

2. Eventuell: Anordnung einer neuen Expertise betr. Dar¬ stellbarkeit und Verwertbarkeit, sowie Höhe der Erstellungskosten des Verfahrens Hefti an Hand der übergebenen Beschreibung, auf Grund von praktischen Laboratoriumsversuchen, und mit Rücksicht auf die Möglichkeit der Zurückgewinnung des verwendeten Broms. C. In der heutigen Hauptverhandlung erneuern die Anwälte der beiden Parieien ihre Anträge. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Am 1. Juni 1896 schlossen die Litiganten einen Vertrag ab, wonach der Kläger Hefti der beklagten Firma die Beschreibung eines neuen Verfahrens zur Herstellung von kohlensauren Estern aushändigte, in der Meinung, daß das Verfahren ohne direkte Geldentschädigung in den Besitz der Firma übergehen solle, und wogegen die Beklagte sich verpflichtete, 1. das Verfahren unter ihrer Firma zur Patentierung einzureichen, etwelchen Einsprüchen von anderer Seite mit allen gesetzlichen Mitteln entgegenzutreten und die daraus erwachsenden Kosten zu ihren Lasten zu über¬ nehmen; 2. die aus dem eventuell erzielten Patentschutz sich erge¬ benden Rechte möglichst gut zu verwerten, und bei einer eventuellen Weitergabe an einen dritten oder mehrere in Übereinstimmung mit dem Kläger zu handeln; 3. von dem der Beklagten durch dieses

Patentrecht erwachsenden Nutzen an den Kläger einen Anteil von 50 % abzugeben, unter welchem Nutzen verstanden ist, entweder der durch Erschließung der Patentländer sich ergebende Rein¬ gewinn aus dem in den betr. Ländern erzielten Verkauf der Kreo¬ sot= und Gujacol=Karbonate, oder der bei einem Verkaufe an einen dritten erzielte Verkaufspreis; endlich 4. an den Kläger jährlich, solange derselbe darauf reflektiert, eine Quantität von nicht mehr als 1500 Kilogramm Kreosot und krystallisiertes Gujacol zu liefern (Art. 5 des Vertrages). Aus der dem Vertragsschlusse vorausgehenden Korrespondenz ist ein Brief des Klägers vom

12. Mai 1896 hervorzuheben, in welchem er sich über den Zweck des Vertrages gegenüber der Beklagten folgendermaßen ausspricht: ch wünschte in dieser Angelegenheit Sie in den Besitz des Patentes gelangen zu sehen, und dabei für mich nicht nur eine einmalige Entschädigung, sondern eine möglichst dauernde Beteili¬ gung am Karbonatgeschäfte herauszuholen. In einem Zusatz vom gleichen Tage (1. Juni) verpflichtete sich der Kläger, während der Vertragszeit sich der Fabrikation von kohlensauren Estern zu enthalten, und dieselben von keiner andern Firma, als der Be¬ klagten, zu beziehen. Und in einem zweiten Nachtrag vom 31. Au¬ gust 1896 verpflichtete sich die Beklagte, an Stelle der Lieferung von 1500 Kilogramm Karbonate, dem Kläger jährlich während 10 Jahren, vom 1. September 1896 an, 3500 Fr. in halbjähr¬ lichen Raten zu bezahlen, wogegen letzterer von jedem Verkauf der Fabrikate abzustehen hatte. Nach der Feststellung der Vor¬ instanz hatte die Beklagte schon früher dasselbe Fabrikat nach dem von der Firma von Haydens Nachfolger in Radbeul=Dresden erfundenen und in den Patentländern patentierten Verfahren dar¬ gestellt, und in den Ländern, welche keine Patentierung von Ver¬ fahren kennen, zum Verkauf gebraucht. Die Beklagte meldete das vom Kläger erworbene Verfahren in Deutschland zur Patentie¬ rung an, wurde jedoch vom kaiserlichen Patentamt abgewiesen, da das Verfahren nur ein Analogieverfahren sei, welches sich von dem patentierten von Haydenschen Verfahren nicht wesentlich un¬ terscheide. Auch in England wurde das Verfahren provisorisch angemeldet; eine definitive Patenterteilung erfolgte aber weder dort, noch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, welche Staaten unbestrittenermaßen allein eine Patenterteilung auf Verfahren an auswärtige Produzenten kennen. Mit Rücksicht auf die Unmög¬ lichkeit, das vom Kläger erworbene Verfahren in den Patent¬ ländern patentieren zu lassen, verweigerte die Beklagte die weitere Erfüllung des mit dem Kläger abgeschlossenen Vertrages, weil derselbe mit der Patentverweigerung als null und nichtig dahin¬ gefallen sei, worauf der Kläger am 10. April 1897 beim Civil¬ gericht Baselstadt das Klagebegehren stellte, die Beklagte sei zur Haltung des mit ihm am 1. Juni und 31. August 1896 abge¬ schlossenen Vertrages und zur Zahlung der pro 1. März 1897 verfallenen ersten Rate von 1750 Fr. nebst Zins zu 5 % seit Verfall zu verurteilen. Die Beklagte beantragte gänzliche Abwei¬ sung der Klage, insbesondere Feststellung der Ungültigkeit des Vertrages; eventuell sei a) die Gültigkeit des Vertrages abhängig zu erklären von der dauernden Erlangung der Patente in den gerichtlich festzustellenden Patentländern, eventuell der Ablegung des Erfindereides durch den Erfinder behufs Erlangung des Patentes in Nordamerika; b) die Gültigkeit des Vertrages abhän¬ gig zu erklären von der Bedingung, daß der Kläger der Beklagten die Darstellung von Kohlenoxydbromid in gewerblich verwertbarer Quantität ermögliche. Über die Frage, ob es möglich sei, nach der vom Kläger gegebenen Beschreibung des Verfahrens Gujacol und Kreosot=Karbonat zu erzeugen, und ob, wenn ja, nach dem beschriebenen Verfahren kohlensaure Estern in gewerblich verwert¬ baren Quantitäten hergestellt werden können, hat die erste Instanz ein Gutachten zweier Sachverständigen eingeholt. Der eine der bestellten Sachverständigen, Professor Nietzky in Basel, sprack hierüber dahin aus: Das klägerische Verfahren unterscheide von dem in Deutschland patentierten von Haydenschen nur da¬ durch, daß bei demselben Brom statt Chlor verwendet werde. sei nun aber jedem Sachverständigen bekannt, daß Chlor sich fast in allen Fällen durch Brom ersetzen lasse, und beide verwandte Körper seien. Aus praktischen Gründen verzichte man jedoch meistens auf diesen Tausch, denn Brom stehe im Preise etwa 4—5 mal höher als Chlor und da für 35 ½ Teile Chlor 80 Teile Brom nötig seien, komme es in seinem Wirkungswerte mindestens 10 mal so teuer zu stehen. Daß sich die betreffenden Karbonate

nach dem klägerischen Verfahren darstellen lassen, sei 'aum zu be¬ zweifeln, obwohl experimentelle Untersuchungen darüber bis jetzt nicht bekannt seien. Die Frage, ob nach dem beschriebenen Ver¬ fahren kohlensaure Estern in gewerblich verwertbaren Quantitäten hergestellt werden können, sei, dem Wortlaute nach, zu bejahen, sofern der Kostenpunkt dabei keine Rolle spiele. Wenn aber die Frage so aufzufassen sei, daß das Verfahren ein konkurrenzfähiges, rentables sein solle, so sei sie entschieden zu verneinen. In wesent¬ lich gleichem Sinne sprach sich auch der andere Experte, Professor Nölting in Mühlhausen, aus, indem er dahin schloß, für Nicht¬ patentländer habe das Verfahren, weil es zu teuer sei, überhaupt keinen Sinn, und in Patentländern werde es als Verletzung des von Haydenschen Patentes angesehen. Die beiden kantonalen In¬ stanzen haben die Klage abgewiesen.

2. In rechtlicher Beziehung ist für das Schicksal der vorlie¬ genden Klage, wie beide Parteien richtig annehmen, von wesent¬ licher Bedeutung die Entscheidung der Frage, ob Beklagte durch Ziffer 4 des Vertrages vom 1. Juni 1896 resp. durch den Nachtragsvertrag vom 31. August 1896 eine selbständige von der Erlangung des Patentes für die klägerische Erfindung unab¬ hängige Verpflichtung gegenüber dem Kläger übernommen habe oder nicht. Die erste Instanz hat die Frage bejaht, indem sie davon ausgeht, daß die Übernahme jener Verpflichtung durch Beklagte sich als Aquivalent für die Ausbeutung der klägerischen Erfindung in den patentfreien Ländern darstelle. Die zweite In¬ stanz hat zwar erklärt, daß sie sich eventuell den Erwägungen des erstinstanzlichen Urteils anschließen würde; allein ihre eigene Begründung stimmt damit nicht überein, indem dieselbe lediglich darauf abstellt, daß es sich darum gehandelt habe, ein patent¬ fähiges Verfahren zu erhalten, das aber nur theoretische Bedeu¬ tung haben sollte, da man nicht nach dem neuen Verfahren, sondern unter dem Schutze des neuen Patentes nach einem schon anderweitig patentierten habe fabrizieren wollen, eine solche Ver¬ einbarung aber unzulässig sei. Diese Ausführung trifft offensicht¬ lich den Fall nicht, daß sich Beklagte für die Ausbeutung der klägerischen Erfindung in den patentfreien Ländern zu der einge¬ klagten Leistung verpflichtet haben sollte, und würde also vom Standpunkte der ersten Instanz aus zur Abweisung der Klage nicht genügen. In der That irrt aber die erste Instanz rechtlich, wenn sie annimmt, daß die Litiganten sich auch zur gemeinsamen Ausbeutung der klägerischen Erfindung in den patentfreien Län¬ dern vereinigt haben, und auch in dieser Richtung ein Gesellschafts¬ vertrag vorliege. Denn nach dem klaren Wortlaute des Vertrages steht dem Kläger weder ein Anspruch auf einen Anteil an dem durch die Ausbeutung der Erfindung in den patentfreien Ländern erzielten Nutzen oder Gewinn zu, noch hat er an dem etwa hierauf resultierenden Verlust zu partizipieren, sondern sein Anspruch geht dem eigenen Vermögen der auf eine fest bestimmte Leistung aus Beklagten, ohne alle Rücksicht darauf, ob dieselbe von der Erfin¬ dung des Klägers Gebrauch mache oder nicht und ob eventuell daraus ein Nutzen oder ein Verlust für Beklagte sich ergebe. Die erste Instanz stellt denn auch selbst fest, daß Beklagte nach dem

1. Juli 1896 die an Kläger gelieferten Produkte nicht nach sei¬ nem, sondern nach dem von Haydenschen Verfahren erstellt habe, und es überhaupt nach dem Vertrage nicht darauf ankommen sollte, nach welchem Verfahren Beklagte fabriziere. Nur die Aus¬ beutung des eventuell erzielten Patentes in den Patentländern sollte insofern auf gemeinsame Rechnung geschehen, als Kläger Anspruch auf die Hälfte des Nutzens, nicht aber Anteil an dem etwaigen Verluste der Ausbeutung zu tragen hatte. Es könnte also jedenfalls der Vertrag nur in diesem Umfange als Gesell¬ schaftsvertrag angesehen werden. Indes ist eine Entscheidung dieser Frage, ob der Vertrag sich als Gesellschafts= oder, wie Beklagte behauptet, als Dienstvertrag darstelle, in casu nicht nötig, da das Patent thatsächlich nicht erlangt worden ist und das Schicksal der Klage nicht von jener Entscheidung abhängt.

3. Bei selbständiger Prüfung der Frage, ob Beklagte ohne Rücksicht auf die Patentierung der klägerischen Erfindung zu der eingeklagten Leistung verpflichtet sei, muß indes diesseitige Instanz zu dem gleichen Ergebnisse, wie die Vorinstanzen, gelangen. Der Wortlaut des Vertrages steht zwar, wie auch die Beklagte aner¬ kennt, der vom Kläger vertretenen Auffassung, daß nicht der ganze Vertrag mit der Verweigerung des Patentes dahinfalle, nicht entgegen, und es kann für dieselbe namentlich geltend gemacht

werden, daß Art. 5 des Vertrages, worüber beide Parteien einig gehen, sofort mit Abschluß desselben in Kraft trat, und der Kläger sich bei der Abänderung jener Vertragsbestimmung durch den Zusatz vom 31. August 1896 dem Ansinnen der Beklag¬ ten, auch diese Verpflichtung erst mit Erlangung des Patentes beginnen zu lassen, mit Erfolg widersetzte, indem die Beklagte seinen gegenteiligen Vorschlag acceptierte, ohne daß über diese Frage irgend welche Diskussion stattgefunden zu haben scheint. Erst nach Unterzeichnung des Zusatzvertrages ist die Beklagte darauf zurückgekommen. Es ist auch an sich wohl gedenkbar, daß jemand eine Erfindung definitiv, ohne Rücksicht auf deren Paten¬ rung, gegen Entgelt erwirbt, immerhin doch nur insofern, als dieselbe auch, abgesehen von der Patentierung, als andern Pro¬ duzenten unbekanntes Geheimverfahren für patentfreie Länder einen Wert für ihn hat, die Erfindung also ohne Erlangung eines Patentes für den Erwerber nicht absolut, also auch für die patentfreien Länder, wertlos ist. In casu ist aber letzteres offenbar der Fall. Nach den Feststellungen der Vorinstanzen und den Gut¬ achten der Experten steht fest, daß das vom Kläger zur Herstel¬ lung von Kreosot und Gujacol=Karbonat erfundene Verfahren, sofern dasselbe überhaupt eine Erfindung ist, gegenüber dem bereits bekannten von Haydenschen Verfahren nicht nur keinen Vorteil bietet, sondern so teuer zu stehen kommt, daß es, — auch unter der Voraussetzung, daß Kreosot und Gujacol=Karbonat nach dem¬ selben in gewerblich verwertbaren Quantitäten hergestellt werden können, — keinem Sachverständigen einfallen kann, dasselbe statt des von Haydenschen anzuwenden. Dies hat denn auch der Kläger nicht bestritten, sondern nur geltend gemacht, daß die Beklagte auch bei Anwendung des Verfahrens, angesichts des Verkaufs¬ preises der beiden Karbonate, immer noch einen erheblichen Ge¬ winn mache. Indessen ist dies ganz unerheblich, da ja für die Beklagte kein Hindernis bestand, für patentfreie Länder das billi¬ gere von Haydensche Verfahren anzuwenden, und sie daher keinen Grund hatte, sich die Kenntnis und das Recht zur Benutzung des teureren Verfahrens zu erwerben. Schon angesichts der abso¬ luten Wertlosigkeit der Erfindung für die patentfreien Länder erscheint es als sehr bedenklich, die in Art. 5 des Vertrages (bezw. im Zusatzvertrag vom 31. August 1896) enthaltene Ver¬ pflichtung der Beklagten als selbständige Gegenleistung der Ver¬ wertung der Erfindung in den patentfreien Ländern zu betrachten, wie der Kläger anzunehmen scheint, und sie mit der Erlangung eines Patentes außer Beziehung zu setzen. Dazu kommt nun aber einerseits, daß, wie die Vorinstanz thatsächlich unanfechtbar fest¬ stellt, die Parteien gar nicht die Absicht hatten, weder in den patentfreien, noch in den Patent=Ländern, von der klägerischen Erfindung Gebrauch zu machen, und anderseits, daß die Erfindung der Beklagten nach Art. 1 des Vertrages „ohne direkte Gegen¬ leistung“ behändigt wurde, und daß die streitige Verpflichtung am Ende des Vertrages, nachdem in den vorgehenden Artikeln von der Erlangung und der Ausbeutung des Patentes die Rede gewesen ist, steht, ohne daß dabei die geringste Andeutung gemacht wäre, daß dieselbe nicht die Gegenleistung für die Übergabe einer patentfähigen Erfindung, sondern für die Ausbeutung in den patentfreien Ländern fein solle. Wenn dies die Meinung der Par¬ teien gewesen wäre, so hätte alle Veranlassung bestanden, es aus¬ drücklich zu sagen. Die Auslegung, als ob die bezeichnete Ver¬ pflichtung der Beklagten speziell als Gegenleistung für die Verwertung der Erfindung in den patentfreien Ländern zu betrachten wäre, würde hiernach sowohl mit Art. 16 O.=R., wonach nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdruckes haften, sondern der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen ist, im Widerspruch stehen, als auch namentlich mit der allgemeinen Rechtsregel, daß Verträge auszulegen sind, wie Treu und Glau¬ ben es erfordern. Übrigens weist auch der Brief des Klägers vom 12. Mai 1896 darauf hin, daß auch die in Ziff. 5 enthal¬ tene Verpflichtung der Beklagten mit Rücksicht auf das zu erlan¬ gende Patent vereinbart wurde; denn der Kläger macht darin keinen Unterschied zwischen den von der Beklagten zu überneh¬ menden Verpflichtungen, und es muß daher angenommen werden, daß die sämtlichen von der Beklagten dem Kläger gegenüber zu übernehmenden Verpflichtungen sich als Gegenleistung für „den Besitz des Patentes“ darstellen sollen. Muß aber nach dem Ge¬ sagten von der Annahme ausgegangen werden, daß die Art. 2 bis 5 des Vertrages ein zusammenhängendes Ganzes und die

sämtlichen in diesen Artikeln übernommenen Verpflichtungen der Beklagten die Gegenleistung für die Überlieferung einer patent¬ fähigen Erfindung bilden, so kann nicht zweifelhaft sein, daß mit der Feststellung der Richterlangbarkeit des Patentes auch die in casu streitige Verpflichtung der Beklagten aus dem Grunde dahinfällt, weil der Kläger keine patentfähige Erfindung der Beklagten behändigt, also die ihm obliegende Leistung nicht gemacht hat, bezw. nicht zu gewähren in der Lage ist. Die Beklagte hat ausdrücklich behauptet und bezüglich Deutschland auch nachgewie¬ sen, daß das Patent in den in Aussicht genommenen Patent¬ ländern nicht zu erlangen, bezw. für Deutschland von der zustän¬ digen Behörde definitiv verweigert worden sei, und der Kläger hat die diesfälligen Behauptungen der Beklagten nicht bestritten, sondern stillschweigend anerkannt, so daß die Patentunfähigkeit der Erfindung prozessualisch feststeht.

4. Bei der Annahme, daß der Kläger zur Behändigung einer patentfähigen Erfindung verpflichtet gewesen sei, muß übrigens die Klage auch aus dem von der Vorinstanz angeführten Grunde abgewiesen werden. Die Vorinstanz stellt thatsächlich fest, daß das Rechtsgeschäft dem Zwecke habe dienen sollen, ein Patent für eine Ware zu erlangen, die man nicht fabriziere, unter dessen Schutz man aber verbotene Ware fabrizieren könne. Diese Feststellung ist nicht nur nicht aktenwidrig, sondern nach den aktenmäßigen Thatsachen des Prozesses vollauf zutreffend. Nun ist zwar richtig, daß die Ware, welche die Beklagte nach dem Vertrage fabrizieren sollte, im Inlande, in der Schweiz, nicht verboten, vielmehr der Beklagten völlig erlaubt ist, hier Kreosot und Gujacol=Karbonat nach dem von Haydenschen Verfahren zu fabrizieren. Allein der Zweck des Rechtsgeschäfts war gerade, die nach diesem Verfahren erstellten Fabrikate in denjenigen Ländern in Verkehr zu bringen, in welchen das von Haydensche Verfahren patentiert, und da¬ her der Patentinhaber allein berechtigt ist, den Gegenstand der Erfindung herzustellen und zu verkaufen, und nun ist der Vor¬ instanz darin beizutreten, daß auch ein solcher Verstoß gegen remde, im Inlande nicht geltende Gesetze angesichts der mit Treu und Glauben im Widerspruch stehenden Mittel zum Verstoß gegen die gute Sitte werde. Demnach hat das Bundesgericht erkannt Die Berufung des Klägers wird als unbegründet abgewiesen, und daher das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel¬ stadt vom 10. Januar 1898 in allen Teilen bestätigt.