HG160175, Zh Handelsgericht

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Formelles

E. 1.1 Zuständigkeit

E. 1.1.1 Örtliche Zuständigkeit Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Ge- richte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrecht- liche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Die Anwendbarkeit des IPRG und des LugÜ setzen das Vorliegen eines internationalen Sachverhalts voraus. Hat eine der Parteien ihren Sitz oder Wohnsitz im Ausland, was vorliegend hinsichtlich beider Parteien der Fall ist, so liegt immer – auch im Immaterialgüterrecht – ein internationales Verhältnis vor (BGE 135 III 185 E. 3.1; BGE 131 III 76 E. 2.3; BLUMER, in: Dasser/Oberhammer [Hrsg.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2011, Art. 22 Ziff. 4 N. 127). Geht es um Bestandesklagen betreffend von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasste Immaterialgüterrechte der Schweiz, sind die schweizerischen Gerichte international zwingend und ausschliesslich zuständig. Die Anwendung von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ ist nicht vom Wohnsitz der beklagten Partei in einem LugÜ-Staat abhängig (JEGHER/VASELLA, in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [Hrsg.], Basler Kommentar IPRG, 3. Aufl., 2013, Art. 109 N. 8 r f.). Gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ

- 6 - sind für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wurde, zuständig. Da das vorliegende Verfahren die Nichtigerklärung einer im Schweizer Register eingetragenen Marke zum Gegenstand hat, sind somit gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ die schweizerischen Gerichte international zwingend und ausschliesslich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit innerhalb der Schweiz richtet sich dagegen nicht nach dem LugÜ, sondern nach dem anwendbaren nationalen Recht, also dem IPRG (JEGHER/VASELLA, a.a.O., Art. 109 N. 8 s). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig. Die Beklagte hat keinen Sitz in der Schweiz. Im Markenregister war jedoch die F._____ AG mit Sitz in Zürich als schweizerische Vertreterin eingetragen (act. 3/2). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind somit die Gerichte in Zürich örtlich zuständig, was von den Parteien denn auch nicht in Frage gestellt wird (act. 1 Rz. 4; act. 16 Rz. 29).

E. 1.1.2 Sachliche Zuständigkeit Das Handelsgericht ist als einzige kantonale Instanz zuständig für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG). Vorliegend handelt es sich um eine Streitigkeit im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (oben Ziffer A.b). Der Streitwert beträgt mehr als CHF 30'000.– (siehe unten). Die sachliche Zuständigkeit ist gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG somit gegeben.

- 7 -

E. 1.2 Anwendbares Prozessrecht Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Vorliegend geht es um den Bestand einer Schweizer Marke beziehungsweise um die Nichtigerklärung derselben (vgl. act. 1 S. 2). In Anwendung von Art. 110 Abs. 1 IPRG ist somit schweizerisches Recht anwendbar.

E. 1.3 Stellungnahme zur Duplik Mit Eingabe vom 12. Juli 2017 reichte die Klägerin eine Replik nach Art. 29 BV ein (act. 31). Die Beklagte liess sich diesbezüglich nicht vernehmen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung gewährt den Parteien gestützt auf Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 29 BV ein unbedingtes Replikrecht, welches das Recht umfasst, zu jeder Eingabe der Gegenpartei unaufgefordert Stellung zu nehmen, unabhängig davon, ob diese neue Tatsachen oder Behauptungen enthält (vgl. BGE 138 I 484 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 5A_553/2015 vom

16. Dezember 2015 E. 4.1.1). Gemäss bundesrechtlicher Rechtsprechung wird erwartet, dass eine Partei, die eine Eingabe ohne Fristansetzung zur Kenntnisnahme zugestellt erhält und sich dazu äussern will, dies umgehend und spontan tut, oder wenigstens um Ansetzung einer Frist nachsucht; andernfalls wird angenommen, sie habe auf eine weitere Eingabe verzichtet (BGE 138 I 484 E 2.2). In einer allgemeineren Formulierung hielt das Bundesgericht fest, dass jedenfalls vor Ablauf von zehn Tagen nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgegangen werden darf (vgl. Urteil des Bundesgericht 9C_159/2014 vom 7. April 2014 E. 3). Soweit das Bundesgericht losgelöst vom konkreten Fall auf die Zahl von zehn Tagen zu sprechen kommt, handelt es sich jedoch nicht um eine Aufforderung an die Partei, eine allfällige Replik bis spätestens am letzten dieser zehn Tage beim Gericht einzureichen. Vielmehr ist es die Behörde, die vor Ablauf einer Frist von zehn Tagen seit Zustellung der Eingabe nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgehen darf (Urteile des

- 8 - Bundesgerichts 6B_629/2010 vom 25. November 2010 E. 3.3.2; 5D_81/2015 vom

E. 1.4 Übrige Sachurteilsvoraussetzungen Nichtigkeitsklagen nach Art. 52 MSchG setzen ein Feststellungsinteresse voraus. Fehlt ein ausreichendes Feststellungsinteresse, ist auf die Klage nicht einzutre- ten. Beim Feststellungsinteresse handelt es sich somit um eine Prozessvoraus- setzung i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO (vgl. FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 52 N. 16; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Hand- kommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 52 N. 8). Unabhängig davon kommt die Aktiv- legitimation nach Art. 52 MSchG denjenigen Personen zu, welche ein "rechtliches Interesse" nachweisen können. Mit anderen Worten betrifft das Feststellungsinte- resse somit nicht nur die Prozessvoraussetzungen, sondern auch die Frage der materiell-rechtlichen Sachlegitimation (vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 8). Auch die Aktiv- und Sachlegitimation ist von Amtes wegen zu prüfen. Fehlt sie, ist die Klage als unbegründet abzuweisen (BGE 118 Ia 129 E. 1, m.w.H.; BGE 138 III 737 E. 2, m.w.H.).

E. 1.5 Zwischenergebnis Abgesehen vom erforderlichen Feststellungsinteresse für die Nichtigkeitsklage erweisen sich die übrigen Prozessvoraussetzungen als erfüllt und geben zu kei- nen weiteren Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.

2. Nichtigerklärung aufgrund Nichtgebrauch 2.1. Bestand der Marke 2.1.1. Gebrauch der Marke Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienst- leistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Der Gesetzgeber hat bewusst darauf verzichtet, den rechtserhaltenden Gebrauch näher zu umschreiben, und diese Aufgabe der Rechtsprechung zugewiesen. Aus Art. 11 Abs. 1 MSchG kann immerhin gefolgert werden, dass als solcher nur ein Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, in Betracht kommt. Gefordert wird damit ein Gebrauch der Marke als Kennzeichen für die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ein- getragenen Produkte. Entsprechend kann der rechtserhaltende Gebrauch im Sin- ne von Art. 11 Abs. 1 MSchG als Einsatz der Marke als Kennzeichnungsmittel für die von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen definiert werden (WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 3; vgl. VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 11 N. 6). Rechtserhaltend ist nur die funktionsgerechte Benützung der Marke als Kennzei- chen von Waren und Dienstleistungen (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 7; MARBACH,

- 11 - Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SWIR) III/1, 2. Aufl., 2009, N. 1305). Eine Marke gilt grundsätzlich nur für diejenigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht, für die sie tatsächlich be- nützt wird (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 26; VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N. 31). Rechtser- haltend ist zudem nur der Gebrauch der Marke im Wirtschaftsverkehr (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 47; MARBACH, a.a.O., N. 1324 ff.). Aus dem Territorialitätsprinzip folgt weiter, dass die Marke grundsätzlich in der Schweiz gebraucht werden muss. Rechtserhaltend ist zudem nur der ernsthafte Gebrauch der Marke. Erforderlich ist stets ein wirtschaftlich sinnvoller und nicht bloss zum Schein erfolgender Ge- brauch (Urteil des Bundesgericht 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 – Gallup; BGE 107 II 356 S. 360 E. 1.c – La San Marco; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51 sowie N. 68; VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N. 65 sowie N. 83 ff.; MARBACH, a.a.O., N. 335 ff.). 2.1.2. Folgen des Nichtgebrauchs Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistun- gen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Ab- schluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Marken- recht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtge- brauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Grundsätzlich wird von einer eingetra- genen Marke erwartet, dass sie in Gebrauch genommen wird. Da die Markteinfüh- rung einer neuen Marke bisweilen sehr zeitaufwendig sein kann und einige Hür- den zu umschiffen hat, wird vom Markeninhaber nicht eine sofortige Aufnahme des Gebrauchs verlangt (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 4). Es ist anerkannt, dass der Inhaber nicht nur während der zwischen Eintragung und erstmaliger Gebrauchs- aufnahme liegenden Zeit, sondern auch während eines nach bereits erfolgter Ge- brauchsaufnahme eintretenden Gebrauchsunterbruchs von der Gebrauchsschon- frist profitieren kann. Nach jedem Gebrauchsunterbruch beginnt somit eine neue Gebrauchsschonfrist zu laufen (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 5 f.; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 4; MARBACH, a.a.O., N. 1296). Während der Dauer der Gebrauchs- schonfrist besteht für den Markeninhaber keine Gebrauchsobliegenheit. Es ist

- 12 - nicht einmal erforderlich, dass dieser erkennbare Anstalten macht, den Gebrauch der Marke vor Ablauf der Schonfrist aufzunehmen. Das latente Interesse und die objektive Möglichkeit, den Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist aufzunehmen, reichen (vgl. WANG, a.a.O., Art. 12 N. 6; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 6; MARBACH, a.a.O., N. 1291). Die fünfjährige Karenzfrist wird durch unterschiedliche Ereignis- se ausgelöst, je nachdem, ob der Gebrauch erstmals aufgenommen wird, oder ob ein Gebrauchsunterbruch zur Frage steht. Art 12 Abs. 1 MSchG bestimmt, dass die Gebrauchsschonfrist für schweizerische Marken entweder mit dem unbenütz- ten Ablauf der Widerspruchsfrist oder aber der rechtskräftigen Erledigung eines Widerspruchsverfahrens beginnt. Die Fünfjahresfrist endet im letzten Monat an dem Tag um Mitternacht, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu lau- fen begann (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 9 ff.; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 8 ff.). Art. 12 Abs. 1 MSchG lässt die negativen Folgen des Nichtgebrauchs nach Ablauf der Benützungsschonfrist in den Fällen nicht eintreten, in denen "wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen". Die Möglichkeit der Rechtfertigung des Nichtge- brauchs durch wichtige Gründe soll den Inhaber in den Fällen vor dem Verlust des Markenrechts schützen, in denen die Aufnahme des Gebrauchs als unzumut- bar erscheint. Was unter wichtigen Gründen im Einzelnen zu verstehen ist, defi- niert das Gesetz nicht. Entsprechend obliegt es gemäss Art. 4 ZGB dem Richter, über deren Vorliegen nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 18 f.; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 17 ff.; MARBACH, a.a.O., N. 1430 ff.). Das Gesetz hält als einzige Folge des Nichtgebrauchs fest, dass der Inhaber der unbenutzten Marke sein Markenrecht nicht mehr geltend machen kann. Aus Art. 12 Abs. 2 MSchG ergibt sich zudem, dass eine interessierte Partei den Nicht- gebrauch einer Marke geltend machen bzw. den Nichtgebrauch klageweise im Prozess zur Debatte stellen kann (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 28). Sofern jedoch niemand rechtswirksam den Nichtgebrauch geltend macht, lebt das Markenrecht gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, wenn der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Benützungsschonfrist erst- mals oder erneut aufgenommen wird (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 31). Wie der Nichtgebrauch geltend zu machen ist, lässt sich dem Gesetz nicht entnehmen. Die herrschende Lehre geht davon aus, dass der Nichtgebrauch einerseits klage-

- 13 - oder einredeweise, sowie andererseits auch durch ausserprozessuale Erklärung rechtswirksam geltend gemacht werden kann (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 41; VOL- KEN, a.a.O., Art. 12 N. 38; MARBACH, a.a.O., N. 1419). 2.1.3. Beweislastverteilung Nach Art. 8 ZGB hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt. Demzufolge müsste der Nichtgebrauch als rechtshindernde oder rechtsvernich- tende Tatsache von jener Partei bewiesen werden, die ihn geltend macht. Da sich der Nichtgebrauch als negative Tatsache jedoch kaum beweisen lässt, hat der Gesetzgeber für diesen insofern eine Beweiserleichterung vorgesehen, als nach Art. 12 Abs. 3 MSchG derjenige, der den Nichtgebrauch geltend macht, diesen lediglich glaubhaft zu machen hat. Es obliegt sodann dem Markeninhaber, den Beweis für den Gebrauch seiner Marke bzw. für das Vorliegen von wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch zu erbringen (vgl. Art. 12 Abs. 3 MSchG; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 55 f.; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 61 ff.; MARBACH, a.a.O., N. 1355 ff.). 2.2. Nichtigkeitsklage 2.2.1. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation 2.2.1.1. Parteivorbringen Die Beklagte führt aus, mit einer ersten Klage im Parallel-Verfahren HG150021 vor dem hiesigen Gericht verlange die Klägerin ein an die Beklagte gerichtetes gerichtliches Verbot, die Marke C._____ für Uhren zu gebrauchen, um im vorlie- genden Verfahren der Beklagten vorzuhalten, dass sie genau diese Marke für ge- nau diese Waren nicht gebrauche. Eine Logik in diesem klägerischen Vorgehen suche man vergeblich. Die Klägerin scheine keinen Aufwand zu scheuen, die Be- klagte in unzählige aufwändige Verfahren zu verwickeln und so zu versuchen, sie in ihrer Geschäftstätigkeit zu behindern. Derartiges Verhalten verdiene keinen Rechtsschutz (act. 16 Rz. 15). Art. 52 MSchG setze das Bestehen eines rechtli- chen Interesses an der Feststellung der Nichtigkeit der streitigen Marke voraus.

- 14 - Im Zivilprozessrecht gelte zudem gemäss Art. 52 ZPO der Grundsatz des Han- delns nach Treu und Glauben. Entsprechend sei der Missbrauch prozessualer Rechte nicht geschützt. Im Falle rechtsmissbräuchlicher Klagen fehle es an einem Rechtsschutzinteresse, weshalb auf entsprechende Klagen nicht einzutreten sei (act. 16 Rz. 16 f.). Als rechtsmissbräuchlich gelte insbesondere das widersprüch- liche Verhalten einer Partei. So seien Klagen als rechtsmissbräuchlich zu betrach- ten, die unvereinbar mit der bisherigen Prozessführung derselben Partei mit dem- selben Gegner seien. Genau dies treffe vorliegend auf das Verhalten der Klägerin zu. Die Klägerin verlange im Rahmen des Parallel-Verfahrens HG150021 den Nichtgebrauch der C._____ Marke durch die Beklagte. Die Beklagte solle ihre Marke nicht mehr gebrauchen dürfen. Im vorliegenden Verfahren beanstande die Klägerin nun aber genau das, was sie mit der ersten Klage erreichen wolle, näm- lich dass die Beklagte die Marke nicht gebrauche, und leite daraus einen An- spruch auf Löschung der C._____ Marke der Beklagten ab. Das Verhalten der Klägerin sei eindeutig widersprüchlich und als rechtmissbräuchlich zu qualifizie- ren. Vor diesem Hintergrund sei ein schützenswertes Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu verneinen (act. 16 Rz. 18 ff.). Daran ändere auch nichts, dass beide Löschungsklagen den Bestand der Marke betreffen würden. Die Unterlassungs- klage selber habe nicht den Bestand der Marke zum Gegenstand, sondern den Gebrauch derselben. Die Klägerin versuche, die Beklagte in unzählige aufwändi- ge Verfahren zu verstricken, und behindere so die Beklagte in ihrer Geschäftstä- tigkeit. Ein solches Verhalten dürfe keinen Rechtsschutz verdienen (act. 27 Rz. 42). Die von der Klägerin konstruierte Verknüpfung der Unterlassungsklage (im Parallel-Verfahren) mit den beiden Nichtigkeitsklagen gehe zudem fehl. Ins- besondere könne es nicht angehen, zu behaupten, die zeitlich frühere Unterlas- sungsklage im Parallel-Verfahren sei "die logische Konsequenz" der eineinhalb Jahre später eingereichten Nichtgebrauchsklage im vorliegenden Verfahren (act. 27 Rz. 45). Die Klägerin entgegnet, ihr Verhalten sei mitnichten widersprüchlich. Zum einen wolle sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten die schweizerischen Hinterlegungen der Beklagten für C._____ löschen lassen. Hier- für sehe das Schweizer Gesetz mehrere Möglichkeiten vor, von denen sie deren

- 15 - zwei in Anspruch nehme. So habe sie mit Klage vom 3. Februar 2015 beim hiesi- gen Gericht einerseits geltend gemacht, dass die Beklagte ihre drei schweizeri- schen Hinterlegungen unlauter, bösgläubig, und rechtsmissbräuchlich vorge- nommen habe. Nach Ablauf der Karenzfrist für eine der von der Klägerin im Paral- lel-Verfahren angegriffenen beklagtischen Marken benütze sie nun die vom MSchG vorgesehene Möglichkeit, eine in der Schweiz nicht rechtserhaltend ge- brauchte Marke löschen zu lassen. Beide Klagen würden sich gegen den Bestand derselben Marke richten und stünden somit in keiner Weise im Widerspruch zuei- nander (act. 23 Rz. 19 f.). Zum anderen wolle die Klägerin verhindern, dass die Beklagte unter der klägerischen Hausmarke C._____ eine Geschäftstätigkeit in der Schweiz aufnehme. Zur Erreichung dieses Ziels habe die Klägerin im Rahmen ihrer UWG bzw. Rechtsmissbrauchsverbots-Klage vom 3. Februar 2015 ein ent- sprechendes Unterlassungsbegehren gestellt, und zwar während der laufenden Karenzfrist. Bekanntlich könne auch eine nicht (oder nach einer Löschung nicht mehr) eingetragene Marke von einer Partei gebraucht werden und somit Rechte verletzen. Die Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs sei nach Ende der Karenz- frist eingereicht worden, was ein absolut logisches und mitnichten widersprüchli- ches Vorgehen sei. Es sei nichts anderes als normal, ein Unterlassungsbegehren zu stellen im Hinblick darauf, dass in Zukunft ein Gebrauch drohe. Ein solches Begehren diene dem Entgegenwirken einer Erstbegehungsgefahr; diese Überle- gung verwende die Beklagte ja selber als Grund für ihre Widerklage im Parallel- Verfahren (act. 23 Rz. 21 f.). Dass die Klägerin bereits vor dem Vorliegen eines Endentscheides im Parallel-Verfahren eine Löschungsklage wegen Nichtge- brauchs gegen eine der drei beklagtischen Hinterlegungen von C._____ in der Schweiz eingereicht habe, stehe in keiner Weise im Widerspruch zu ihrem im Pa- rallel-Verfahren gestellten Unterlassungsbegehren. Die Beklagte gehe in ihrer an- derweitigen Behauptung fehl (act. 23 Rz. 24). Beide Löschungsklagen seien zu- lässige Verteidigungsmittel gegen die Widersprüche der Beklagten. Der bei der ersten Löschungsklage zusätzlich gestellte Unterlassungsantrag sei die logische Konsequenz für den Fall der Gutheissung einer der beiden Löschungsklagen (act. 23 Rz. 26). Bezeichnenderweise würden sich denn auch in der Literatur zu Art. 52 ZPO und zu Art. 132 ZPO keine Fallbeispiele für ein als missbräuchlich

- 16 - qualifiziertes Verhalten in einem Verfahren finden, welche auch nur im Entferntes- ten vergleichbar wären mit dem, was die Beklagte vorliegend als missbräuchli- ches Verhalten beurteilt haben möchte (act. 23 Rz. 28). Anders als es die Beklag- te vorliegend behaupte, habe die Klägerin nicht den Antrag gestellt, die Beklagte solle C._____ "nicht mehr gebrauchen dürfen", was auf einen Antrag auf Vermei- dung einer Wiederholungsgefahr deuten würde. Die Klägerin habe im Parallel- Verfahren stets geltend gemacht, dass die Beklagte das Zeichen C._____ nie in der Schweiz gebraucht habe (act. 23 Rz. 29). Zum anderen ziele die vorliegende Löschungsklage mitnichten auf die Erlangung eines ungerechtfertigten Vorteils ab. Die Klägerin wolle die Löschung der beklagtischen Hinterlegungen ihrer Hausmarke in der Schweiz, so u.a. auch die Löschung der vorliegend streitge- genständlichen schweizerischen Marke Nr. 1 C._____, erreichen, damit die bei- den Widersprüche der Beklagten gegenstandslos würden und der Klägerin bei ih- rem Gebrauch ihrer Hausmarke in der Schweiz keine unrechtmässig erlangten, prioritären Markenrechte entgegenstünden bzw. sie in ihrem gewohnten Ge- brauch ihrer Hausmarke nicht behindert werde. Zudem möchte die Klägerin auch verhindern, dass die Beklagte ihre Hausmarke C._____ in der Schweiz als dann- zumal nicht mehr eingetragene Marke verwende und dadurch Fehlzurechnungen provoziere. Ein solches Vorgehen sei mitnichten widersprüchlich oder gar rechts- missbräuchlich (act. 23 Rz. 29). Das Rechtsschutz- bzw. Klageinteresse der Klä- gerin sei deshalb eindeutig zu bejahen (act. 23 Rz. 37). 2.2.1.2. Rechtliches Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be- steht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeits- oder Löschungsklage hat zum Ziel, eine im Register eingetragene Marke zu löschen und ihr damit die Abwehrbefugnis ein für alle Mal zu entziehen. Nichtigkeitsklagen sind gegen den Markeninhaber an- zustrengen (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 4 und N. 11 ff.). Stützt sich die Nichtigkeits- klage auf den Nichtgebrauch einer Marke, sind die Anforderungen an das Fest- stellungsinteresse reduziert (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 24). Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 MSchG ist grundsätzlich je-

- 17 - dermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtge- brauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt. Ausnahms- weise kann ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann feh- len, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zei- chen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinde- rung in der freien Zeichenbildung bewirken kann. In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht werden, wenn die Opponentin aufgrund be- sonderer Umstände dennoch ein schutzwürdiges Interesse daran hat, ein Wie- deraufleben des zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen Markenrechts zu ver- hindern (BGE 136 III 102 E. 3.4 – Yello/Yallo; BGE 125 III 193 E. 2a S. 206 – Bud; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 40; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 43; MARBACH, a.a.O., N. 1418; BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern, 2008, S. 201 f.). Unabhängig davon haben alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO). Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergibt sich ohne Weiteres auch, dass jede Art missbräuchlichen Verhaltens im Prozess verboten ist (GÖKSU, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., 2016, Art. 52 N. 26). Unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs verpönt ist das widersprüchliche Handeln im Prozess ("venire contra factum proprium"). Die Parteien und das Gericht haben sich im Prozessverlauf kohärent zu verhalten. Missbräuchlich ist danach etwa die Erhebung einer Klage oder Einwendung, die unvereinbar ist mit der früheren Pro- zessführung derselben Partei mit demselben Gegner und die auf Erlangung eines nicht zu rechtfertigenden Vorteils abzielt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_167/2010 vom 11. Oktober 2010 E. 3.4; HURNI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar ZPO, Band I: Art. 1-149 ZPO, Art. 52 N. 59 ff.). Die Rechtsfol- gen der Verletzung von Treu und Glauben lassen sich nicht allgemein festhalten. Vielmehr ist die angebrachte Rechtsfolge nach dem konkreten treuwidrigen Ver- halten zu bestimmen. Bei rechtsmissbräuchlichem Verhalten (insbesondere der Parteien) muss sich die Rechtsfolge nach Art. 2 Abs. 2 ZGB richten, wonach die-

- 18 - ses Verhalten keinen Rechtsschutz findet. Der entsprechenden Prozesshandlung (z.B. der als widersprüchlich qualifizierten Handlung) ist also die an sich unter normalen Umständen angezeigte Rechtsfolge zu versagen (GÖKSU, a.a.O., Art. 52 N. 34 f.). Auf rechtsmissbräuchliche Klagen und Rechtsmittel ist mangels Rechtsschutzinteresse nicht einzutreten. Primäre Sanktion für Verstösse gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im Zivilprozessrecht ist somit das Versagen des Rechtsschutzes. Als Grundsatz gilt weiter, dass eine als rechtsmissbräuchlich zu qualifizierende Prozesshandlung unbeachtlich bleiben muss. Art. 132 Abs. 3 ZPO sieht vor, dass querulatorische oder rechtsmissbräuchliche Eingaben ohne Weiteres zurückgeschickt werden, es ergeht kein Nichteintretensentscheid, der angefochten werden könnte (SUTTER-SOMM/CHEVALIER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2016, Art. 52 N. 31). 2.2.1.3. Würdigung Die Klägerin reichte im Verfahren HG150021 vor dem hiesigen Gericht (nachfol- gend: "Parallel-Verfahren") am 3. Februar 2015 eine Löschungsklage aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung (u.a.) gegen die Schweizer Marke Nr. 1 C._____ der Beklagten ein (act. 1 Rz. 12; act. 3/6). Zudem verlangte sie mit be- sagter Klage, es sei der Beklagten unter Strafdrohung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall zu untersagen, in der Schweiz unter der Bezeichnung C._____ u.a. Uhren anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen etc. (act. 3/6 S. 2). Im vorliegenden Verfahren beantragt die Klägerin dagegen, die Schweizer Marke Nr. 1 C._____ sei aufgrund Nichtgebrauchs nichtig zu erklären (act. 1 S. 2). In der Tat argumentierte die Klägerin im Parallel-Verfahren u.a. damit, dass der Beklagten zum Zeitpunkt der Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke eine ernsthafte Gebrauchsabsicht gefehlt habe bzw. dass diese bis anhin keine kon- kreten Gebrauchshandlungen in der Schweiz vorgenommen habe (vgl. act. 24/1 Rz. 21 sowie Rz. 174 ff.). Dessen ungeachtet zielt die markenrechtliche Unterlas- sungsklage jedoch – wie die Klägerin zu Recht ausführt – darauf ab, den Verlet- zer an der Begehung zukünftiger Verletzungen gleicher Art zu hindern. Die Unter- lassungsklage wirkt somit präventiv und ist geeignet, weitere Verletzungen dauer-

- 19 - haft abzuwehren (vgl. FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 28). Das Vorgehen der Klägerin, wonach diese mit der vorliegenden Klage die Nichtigerklärung der streitgegen- ständlichen Marke aufgrund Nichtgebrauchs innerhalb der Karenzfrist von 5 Jah- ren verlangt, ist demnach nicht unvereinbar mit der früheren Prozessführung der Klägerin mit derselben Gegnerin im Parallel-Verfahren, wo diese einerseits die Nichtigerklärung der streitgegenständlichen Marken aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung beantragte, sowie andererseits ein hinsichtlich allfälliger zu- künftiger Gebrauchshandlungen bzw. ein auf Erstbegehungsgefahr ausgerichte- tes Unterlassungsbegehren stellte. Ebenfalls nicht zutreffend sind die Ausführun- gen der Beklagten, wonach die Klägerin ihr "vorwerfe", die Marke nicht zu ge- brauchen. Vielmehr handelt es sich bei den beiden geltend gemachten Nichtig- keitsgründen (missbräuchliche Markenhinterlegung sowie Nichtgebrauch) um un- abhängige Verteidigungsmittel, welche nicht widersprüchlich zueinander sind. Dessen ungeachtet ist ebenfalls nicht ausgewiesen, inwiefern die Klägerin mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage die Erlangung eines nicht zu rechtfertigenden Vor- teils bezwecken sollte. Zusammenfassend ist die Erhebung der vorliegenden Kla- ge durch die Klägerin somit nicht als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren. Wie oben bereits ausgeführt, ist zur Führung einer Nichtigkeitsklage im Sinne von Art. 12 MSchG grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich. Gründe, weshalb die Klägerin die fragliche Marke vorliegend schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen könnte oder benutzen dürf- te, so dass für sie die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinde- rung in der freien Zeichenbildung bewirken könnte, wurden zudem nicht vorge- bracht. Zusammenfassend ist das Rechtsschutzinteresse der Klägerin somit ge- geben. Nachfolgend gilt es deshalb zu prüfen, ob es der Klägerin gelingt, den fehlenden Gebrauch der streitgegenständlichen Marke durch die Beklagte glaubhaft zu ma- chen.

- 20 - 2.2.2. Glaubhaftmachung des fehlenden Gebrauchs 2.2.2.1. Parteivorbringen Die Klägerin führt aus, die Karenzfrist für die Ingebrauchnahme der streitgegen- ständlichen beklagtischen Marke Nr. 1 sei am tt.mm.2016 abgelaufen (act. 1 Rz. 13). Im Verlaufe ihrer umfangreichen Abklärungen habe jedoch kein Ge- brauch dieser Marke durch die Beklagte in der Schweiz ausgemacht werden kön- nen (act. 1 Rz. 14). Die von der Beklagten angeblich als Vertriebskanal genutzte G._____ AG führe auf ihrer Website keine Marke C._____. Die Klägerin habe zu- dem durch eine Privatdetektei in den Flughäfen von Zürich und Genf abklären lassen, ob an diesen Standorten der G._____ AG gegenwärtig, oder zumindest in den vergangenen fünf Jahren, Uhren der Marke C._____ zum Verkauf angeboten worden seien. Die Marke C._____ sei jedoch in keiner der aufgesuchten Uhren- und Schmuckboutiquen, auch nicht im Geschäftslokal "Genf …", bekannt gewe- sen. Zudem hätten dort keine Verkäufe von Uhren dieser Marke stattgefunden (act. 1 Rz. 16 ff.). Durch die unter Beizug der Privatdetektei H._____ AG durchge- führte Gebrauchsrecherche sei mehr als nur glaubhaft gemacht, dass die streit- gegenständliche Marke der Beklagten im relevanten Zeitraum, d.h. in den letzten fünf Jahren vor dem tt.mm.2016, in der Schweiz nicht gebraucht worden sei (act. 1 Rz. 33 f.). Die Klägerin sei ihrer Pflicht zur Glaubhaftmachung des Nicht- gebrauchs durchaus auf geeignete und ausreichende Weise nachgekommen. Sie habe just den einzigen von der Beklagen in beiden Verfahren genannten, angebli- chen Vertriebskanal für beklagtische Produkte der Marke C._____, nämlich die G._____ AG resp. deren Verkaufsstandorte auf dem EuroAirport Basel-Mulhouse geprüft und aufgezeigt, dass diese nicht auf Schweizer Gebiet liegen würden und dass die Ablieferung von Ware auf dem EuroAirport Basel-Mulhouse auch ge- mäss bundesgerichtlicher Praxis keine In-Verkehr-Setzung in der Schweiz bedeu- ten würde (act. 23 Rz. 87). Zudem hätten die Nachforschungen der von der Klä- gerin beauftragten Privatdetektei ergeben, dass auch an den Flughäfen Zürich und Genf sowie im Geschäftslokal "Genf …" weder gegenwärtig, noch in den ver- gangenen fünf Jahren, jemals Uhren der Marke C._____ zum Verkauf gestanden hätten (act. 23 Rz. 88 ff.). Weiter würden diese Ermittlungen bestätigen, dass be-

- 21 - klagtische C._____ Uhren offenbar einzig im G._____ Main Store auf dem Flug- hafen Basel im Angebot gestanden hätten, aber bereits mindestens 6 Monate vor Einreichung der Löschungsklage vom 3. Februar 2015 durch die Klägerin im Pa- rallel-Verfahren – und somit aus freien Stücken –, aus dem Sortiment genommen worden seien (act. 23 Rz. 160). Die von der Klägerin vorgenommenen Ge- brauchsrecherchen seien sehr wohl geeignet, um den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Eine Umfrage bei den massgebenden Lieferanten sei lediglich ein Bei- spiel einer Dokumentation zur Glaubhaftmachung eines Nichtgebrauches, aber sicher keine Voraussetzung. Darüber hinaus hätte im vorliegenden Verfahren eine Umfrage bei den "massgeblichen Lieferanten der Markenware" zu keinem aussa- gekräftigeren Ergebnis geführt, da einziger Lieferant der beklagtischen C._____ Uhren offenbar die Beklagte selbst sei (act. 23 Rz. 103). Die Beklagte entgegnet, für die Frage, ob G._____ mit C._____ Produkten der Beklagten gehandelt habe, spiele es keine Rolle, ob die Marke in der Rubrik "Our Company – Our Brands" auf der Website von G._____ abgebildet sei. Gemäss eigenen Angaben auf ihrer Website verkaufe G._____ rund 50'000 verschiedene Artikel. Es verstehe sich bei dieser schieren Menge von selbst, dass G._____ nicht alle Brands auf ihrer Website abbilden könne. Aus dem Fehlen von C._____ in der Rubrik "Our Company – Our Brands" dürfe somit keinesfalls geschlossen werden, diese Marke werde von G._____ gar nicht verkauft (act. 16 Rz. 48; act. 18/7). Die von der Privatdetektei H._____ AG eingereichten Ermittlungsbe- richte bzw. "Gebrauchsrecherchen" seien zudem ungeeignet, um den behaupte- ten Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Zur Glaubhaftmachung des Nichtge- brauchs gehöre insbesondere (aber nicht nur) die Dokumentation über eine er- gebnislos gebliebene Umfrage bei den massgeblichen Lieferanten der Markenwa- re. Die von der Klägerin eingereichten Belege würden diesen Anforderungen bei Weitem nicht genügen. Die äusserst limitierte private Gebrauchsrecherche der Klägerin umfasse lediglich zwei Stichtage im Juli 2016. Zudem sei die Recherche einzig in ein paar wenigen ausgewählten Läden am Flughafen Zürich sowie in Genf durchgeführt worden (act. 16 Rz. 60). Die Klägerin dürfe sich nicht nur auf einen einzigen möglichen Vertriebskanal beschränken. So habe sich die Klägerin damit begnügt, die Geschäftsstandorte von G._____ an den Flughäfen Zürich,

- 22 - Genf und Basel sowie Genf … zu überprüfen. Wie bereits dargelegt, vertreibe G._____ aber auch an anderen Standorten wie Samnaun. Bereits in Bezug auf die G._____ … AG hätten folglich nur unvollständige Recherchen stattgefunden, deren Massgeblichkeit und Inhalt weiterhin bestritten würden. Vor allem aber be- schränke sich die von der Klägerin eingereichte Gebrauchsrecherche auf einen einzigen Anbieter von Uhren. Es würde jegliche Dokumentation von Gebrauchs- recherchen hinsichtlich weiterer massgebender Vertreiber fehlen. Die Klägerin verkenne, dass Uhren nicht nur an Flughäfen vertrieben würden, und habe keine Dokumente eingereicht, welche einen fehlenden Gebrauch bspw. an bekannten Uhrenverkaufsstandorten wie Zürich, Genf oder Luzern generell glaubhaft er- scheinen liessen. Die Klägerin versuche mittels Verweises auf die Ausführungen der Beklagten im Parallel-Verfahren, wo nur eine Gebrauchsabsicht (und kein tat- sächlicher Gebrauch) darzulegen gewesen sei, ihre eigene Beweislast so einzu- schränken, dass sie nur einen Nichtgebrauch im Zusammenhang mit Lieferungen an G._____ glaubhaft zu machen hätte. Ihr obliege es jedoch, den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke in der Schweiz als Ganzes glaubhaft zu ma- chen. Für die weitere Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs hätte die Klägerin jedoch noch weitere Dokumentationen über eine ergebnislos gebliebene Umfrage bei sämtlichen massgebenden Lieferanten von Uhren ins Recht legen müssen (act. 27 Rz. 11 ff.). Würde man der Logik der Klägerin folgen, müsste die Beklagte zunächst den Gebrauch der Marken bei allen möglichen Lieferanten substanziiert behaupten, woraufhin die Klägerin den Nichtgebrauch der Marke bei diesen Liefe- ranten glaubhaft machen könnte, was im Ergebnis die Beweisregel von Art. 12 Abs. 3 MSchG in ihr Gegenteil verkehren würde. Es gehe bei dieser Beweisregel lediglich um eine Beweiserleichterung, wonach nicht der Vollbeweis zu erbringen sei, sondern die Tatsachen nur glaubhaft zu machen seien. Die Klägerin dürfe sich dabei aber nicht einfach auf den von der Beklagten in einem Parallel- Verfahren erwähnten Vertriebskanal beschränken. Die Klägerin komme ihrer Be- weisführungslast somit nicht nach; es sei ihr nicht gelungen, den Nichtgebrauch der Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach un- benütztem Ablauf der Widerspruchsfrist in der Schweiz glaubhaft zu machen. Sie

- 23 - trage als Klägerin die Folgen der Beweislosigkeit. Die Klage sei bereits aus die- sem Grund abzuweisen (act. 27 Rz. 89 f.). 2.2.2.2. Rechtliches Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine beleg- te und wahrscheinliche Darstellung des Sachverhalts erfolgen muss, die dem Ge- richt aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck vermittelt, dass die infrage stehende Tatsache nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich ist. Nicht erfor- derlich ist die volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.4; 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1 – Gallup; Urteile des Bundes- verwaltungsgerichts B-6986/2014 vom 2. Juni 2016 E. 3.7 – Eluage/Yaluage; B- 5530/2013 vom 6. August 2014 E. 2.6 – Millésima/Millezimus; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 57; MARBACH, a.a.O., N. 1359; BÜRGI LO- CATELLI, a.a.O., S. 190 f.). Als Einstieg in diese Beweisführung dienen oft Inter- netauftritte sowie die Unterlagen des Markeneigentümers selbst. Präsentiert der- selbe sein Angebot auf der Homepage, fehlt jedoch die fragliche Marke, so ist dies ein starkes Indiz für einen fehlenden Gebrauch. Bestätigen seine sonstigen Unterlagen, namentlich Kataloge, Prospekte etc. diesen Eindruck, so ist der feh- lende Gebrauch damit glaubhaft gemacht. Ziemlich zuverlässig sind auch die Er- gebnisse von privaten Gebrauchsrecherchen, wie sie von spezialisierten Firmen angeboten werden. Hier werden Exponenten aus dem gesamten Marktumfeld (mögliche Abnehmer, Verbände etc.) kontaktiert, deren Auskünfte sich meistens zu einem doch recht zuverlässigen Bild verdichten (MARBACH, a.a.O., N. 1360 f.). Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs gehört insbesondere die Dokumenta- tion über eine ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferan- ten der Markenware oder Dienstleistung (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 59, vgl. auch: WANG, a.a.O., Art. 12 N. 63).

- 24 - 2.2.2.3. Würdigung Die Klägerin reichte dem hiesigen Gericht verschiedene Unterlagen ein, welche den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke durch die Beklagte glaub- haft machen sollen: Einerseits legte die Klägerin einen Auszug der Homepage von G._____ vom

12. Juli 2015 ins Recht, welcher unter der Rubrik "Our Company – Our Brands – Watches, jewelry and accessories" eine "selection of brands", d.h. eine "Auswahl der Marken" im Segment Uhren, Schmuck und Accessoires, aufzeigt, welche in "G._____ stores" zu diesem Zeitpunkt angeboten wurden (act. 3/9a-b). Die Marke C._____ der Beklagten wird auf dem besagten Auszug nicht aufge- führt. Grundsätzlich handelt es sich bei diesem Auszug zwar nicht um einen Aus- zug von der Homepage der Beklagten, sondern von G._____. Die G._____- Gruppe wurde von der Beklagten jedoch sowohl im vorliegenden Verfahren, als auch im Parallel-Verfahren als Vertriebskanal hinsichtlich ihrer C._____ Uhren in der Schweiz bezeichnet (vgl. act. 1 Rz. 14; act. 3/7 Rz. 44 sowie Rz. 54; act. 16 Rz. 44). Somit kann dieser Auszug dennoch – entsprechend den obigen Ausfüh- rungen – zumindest als Indiz für einen fehlenden Gebrauch seitens der Beklagten in der Schweiz gewertet werden. Andererseits reichte die Klägerin drei Ermittlungsberichte der Privatdetektei H._____ AG ein (act. 3/10; act. 3/11; act. 24/14). Dem Ermittlungsbericht vom 19. Juli 2016 (act. 3/10) lässt sich entnehmen, dass ein "Agent 14" am 14. Juli 2016 um 6:55 Uhr mit Ermittlungen im Bereich "Domes- tic" des Flughafens Zürich begonnen habe. In der Folge habe sich dieser anhand einer "Legende" – d.h. einer unter Ermittlern üblichen Bezeichnung für einen ge- genüber der zu befragenden Personen geschilderten, erfundenen Sachverhalt, um an die gewünschte Information zu gelangen (vgl. act. 23 Rz. 91) – in diversen Stores nach C._____ Uhren erkundigt (vgl. act. 3/10 S. 2). Bei den genannten Stores handelte es sich um: Arrival Duty Free Store (Ankunft 1), Arrival Duty Free Store (Ankunft 2), Duty Free Store (Busgates A 50-59), Duty Free Store (A 60), Duty Free Store (A 70), Duty Free Store (A 80), Duty Free Store (Level 1), Duty-

- 25 - Free Store (Level 2), Pandora, Timebox, Atelier, Sun catcher (Level 1 ), Sun cat- cher (Level 2), Swarovski, The Spirit of Switzerland (Airside Center), sowie Hour Passion (vgl. act. 3/10 S. 2). Am Freitag, den 15. Juli 2016, erkundigte sich der besagte "Agent 14" um 7:55 Uhr zudem im Bereich "International – Öffentlicher Bereich" des Flughafens Zürich – wiederum unter Einsatz einer Legende – in den Stores Atelier, TravelStar, Victorinox, und Timebox nach C._____ Uhren (act. 3/10 S. 2). Zudem suchte der Agent im "Passagierbereich International" die Stores Duty-Free Store (Gates D), Duty-Free Store E 34, Duty-Free Store E 47, sowie The Spirit of Switzerland (Gates E) auf. In keiner der aufgesuchten Uhren- und Schmuckboutiquen sei die Marke "C._____" bekannt gewesen bzw. sei oder seien Uhren dieser Marke jemals verkauft worden (act. 3/10 S. 2 f.). Der Ermittlungsbericht vom 19. Juli 2016 (act. 3/11) hält fest, dass ein "Agent 7" am Freitag, 15. Juli 2016, um 9.20 Uhr am Flughafen Genf im "Ankunftsbereich" den Duty Free Store Arrival aufgesucht habe. Weiter habe dieser im "Öffentlichen Bereich" des Flughafens die Stores Manor und Buzzano, im "Französischen Sek- tor" den Duty Free Store, sowie im "Abflug- und Transitbereich" die Stores Duty Free Store Express (2x), Duty Free Main Store, Souvenir-Geschäft, Hour Passion, Air Watch Center, Your Fashion Store, sowie All you need Bar & Shop besucht. Zudem habe der besagte "Agent 7" in der Stadt Genf den Duty Free Store … an der Avenue … aufgesucht (vgl. act. 3/11 S. 2). Die Duty Free Stores in Genf hät- ten, mit der Ausnahme des Stores … in der Avenue …, keine Uhren geführt und hätten dies auch nie getan. Weder im Store für …, noch in den restlichen Ge- schäften am Flughafen Genf, in welchen Uhren erhältlich gewesen seien, habe man zudem jemals von der Uhren-Marke C._____ gehört, bzw. seien solche Uh- ren jemals verkauft worden (act. 3/11 S. 2). Dem Ermittlungsbericht vom 19. Juli 2016 (act. 24/14) lässt sich entnehmen, dass ein "Agent 10" am 14. Juli 2016 um 12:55 Uhr den EuroAirport Basel-Mulhouse erreicht und sich mittels einer Legende im Passagierbereich in folgenden Stores nach C._____ Uhren erkundigt habe: Duty Free Main Store, Duty Free Y-Gate, Duty Free Fashion, Duty Free Gate Süd und Duty Free Arrival Shop (act. 24/14 S. 2). Im Duty Free Main Store (d.h. G._____ Main Store) habe um 15:46 Uhr in

- 26 - Erfahrung gebracht werden können, dass der Main Shop schon seit zwei Jahren keine Uhren der Marke C._____ mehr im Sortiment führe. Darüber, wann die letz- te Uhr verkauft worden sei, habe jedoch keiner der Angestellten Auskunft geben können (vgl. act. 24/14 S. 2). In den übrigen Duty Free Geschäften (d.h. G._____ Geschäften) habe in Erfahrung gebracht werden können, dass die Marke C._____ laut Aussagen der jeweiligen Mitarbeiter dort nie im Sortiment gewesen sei. Der Duty Free Store im Schengen-Bereich (d.h. G._____ Schengen Geschäft; im "französischen Teil" des Flughafens) sei geschlossen und auch an darauffolgen- den Tagen nicht geöffnet gewesen. Angeblich würden dort aber keine Uhren ver- kauft, sondern es handle sich um einen Geschenkladen (vgl. act. 24/14 S. 2). Nachdem die Beklagte in der Klageantwort mit Nichtwissen bestritten hatte, dass die entsprechenden Ermittlungen die relevanten, von G._____ betriebenen Ge- schäfte abdecken würden (vgl. act. 16 Rz. 50), reichte die Klägerin mit der Replik u.a. zwei Ausdrucke aus dem "Store Finder" des Flughafens Zürich vom 11. Juli 2016 ein (Such-Kategorie "Tax & Duty Free", alle Standorte; sowie: Such- Kategorie "Uhren & Schmuck", alle Standorte) (act. 24/7; act. 24/9). Zudem legte sie diverse Ausdrucke der Homepage der I._____-Group" ins Recht (act. 24/8a- 8c; act. 24/10a-d). Aus den besagten Ausdrucken geht hervor, dass der Ermittler der Privatdetektei H._____ AG – wie die Klägerin zu Recht ausführt – alle im "Store Finder" des Flughafens Zürich (Such-Kategorie "Tax & Duty Free") (act. 24/7) aufgelisteten Duty Free Geschäfte besucht hat (vgl. act. 3/10; act. 24/7). Sämtliche aufgeführ- ten Duty-Free Shops sind zudem Teil der I._____-Group, welche wiederum eine Konzerngesellschaft der G._____ ist (act. 24/8a-8c). Weiter geht aus dem Ermitt- lungsbericht vom 19. Juli 2016 (act. 3/10) hervor, dass auf dem Flughafen Zürich auch in den Geschäften Timebox, Atelier und Sun Catcher ermittelt wurde, welche ebenfalls zur I._____-Group gehören (vgl. act. 24/10a). Zudem suchte der besag- te Ermittler weitere Geschäfte am Flughafen Zürich auf, welche grundsätzlich Uh- ren und/oder Schmuckwaren anbieten, aber nicht zur I._____- bzw. G._____- Gruppe gehören (vgl. act. 24/9).

- 27 - Weiter reichte die Klägerin vier Ausdrucke der Website des Flughafens Genf ein (act. 24/11a-d). Auch die auf dem Flughafen Genf vorhandenen und von Ermitt- lern aufgesuchten Duty Free Shops seien gemäss der Klägerin allesamt Shops der I._____ Gruppe. Zudem hätten sich die Ermittler nicht nur auf die Duty Free Stores beschränkt, sondern hätten auch in den Geschäften auf dem Flughafen Genf ermittelt, in denen Uhren generell erhältlich seien (vgl. act. 23 Rz. 90). Zudem legte die Klägerin einen Auszug der Homepage des EuroAirports Basel- Mulhouse ins Recht (act. 24/13), aus dem hervorgeht, dass die vom Ermittler der Privatdetektei H._____ AG auf dem EuroAirport Basel-Mulhouse aufgesuchten Duty Free Stores zur G._____ Gruppe gehören (vgl. act. 23 Rz. 159). Wie bereits ausgeführt (siehe oben) bedeutet Glaubhaftmachen, dass eine beleg- te und wahrscheinliche Darstellung des Sachverhalts erfolgen muss, die dem Ge- richt aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck vermittelt, dass die infrage stehende Tatsache nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich ist. Nicht erfor- derlich ist dagegen die volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zu- mindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher ein- schätzen als das Gegenteil. Unabhängig davon stellen Privatgutachten zwar kein Beweismittel im Sinne von Art. 168 Abs. 1 ZPO, sondern eine blosse Parteibe- hauptung dar (BGE 141 III 433 E. 2.6 m.w.H.). Indessen dienen Parteibehauptun- gen der Substanziierung. Auch können Parteigutachten unter Umständen mit – durch Beweismittel nachgewiesenen – Indizien den Beweis für eine Tatsache er- bringen. Umso mehr muss dies gelten, wenn nicht der strikte Beweis zu erbrin- gen, sondern eine Tatsache bloss glaubhaft zu machen ist. Da kann eine in Form eines Privatgutachtens sehr gut substanziierte Parteibehauptung zusammen mit anderen, nachgewiesenen bzw. unbestritten gebliebenen Indizien, den Wahr- scheinlichkeitsbeleg erbringen (Urteil des Bundesgerichts 4A_299/2017 vom

2. Oktober 2017 E. 4.1; BGE 141 III 433 E. 2.6 m.w.H). In der Tat gehört zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs gemäss Teilen der Lehre – wie bereits ausgeführt (siehe oben) – "insbesondere" die Dokumentation über eine ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten der Markenware. Wie die Klägerin zu Recht ausführt (vgl. act. 23 Rz. 103), ist die

- 28 - einzige bekannte Lieferantin der beklagtischen C._____ Uhren jedoch die Beklag- te selbst. Gerade im vorliegenden Fall hätte somit eine Umfrage bei den "mass- geblichen Lieferanten der Markenware" zu keinem aussagekräftigen Ergebnis ge- führt. Bei der besagten G._____ AG handelt es sich dagegen gerade nicht um ei- ne Lieferantin, sondern vielmehr um die im Parallel-Verfahren als Vertriebskanal der Beklagten in der Schweiz bezeichnete Abnehmerin bzw. Vertreiberin der C._____ Uhren (vgl. act. 3/7 Rz. 44). Grundsätzlich ist der Beklagten zwar zuzustimmen, wonach die Klägerin keine Dokumente eingereicht hat, welche einen fehlenden Gebrauch der streitgegen- ständlichen Marke an bekannten Uhrenverkaufsstandorten wie Zürich, Genf oder Luzern generell glaubhaft erscheinen liessen. Auch reichte die Klägerin keine Ge- brauchsrecherche hinsichtlich der zwei G._____-Stores in Samnaun ein. Dessen ungeachtet ergibt sich jedoch aus den eingereichten Rechtsschriften der Beklag- ten aus dem Parallel-Verfahren, dass diese dort konkret einzig und allein die G._____ AG als angeblichen schweizerischen Vertriebskanal hinsichtlich ihrer C._____ Uhren genannt hat (vgl. act. 1 Rz. 14; act. 3/7 Rz. 44; act. 18/3 Rz. 50, Rz. 96, Rz. 143, sowie Rz. 244 ff.). Zudem legte sie sowohl im vorliegenden als auch in besagtem Parallel-Verfahren "beispielhaft" drei Rechnungen an die G._____ Basel-Mulhouse AG vom 21. Juni 2013, 15. Oktober 2013 und 13. Mai 2014 für die Lieferung von C._____-Uhren an den EuroAirport Basel-Mulhouse ins Recht (vgl. act. 3/7 Rz. 44; act. 16 Rz. 44; act. 18/6). Obwohl der Beklagten im Parallel-Verfahren nicht der Beweis eines rechtserhaltenden Gebrauchs oblag und die Beklagte die geltend gemachten Lieferungen an die G._____ Basel- Mulhouse AG lediglich hinsichtlich des Nachweises einer ernsthaften Gebrauchs- absicht zum Zeitpunkt ihrer Markenhinterlegungen vorbrachte, vermag aufgrund dieser Vorbringen der Beklagten letztlich deren Argumentation, wonach sich die Klägerin hinsichtlich der Glaubhaftmachung eines Nichtgebrauchs vorliegend nun nicht mit Lieferungen an die G._____ hätte begnügen dürfen, bzw. wonach diese einen fehlenden Gebrauch der streitgegenständlichen Marke vielmehr pauschal an bekannten Uhrenverkaufsstandorten wie Zürich, Genf, oder Luzern, generell hätte glaubhaft machen müssen, nicht zu überzeugen. Unabhängig davon umfas-

- 29 - sen die Gebrauchsrecherchen der Privatdetektei H._____ AG auch einige "Stores", welche nicht zur G._____-Gruppe gehören. Wie die Beklagte zu Recht ausführt (vgl. act. 16 Rz. 60), erfolgten die von der Pri- vatdetektei H._____ AG durchgeführten Ermittlungen an den Standorten Genf, Basel und Zürich jeweils lediglich an einem bzw. an zwei Stichtagen (14. und

15. Juli 2016). Dessen ungeachtet klärten die jeweiligen "Agenten" in den betref- fenden "Stores" jedoch ab, ob dort einerseits zum Zeitpunkt der Stichtage Uhren der Marke C._____ zum Verkauf angeboten wurden, andererseits aber insbeson- dere auch, ob dort in der Vergangenheit (d.h. in den letzten fünf Jahren seit dem Stichtag) jemals Uhren der Marke C._____ verkauft worden seien. So lässt sich den Ermittlungsberichten denn auch entnehmen, dass in den aufgesuchten Ge- schäften C._____ Uhren weder zum Zeitpunkt des Stichtages noch in der Ver- gangenheit jemals zum Verkauf angeboten worden seien. Lediglich im G._____ "Main Store" in … [Stadt in der Schweiz] konnte in Erfahrung gebracht werden, dass dort seit zwei Jahren keine Uhren der Marke C._____ mehr im Sortiment ge- führt würden (vgl. act. 24/14 S. 2). Diesbezüglich gilt es jedoch festzuhalten, dass die von der Beklagten geltend gemachten Uhrenlieferungen an die G._____ … AG insgesamt lediglich 131 Stück zu tiefen Durchschnittspreisen umfassten (vgl. act. 16 Rz. 44; act. 23 Rz. 81; act. 18/6). Selbst wenn man also davon ausgehen würde, dass die besagten Uhrenlieferungen an den klarerweise auf französi- schem Staatsgebiet liegenden EuroAirport Basel-Mulhouse dem Schweizer Terri- torium zuzurechnen wären, wären diese aufgrund deren marginalen Umfangs letztlich nicht geeignet, um einen ernsthaften, wirtschaftlich sinnvollen und nicht bloss zum Schein erfolgenden Gebrauch in der Schweiz nachzuweisen. Unabhängig davon gilt es auch zu beachten, dass die Beklagte in der Schweiz unbestrittenerweise über keinen Sitz verfügt (vgl. act. 1 Rz. 4; act. 16 Rz. 29). Auch reichte die Klägerin vorprozessuale Korrespondenz zwischen den Parteien zum (Nicht-) Gebrauch ein (act. 3/12-15). Insbesondere aus dem Schrei- ben des klägerischen Anwaltes an den beklagtischen Anwalt vom 14. Juli 2016 geht hervor, dass Erstgenannter dem Letztgenannten mitgeteilt hat, dass Abklä- rungen seitens der Klägerin, der US-Anwälte der Klägerin, sowie auch seiner

- 30 - selbst, ergeben hätten, dass keinerlei Gebrauch der streitgegenständlichen Marke C._____ auf dem Gebiet der Schweiz habe festgestellt werden können und dass deshalb deren Nichtgebrauch bzw. Löschungsreife geltend gemacht werde (act. 3/12). Zusammenfassend gelingt es der Klägerin somit, aufgrund der eingereichten Er- mittlungsberichte der Privatdetektei H._____ AG, den diversen Auszügen aus den Websites der Flughäfen Basel, Genf und Zürich sowie der Homepage der G._____-Gruppe, der eingereichten vorprozessualen Korrespondenz zum (Nicht-) Gebrauch, sowie der Tatsache, dass die Beklagte unbestrittenerweise über kei- nen Sitz in der Schweiz verfügt, beim hiesigen Gericht den Eindruck zu vermitteln, den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke durch die Beklagte in der Schweiz als wahrscheinlich erscheinen zu lassen. Mit anderen Worten wird die Möglichkeit, dass der von der Klägerin geltend gemachte Nichtgebrauch zutrifft, höher eingeschätzt, als das Gegenteil. Auf eine Vernehmung des von der Kläge- rin als Zeugen offerierten Geschäftsführers der Privatdetektei H._____ AG, J._____, kann demnach verzichtet werden (vgl. act. 23 Rz. 89). Nachfolgend gilt es vielmehr zu prüfen, ob es der Beklagten gelingt, entweder den Beweis für den Gebrauch ihrer streitgegenständlichen Marke in der Schweiz, oder aber den Beweis für das Vorliegen von wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch, zu erbringen. 2.2.3. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 2.2.3.1. Parteivorbringen Die Beklagte führt aus, der relevante Sachverhalt sei grundsätzlich unbestritten und aktenkundig. Auch die Rechtslage sei klar. Die fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme der streitgegenständlichen Marke C._____ sei rein rechne- risch zwar frühestens am tt.mm.2016 abgelaufen, diese werde jedoch um die Zeitspanne verlängert, während der wichtige Gründe für den Nichtgebrauch ge- mäss Art. 12 Abs. 1 MSchG vorliegen würden. Im vorliegenden Fall habe sich die Karenzfrist aufgrund solcher wichtiger Gründe bis auf Weiteres verlängert und sei

- 31 - aktuell noch nicht abgelaufen. Die Klägerin habe am 3. Februar 2015 ein Verfah- ren gegen die Beklagte beim hiesigen Gericht eingeleitet. Im Rahmen dieses pa- rallel hängigen Verfahrens verlange die Klägerin nicht nur die Löschung der C._____ Marke, sondern auch, dass der Beklagten der markenmässige Gebrauch der Marke C._____ im Zusammenhang mit Uhren gerichtlich verboten werde. Die Beklagte habe sich deshalb nach Einleitung der Verbotsklage dazu entschlossen, einstweilen keine weiteren Lieferungen an Schweizer Abnehmer zu senden (act. 16 Rz. 9 ff.). Während der Hängigkeit des parallel laufenden Verfahrens be- stünden für die Beklagte gemäss einschlägiger Lehre somit offensichtlich wichtige Gründe für den Nichtgebrauch bzw. einen weitergehenden Gebrauch der C._____ Marke in der Schweiz. Grundsätzlich könne einer beklagten Partei – unabhängig von der von der Klägerin angerufenen Rechtsgrundlage – nicht zugemutet wer- den, ihre Marke zu einem Zeitpunkt zu gebrauchen, in dem unklar sei, ob diese gelöscht werde oder ob ihr deren Gebrauch untersagt werde. Genau dies sei vor- liegend der Fall. Die fünfjährige Karenzfrist, welche rein rechnerisch zwar am tt.mm.2016 abgelaufen sei, verlängere sich entsprechend wegen wichtiger Grün- de um die Dauer der Hängigkeit des parallel laufenden Verfahrens. Bis heute sei die Karenzfrist somit noch nicht abgelaufen. Mangels einer Pflicht zur Benutzung der Marke C._____ entfalle somit das Erfordernis eines Gebrauchsnachweises durch die Beklagte (act. 16 Rz. 14 sowie Rz. 24 ff.; act. 27 Rz. 14 ff.). Die Karenz- frist habe bei genauerer Betrachtung sogar schon vor der Einleitung des ersten Verfahrens durch die Klägerin zu ruhen begonnen. Sogar Markeninhabern, wel- che ein Verfahren selbst einleiten, sei der Rechtfertigungsgrund für den Nichtge- brauch einer Marke während der Dauer des Prozesses zuzugestehen. Gemäss dieser Ansicht seien bereits die durch die Beklagte im April 2014 eingereichten, nach wie vor hängigen Widerspruchsverfahren als eine ernsthafte rechtliche Aus- einandersetzung zu betrachten, welche einen allfälligen Nichtgebrauch der streit- gegenständlichen Marke seitens der Beklagten zu rechtfertigen vermochten (act. 16 Rz. 27 f. sowie Rz. 70). Dessen ungeachtet bestehe nach wie vor die kla- re Absicht, die hinterlegte C._____ Marke zu gebrauchen bzw. den bereits erfolg- ten Markengebrauch auszubauen. Damit zusammenhängende Aufwendungen würden jedoch bis zum Ergehen klärender Urteile einstweilen nicht getätigt

- 32 - (act. 16 Rz. 82). Zudem habe die Beklagte die Marke vor der Klageeinreichung in der Schweiz gebraucht (act. 27 Rz. 56). Vor diesem Hintergrund sei die Klage wegen Vorliegens wichtiger Gründe abzuweisen, soweit überhaupt darauf einzu- treten sei (act. 16 Rz. 28.). Die Klägerin entgegnet, die Beklagte könne sich nicht auf das Vorliegen von wich- tigen Gründen i.S.v. Art. 12 Abs. 1 MSchG berufen. Das Löschungsverfahren, welches die Beklagte als wichtigen Grund für den Nichtgebrauch geltend mache, sei auf das Einreichen von zwei Widersprüchen durch die Beklagte gegen die Schutzausdehnung der klägerischen IR-Marke Nr. 2 C._____ auf das Gebiet der Schweiz zurückzuführen. Mit anderen Worten habe sie selbst das Löschungsver- fahren vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich mit der Verfahrensnummer HG150021 verursacht, welches sie nun als "wichtigen Grund" i.S.v. Art. 12 Abs. 1 MSchG nenne, um einen Nichtgebrauch von C._____ zu rechtfertigen (act. 1 Rz. 41 ff.; act. 23 Rz. 45 ff. sowie Rz. 121). Die Tatsache, dass im Parallel- Verfahren auch ein Unterlassungsbegehren gestellt worden sei, dürfe zudem nicht zum Schluss führen, dass die Klägerin aufgrund einer "verlängerten" Benut- zungsschonfrist zugunsten der Beklagten das zweite Ungültigkeits- Verteidigungsmittel, nämlich den Nichtgebrauch, auch nicht mehr geltend machen dürfe (act. 23 Rz. 33). Weiter habe die Beklagte in ihrer Klageantwort vom

26. August 2015 im Löschungsverfahren HG150021 eindeutig und konstant aus- geführt, dass sie gegenwärtig, d.h. am 26. August 2015, in der Schweiz die Marke C._____ gebrauche und dass sie diesen Gebrauch noch weiter ausbauen wolle. Die Klägerin habe jedoch bereits über ein halbes Jahr vorher eine Löschungskla- ge gegen die für Uhren hinterlegte Schweizer C._____ Marke der Beklagten ein- gereicht. Wenn sie sich nun jedoch auf Art. 12 Abs. 1 MSchG berufen wolle, hätte sie ihren angeblichen Gebrauch kurze Zeit nach Erhalt der Klageschrift einstellen sollen (act. 1 Rz. 46 ff.). Somit sei offensichtlich, dass die Behauptung der Beklag- ten, wonach diese aufgrund der von der Klägerin am 3. Februar 2015 eingereich- ten Löschungsklage dazu bewegt worden sei, den Gebrauch in der Schweiz einstweilen auf Eis zu legen, offensichtlich eine blosse Schutzbehauptung und als solche unbeachtlich sei (act. 1 Rz. 49 f.). Die streitgegenständliche Marke der Be- klagten sei am 13. April 2011 publiziert worden. Im Zeitpunkt der Klageeinleitung

- 33 - im Parallel-Verfahren seien somit bereits beinahe vier Jahre vergangen gewesen, ohne dass die Beklagte einen Gebrauch in der Schweiz jemals aufgenommen hätte. Es sei somit auch unter diesem Aspekt ohne Weiteres davon auszugehen, dass der Nichtgebrauch nicht durch die Klageeinleitung im Parallel-Verfahren, sondern vielmehr auf andere Ursachen zurückzuführen sei (act. 23 Rz. 41). Dass sich der Inhaber einer Marke nicht mehr um den Gebrauchszwang zu kümmern habe, wenn er wegen bösgläubiger Markenanmeldung angegriffen werde, könne nicht der Sinn der Regelung von Art. 12 Abs. 1 MSchG sein (act. 23 Rz. 36). Der einzige Grund, weshalb der Inhaber einer identischen, älteren Marke für identi- sche Waren zu befürchten habe, in einem allfälligen gegen den Bestand seiner Marke gerichteten Löschungsverfahren zu unterliegen, sei, dass ihm unlauteres und/oder rechtsmissbräuchliches Verhalten bei der Markenhinterlegung vorzuwer- fen sei. Sei dieser Markeninhaber dagegen überzeugt davon, seine Marke lauter und nicht rechtsmissbräuchlich angemeldet zu haben, habe er auch absolut kei- nen Anlass dazu, Bedenken über den Bestand seiner Markenregistrierung zu ha- ben. Es sei ihm insbesondere in einem solchen Fall ohne Weiteres zumutbar, sei- ne Marke trotz einer Löschungsklage gegen diese zu gebrauchen (act. 23 Rz. 36). Ein Markeninhaber aber, der – wie vorliegend – trotz seiner identischen, älteren Marke für identische Waren ein gegen seine Marke gerichtetes Lö- schungsverfahren als "wichtigen Grund" für einen Nichtgebrauch geltend mache, bezeuge damit offensichtlich, dass er selber Zweifel daran habe, dass seine Mar- kenhinterlegung lauterkeitsrechtlich und/oder aus Sicht des Rechtsmissbrauchs- verbots korrekt gewesen sei. Es könne aber nicht Sinn und Zweck der Ausnah- mebestimmung von Art. 12 Abs. 1 MSchG sein, dass sich ein solcher Markenin- haber alleine wegen Zweifeln an der Lauterkeit seines eigenen Verhaltens auf "wichtige Gründe" für den Nichtgebrauch berufen und die Benutzungsschonfrist somit künstlich für sich verlängern könne. Der Sachverhalt, dass der Markeninha- ber eine Marke angemeldet habe, welche nach seinem eigenen Wissen bereits von einem Dritten seit Jahren benutzt werde, und die daraus resultierenden Unsi- cherheiten für den Markeninhaber würden nun aber definitiv im Kontrollbereich des Markeninhabers liegen (act. 23 Rz. 36).

- 34 - 2.2.3.2. Rechtliches Art. 12 Abs. 1 MSchG lässt die negativen Folgen des Nichtgebrauchs nach Ablauf der Benützungsschonfrist in den Fällen nicht eintreten, in denen "wichtige Gründe für den Nichtgebrauch" vorliegen. Die Möglichkeit der Rechtfertigung des Nicht- gebrauchs durch wichtige Gründe soll den Inhaber in den Fällen vor dem Verlust des Markenrechts schützen, in denen die Aufnahme des Gebrauchs als unzumut- bar erscheint. Was unter wichtigen Gründen im Einzelnen zu verstehen ist, defi- niert das Gesetz nicht. Entsprechend obliegt es gemäss Art. 4 ZGB dem Richter, über deren Vorliegen nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 18 f.; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 17 f.; MARBACH, a.a.O., N. 1430 ff.). Grundsätzlich vermögen nur solche Gründe den Nichtgebrauch zu rechtfertigen, die ausserhalb der Einflusssphäre des Markeninhabers liegen. Den Nichtge- brauch nicht zu rechtfertigen vermögen daher Umstände, die den Markeninhaber freiwillig dazu veranlassen, den Gebrauch nicht aufzunehmen, oder die er selbst zu vertreten hat, wie beispielsweise die verzögerte Markteinführung aufgrund technischer oder wirtschaftlicher Schwierigkeiten (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 20; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 19). Ausser Betracht zu bleiben haben zudem ge- brauchshindernde Gründe, welche dem Inhaber im Zeitpunkt der Hinterlegung be- reits bekannt waren bzw. deren Eintritt im damaligen Zeitpunkt bereits absehbar war. Zu weit geht es allerdings, wenn man nur "besonders gelagerte Ausnahme- sachverhalte, die ausserhalb dessen liegen, womit man üblicherweise rechnen muss", als wichtige, den Nichtgebrauch rechtfertigende Gründe anerkennen will (RKGE vom 16. April 1998, sic! 1998, Nr. 4, S. 406 E. 3 – Anchor/Ancora; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 123, WANG, a.a.O., Art. 12 N. 21). So können etwa die Ver- zögerung eines behördlichen Zulassungsverfahrens oder das Aufkommen einer rechtlichen Auseinandersetzung in den seltensten Fällen von vornherein ausge- schlossen werden. Den Markeninhaber allein aufgrund der Kenntnis der abstrak- ten Möglichkeit, dass solche Ereignisse eintreten könnten, bei deren Eintritt von der Berufung auf wichtige Gründe auszuschliessen, wäre unbillig. Entscheidend muss sein, ob ein gewissenhafter und sorgfältig handelnder Kaufmann bei der Hinterlegung aufgrund der gegebenen Umstände in guten Treuen davon ausge- hen konnte, der Gebrauch der Marke könne spätestens nach Ablauf der Benüt-

- 35 - zungsschonfrist aufgenommen werden (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 21). Erfolgt ein Nichtgebrauch, weil eine ernsthafte, bedrohliche rechtliche Auseinandersetzung stattfindet, so muss differenziert werden, ob der Nichtgebrauch gerechtfertigt war. Richtet sich ein hängiger Prozess gegen die Verwendung oder die Gültigkeit der fraglichen Marke, erscheint der Nichtgebrauch gerechtfertigt. Es kann dem Inha- ber nicht zugemutet werden, den Schwebezustand und das Nichtwissen über den Bestand der Marke hinzunehmen und ihm eine Gebrauchslast für diese Zeit auf- zuerlegen (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 23; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 28; vgl. auch: MARBACH, a.a.O., N. 1435; sowie: BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 126 f.). 2.2.3.3. Würdigung Die streitgegenständliche Schweizer Marke Nr. 1 C._____ wurde am tt.mm.2011 hinterlegt (vgl. act. 3/2). Wie bereits ausgeführt (siehe oben), beginnt die fünfjäh- rige Gebrauchsschonfrist für schweizerische Marken gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG entweder mit dem unbenützten Ablauf der Widerspruchsfrist, oder aber der rechtskräftigen Erledigung eines Widerspruchsverfahrens zu laufen. Ein Wi- derspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintra- gung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Gegen die streitgegenständliche Marke wurde kein Widerspruch erhoben (vgl. act. 3/2). Somit begann die Gebrauchsschonfrist vorliegend mit dem unbe- nutzten Ablauf der Widerspruchsfrist zu laufen. Die erste Veröffentlichung der streitgegenständlichen Marke erfolgte am tt.mm.2011 auf Swissreg (vgl. act. 3/2). Demnach begann die fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme der streit- gegenständlichen Marke Nr. 1 C._____ am tt.mm.2011 zu laufen und wäre rein rechnerisch am tt.mm.2016 abgelaufen, was zwischen den Parteien denn auch unbestritten ist (vgl. act. 1 Rz. 13; act. 16 Rz. 9 ff.). Strittig ist dagegen, ob sich die Karenzfrist vorliegend aufgrund wichtiger Gründe verlängert hat. Wie die Beklagte zu Recht ausführt, hat die Klägerin im Rahmen des Parallel-Verfahrens am 3. Februar 2015 eine Klage gegen die Beklagte ein- gereicht (vgl. act. 1 Rz. 12; act. 3/6). Mit dieser Klage verlangte die Klägerin u.a., dass die streitgegenständliche Schweizer Marke Nr. 1 C._____ der Beklagten aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung für nichtig erklärt werden soll. Zu-

- 36 - dem stellte die Klägerin ein Unterlassungsbegehren, wonach es der Beklagten unter Strafdrohung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall zu verbie- ten sei, in der Schweiz unter der Bezeichnung C._____ u.a. Uhren anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, etc. Nicht zu überzeugen vermag das Argument der Klägerin, wonach die Beklagte das Parallel-Verfahren vor dem hiesigen Gericht "selbst verursacht habe", wel- ches sie nun als "wichtigen Grund" i.S.v. Art. 12 Abs. 1 MSchG nenne, um einen Nichtgebrauch von C._____ zu rechtfertigen (vgl. act. 1 Rz. 41 ff.; act. 23 Rz. 45 ff. sowie Rz. 121). Zwar mag die Motivation seitens der Klägerin für die Einleitung des Parallel-Verfahrens darin gelegen haben, dass die Beklagte zwei Widersprü- che gegen die Schutzausdehnung der klägerischen IR-Marke Nr. 2 C._____ auf das Gebiet der Schweiz eingereicht habe (vgl. act. 1 Rz. 41). Auch kann nachvoll- zogen werden, dass die Beklagte "zumindest" mit ihrem Widerspruch Nr. … ge- gen die Schweizer Schutzausdehnung der IR-Marke Nr. 2 C._____, welcher sich auf die Schweizer Marke Nr. 1 C._____ stütze, die Klägerin dazu bewegt haben mag, eine Löschungsklage gegen ebendiese Schweizer Marke im Parallel- Verfahren einzuleiten (vgl. act. 1 Rz. 44; act. 23 Rz. 45 ff.). Unabhängig davon aber wurde das Parallel-Verfahren jedoch – wie die Beklagte zu Recht festhält (vgl. act. 16 Rz. 70 f.; act. 27 Rz. 111) – offensichtlich nicht durch die Beklagte eingeleitet. Die Argumentation der Klägerin, wonach anstelle eines Verfahrens "Einleiten" das unbestimmte "Verursachen" eines Verfahrens relevant sein soll, ist nicht zutreffend. Offensichtlich wird jede Klage durch ein bestimmtes Verhalten der jeweils beklagten Partei gewissermassen "verursacht", was jedoch nicht mit einer (formellen) Verfahrenseinleitung gleichgesetzt werden kann. Da es klarer- weise die Klägerin war, welche das vorliegende Verfahren eingeleitet hat, kann letztlich auch offenbleiben, ob sich ein Markeninhaber, welcher selbst ein Verfah- ren einleitet, auf das Vorliegen von wichtigen Gründen hinsichtlich des Nichtge- brauchs einer Marke für die Dauer des Prozesses berufen könnte. Ebenfalls nicht zu hören ist das Argument der Klägerin, wonach die Beklagte mit Sicherheit habe davon ausgehen müssen, dass sich die Klägerin gegen die schweizerischen C._____ Markenregistrierungen der Beklagten zur Wehr setzen

- 37 - werde (vgl. act. 1 Rz. 42 ff.). Wie bereits ausgeführt (siehe oben), kann das Auf- kommen einer rechtlichen Auseinandersetzung in den seltensten Fällen von vorn- herein ausgeschlossen werden. Es wäre demnach unbillig, die Beklagte allein aufgrund der Kenntnis der abstrakten Möglichkeit, dass ein solches Ereigniss hät- te eintreten können, beim tatsächlichen Eintritt des Ereignisses mit Klageeinrei- chung vom 3. Februar 2015 im Parallel-Verfahren von der Berufung auf wichtige Gründe auszuschliessen. Ebenfalls nicht zu überzeugen vermag die Argumentation der Klägerin, wonach die Beklagte den (angeblichen) Gebrauch sofort nach Klageeinreichung hätte ein- stellen müssen (vgl. act. 1 Rz. 46 ff.). Der Beklagten oblag im Parallel-Verfahren – wie diese zu Recht ausführt (vgl. act. 16 Rz. 85) – nicht die Pflicht, einen umfas- senden Gebrauchsnachweis zu erbringen. Vielmehr ging es in diesem Verfahren um das Vorliegen einer ernsthaften Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der Hinter- legung der dort streitgegenständlichen Marken. Somit kann der Beklagten nicht vorgeworfen werden, sie hätte das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtge- brauch spätestens mit ihrer Klageantwort im Parallel-Verfahren vom 26. August 2015 vorbringen müssen; dies unabhängig davon auch deshalb, weil die Karenz- frist zu diesem Zeitpunkt auch aus rein rechnerischer Sicht noch nicht abgelaufen gewesen wäre, wie die Beklage zutreffend festhält (vgl. act. 16 Rz. 84). Auch kann aus dem Umstand, wonach die Beklagte nicht bestreitet, dass der letz- te (angebliche) Markengebrauch im Mai 2014 erfolgt sei (vgl. act. 27 Rz. 132), nicht direkt und pauschal darauf geschlossen werden, dass ein Gebrauch endgül- tig – d.h. auch für die Zukunft – eingestellt worden sei. So lässt sich dem Schrei- ben des beklagtischen Rechtsanwaltes an den klägerischen Rechtsanwalt vom

E. 4 April 2016 E. 2.3.4). Die Duplik der Beklagten datiert vom 26. Juni 2017 (act. 27) und wurde von der Klägerin am 3. Juli 2017 entgegengenommen (act. 30/1). Die Replik nach Art. 29 BV der Beklagten vom 12. Juli 2017 (act. 31) erfolgte somit innerhalb von 10 Ta- gen. Dessen ungeachtet besteht nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels je- doch Aktenschluss, da neue Tatsachen und Beweismittel nur noch beschränkt un- ter der Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden können. Ein dritter Schriftenwechsel (Triplik und Quadruplik) ist mithin ausgeschlossen (vgl. dazu WILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO,

3. Aufl., 2017, Art. 225 N. 12 f.; LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 225 N. 21 sowie Art. 229 N. 4; PAHUD, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schwei- zerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., 2016, Art. 225 N. 5 und Art. 229 N. 7; KIL- LIAS, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar ZPO, 2012, Art. 225 N. 10). Die Äusserung der Klägerin zu mit der Duplikschrift neu vorgetragenen Behaup- tungen der Beklagten oder von dieser neu eingereichten Beweismittel ist für die klagende Partei im Lichte von Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO (rechtli- ches Gehör) dagegen zulässig, wobei eine allfällige Stellungnahme zur Duplik umgehend einzureichen ist (vgl. dazu LEUENBERGER, a.a.O., Art. 225 N. 23; PA- HUD, a.a.O., Art. 225 N. 3; KILLIAS, a.a.O., Art. 225 N. 10; BGE 133 I 98 E. 2.1; BGE 138 I 154 E. 2.3.1; BGE 1B_407/2012 E. 2.1). In diesem Sinne sind jedoch auch Noven, von denen eine Partei nach dem zweiten Schriftenwechsel Kenntnis erhält, unverzüglich (und nicht etwa erst an der Hauptverhandlung) mit einer ent- sprechenden Noveneingabe in den Prozess einzuführen (LEUENBERGER, a.a.O., Art. 225 N. 22 und Art. 229 N. 9; vgl. auch Botschaft ZPO, S. 7341). Diesbezüg- lich gilt, dass eine Partei, welche nach durchgeführtem zweiten Schriftenwechsel neue Tatsachen oder Beweismittel vorbringt, für jede einzelne neue Tatsache und jedes einzelne neue Beweismittel zu begründen hat, weshalb diese Noven nach Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig sein sollen (vgl. dazu: WILLISEGGER, a.a.O., Art. 229

E. 8 August 2016 denn auch entnehmen, dass sich die Beklagte aufgrund der am

3. Februar 2015 beim hiesigen Gericht eingereichten Klage dazu entschlossen habe, den Verkauf von C._____ Waren in der Schweiz im Jahr 2015 einstweilen auf Eis zu legen (vgl. act. 3/15). Auch sei der (vorübergehenden) Einstellung des Warenvertriebs in die Schweiz sodann ein gewisser Entscheidfindungsprozess voraus gegangen, der bei der Beklagten erst durch die Klageeinleitung vom

3. Februar 2015 ausgelöst worden sei (act. 16 Rz. 83). Zudem machte die Be-

- 38 - klagte geltend, dass sie jederzeit, d.h. auch für die Zukunft, eine Gebrauchsab- sicht für die Schweiz habe. Zunächst seien aber die hängigen Gerichtsverfahren zu Ende zu bringen (vgl. act. 16 Rz. 82; act. 27 Rz. 37 und Rz. 130). Letztlich ist demnach nicht erwiesen, dass Umstände vorgelegen hätten, welche die Beklagte freiwillig dazu veranlasst hätten, die streitgegenständliche Marke nicht zu gebrau- chen. Dessen ungeachtet ist es – wie die Beklagte zu Recht ausführt (vgl. act. 16 Rz. 86) – letzten Endes irrelevant, ob diese einen Markengebrauch nachweisen kann. Zweifelsfrei richtet sich das Parallel-Verfahren sowohl gegen die Gültigkeit als auch gegen die Verwendung der streitgegenständlichen Marke durch die Be- klagte, und ist demnach als ernsthafte und für die Beklagte bedrohliche rechtliche Auseinandersetzung zu qualifizieren. Somit ist der Nichtgebrauch durch die Be- klagte gerechtfertigt bzw. konnte es dieser nicht zugemutet werden, den Schwe- bezustand um das Nichtwissen über den Bestand ihrer streitgegenständlichen Marke hinzunehmen. Unabhängig davon erfolgte die Klageeinleitung im Parallel- Verfahren am 3. Februar 2015 und somit klarerweise vor dem tt.mm.2016, also zu einem Zeitpunkt, in dem die fünfjährige Karenzfrist auch rein rechnerisch noch gar nicht abgelaufen gewesen wäre. Mit anderen Worten lag somit ab der Klageeinlei- tung im Parallel-Verfahren vom 3. Februar 2015 ein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch vor, weshalb sich die fünfjährige Karenzfrist entsprechend – bis zur Beendigung des Parallel-Verfahrens – verlängert hat. Letztlich vermag auch das Argument der Klägerin, wonach der einzige Grund, weshalb der Inhaber einer identischen, älteren Marke für identische Waren zu be- fürchten habe, in einem allfälligen, gegen den Bestand seiner Marke gerichteten Löschungsverfahren zu unterliegen, darin liege, dass ihm unlauteres und/oder rechtsmissbräuchliches Verhalten bei der Markenhinterlegung vorzuwerfen sei (vgl. act. 23 Rz. 36), nicht zu überzeugen. Vielmehr führt – wie die Beklagte zu- treffend festhält – jedes Gerichtsverfahren, welches die Löschung einer Marke zum Gegenstand hat, zu einer Unsicherheit darüber, ob die Marke gelöscht wer- den und ob dadurch ein prioritäres, absolutes Recht verlustig gehen könnte (vgl. act. 27 Rz. 51 f.). Es sind deshalb – entgegen den Ausführungen der Kläge-

- 39 - rin (vgl. act. 23 Rz. 36) – abschliessend auch keine Gründe ersichtlich, wieso sich die Beklagte vorliegend nicht auf den Rechtfertigungsgrund des Vorliegens eines wichtigen Grundes gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG sollte berufen dürfen bzw. wieso es dieser "in einem solchen Fall ohne Weiteres zumutbar" sein sollte, ihre Marke trotz einer gegen diese gerichteten Löschungs- und Unterlassungsklage dennoch zu gebrauchen. Der wichtige Grund für den Nichtgebrauch der Marke liegt zudem – wie die Beklagte zutreffend ausführt (vgl. act. 27 Rz. 54) – klarer- weise nicht in deren Kontrollbereich bzw. Einflusssphäre. Die Beklagte selbst konnte weder auf die Einreichung der Nichtigkeits- und Unterlassungsklage der Klägerin im Parallel-Verfahren, noch auf die Hinterlegung der Marken der Klägerin einen Einfluss ausüben. Somit gelingt der Beklagten der Nachweis eines wichti- gen Grundes für den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke. 2.3. Fazit Zusammenfassend gelingt es der Klägerin, ein hinreichendes Rechtsschutzinte- resse hinsichtlich ihrer Nichtigkeitsklage nachzuweisen sowie den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Schweizer Marke Nr. 1 C._____ seitens der Beklagten glaubhaft zu machen. Unabhängig davon erbringt die Beklagte jedoch den Nach- weis für das Vorliegen eines wichtigen Grundes für den Nichtgebrauch. Die Nich- tigkeitsklage ist demnach abzuweisen.

- 40 -

3. Kosten- und Entschädigungsfolgen 3.1. Streitwert Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 S. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht eini- gen oder die Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Massgebend für die Feststellung der Nichtigkeit einer Marke ist der Wert, den die- se für ihren Inhaber hat. Die Schätzung des Wertes der als nichtig angegriffenen Marke bietet einige Schwierigkeiten. In der Praxis hat sich eine Dreiteilung entwi- ckelt. Geht es um wirtschaftlich eher unbedeutende Zeichen, liegt der Streitwert etwa im Bereich von CHF 50'000.– bis CHF 100'000.–. Geht es um solche Mar- ken, hinter denen erhebliche Werte (Umsatz, Werbung, usw.) stehen, werden schnell einmal Streitwerte von CHF 500'000.– bis CHF 1'000'000.– genannt. Dar- über hinausgehende Streitwerte bleiben den sehr bekannten wenn nicht gar be- rühmten Klagemarken vorbehalten, wobei dann auch eine erhebliche Verlet- zungshandlung zur Diskussion stehen muss (vgl. ZÜRCHER, Der Streitwert im Im- materialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493, S. 504 f.). Die Klägerin gibt den Streitwert mit "unbestimmt, übersteigt aber sicher CHF 100'000.–" an (act. 1 Rz. 5.). Mit Hinweis auf die von der Klägerin geltend gemachte weltweite Bekanntheit ihres Markennamens C._____ wurde der Streit- wert mit Verfügung vom 31. August 2016 einstweilen auf CHF 250'000.– festge- setzt (act. 4), was von der Klägerin in der Folge nicht beanstandet wurde. Die Be- klagte wies in der Klageantwort darauf hin, dass der Streitwert aufgrund der feh- lenden Bekanntheit der klägerischen Marke in der Schweiz eigentlich viel tiefer liegen dürfte, dieser für die Berechnung der Gerichtskosten und der Parteient- schädigung in Höhe von CHF 250'000.– jedoch akzeptiert werde (act. 16 Rz. 7). Vorliegend ist daher von einem Streitwert von CHF 250'000.– auszugehen.

- 41 - 3.2. Gerichtskosten Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 GebV OG). Das Gericht kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung des Zeitaufwan- des des Gerichts und der Schwierigkeit des Falls ermässigen oder erhöhen (§ 2 Abs. 1 lit. c und d sowie § 4 Abs. 2 GebV OG). Die Gebühr kann bis auf das Dop- pelte erhöht werden, wenn keine der Parteien Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz hat (§ 11 GebV OG). Bei einem Streitwert von CHF 250'000.– beträgt die nach § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte Grundgebühr rund CHF 15'000.–. Angesichts des ausländischen Sitzes beider Parteien, des Umfanges der Akten, der Anzahl der gerichtlichen Verfügun- gen sowie der Komplexität und Vielfalt der Rechtsfragen, rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr auf rund fünf drittel der Grundgebühr zu erhöhen. Die Gerichtsge- bühr ist deshalb auf CHF 25'000.– festzusetzen. Die Verteilung der Gerichtskosten erfolgt nach Obsiegen und Unterliegen der Par- teien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Gerichtskosten sind jeweils mit den geleis- teten Vorschüssen der Parteien zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Ausgangsgemäss sind die Kosten der Klägerin aufzuerlegen und teilweise mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 3.3. Parteientschädigung Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi- gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Parteientschädigung richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Das Ge- richt kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung der Verantwortung, des not-

- 42 - wendigen Zeitaufwands der Vertretung und der Schwierigkeit des Falls ermässi- gen oder erhöhen (§ 2 Abs. 1 lit. c, d und e, § 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermit- telte ordentliche Gebühr deckt den Aufwand für die Erarbeitung der Begründung oder Beantwortung der Klage und die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 250'000.– beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte Grundgebühr rund CHF 18'000.–. Für den doppelten Schriftenwechsel ist ein Zuschlag von 50 % zu berechnen (§ 11 AnwGebV). Die Anwaltsgebühr ist deshalb auf CHF 27'000.– festzusetzen. Die Beklagte macht keinen Mehrwert- steuerzuschlag geltend, weshalb ihr auch kein solcher zuzusprechen ist. Die Zusprechung einer Parteientschädigung richtet sich nach Obsiegen und Un- terliegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Ausgangsgemäss ist die Klä- gerin zu verpflichten, der Beklagten die volle Parteientschädigung zu bezahlen.

- 43 - Das Handelsgericht erkennt:

Dispositiv

Die Klage wird abgewiesen.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 25'000.–.
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 27'000.– zu bezahlen.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 250'000.–. Zürich, 6. März 2019 Handelsgericht des Kantons Zürich Vizepräsidentin: Gerichtsschreiber: Dr. Claudia Bühler Marius Zwicky

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Handelsgericht des Kantons Zürich Geschäfts-Nr.: HG160175-O U/dz Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichter Dr. Daniel Schwander, die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, Prof. Dr. Mischa Senn und die Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli sowie der Gerichtsschreiber Marius Zwicky Urteil vom 6. März 2019 in Sachen A._____, Inc., Klägerin vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. X2._____ gegen B._____, S.A. de C.V., Beklagte vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2._____ betreffend Marke

- 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) "1. Die Schweizer Marke Nr. 1 C._____ sei nichtig zu erklären.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten." Übersicht Sachverhalt und Verfahren .................................................................................... 3 A. Sachverhaltsübersicht .................................................................................... 3

a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................... 3

b. Prozessgegenstand .................................................................................... 3 B. Prozessverlauf ................................................................................................ 3 Erwägungen .......................................................................................................... 5

1. Formelles ........................................................................................................ 5 1.1. Zuständigkeit ........................................................................................... 5 1.1.1. Örtliche Zuständigkeit .............................................................................. 5 1.1.2. Sachliche Zuständigkeit ........................................................................... 6 1.2. Anwendbares Prozessrecht .................................................................... 7 1.3. Stellungnahme zur Duplik ....................................................................... 7 1.4. Übrige Sachurteilsvoraussetzungen ........................................................ 9 1.5. Zwischenergebnis ................................................................................. 10

2. Nichtigerklärung aufgrund Nichtgebrauch .................................................... 10 2.1. Bestand der Marke ................................................................................ 10 2.1.1. Gebrauch der Marke .............................................................................. 10 2.1.2. Folgen des Nichtgebrauchs ................................................................... 11 2.1.3. Beweislastverteilung .............................................................................. 13 2.2. Nichtigkeitsklage ................................................................................... 13 2.2.1. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation ............................................... 13 2.2.1.1. Parteivorbringen .................................................................................. 13 2.2.1.2. Rechtliches ......................................................................................... 16 2.2.1.3. Würdigung ........................................................................................... 18 2.2.2. Glaubhaftmachung des fehlenden Gebrauchs ....................................... 20 2.2.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 20 2.2.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 23 2.2.2.3. Würdigung ........................................................................................... 24 2.2.3. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch ................................................ 30 2.2.3.1. Parteivorbringen .................................................................................. 30 2.2.3.2. Rechtliches ......................................................................................... 34 2.2.3.3. Würdigung ........................................................................................... 35 2.3. Fazit ...................................................................................................... 39

3. Kosten- und Entschädigungsfolgen .............................................................. 40 3.1. Streitwert ............................................................................................... 40 3.2. Gerichtskosten ...................................................................................... 41

- 3 - 3.3. Parteientschädigung.............................................................................. 41 Sachverhalt und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung Die Klägerin ist eine Corporation nach Recht des US-amerikanischen Bundes- staates Delaware mit Sitz in New York (USA). Sie ist eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen C._____ Konzerns sowie weltweit Inhaberin diverser C._____, C._____ … und D._____ Marken. Die Klägerin beziehungsweise die C._____ Firmengruppe bezweckt unter anderem den Verkauf von Waren im Be- reich der Damenmode, insbesondere von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Halstüchern, Kopfbedeckungen, Strumpfwaren, Schmuckwaren, Brillen, Sonnen- brillen, Uhren und Parfums (act. 1 Rz. 6 ff.; act. 3/6 Rz. 7 ff.; act. 9/18; act. 9/19; act. 9/20; act. 9/22; act. 9/23). Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mexikanischen Rechts mit Sitz in Mexiko- Stadt. Sie bezweckt unter anderem den Grosshandel mit Modeschmuck, Uhren, Edelsteinen, Edelmetallen und Tafelsilber (act. 1 Rz. 10; act. 3/2; act. 3/7 Rz. 13).

b. Prozessgegenstand Prozessgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist eine kennzeichenrechtliche Auseinandersetzung. Die Klägerin verlangt, die streitgegenständliche Schweizer Marke Nr. 1 C._____ der Beklagten sei mangels rechtserhaltender Benutzung zu löschen (act. 1 Rz. 27 ff.). Die Beklagte beantragt, die Klage sei abzuweisen, so- weit darauf einzutreten sei (act. 16 S. 2). B. Prozessverlauf Am 30. August 2016 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts die Klage mit obgenanntem Rechtsbegehren ein (act. 1; act. 2; act. 3/2-17). Mit Verfügung vom 31. August 2016 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um für die Gerichtskos-

- 4 - ten einen Vorschuss von CHF 30'000.– zu leisten. Zudem wurde diese mit Ziffer 4 der besagten Verfügung aufgefordert, bis am 3. Oktober 2016 einen Handelsre- gisterauszug bzw. ein ähnliches Dokument einzureichen, sowie die Zeichnungs- berechtigung der die Vollmacht unterzeichnenden E._____ zu belegen (act. 4). Am 30. September 2016 reichte die Klägerin ein Fristerstreckungsgesuch ein (act. 7/1-2), welches am 3. Oktober 2016 hinsichtlich Ziffer 4 der Verfügung vom

31. August 2016 genehmigt wurde (Prot. S. 4). Mit Eingabe vom 3. Oktober 2016 reichte die Klägerin fristgerecht u.a. eine Kopie ihres "Certificate of Incorporation", Unterlagen betreffend die Zeichnungsberechtigung von E._____, eine aktuelle Vollmacht sowie ein (aktualisiertes) Verzeichnis der Beweismittel ein (act. 8; act. 9/18-23; act. 10). Nachdem die Klägerin den Gerichtskostenvorschuss innert Frist bezahlt hatte (act. 6), wurde der Beklagten mit Verfügung vom 11. Oktober 2016 Frist bis am 14. Dezember 2016 angesetzt, um ihre Klageantwort einzu- reichen (act. 11). Mit Schreiben vom 12. Dezember 2016 ersuchte die Beklagte diesbezüglich um Ansetzung einer Notfrist (act. 13). Mit Verfügung vom 13. De- zember 2016 wurde der Beklagten eine einmalige Nachfrist bis am 19. Januar 2017 gewährt, um ihre Klageantwort einzureichen (act. 14). Am 19. Januar 2017 reichte die Beklagte ihre Klageantwort fristgemäss ein (act. 16; act. 17; act. 18/2- 7). Mit Verfügung vom 23. Januar 2017 wurde die Leitung des vorliegenden Pro- zesses an Oberrichter Dr. Daniel Schwander als Instruktionsrichter delegiert (act. 19). Mit Verfügung vom 31. Januar 2017 wurde der Antrag der Beklagten auf Verfahrensbeschränkung auf die Frage des Vorliegens wichtiger Gründe für den Markennichtgebrauch abgewiesen. Zudem wurde der Klägerin Frist angesetzt, um die Replik einzureichen (act. 21), was diese mit Eingabe vom 31. März 2017 tat (act. 23; act. 24/1-14). Mit Verfügung vom 6. April 2017 wurde der Beklagten Frist zur Einreichung der Duplik angesetzt (act. 25). Die Duplik datiert vom 26. Juni 2017 (act. 27; act. 28/1-4). Damit trat Aktenschluss ein (act. 29). Am 12. Juli 2017 reichte die Klägerin eine Replik gemäss Art. 29 BV ein (act. 31), welche der Be- klagten am 18. Juli 2017 zugestellt wurde (act. 32). Mit Verfügung vom

30. November 2018 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet werde, unter Androhung, dass bei Stillschweigen Verzicht auf die Hauptverhandlung angenommen würde

- 5 - (act. 33). Die Beklagte verzichtete mit Eingabe vom 11. Dezember 2018 auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 35). Die Klägerin liess sich nicht ver- nehmen, was androhungsgemäss als Verzicht zu werten ist. Wie zu zeigen sein wird, ist ein Beweisverfahren nicht notwendig. Nach durchge- führtem Hauptverfahren ist der Prozess spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Auf die Parteivorbringen ist im Folgenden, nur soweit für die Entscheidfindung notwendig, einzugehen. Erwägungen

1. Formelles 1.1. Zuständigkeit 1.1.1. Örtliche Zuständigkeit Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Ge- richte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrecht- liche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Die Anwendbarkeit des IPRG und des LugÜ setzen das Vorliegen eines internationalen Sachverhalts voraus. Hat eine der Parteien ihren Sitz oder Wohnsitz im Ausland, was vorliegend hinsichtlich beider Parteien der Fall ist, so liegt immer – auch im Immaterialgüterrecht – ein internationales Verhältnis vor (BGE 135 III 185 E. 3.1; BGE 131 III 76 E. 2.3; BLUMER, in: Dasser/Oberhammer [Hrsg.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2011, Art. 22 Ziff. 4 N. 127). Geht es um Bestandesklagen betreffend von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasste Immaterialgüterrechte der Schweiz, sind die schweizerischen Gerichte international zwingend und ausschliesslich zuständig. Die Anwendung von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ ist nicht vom Wohnsitz der beklagten Partei in einem LugÜ-Staat abhängig (JEGHER/VASELLA, in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [Hrsg.], Basler Kommentar IPRG, 3. Aufl., 2013, Art. 109 N. 8 r f.). Gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ

- 7 - 1.2. Anwendbares Prozessrecht Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Vorliegend geht es um den Bestand einer Schweizer Marke beziehungsweise um die Nichtigerklärung derselben (vgl. act. 1 S. 2). In Anwendung von Art. 110 Abs. 1 IPRG ist somit schweizerisches Recht anwendbar. 1.3. Stellungnahme zur Duplik Mit Eingabe vom 12. Juli 2017 reichte die Klägerin eine Replik nach Art. 29 BV ein (act. 31). Die Beklagte liess sich diesbezüglich nicht vernehmen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung gewährt den Parteien gestützt auf Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 29 BV ein unbedingtes Replikrecht, welches das Recht umfasst, zu jeder Eingabe der Gegenpartei unaufgefordert Stellung zu nehmen, unabhängig davon, ob diese neue Tatsachen oder Behauptungen enthält (vgl. BGE 138 I 484 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 5A_553/2015 vom

- 8 - Bundesgerichts 6B_629/2010 vom 25. November 2010 E. 3.3.2; 5D_81/2015 vom

4. April 2016 E. 2.3.4). Die Duplik der Beklagten datiert vom 26. Juni 2017 (act. 27) und wurde von der Klägerin am 3. Juli 2017 entgegengenommen (act. 30/1). Die Replik nach Art. 29 BV der Beklagten vom 12. Juli 2017 (act. 31) erfolgte somit innerhalb von 10 Ta- gen. Dessen ungeachtet besteht nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels je- doch Aktenschluss, da neue Tatsachen und Beweismittel nur noch beschränkt un- ter der Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden können. Ein dritter Schriftenwechsel (Triplik und Quadruplik) ist mithin ausgeschlossen (vgl. dazu WILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO,

- 9 - N. 33; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 229 N. 9 ff.; PAHUD, a.a.O., Art. 229 N. 6 ff.; KIL- LIAS, a.a.O., Art. 229 N. 17). Nachfolgend wäre somit zu prüfen, ob es sich bei den Ausführungen der Klägerin in der Replik nach Art. 29 BV vom 12. Juli 2017 (act. 31) um Noveneingaben han- delt und ob diese von der Klägerin im Einzelnen als solche bezeichnet und recht- zeitig in den Prozess eingeführt worden sind. Letztlich wäre auch zu prüfen, ob die Eingabe der Klägerin (act. 31) langatmige Ausführungen und Wiederholungen betreffend Tat- und Rechtsfragen (im Sinne einer Triplik) enthält, weshalb diesbe- züglich (gerade unter Beachtung des eingeschränkten Äusserungsrechts nach Aktenschlusses) von Weitschweifigkeit gemäss Art. 132 Abs. 2 ZPO auszugehen wäre. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, erübrigt es sich jedoch, auf diese Fragen einzugehen. Der Verfahrensausgang ist auch ohne Berücksichtigung der klägeri- schen Replik nach Art. 29 BV (act. 31) hinreichend klar. 1.4. Übrige Sachurteilsvoraussetzungen Nichtigkeitsklagen nach Art. 52 MSchG setzen ein Feststellungsinteresse voraus. Fehlt ein ausreichendes Feststellungsinteresse, ist auf die Klage nicht einzutre- ten. Beim Feststellungsinteresse handelt es sich somit um eine Prozessvoraus- setzung i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO (vgl. FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 52 N. 16; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Hand- kommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 52 N. 8). Unabhängig davon kommt die Aktiv- legitimation nach Art. 52 MSchG denjenigen Personen zu, welche ein "rechtliches Interesse" nachweisen können. Mit anderen Worten betrifft das Feststellungsinte- resse somit nicht nur die Prozessvoraussetzungen, sondern auch die Frage der materiell-rechtlichen Sachlegitimation (vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 8). Auch die Aktiv- und Sachlegitimation ist von Amtes wegen zu prüfen. Fehlt sie, ist die Klage als unbegründet abzuweisen (BGE 118 Ia 129 E. 1, m.w.H.; BGE 138 III 737 E. 2, m.w.H.).

- 10 - Das erforderliche Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit ist daher doppelre- levant. Es ist einerseits für die Zulässigkeit (Prozessvoraussetzung; Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) und andererseits für die Begründetheit (Aktiv- bzw. Sachlegitimation; Art. 52 MSchG) der Klage bedeutsam, wird aber nur in einem Verfahrensstadium untersucht, nämlich bei der Prüfung der Begründetheit (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3, m.w.H.). 1.5. Zwischenergebnis Abgesehen vom erforderlichen Feststellungsinteresse für die Nichtigkeitsklage erweisen sich die übrigen Prozessvoraussetzungen als erfüllt und geben zu kei- nen weiteren Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.

8. August 2016 denn auch entnehmen, dass sich die Beklagte aufgrund der am

3. Februar 2015 ausgelöst worden sei (act. 16 Rz. 83). Zudem machte die Be-

- 40 -

- 43 - Das Handelsgericht erkennt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 25'000.–.

3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 27'000.– zu bezahlen.

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 250'000.–. Zürich, 6. März 2019 Handelsgericht des Kantons Zürich Vizepräsidentin: Gerichtsschreiber: Dr. Claudia Bühler Marius Zwicky