HG140169

Handelsgericht des Kantons Zürich Geschäfts-Nr.: HG140169-O U/dz Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Vizepräsident, und Oberrichter Roland Schmid, die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, Prof. Dr. Mischa Senn und Matthias Städeli sowie der Gerichtsschreiber Dr. Thomas Steininger Urteil vom 2. März 2015 in Sachen A._____ AG, Klägerin vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. X._____ gegen B._____ GmbH, Beklagte betreffend Marke / UWG

- 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2 f.) "1. Es seien der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfal- le zu verbieten, das Zeichen "B'._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu Verwenden.

2. Es seien die Beklagte und ihre verantwortlichen Organe unter An- drohung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verpflichten, innerhalb eines Monates ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils den Firmenbestandteil "B'._____" in ihrer Firma durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen und statt dessen eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Han- delsregisteramt entsprechend geänderte öffentlich beurkundete Statu- ten einzureichen.

3. Für den Fall, dass die Beklagte der Willenserklärung im Sinne von Rechtsbegehren Ziffer 2 nicht nachkommt, sei das Handelsregister- amt des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, der Beklagten eine Frist von einem Monate anzusetzen, um ihre Fir- menbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Änderung der Firma gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 im Handelsre- gister zu veranlassen.

4. Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert einem Monat seit der Fristansetzung gemäss Rechtsbegehren Ziffer 3,. für die Beklagte ei- ne Firmenbezeichnung im Handelsregister einzutragen, die den An- forderungen von Art. 944 OR genügt, sei die Auflösung der Beklagten anzuordnen, wobei für das Liquidationsverfahren sinngemäss die Re- geln über den Konkurs heranzuziehen seien.

5. Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten gemäss Rechtsbe- gehren Ziffer 4 eintreten sollte, sei das Handelsregisteramt des Kan- tons Zürich anzuweisen, beim zuständigen Vollstreckungsrichter die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamtes zu verlangen.

6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be- klagten."

- 3 - Sachverhaltsübersicht und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung Die Klägerin gehört zur A._____-Gruppe und bezweckt unter anderem die Ent- wicklung, Realisierung und Nutzung von Immobilien und Bauprojekten aller Art sowie die Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder Generalunternehmung auf Rechnung Dritter (act. 3/6). Sie ist Inhabe- rin verschiedener Wort- und Wort-Bild-Marken "B'._____" (act. 3/9-12). Die Beklagte firmierte am 6. Januar 2014 ihre Firma "C._____ GmbH" in "B._____ GmbH" um. Zweck der Gesellschaft ist hauptsächlich die Planung und Realisie- rung von gebäudetechnischen Anlagen als Generalunternehmerin, insbesondere in den Bereichen Spenglerei, Gebäudehülle, Heizung, Lüftung, Kälte, Klima, Sani- tär, Wasser, Gas, Elektroinstallationen, Telematik und Informatik (act. 3/14).

b. Prozessgegenstand Mit vorliegender Klage beantragt die Klägerin, es sei die Beklagte zu verpflichten, den Firmenbestandteil "B'._____" in ihrer Firma zu löschen und es sei ihr zu ver- bieten, das Zeichen "B'._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bau- wesen im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (act. 1 S. 2 f.). B. Prozessverlauf Am 10. September 2014 (Datum Poststempel) reichte die Beklagte hierorts Klage ein (act. 1). Den ihr mit Verfügung vom 12. September 2014 (Prot. S. 2; act. 4) auferlegten Vorschuss für die Gerichtskosten leistete sie fristgemäss (act. 8). Mit Verfügung vom 20. Oktober 2014 wurde der Beklagten eine einmalige Frist bis zum 6. Januar 2015 angesetzt, um ihre Klageantwort einzureichen (Prot. S. 4; act. 9). Nachdem sich die Beklagte innert Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Verfügung vom 14. Januar 2015 eine einmalige Nachfrist bis zum 26. Januar 2015 angesetzt unter der Androhung, dass bei Säumnis das Gericht einen En-

- 4 - dentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhand- lung vorlädt (Prot. S. 5; act. 11). Die Beklagte reichte auch innert der Nachfrist keine Klageantwortschrift ein. Da die Angelegenheit spruchreif ist, ist andro- hungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Erwägungen

1. Formelles 1.1. Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Zu den Prozessvoraussetzungen zählen insbesondere die sachliche und örtliche Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). 1.2. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 36 ZPO. Hiernach ist für Klagen aus unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zustän- dig. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist weit zu verstehen. Art. 36 ZPO um- fasst daher nicht nur die Sachverhalte, die im OR unter diesem Titel aufgeführt sind, sondern sämtliche Fälle ausservertraglicher Haftung für widerrechtliches Verhalten. Dazu gehören auch Verletzungsklagen im Markenrecht und Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb (HEMPEL, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kom- mentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N 6 f. zu Art. 36 ZPO). Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte haben ihren Sitz in Zürich (act. 3/6; act. 3/14), womit die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zü- rich ohne Weiteres gegeben ist. 1.3. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 ZPO und § 44 lit. a GOG. 1.4. Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt.

2. Sachverhalt 2.1. Die Darstellungen der Klägerin (act. 1) stimmen mit den von ihr eingereichten und zum Beweis offerierten Beweismitteln (act. 3/2-15) überein. Weil sich die Be-

- 5 - klagte zu den Vorbringen der Klägerin nicht geäussert hat, gelten deren Tatsa- chenbehauptungen als unbestritten. Da an der unbestritten gebliebenen Sachdar- stellung der Klägerin weiter keine Zweifel bestehen, kann sie dem Entscheid zu- grunde gelegt werden (LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen- berger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Aufl. 2013, N 5 zu Art. 223 ZPO; vgl. auch Art. 150 Abs. 1 und Art. 153 Abs. 2 ZPO). 2.2. Die Klägerin gehört demnach zur A._____-Gruppe und ist seit 1980 im Han- delsregister des Kantons Zürich unter der Firmennummer CHE-... eingetragen (act. 1 Rz. 11; act. 3/6). Seit Beginn des letzten Jahrhunderts ist der Name "A._____" eng mit der Immobilien- und Bauwirtschaft und deren Entwicklung ver- bunden. 1915 als Ein-Mann-Schreinerei gegründet, entwickelte sich die Firma in drei Generationen zu einem führenden Generalunternehmen in der Schweiz (act. 1 Rz. 12). Unter der Marke "B'._____" bot die Klägerin seit 1973 Dienstleis- tungen eines Totalunternehmers und Generalunternehmers im Bereich Umbau und Renovation an. Die B'._____ AG wurde im Jahre 1973 unter der Firmen- nummer CH-... im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Infolge Fusi- on mit der A._____-Gruppe wurde die B'._____ AG im Jahre 2005 aus dem Han- delsregister gelöscht. Zur A._____-Gruppe gehört auch ein auf Umbau und Reno- vation spezialisierter Unternehmensbereich. Dieser wurde bis September 2013 unter dem Namen "B'._____" geführt. Seit Mitte September 2013 tritt dieser Un- ternehmensbereich nun ebenfalls unter dem Namen "A._____" auf (act. 1 Rz. 13; act. 3/7). Die Klägerin hat unter dem Namen "B'._____" in den letzten Jahren re- gelmässig nicht nur grosse Objekte von Privaten (z.B. ... Hotel in Zürich, ... in Lu- zern) sondern auch immer wieder von der öffentlichen Hand (z.B. ... – Zürich, ... Zürich) ausgeführt, und die insbesondere in der Baubranche nach wie vor be- kannte Marke von 1973 bis Mitte September 2013 regelmässig gebraucht. Bis September 2013 hat die Klägerin unter der Webseite www.B'._____.ch zahlreiche Renovationsobjekte, die von der Klägerin unter deren Marke "B'._____" ausge- führt wurden, aufgeführt. Diese Projekte sind nunmehr auf www.A._____.ch er- sichtlich (act. 1 Rz. 14 f.; act. 3/8a-c). 2.3. Die Klägerin ist lnhaberin der folgenden Schweizer Marken:

- 6 - − Nr. 1 - B'._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 36 und 37; − Nr. 2 - B'._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 36 und 37; − Nr. 3 - B'._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37 42 und 45; − Nr. 4 - B'._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37 42 und 45. Diese Marken sind alle unter anderem auch für "Bauwesen, insbesondere Aus- führung von Bauprojekten, Beratung und Betreuung in Erschliessungsangelegen- heiten, lnnenausbau, Erstellen, Betreuung von sowie Beratung in Bezug auf haus- technische Anlagen und Installationen" in Klasse 37 eingetragen. Da die Marken bis Mitte September 2013 noch regelmässig und intensiv in Gebrauch gewesen waren, ist die Gebrauchsschonfrist noch nicht abgelaufen (act. 1 Rz. 16, act. 3/9- 12). Die Klägerin ist zudem lnhaberin des Domainnamens www.B'._____.ch. Un- ter diesem Domainnamen wurden bis Mitte September 2013 die Dienstleistungen des Unternehmensbereiches B'._____ angeboten. Seit der eingeführten "One- Brand-Strategy" wird die Seite direkt auf www.A._____.ch umgeleitet (act. 1 Rz. 17, act. 3/13). 2.4. Die Beklagte hat am 6. Januar 2014 die Firma "C._____ GmbH" auf die Fir- ma "B._____ GmbH" umbenannt. Diese ist nun unter der Firmennummer CHE-... beim Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Als Zweck der Firma wird folgendes aufgeführt: "Planung und Realisierung von gebäudetechnischen Anla- gen als Generalunternehmerin, insbesondere in den Bereichen Spenglerei, Ge- bäudehülle, Heizung, Lüftung, Kälte, Klima, Sanitär, Wasser, Gas, Elektroinstalla- tionen, Telematik und Informatik. Die Gesellschaft kann des Weiteren Import, Ex- port und Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwer- ben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind" (act. 1 Rz. 18, act. 3/14). 2.5. Mit Schreiben vom 7. Mai 2014 wurde die Beklagte im vorliegenden Verfah- ren von der Klägerin erstmals mit eingeschriebenem Brief abgemahnt und aufge- fordert, den Bestandteil "B'._____" im Firmennamen löschen zu lassen. Am 3. Juli

- 7 - 2014 schrieb die Klägerin die Beklagte erneut an und forderte sie auf, den Fir- mennamen zu ändern. Beide Schreiben blieben unbeantwortet (act. 1 Rz. 9, act. 3/4 und 5). 2.6. Die Beklagte betreibt keine eigene Webseite, sie ist auch nicht lnhaberin ei- ner Marke "B'._____" o.ä. Die Firma ist erst seit kurzem eingetragen und hat sich im Schweizer Markt (noch) nicht etabliert (act. 1 Rz. 19).

3. Verhältnis des Markenrechts zum Lauterkeitsrecht Die Klägerin macht Ansprüche aus Markenrecht und Lauterkeitsrecht geltend. Wo sich die Schutzbereiche des MSchG und des UWG überschneiden ist eine kumu- lative Anwendung der Erlasse zulässig (vgl. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkommentar UWG, Bern 2010, N 33 und N 43 der Einlei- tung). Auch das Bundesgericht bejaht die kumulative Anwendung des Marken- schutzgesetzes und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGE 129 III 353 E. 3.3; BGE 127 III 33 E. 3a).

4. Markenrecht 4.1. Rechtliches 4.1.1. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean- sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesonde- re, das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im ge- schäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). 4.1.2. Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige geht über den marken- mässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domain Name (THOUVE-

- 8 - NIN/DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Stämpflis Handkommentar Marken- schutzgesetz [MSchG], 2009, N 13 zu Art. 13 MSchG; vgl. betreffend Firma auch BGE 120 II 144, E. 2.b. S. 148). Die Eintragung im Handelsregister gilt bereits als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr, da der Inhaber einer Firma nach Art. 954a Abs. 1 OR zu deren Gebrauch verpflichtet ist (THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., N 79 zu Art. 13 MSchG; DAVID, in: Honsell/Vogt/David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N 23 zu Art. 13 MSchG). 4.1.3. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsge- fahr ergibt. Ein Verwechslungsgefahr besteht nach bundesgerichtlicher Recht- sprechung immer dann, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Un- terscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren bzw. Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurech- nen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt (BGE 127 III 160 E. 2; BGE 122 III 382 E. 1). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (DAVID, a.a.O., N 14 zu Art. 3 MSchG; vgl. auch BGE 121 III 377 E. 2a; BGE 84 II 441 E. 1c, m. w. H.). Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der In- haber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Warengat- tungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 S. 385). 4.1.4. Gemäss Art. 12 MSchG ist der Nichtgebrauch einer Marke während eines Zeitraums von bis zu fünf Jahren unschädlich (Gebrauchsschonfrist). Diese Frist beginnt mit der letzten ernsthaften Benützungshandlung des Markeninhabers zu

- 9 - laufen (WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., N 3 und N 17 zu Art. 12 MSchG). 4.2. Subsumtion 4.2.1. Die Klägerin ist Inhaberin der Marken CH 1 B'._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 36 und 37, CH 2 B'._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 36 und 37, CH 3 B'._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 und CH 4 B'._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 (act. 3/9-12). Die Eintragung der ersten Marke nennt eine Gebrauchspriorität seit 1972, ins Markenregister eingetragen wurde sie am 26. Oktober 1993 (act. 3/9). Die zweite Marke wurde am 23. Juni 2005 ins Markenregister eingetragen (act. 3/10). Die Eintragungen der dritten und vierten Marke erfolgten am 14. bzw. 15. Januar 2010 (act. 3/11 und 12). Bei keiner der Eintragungen wurde Widerspruch erhoben. Die Umfirmierung der Beklagten von "C._____ GmbH" in "B._____ GmbH" erfolgte am 6. Januar 2014 (act. 3/14) und damit nach den Eintragungen der klägerischen Marken, die somit Priorität geniessen. Die Klägerin verwendete ihre Marken unbestrittenermassen bis Mitte September 2013, sodass die fünfjäh- rige Gebrauchsschonfrist nach Art. 12 MSchG noch nicht abgelaufen ist und ihre Marken weiterhin geschützt sind. 4.2.2. Nach Rechtsprechung und Literatur genügt für den verletzenden Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG die Eintragung einer Firma in das Han- delsregister. Diese stellt einen Vorgang im geschäftlichen Verkehr dar, welcher auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Die Beklagte tat mit der Umbenennung ihrer Unternehmung von "C._____ GmbH" in "B._____ GmbH" kund, dass sie fortan unter dieser Firmenbezeichnung am Geschäftsleben partizipiert. Dieser Akt ist daher als kennzeichenmässiger Gebrauch der Marke "B'._____" im geschäftlichen Verkehr einzustufen. 4.2.3. Vorliegend sind die ältere Marke "B'._____" der Klägerin und die Firma "B._____ GmbH" der Beklagten im kennzeichnungsstarken Bestandteil "B'._____" identisch. Der Zusatz "…", welcher eine übliche Abkürzung für Technik oder Technologie darstellt, ist von schwacher Kennzeichnungskraft. Insgesamt sind

- 10 - sich die Zeichen damit sehr ähnlich. Es sind daher Fehlzurechnungen des Publi- kums zu befürchten. 4.2.4. Es bleibt zu prüfen, ob die Gefahr der Fehlzurechnung durch die Adressa- ten deshalb ausgeschlossen werden kann, weil die Zeichen für verschiedenartige Leistungen beansprucht werden. Die Klägerin behauptet nicht, dass es sich bei ihren Marken um berühmte Marken handelt, weshalb sie keinen erweiterten Schutzumfang im Sinne von Art. 15 MSchG beanspruchen kann. Die von ihr ein- getragenen Marken verleihen der Klägerin bloss ein ausschliessliches Recht für Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden (Art. 13 MSchG), d.h. für die Klassen Nr. 35, 36, 37, 42 und 45 gemäss Nizza-Klassifikation (Dienstleistungen eines Totalunternehmers im Immobilienbereich, Finanzdienst- leistungen für Immobilien, Bauwesen sowie Rechtsberatung eines Totalunter- nehmers im Immobilienbereich). Der Gesellschaftszweck der Beklagten beinhaltet im Hauptzweck die Planung und Realisierung von gebäudetechnischen Anlagen als Generalunternehmerin. Dieser Hauptzweck wird durch die Markenschutzrech- te der Klägerin abgedeckt. Der Zweckartikel der Beklagten nennt als weiteren Zweck den Import, Export und Handel mit Waren aller Art. Zudem kann die Ge- sellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Auch dieser weitere Zweck der Beklagten ist von den markenschutzrechtlichen Ansprüchen der Klägerin gedeckt, da es sich hierbei - wie sich bereits aus der Zweckformulierung erschliesst - um typische Nebendienstleistungen einer Gesellschaft mit einem derartigen Haupt- zweck handelt. Die von der Klägerin, welche unter anderem die Entwicklung, Rea- lisierung und Nutzung von Immobilien und Bauprojekten aller Art sowie die Pla- nung und Ausführung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder Ge- neralunternehmung auf Rechnung Dritter bezweckt (act. 3/6), und der Beklagten angebotenen Dienstleistungen sind folglich gleichartig, weshalb das Risiko von Verwechslungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen gross ist.

- 11 - 4.2.5. Nach dem Gesagten verletzt die Beklagte mit der Eintragung und Verwen- dung der Firma "B._____ GmbH" das ausschliessliche Recht der Klägerin, die Marken "B'._____" (Wort und Wort-Bild) zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte und Dienstleistungen zu gebrauchen. 4.3. Unterlassungsklage 4.3.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage setzt voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für eine künftige Rechtsverletzung bestehen oder solche in der Vergangenheit bereits erfolgt sind und Wiederholungen nicht ausge- schlossen werden können. Aufgrund des Verhaltens des Beklagten muss ernst- haft damit zu rechnen sein, dass die Verletzungshandlung erstmals bzw. erneut begangen wird (WILLI, a.a.O., N 17 f. zu Art. 55 MSchG). Das gestellte Rechtsbe- gehren muss nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbietende Verhalten präzise umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau definieren. Das Begehren des Klägers hat zudem detailliert diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen aufzuführen, für welche das Zeichen nicht verwendet werden soll. Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist dasjenige Territorium zu be- zeichnen, für welches das Verbot ausgesprochen werden soll. Bei schweizeri- schen Marken ist dies regelmässig das Staatsgebiet der Schweiz (STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 55 MSchG). Unterlassungsansprü- che können gegenüber dem Beklagten nur indirekt durchgesetzt werden, indem die Missachtung mit Busse nach Art. 292 StGB geahndet wird (WILLI, a.a.O., N 25 zu Art. 55 MSchG). 4.3.2. Die Klägerin kann der Beklagten demnach die festgestellte Markenrechts- verletzung verbieten lassen. Ihr Rechtsschutzinteresse kann in Anbetracht der Reaktion der Beklagten auf die klägerischen Schreiben vom 7. Mai 2014 und

3. Juli 2014 (act. 4 und 5) bejaht werden, da davon ausgegangen werden kann, dass die Beklagte ihre Firma weiterhin benutzen wird. Das klägerische Unterlas- sungsbegehren beinhaltet ein genau umschriebenes und bestimmtes der Beklag- ten zu verbietendes Verhalten und beschränkt sich auf Dienstleistungen im Bau-

- 12 - wesen. Das Rechtsbegehren der Klägerin ist sodann hinsichtlich des Territoriali- tätsprinzips im Sinne von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebe- gründung so auszulegen (vgl. hierzu LEUENBERGER, a.a.O., N 38 zu Art. 221 ZPO), dass das Verbot, das Zeichen "B'._____" zu nutzen, innerhalb der ganzen Schweiz gelten soll. Eine Missachtung ist mit Busse nach Art. 292 StGB zu ahn- den. 4.3.3. Was die anzuordnenden Vollstreckungsmassnahmen betrifft, kann auf die nachfolgenden Erwägungen verwiesen werden (vgl. Erw. 4.4.2. ff.). 4.3.4. Somit ist es der Beklagten – gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindes- tens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Andro- hung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall – zu verbieten, das Zeichen "B'._____" spätestens nach Ablauf einer Frist von einem Monat seit Rechtskraft dieses Urteils in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. 4.4. Beseitigungsklage 4.4.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG vom Richter verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Die Beseitigungsklage soll es dem Markeninhaber erlauben, den durch eine Markenverletzung geschaffenen, fortdauernden Störungszustand zu beheben. Der mit dem Markenrecht in Widerspruch stehende Zustand soll besei- tigt und künftigen Rechtsverletzungen die Grundlage entzogen werden (WILLI, a.a.O., N 27 zu Art. 55 MSchG). Beseitigungsklagen unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (STAUB, a.a.O., N 44 zu Art. 55 MSchG). 4.4.2. Die Klägerin beantragt weiter die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle, sowie weiter, für den Fall, dass die Beklagte der er-

- 13 - forderlichen Willenserklärung nicht nachkomme, die Anweisung des Handelsre- gisteramtes des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO, der Beklagten eine Frist von einem Monat anzusetzen, um ihre Firmenbezeichnung in ihren Sta- tuten zu ändern und gestützt darauf die Änderung der Firma im Handelsregister zu veranlassen. Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert einem Monat seit der Fristansetzung, für die Beklagte eine Firmenbezeichnung im Handelsregister ein- zutragen, die den Anforderungen von Art. 944 OR genügt, beantragt die Klägerin sodann, sei die Auflösung der Beklagten anzuordnen, wobei für das Liquidations- verfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen seien. Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten eintreten sollte, sei das Handelsregis- teramt des Kantons Zürich anzuweisen, beim zuständigen Vollstreckungsrichter die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamtes zu verlangen. Diese Rechtsbegehren, die von der Klägerin nicht weiter begründet werden (vgl. act. 1), basieren nach ihrem eigenen Dafürhalten (vgl. act. 1 Rz. 10) auf der Verfügung vom 29. November 2013 in Sachen A._____ AG gegen B'._____ … AG (HG130059). Im damaligen Verfahren lauteten die Rechtsbegehren der Klägerin anders bzw. waren einfacher (vgl. act. 3/2, S. 2). Es ist daher zu prüfen, ob diese von der Klägerin verlangte Detaillierung der Vollstreckungsmassnahmen, basie- rend auf der Verfügung vom 29. November 2013 bzw. dem ihr hierin folgenden Urteil vom 7. März 2014 (act. 3/2), auf den vorliegenden Fall zu übertragen ist. 4.4.3. Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmass- nahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann der Vollstreckungsrichter bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel androhen. Dazu gehören die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tagesbusse (als Variante der Ordnungsbusse). Strafandrohung nach Art. 292 StGB Eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann sich nur an natürliche Personen richten. Dies folgt aus dem Grundsatz "societas delinquere non potest". Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz ist vorliegend nicht ersichtlich. Die Bestrafung

- 14 - setzt aber voraus, dass die Organe von der Androhung Kenntnis erlangt haben (ZINSLI, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar Schweizerische Zivilpro- zessordnung, a.a.O., N 15 zu Art. 343 ZPO). Es ist vorliegend nichts dagegen einzuwenden bzw. drängt sich gegenteils auf, die gerichtlichen Anordnungen mit einer an die Organe selbst gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Bus- se bis CHF 10'000.–) zu verbinden, um den gerichtlichen Anordnungen Nach- druck zu verleihen. Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO Die Strafandrohungen nach Art. 292 StGB können mit der Androhung einer Ord- nungsbusse (auch Tagesbusse) verbunden werden: Gemäss Lehre und Recht- sprechung ist die Androhung von maximalen Ordnungsbussen nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kombiniert mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB möglich und zulässig (STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., N 15 zu Art. 343 ZPO m.w.H.; Urteil des Bundespatentgerichts i.S. A. AG gegen B. AG vom 21. März 2013, S2013_001 [im Internet publiziert]; Urteil des Bundesgerichts 4A_160/2013 vom 21. August 2013 [das Bundesgericht hat zu den im Entscheid aufgeführten Strafandrohungen aber nicht explizit Stellung be- zogen]). Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist dabei (auch) die Ordnungs- busse vorerst für den Fall der Nichterfüllung lediglich anzudrohen und erst dann auszusprechen, wenn die Nichterfüllung feststeht. Die Nichterfüllung eines Zivilur- teils ist nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom Vollstreckungsgericht mit einer Busse bestraft werden kann (STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, a.a.O., N 22 zu Art. 343 ZPO; KEL- LERHALS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, Art. 343 N 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Ur- teil aufgenommen werden. Der Vollstreckungsrichter hat sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen sowie deren Höhe festzusetzen. Dieser letztere Entscheid des Voll- streckungsrichters bedarf eines Antrags der obsiegenden Partei (STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, a.a.O., N 22 zu Art. 343 ZPO; Keller-

- 15 - hals, Berner Kommentar, a.a.O., N 49 zu Art. 343 ZPO; dazu auch: Urteil des Kantonsgerichts Graubünden, II. Zivilkammer, ZK2 13 27 vom 20. August 2014, Erw. 2). Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die vereinnahm- ten Ordnungsbussen dem Staat zustehen und nicht dem Urteilsgläubiger. Zusammenfassend drängt sich vorliegend auch die an die Gesellschaft selber ge- richtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörig Nachdruck zu verleihen. Für weitergehende Zwangsmittel besteht einstweilen dagegen kein Raum. Auch die Klägerin legt nicht dar, weshalb davon ausgegangen werden müsste, dass die Beklagte sich dem Urteil nicht unterziehen wird. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Beklagte sich nach Studium des vorliegenden Urteils diesem unterziehen und entsprechend ihre Firma im Handelsregister ändern wird bzw. dem Verbot nachkommen wird; dies insbesondere auch unter dem Druck der Strafdrohung nach Art. 292 StGB und den drohenden hohen Bussen. Es ist klar, dass sich im Weigerungsfall der Beklagten, ihre Firmenbezeichnung löschen zu lassen, weiter- gehende Vollstreckungsmassnahmen aufdrängen könnten. Hierfür wäre die Be- klagte dann kosten- und entschädigungspflichtig. Darüber ist vorliegend jedoch nicht zu befinden. 4.4.4. Somit ist die Beklagte gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG – unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindes- tens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Andro- hung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall – zu verpflichten, innerhalb eines Monates seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B._____ GmbH" durch das Handelsregis- teramt des Kantons Zürich löschen zu lassen.

- 16 -

5. Lauterkeitsrecht 5.1. Rechtliches 5.1.1. Die Klägerin macht auch eine Verletzung vom Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG gel- tend (act. 1 Rz. 26 ff.). Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhal- ten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die ge- eignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Ge- schäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Die Verwechslungsgefahr ist gege- ben, wenn ein verwendetes Zeichen einem anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die damit gekennzeichneten Wa- ren, Werke, Leistungen oder den Geschäftsbetrieb zu verwechseln. Das Risiko von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Wer sich auf ein verwendetes Zeichen berufen will, muss die Gebrauchspriorität nachweisen (ARPAGAUS, in: Hilti/Arpagaus, Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbe- werb (UWG), 2013, N 62, N 64 und N 73 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). 5.1.2. Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaft- lichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Die Geltendmachung eines Unterlassungs- anspruches setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Hat bereits ei- ne Rechtsverletzung stattgefunden, muss der Kläger einerseits den Nachweis er- bringen, dass bereits eine gleichartige Rechtsverletzung stattgefunden hat. Ande- rerseits hat er darzulegen, dass eine Wiederholung zu befürchten ist (RÜE- TSCHI/ROTH, in: Hilti/Arpagaus, a.a.O., N 20 zu Art. 9 UWG). Die Beseitigungskla- ge richtet sich gegen eine andauernde Verletzung und zielt auf die Wiederherstel- lung des rechtmässigen Zustandes. Sie verpflichtet den Verletzer, die bestehende Verletzung zu beseitigen, wobei für den Fall der Nichtbefolgung der gerichtlichen

- 17 - Verfügung eine Ungehorsamsstrafe angedroht werden kann (RÜETSCHI/ROTH, a.a.O., N 39 und N 47 zu Art. 9 UWG). 5.2. Subsumtion 5.2.1. Wie bereits unter markenschutzrechtlichen Aspekten erwogen, trat die Klä- gerin unbestrittenermassen seit 1973 bis Mitte September 2013 unter dem Zei- chen "B'._____" auf und bot Dienstleistungen eines Totalunternehmers und Gene- ralunternehmers im Bereich Umbau und Renovation an. Die Umfirmierung der Beklagten von "C._____ GmbH" in "B._____ GmbH" erfolgte erst am 6. Januar 2014 (act. 3/14), sodass der Marktauftritt der Klägerin Priorität geniesst. Die Zei- chen "B'._____" und "B._____ GmbH" sind sich für die massgebenden Verkehrs- kreise zum Verwechseln ähnlich. Die Klägerin und die Beklage sind zudem in sich überschneidenden Geschäftsbereichen tätig. Damit ist eine Rechtsverletzung durch die Beklagte gegeben. In Anbetracht der Reaktion der Beklagten auf die klägerischen Schreiben vom 7. Mai 2014 und 3. Juli 2014 kann davon ausgegan- gen werden, dass die Beklagte ihre Firma weiterhin benutzen und damit die Rech- te der Klägerin beeinträchtigen wird. Dies rechtfertigt es, der Beklagten ihr Tun zu verbieten und den rechtmässigen Zustand wieder herzustellen. 5.2.2. Folglich ist die Klage auch gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG gutzuheissen.

6. Kosten- und Entschädigungsfolgen 6.1. Der Streitwert wurde von der Klägerin auf mindestens CHF 200'000.– ge- schätzt (act. 1 Rz. 6, 14), was von der Beklagten unbestritten blieb, weshalb von dieser Streitwertsumme auszugehen ist (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Ausgangsgemäss wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 6.2. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 10 Abs. 1 der Gebüh- renverordnung des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 ist die Ge- richtsgebühr für dieses Verfahren auf rund drei Viertel der Grundgebühr festzu- setzen. Die Kosten sind der Beklagten aufzuerlegen und vorab aus dem von der

- 18 - Klägerin geleisteten Vorschuss zu beziehen, wobei der Klägerin in diesem Um- fang ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen ist. 6.3. Der Klägerin ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 und 2 der Ver- ordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) eine Par- teientschädigung von einer vollen Grundgebühr zuzusprechen. Das Handelsgericht erkennt:

1. Der Beklagten wird – unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall – verboten, das Zeichen "B'._____" spätestens nach Ablauf einer Frist von einem Monat seit Rechts- kraft dieses Urteils in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Ver- kehr zu verwenden.

2. Die Beklagte wird zudem – unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall – verpflichtet, innerhalb eines Mo- nates seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B._____ GmbH" durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu las- sen.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000.–.

4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Klä- gerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die der Beklagten auferleg-

- 19 - ten Kosten wird der Klägerin ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte einge- räumt.

5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 16'000.– zu bezahlen.

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie – separat – auch an D._____, Geschäftsführer der Beklagten, persönlich.

7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 200'000.–. Zürich, 2. März 2015 Handelsgericht des Kantons Zürich Vorsitzender: Gerichtsschreiber: Dr. George Daetwyler Dr. Thomas Steininger