Sachverhalt
Die Beklagte ist Inhaberin der (mit Schutzwirkung u.a. für die Schweiz) bei der WIPO international hinterlegten Designs gemäss DM/1 und DM/2. Diese Designs geben visuelle Gestaltungen von Saunen und/oder Sauna-Bestandteilen wieder (vgl. act. 13/15 und act. 13/12). 6.2. Parteistandpunkte 6.2.1. In der Widerklagebegründung vertritt die Beklagte die Auffassung, die von der Klägerin angebotene "F._____-Sauna" bediene sich genau derselben Charak- teristika, durch welche sich das von ihr hinterlegte Design DM/2 auszeichne, na- mentlich (i) der vierkantigen durchlaufenden Stützen, (ii) deren Positionierung zwischen linker/rechter Seite der Pritsche und rechter/linker Seite der Bank (spie- gelverkehrt), (iii) der horizontalen Täferungen der Pritschen- und Banklatten und erwecke damit (iv) denselben schlicht-ästhetischen Gesamteindruck (act. 12 Rz. 104). In der Duplik präzisiert die Beklagte ihre Ausführungen insofern, als sie den von der Klägerin vorgenommenen Vergleich der gesamten Saunagestaltun- gen (Türen, Wandtäferung, Positionierung des Ofens etc.) als nicht relevant be- zeichnet. Entscheidend seien bloss die geschützten konkreten Ausgestaltungen, in diesem Fall die durchgehenden Stützen (act. 29 Rz. 54 und 60). Aus der Abbil- dung Nr. 7 des Designs DM/2 sowie den Abbildungen Nr. 3.1, 4.1 und 4.2 des Designs DM/1 gehe klar hervor, für welche konkreten Ausgestaltungen die Be- klagte ein Schutzrecht besitze. Diese Bilder sowie die eingereichten Abbildungen von Saunagestaltungen, wie sie von der Beklagten gebaut worden seien, seien mit den von der Klägerin angebotenen, spezifischen Stützengestaltungen (Kursiv- druck hinzugefügt), wie in act. 13/19-20 und act. 30/26-28 ersichtlich, zu verglei- chen. Der Vergleich des Bildmaterials ergebe, dass die konkreten Ausgestaltun- gen 4.1 und 4.2 des Designs DM/1 sowie jene aus Abbildung 7 des Designs DM/2 von der Klägerin ohne nennenswerte Abweichungen verwendet würden (act. 29 Rz. 56-58).
- 46 - 6.2.2. Die Klägerin hält den Ausführungen in der Widerklagebegründung entge- gen, dass übereinander gestellte, den Anschein des Durchlaufens erweckende Stützen unter designrechtlichen Gesichtspunkten nicht schützbar seien. Zunächst hält sie fest, dass die durchlaufende Stütze technisch bedingt sei. Sie liege nicht nur nahe, sie sei zwingend, wenn Pritsche und Bank auf der gleichen Stütze ab- stellen sollen, könne doch nur so die gleiche Stütze sowohl für Bank wie für die darüber liegende Pritsche verwendet werden. Nur so könne ein Kippen der Bank beim Aufsitzen auf der Ecke verhindert werden. Die durchlaufende Stütze könne nur in der Ecke durchlaufend sein, weil sonst die Bank nicht mehr genutzt bzw. die Stabilität der Pritsche nicht gewährleistet werden könne (act. 1 Rz. 52). So- dann seien bei der Registrierung weder die Konstruktionsweise noch die gestalte- rische Form neu und auch nicht eigenartig gewesen (act. 21 Rz. 39). Schliesslich zeige das Design DM/2 keine durchlaufende Stütze (nur die Komponente 7 sei durchlaufend) (act. 21 Rz. 6 lit. d). Diese stehe nicht auf einer Täferung und habe eine doppelte Beplankung (doppelt belagertes Holztäfer). Die Gestaltung der Klä- gerin weiche augenfällig von der Registrierung der Beklagten ab. Weder verwen- de die Klägerin doppelt belagertes Holztäfer mit einer Trennlinie noch stehe die Holzstütze auf einer gleich gestalteten Bank. Unterschiedlich seien auch die Täfe- rung und die fehlende Abschrägung im Vergleich mit der in der Gesamtansicht gemäss DM/1 registrierten Konstruktion (act. 21 Rz. 80). 6.2.3. Soweit es sich als erforderlich erweist, ist im Rahmen der Subsumtion nä- her auf die Parteivorbringen einzugehen. 6.3. Rechtliches 6.3.1. Wer ein gewerbliches Muster oder Modell (Design) international mit Benen- nung Schweiz hinterlegt, erlangt dadurch den Schutz des Designgesetzes wie bei einer Hinterlegung in der Schweiz (Art. 29 DesG; Art. 14 Abs. 1 HMA-G). Das De- signrecht verleiht dem Rechtsinhaber das Recht, anderen zu verbieten, das De- sign zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen (Art. 9 DesG). Wird er in seinen Rechten verletzt oder gefährdet, kann er vom Gericht insbesondere verlangen, die drohende Verletzung zu verbieten (Art. 35 Abs. 1 lit. a DesG).
- 47 - 6.3.2. Für die Definition des Schutzbereichs des Designrechts ist der Gesamtein- druck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren. Dabei ist für die Beurteilung massgebend, wie der Kaufinteressent die in Frage stehen- den Gebrauchsgegenstände in kurzfristiger Erinnerung behält (vgl. Art. 8 DesG; BGE 129 III 545 E. 2.3). 6.3.3. Der Schutz eines Designs richtet sich immer nach dem Registereintrag, weshalb bei Beurteilung einer Designrechtsverletzung auf die hinterlegten Bilder abzustellen ist (BGE 129 III 545 E. 2.4; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 47 zu Art. 8 DesG). Es ist somit nicht auf das konkretisierte, sich auf dem Markt befin- dende Erzeugnis, sondern einzig auf die mit dem Eintragungsgesuch eingereich- ten Abbildungen abzustellen. Das Erzeugnis, welches der Rechtsinhaber tatsäch- lich herstellt und auf den Markt bringt, kann auch nicht zum besseren Verständnis oder zur Vervollständigung berücksichtigt werden (HEINRICH, a.a.O., N. 14 zu Art. 19 DesG). Bei einer Mehrheit von Abbildungen des selben Designs sind diese nicht isoliert zu betrachten. Sie ergeben vielmehr erst in ihrer Zusammensetzung (sog. optische Synthese) den für die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen (und des Schutzumfanges) massgeblichen Gesamteindruck (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 39 zu Art. 2 DesG; HEINRICH, a.a.O., N. 63 zu Art. 8 DesG). Demge- genüber dürfen Sammelhinterlegungen (vgl. Art. 5 Abs. 4 HMA-G bzw. Art. 20 DesG) für die Prüfung auf gleichen Gesamteindruck nicht berücksichtigt werden (HEINRICH, a.a.O., N. 62 zu Art. 8 DesG). Bei Vorliegen einer Sammelhinterlegung mehrerer ähnlicher Designs darf also nicht aus diesen ein abstrakter Begriff gebil- det werden, sondern es ist jedes hinterlegte Design einzeln als schutzbegründend zu betrachten. Die Merkmale verschiedener Designs können ferner nicht gemischt werden (HEINRICH, a.a.O., N. 99 zu Art. 1 DesG). 6.3.4. Das hinterlegte Design kann im Wesentlichen alle Aspekte des Erzeugnis- ses enthalten oder auch nur einen Teilaspekt. In beiden Fällen sind nur die den hinterlegten Abbildungen entsprechenden Aspekte (Ansichten) der Form des an- gegriffenen Erzeugnisses mit dem hinterlegten Design zu vergleichen (HEINRICH, a.a.O., N. 71 zu Art. 8 DesG).
- 48 - 6.3.5. Materielle Schutzvoraussetzungen sind Neuheit und Eigenart (HEINRICH, a.a.O., N. 1 zu Art. 2 DesG). Ein Design ist nicht neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum ein identisches Design zugänglich ge- macht worden ist, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen be- kannt sein konnte (Art. 2 Abs. 2 DesG). Sodann weist ein Design keine Eigenart auf, wenn es sich nach dem Gesamteindruck von einem Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur in unwesentli- chen Merkmalen unterscheidet (Art. 2 Abs. 2 DesG). 6.4. Würdigung 6.4.1. Zu vergleichen sind im vorliegenden Fall die im Register eingetragenen De- signs der Beklagten, auf welche sie sich beruft, und die vermeintlichen Verlet- zungsobjekte der Klägerin. Soweit sich die Beklagte auf Abbildungen stützt, die von ihr gebaute Saunen bzw. Sauna-Bestandteile zeigen (vgl. act. 29 Rz. 56), ist sie nicht zu hören, denn der Schutz eines Designs richtet sich immer nach dem Registereintrag. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Designs ge- mäss DM/1 und DM/2 um Sammelhinterlegungen i.S.v. Art. 5 Abs. 4 HMA-G han- delt. Aus den Ordnungsnummern folgt, dass beide Sammelhinterlegungen sieben verschiedene Designs bzw. Muster und Modelle zum Gegenstand haben (vgl. Section 405 der Verwaltungsvorschriften zum Haager Abkommen über die inter- nationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle; STUTZ/ BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 282, 307 zu Teil C: Internationaler Designschutz; vgl. auch STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 23 zu Art. 20 DesG). Eine optische Synthese ist nach dem unter Ziff. 6.3.3. Gesagten nur insoweit zulässig, als dabei Bilder des gleichen Designs berücksichtigt werden. Wie die Klägerin zutreffend ausführt (vgl. act. 1 Rz. 56), weist etwa die Sauna gemäss Bild Nr. 1 der Sammelhinterlegung DM/1 keine durchgehenden Stützen auf. Bei den Bildern Nr. 3.1 und 3.2 sowie 4.1 und 4.2 handelt es sich somit nicht um eine Detailansicht einer designrechtlich geschützten Saunagestaltung, sondern um eigenständige Hinterlegungen. Glei- ches gilt für die Sauna gemäss Bild Nr. 1 und die Abbildung der Stützen in Bild Nr. 7 der Hinterlegung DM/2 (vgl. act. 1 Rz. 6 lit. d). Nachdem die Beklagte in ih- rer ersten Rechtsschrift im Zusammenhang mit den Designs gemäss DM/2 noch
- 49 - ausführte, es sei eine optische Synthese der einzelnen Bildelemente (insbesonde- re der Bilder Nr. 1.1, 1.2, 5.1, 6 und 7) vorzunehmen, nimmt sie in ihrer Duplik - zu Recht - Abstand von dieser Betrachtungsweise (vgl. insbesondere act. 29 Rz. 58). Sie führt dabei aus, es sei bloss die Ausgestaltung der Stützen und nicht die Sau- nagestaltung insgesamt einem Vergleich zu unterziehen (vgl. act. 29 Rz. 54, 57, 60). Soweit sich die Beklagte auf den Schutz durchgehender Stützen beruft, ist eine optische Synthese nur in Bezug auf die Bilder Nr. 3.1 und 3.2 sowie 4.1 und 4.2 der Sammelhinterlegung DM/1 zulässig, wobei eine solche Zusammenführung von Nr. 4.1 und 4.2 zu keinem anderen Bild führt, sind doch die beiden Bilder aus derselben Perspektive aufgenommen und somit praktisch identisch. Bild Nr. 7 der Hinterlegung DM/2 ist ein von den übrigen Gestaltungen unabhängiges Design, weshalb die anderen Bilder dieser Sammelhinterlegung beim Vergleich mit den Gestaltungen der Klägerin nicht zu berücksichtigen sind. Massgebend für den Vergleich mit den vermeintlichen Verletzungsobjekten der Klägerin sind somit die nachfolgenden Abbildungen, auf welche sich letztlich auch die Beklagte beruft (vgl. act. 29 Rz. 17 und 56; act. 13/15 und act. 13/12): DM/1: DM/2: 6.4.2. Nachdem diese Abbildungen nicht als Teil einer ganzheitlichen Saunage- staltung hinterlegt wurden, sind sie mit beanstandeten Gestaltungen der Klägerin zu vergleichen, welche die gleichen Erzeugnisse bzw. Teile von Erzeugnissen zum Gegenstand haben. Es fragt sich vor diesem Hintergrund, auf welche Ele- mente diese Referenzbilder einzugrenzen sind. Beide Parteien verwenden den Begriff der "durchlaufenden" bzw. "durchgehenden" Stützen. Nach Darstellung
- 50 - der Klägerin handelt es sich dabei um Stützen, die bei beiden Parteien nicht effek- tiv durch die untere Pritsche durchlaufen würden. Vielmehr stehe die obere Stütze auf der unteren Pritsche. Beide Konstruktionen würden nur den Anschein des Durchlaufens erwecken. Die Vierkant-Metallstütze der Klägerin sei an der oberen Bank an einem Vierkant-Holz mit Schraube befestigt und auf der unteren Bank abgestellt (ohne jegliche technische Vorrichtung). Die untere Stütze sei auf der unteren Bank an einem Vierkant-Holz mit Schraube befestigt. So ergebe sich der Eindruck des Durchlaufens (act. 21 Rz. 2). Die Beklagte bestreitet die rechtliche Relevanz dieser Ausführungen, nicht aber deren Richtigkeit (act. 29 Rz. 7). Der optische Effekt des Durchlaufens ergibt sich demnach aus einer Kombination von Stütze, Bank und Pritsche. Diese Auffassung teilt auch die Beklagte, wenn sie ausführt, das Design ergebe sich aus der Positionierung bzw. Kombination von Vierkantstützen und Pritschen zusammen (act. 12 Rz. 30). 6.4.3. Das Designgesetz schützt Gestaltungen von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen, die namentlich durch die Anordnung von Linien, Flächen, Konturen oder Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert sind, als Design (Art. 1 DesG). Vom Schutz gemäss Art. 1 DesG wird somit ausdrücklich die Ge- staltung von Teilen von Erzeugnissen erfasst (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 34 zu Art. 1 DesG). Insofern wären vorliegend die einschlägigen hinterlegten Designs, sofern rechtsbeständig, mit den mutmasslichen Verletzungsobjekten be- züglich der entsprechenden Teile zu vergleichen und anhand von Art. 8 DesG wä- re zu prüfen, ob diese die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes Design. 6.4.4. Bevor die Frage einer allfälligen Rechtsverletzung zu prüfen ist, muss der für die Verletzung relevante Sachverhalt erstellt sein, wozu i.w.S. auch die Rechtsbeständigkeit der Designs gehört. Hierher gehören neben der aufgeworfe- nen Frage der technischen Bedingtheit insbesondere das Vorliegen der Schutzvo- raussetzungen der Neuheit und der Eigenart, welche von der Klägerin beide in Abrede gestellt werden (vgl. Ziff. 6.2.2.).
- 51 - 6.4.5. Das DesG gewährt reinen Formenschutz, weshalb technische Ideen nur über das PatG geschützt werden können (vgl. Art. 4 lit. c DesG; STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, a.a.O., N. 25 zu Art. 4 DesG). Entgegen den klägerischen Ausführungen sind scheinbar „durchlaufende“ Stützen im Bereich von Saunapritschen und -bänken nicht ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt. Das geschützte Merkmal ist vorliegend nicht die Pritsche, Bank oder die Stütze an sich, sondern deren Kombination in einer bestimmten, äusserlich wahr- nehmbaren Anordnung bzw. Kombination innerhalb des Ganzen. Innerhalb des technisch-funktionellen Bereichs, wonach eine Pritsche oder Bank auf zumindest einer Stütze stehen muss, sofern sie nicht an einer Wand befestigt ist oder an der Decke hängt, gibt es für die Auswahl und Kombination von Formen in Bezug auf vorgenannte Elemente praktisch beliebigen gestalterischen Freiraum (vgl. dazu auch die Ausführungen der Beklagten in act. 12 Rz. 65). Zu denken ist etwa an eine unterschiedliche Anzahl, abweichende Anordnung (Positionierung) oder ver- schiedene Dimensionierung der Pritschen, Bänke und Stützen im Einzelnen. Der Klägerin würden zumutbare Gestaltungsalternativen zur Verfügung stehen. Ein Ausschlussgrund nach Art. 4 lit. c DesG liegt somit nicht vor. 6.4.6. Weiter ist auf die von der Klägerin in Abrede gestellte Neuheit des Designs einzugehen. Die Klägerin hat keine Urkunden ins Recht gelegt, welche ein vorbe- stehendes, identisches Design darlegen würden, welches im Vergleich zu den Designs Nr. 3 und 4 gemäss DM/1 sowie Nr. 7 gemäss DM/2 exakt gleich aus- sieht oder nur in kaum wahrnehmbaren oder optisch nicht ins Gewicht fallenden Einzelheiten abweicht (vgl. STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, a.a.O., N. 90 zu Art. 2 DesG). Es scheitert bspw. an der Datierung (Zeitpunkt) (vgl. act. 1 Rz. 35 und 46 mit Verweisung auf act. 3/14; act. 21 Rz. 42 mit Verweisung auf act. 22/26a), der Quellenangabe (vgl. act. 1 Rz. 35 und 46 mit Verweisung auf act. 3/14), der Er- sichtlichkeit des „Durchlaufeffekts“ an sich (vgl. act. 1 Rz. 58 mit Verweisung auf act. 3/15 und 3/18), der Anzahl der Stützen (zweite versetzte Stütze) (vgl. act. 21 Rz. 29 und act. 37 mit Verweisung auf act. 22/21 [act. 3/10, 3/11 im Verfahren HG090318]) oder es handelt sich um eine unschädliche Eigenoffenbarung (vgl. act. 1 Rz. 36 und 51 sowie act. 21 Rz. 50 mit Verweisung auf act. 3/15 sowie act. 22/21 [act. 3/8 im Verfahren HG090318], wobei durchgehende Stützen -
- 52 - wenn überhaupt - nur textlich erwähnt, nicht aber ersichtlich sind), worauf auch die Beklagte in ihren Rechtsschriften zutreffend hinweist (vgl. act. 12 Rz. 43, act. 29 Rz. 51; act. 12 Rz. 44; act. 29 Rz. 40; act. 29 Rz. 83). 6.4.7. Mit act. 22/23 (Abbildung der Sauna eines Dritten in einem Katalog als Bei- lage zur Klageantwort vom 29. März 2010 im Geschäft-Nr. HG090318; abge- druckt nachfolgend unter Ziff. 6.4.9.) - ebenfalls verwiesen in act. 22/22 Rz. 4 und 17 (Klageantwort vom 29. März 2010 im Geschäft-Nr. HG090318) - wurde von der Klägerin allerdings ein Dokument ins Recht gelegt, aus welchem die rechtliche Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass den inländischen Verkehrskreisen vor dem 22. Juli 2010 (Hinterlegungsdatum DM/1; Hinterlegungsdatum DM/2:
12. März 2012) ein Design bekannt sein konnte, welches sich im Gesamteindruck von den drei Designs der Beklagten nur in unwesentlichen Merkmalen unter- scheidet (vgl. act. 21 Rz. 6 lit. b und d). 6.4.8. Dass es sich hierbei um einen Auszug aus einem an Abnehmer - und damit an den mit Blick auf Art. 2 Abs. 3 DesG relevanten Verkehrskreis (vgl. STUTZ/ BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 97, 100 f. zu Art. 2 DesG; HEINRICH, a.a.O., N. 124 zu Art. 2 DesG) - gerichteten Katalog mit Schweizer Bezug handelt, geht auch aus anderen Auszügen der Klageantwortbeilage 5 (S. 5, 8, 14 und 17) im Geschäft-Nr. HG090318 (act. 22/22) hervor, wenn man die Sprache, das "Look and Feel" der Kataloggestaltung (Schrift, „Spektrum“, Formatierung, etc.), die ge- listeten Anbieter (Unternehmen) und den Verweis auf Bezugsadressen mit Sei- tenangabe berücksichtigt. Zu prüfen ist damit nachfolgend, ob sich die im Katalog abgebildete Gestaltung von den im Streit liegenden Designrechten der Beklagten nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet. 6.4.9. Bei der von der Klägerin eingereichten Urkunde (act. 22/23) handelt es sich um folgende Abbildung:
- 53 - Die Abbildung, welche sich auf S. 57 eines Katalogs mit der Bezeichnung „…“ in der Rubrik „Spektrum“ befindet, zeigt eine runde, metallene, scheinbar „durchlau- fende“ Stütze, positioniert zwischen linker/rechter Seite einer Saunapritsche und rechter/linker Seite einer Saunabank. In Anbetracht dieses vorbestehenden For- menschatzes unterscheiden sich die drei Designs der Beklagten nur in für den kri- tischen, interessierten Konsumenten unwesentlichen Eigenschaften, so dass bei jenen Hinterlegungen im Vergleich dazu von keiner ästhetischen Individualität (deutlicher Unterschied) ausgegangen werden kann. Dem Abnehmer geht es pri- mär um den Effekt des „Durchlaufens“ und nicht darum, ob bei dreidimensionalen, funktionalen Gegenständen wie einer Stütze oder einer Pritsche/Bank eine zu- sätzliche, geringfügige Verzierung (z.B. schwarzer Fuss an der oberen Stütze), ein anderer Stützengrundriss (viereckig/rund), eine abweichende Stützenfarbe (metall/schwarz) oder eine doppelte Beplankung mit Trennlinie bei der Pritsche vorliegt. 6.4.10. Über das letztere Merkmal in Form der auffällig klobig wirkenden Doppel- Beplankung liesse sich allerdings im Hinblick auf Design Nr. 7 gemäss DM/2 al- lenfalls diskutieren, doch würde es selbst bei Annahme von (geringfügiger) Ei- genart dieses Designs spätestens an der Verletzung der beklagtischen Designs scheitern, zumal die klägerischen Produkte keine doppelte Beplankung mit Trenn- linie bei der Pritsche aufweisen. 6.4.11. Vor diesem Hintergrund ist die Verletzungsfrage im Fall der scheinbar „durchgehenden“ Pritschenstützen nicht mehr zu prüfen. Ob das Widerklagebe-
- 54 - gehren gemäss Ziff. 1, 1. Spiegelstrich, abzuweisen ist, kann aber erst nach Beur- teilung der lauterkeitsrechtlichen Streitfragen beurteilt werden (vgl. Ziff. 8), zumal die Beklagte ihren Anspruch sowohl auf Designrecht als auch auf Lauterkeitsrecht stützt. 6.4.12. Was die Klägerin mit ihrer nicht weiter begründeten Einrede der Nichtigkeit beabsichtigt (vgl. act. 21 Rz. 75), ist nur schwer verständlich. Im Zusammenhang mit der pauschalen Bestreitung von Eigenart und Neuheit führt sie aus, dass sie mit ihren negativen Feststellungsbegehren lediglich auf Feststellung der Nichtver- letzung klage, gegenüber der Widerklage aber die Einrede der Nichtigkeit der gel- tend gemachten Registrierungen erhebe. Die Feststellung der Nichtigkeit sei nach Art. 40 DesG von Amtes wegen zu melden (vgl. act. 21 Rz. 75). Der Hinweis auf Art. 40 DesG trägt nicht zur Klärung bei. Nach dieser Bestimmung stellt das Ge- richt rechtskräftige Urteile - auch solche betreffend internationale Designregistrie- rungen (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 19 zu Art. 40 DesG) - dem IGE in vollständiger Ausfertigung zu. Die Mitteilungspflicht gilt demnach für sämtliche Ur- teile, welche das Designrecht betreffen (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 3 zu Art. 40 DesG). Allenfalls bezieht sich die Klägerin auf die bis 30. Juni 2008 in Kraft stehende Fassung, wonach das Gericht dem Institut nur rechtskräftige Urteile mit- zuteilen hatte, welche die Änderung einer Eintragung im Register zur Folge hat- ten. Zielt die Klägerin aber auf die Änderung einer Eintragung im Register ab, wä- re nicht mehr von einer Einrede, sondern von einer (Nichtigkeits-)Klage auszuge- hen (vgl. Art. 28 lit. d DesG), denn die vorfrageweise Prüfung der Nichtigkeitsein- rede nimmt nicht an der Rechtskraft des Urteils teil und kann damit auch nicht zur Änderung eines Registereintrags führen (vgl. HEINRICH, a.a.O., N. 29 zu Art. 33 DesG). Eine Nichtigkeitsklage als Reaktion auf die Widerklage wäre aber als un- zulässige Gegenwiderklage i.S.v. Art. 224 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren. Folglich ist die Einrede in dem Sinn zu verstehen, dass die Klägerin sich auf den Nichtig- keitsgrund nach Art. 4 lit. b und c i.V.m. Art. 2 DesG beruft und damit die Abwei- sung der Widerklage bezwecken will. Nachdem bereits zuvor auf die diesbezügli- chen Ausführungen der Klägerin eingegangen wurde und eine Designrechtsver- letzung zu verneinen ist, erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu.
- 55 - 6.5. Minderheitsmeinung Eine Minderheit des Gerichts vertritt in Bezug auf Ziff. 6.4.2.-6.4.11. eine abwei- chende Meinung (act. 48 A).
7. Dreieckige Pritschen (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich) 7.1. Unbestrittener Sachverhalt Die Beklagte ist Inhaberin der (mit Schutzwirkung u.a. für die Schweiz) bei der WIPO international hinterlegten Designs gemäss DM/4. Die beiden Designs ge- ben die visuelle Gestaltung einer Sauna und eines Sauna-Bestandteils wieder (vgl. act. 13/13). 7.2. Parteistandpunkte 7.2.1. Nach Auffassung der Beklagten zeichnet sich das relevante Design aus durch aufgehängte Dreieckspritschen unter zwei dreieckförmig zueinander lau- fenden (Ober-)Pritschen in dreieckförmigem Raum, ausgehend von einem Zent- rum. Die bei Saunen üblicherweise zuunterst stehende Bank werde hier also in innovativer Weise mit einem aufgehängten Dreieck ersetzt. Die ergonomischere Nutzung des freien Raums und die "Aufhängung" der Dreieckspritsche verleihe der Gestaltung eine eigentümlich-elegante "Leichtigkeit". Eine optische Synthese der einzelnen hinterlegten Design-Bildelemente (insbesondere der Abbildungen Nr. 1.1, 1.2, 2.1 und 2.2) liessen diese essentiellen Charakteristika als Gesamt- eindruck erkennen. Die von der Klägerin angebotene "F._____-Sauna" bediene sich genau derselben Charakteristika, namentlich der (i) aufgehängten Dreiecks- pritschen unter (ii) zwei dreieckig zueinander laufenden (Ober-)Pritschen in (iii) dreieckförmigem Raum und erwecke denselben (schlicht-ästhetischen bzw. "leichten") Gesamteindruck (act. 12 Rz. 106 f.). Die Tatsache, dass sich die Aus- gestaltung der Klägerin höchstens in kleinen Details von jener der Beklagten un- terscheide (bspw. aufgrund des anderen Verlaufs des Täfers oder weil eine hän- gende Stütze weniger verwendet werde), ändere nichts am wesentlichen Ge- samteindruck (act. 29 Rz. 14). In beiden Fällen werde eine dreieckige Pritsche verwendet, welche in der Mitte der Sauna "von oben her" aufgehängt werde und
- 56 - damit optisch den Eindruck erwecke, als würde sie gewissermassen schweben. Diese beiden zentralen Elemente, welche durch die Abbildungen 1.1-2.4 des De- signs DM/4 geschützt seien, würden von der Klägerin ohne nennenswerte Abwei- chung übernommen (act. 29 Rz. 74). 7.2.2. Nach Darstellung der Klägerin handelt es sich nicht um zwei dreieckförmig zueinander laufende (Ober-)Pritschen, sondern - wie üblich - um zwei im rechten Winkel im Raum liegende Pritschen (act. 21 Rz. 81). Bezüglich der Aufhängung des Pritschendreiecks werde Neuheit und Eigenart bestritten. Bezüglich Neuheit sei festzuhalten, dass es Dreieckspritschen auf Stützen lange vor der Registrie- rung auf dem Markt gegeben habe. Als neu könnte designrechtlich ohnehin nur die Gestaltung des Aufhängungsprinzips gelten. Die Befestigungstechnik wäre ei- ne Frage des Patentrechts. Bezüglich Eigenart gelte, dass eine technisch funkti- onsbedingte Lösung nicht über Designrecht verhindert werden könne. Hier betref- fe dies das Aufhängen. Selbst wenn der Beweis der fehlenden Neuheit nicht er- bracht werden könnte, könne nicht die Aufhängung als solche designrechtlich un- terbunden werden, sondern lediglich deren Gestaltung. Die Aufhängung sei einer- seits eingeführt worden, um das Putzen der Saunen zu erleichtern, die Dreieck- form dränge sich in kleinen Saunen aus Platzgründen auf. Es wäre unsinnig und unwirtschaftlich, die Holztäferung unter die obere Pritsche durchgehend laufen zu lassen (act. 1 Rz. 62 ff.). Unter Hinweis auf ein ...s Erzeugnis hält die Klägerin so- dann fest, dass dreieckige Pritschen seit vielen Jahren im Gebrauch seien, aller- dings lange Zeit nur mit auf dem Boden abgestützten Füssen (act. 1 Rz. 36 a.E.; vgl. auch act. 21 Rz. 46). In Bezug auf die Verletzungsfrage führt die Klägerin aus, dass die Sammelhinterlegung gemäss DM/4 eine an vier Elementen seitlich aufgehängte, senkrecht getäferte Dreieckstütze [recte: Dreieckspritsche], welche in der hinteren Ecke an fünfter Stütze stehe und rechteckig angeordnete Pritschen mit Ofen im Zentrum zeige. Prägende Elemente seien zwei gleich grosse im rech- ten Winkel stehende Seitenwände, verbunden durch eine 135° angeordnete durchgehende, dreiteilige Glasfront. Weiter seien der Ofen im Zentrum, der senk- rechte Täferverlauf auf den Pritschen, der waagrechte Bretterverlauf an der Wand und vier seitlich befestigte Vierkantstützen prägend (act. 21 Rz. 6 lit. c; act. 21 Rz. 81). Die von der Beklagten beanstandete Gestaltung weiche in allen prägen-
- 57 - den Elementen von den Abbildungen Nr. 1.1 bis 1.5 ab. Ebenso bezüglich der das Gesamtbild kaum prägenden Details in den Komponenten 2.1 bis 2.4 (act. 21 Rz. 6 lit. c). Weiter sei ihre Sauna nicht symmetrisch aufgebaut, der Ofen stehe nicht im Zentrum, sondern rechts im Eingang, der Täferverlauf im Dreieck sowie die Aufhängung in Gestaltung, Zahl und Ort seien unterschiedlich (act. 21 Rz. 47). 7.2.3. Soweit es sich als erforderlich erweist, ist im Rahmen der Subsumtion nä- her auf die Parteivorbringen einzugehen. 7.3. Rechtliches 7.3.1. In rechtlicher Hinsicht kann zunächst auf die Ausführungen unter Ziff. 6.3. verwiesen werden. 7.3.2. Nach Art. 8 DesG kommt es im Zusammenhang mit dem Schutzbereich da- rauf an, ob das jüngere Design (i) die gleichen wesentlichen Merkmale enthält und (ii) dadurch bei den Letztabnehmern den gleichen Gesamteindruck erweckt (HEINRICH, a.a.O., N. 2 zu Art. 8 DesG). Die konkurrierenden Gestaltungen sind dabei nicht einem synoptischen Vergleich zu unterziehen und auf übereinstim- mende oder abweichende Details zu untersuchen. Das Gericht soll sich vielmehr auf das Charakteristische, Wesentliche konzentrieren. Zu vergleichen sind die prägenden Merkmale, welche den Gesamteindruck bestimmen. Blosse Detailun- terschiede begründen noch keinen genügenden Abstand (VON BÜ- REN/MARBACH/DUCREY, a.a.O., Rz. 426; BGE 129 III 545 E. 2.3). Die Wesentlich- keit oder Unwesentlichkeit der Merkmale ist aus der Optik des am Kauf interes- sierten Abnehmers, welcher sich bewusst die ihm subjektiv wichtigen und kurzfris- tig im Gedächtnis haftenbleibenden Merkmale einprägt (BGE 129 III 545, E. 2.3) zu bestimmen (massgebliche Perspektive). 7.4. Würdigung 7.4.1. Zu vergleichen sind die im Register eingetragenen Designs der Beklagten, auf welche sie sich beruft, und die vermeintlichen Verletzungsobjekte der Kläge- rin. Soweit sich die Beklagte auf Abbildungen stützt, die von ihr gebaute Saunen bzw. Sauna-Bestandteile zeigen (vgl. act. 29 Rz. 74; act. 30/31), ist sie nicht zu
- 58 - hören, denn der Schutz eines Designs richtet sich immer nach dem Registerein- trag. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Designs gemäss DM/4 um eine Sammelhinterlegung i.S.v. Art. 5 Abs. 4 HMA-G handelt, mit der zwei verschiedene Designs hinterlegt wurden (vgl. Ordnungsnummern). Eine optische Synthese ist folglich nur insoweit zulässig, als dabei Bilder des gleichen Designs berücksichtigt werden (vgl. dazu Ziff. 6.3.3.). Die von der Beklagten geforderte Zusammenführung der Bilder Nr. 1.1, 1.2, 2.1 und 2.2 (vgl. act. 12 Rz. 106) er- weist sich damit als unzulässig (vgl. dazu schon Ziff. 6.4.1.). Eine optische Syn- these der einzelnen Ansichten zu einer Gesamtform darf nur unter den Bildern Nr. 1.1-1.5 sowie unter den Abbildungen Nr. 2.1-2.4 vorgenommen werden. 7.4.2. Das Design Nr. 2 gemäss Hinterlegung DM/4 zeigt folgende dreieckige Pritsche mit Befestigungsvorrichtungen (vgl. act. 13/13): Nach Auffassung der Beklagten macht nicht die dreieckige Form das Design aus. Geschützt werde die spezifische Ausgestaltung der hängend montierten, "schwe- benden" Dreieckspritsche und nicht die dreieckige Grundform oder die Idee der Montage ohne Stützen auf dem Boden (act. 29 Rz. 64). Die Klägerin wie auch die Beklagte würden eine dreieckige Pritsche verwenden, welche in der Mitte der Sauna "von oben her" aufgehängt werde und damit optisch den Eindruck erwe- cke, als würde sie gewissermassen schweben. Diese beiden zentralen Elemente, welche durch die Abbildungen 1.1-2.4 des Designs DM/4 geschützt seien, würden
- 59 - von der Klägerin ohne nennenswerte Abweichung übernommen (act. 29 Rz. 74). Auch im Rechtsbegehren ist die Rede von aufgehängten Dreieckspritschen (vgl. act. 12 S. 3). Diese Ausführungen zeigen auf, dass es der Beklagten nicht um den Schutz der dreieckigen Pritsche geht, wie sie in Design Nr. 2 abgebildet ist. Die Abbildungen zeigen weder eine montierte Pritsche noch geht daraus ein Schwe- beeffekt hervor. Weiter führt die Beklagte aus, der Klägerin würden unzählige an- dere technische Varianten zur Verfügung stehen, eine Dreieckspritsche in einer Sauna zu montieren (vgl. act. 12 Rz. 53, 75). Die Verwendung einer dreieckigen Pritsche wird demnach nicht beanstandet, sondern die Art der Montage bzw. der dadurch erzielte Effekt (vgl. dazu act. 29 Rz. 14, 64, 74, 84, 86). Design Nr. 2 ge- mäss Hinterlegung DM/4 lässt diesen Schwebeeffekt aber nicht erkennen. Sich auf dieses Design zu berufen, um der Klägerin die Realisierung ebendieses Ef- fekts zu untersagen, würde letztlich auf den Schutz einer (technischen) Idee hin- auslaufen, nicht aber auf den Schutz einer konkreten Gestaltung, welche in der Hinterlegung ihr Abbild findet. Durch das DesG werden aber keine abstrakten Ideen geschützt (vgl. VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, a.a.O., Rz. 426; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 12 zu Art. 1 DesG). Das Design Nr. 2 gemäss Hinterlegung DM/4 bildet demnach keine Grundlage für das Begehren der Beklag- ten. Demgegenüber ist in Design Nr. 1 der Hinterlegung DM/4 eine hängend mon- tierte Dreieckspritsche abgebildet. Demnach ist zu prüfen, ob die Klägerin mit ih- rer Saunagestaltung dieses Design verletzt. 7.4.3. Das Design Nr. 1 der Hinterlegung DM/4 zeigt folgende Saunagestaltung (act. 13/13, Abbildungen Nr. 1.1, 1.2 und 1.3):
- 60 - Die anderen Abbildungen dieses Designs zeigen keine weiteren (relevanten) Ge- staltungselemente, die nicht schon den drei oben abgedruckten Bildern zu ent- nehmen wären. Nicht massgebend ist die von der Beklagten gemachte Beschrän- kung einer Abbildung auf den Bereich der dreieckigen Pritsche, die an die obere Pritsche montiert ist (vgl. act. 29 Rz. 75), worauf die Klägerin zu Recht hinweist (vgl. act. 21 Rz. 81). Einerseits wird hierfür nicht eine hinterlegte Abbildung ver- wendet, was durch den unterschiedlichen Türgriff erkennbar wird. Insofern han- delt es sich - entgegen der Darstellung der Beklagten - nicht um die designrecht- lich geschützte Gestaltung. Andererseits ist es nicht zulässig, den Designschutz auf einzelne Teile einer als Ganzes hinterlegten Gestaltung zu beschränken, denn so würde die in Art. 8 DesG statuierte Vorgehensweise beim Vergleich zweier
- 61 - Designs umgangen. Sodann sieht Art. 1 DesG die Möglichkeit vor, Teile von Er- zeugnissen durch entsprechende Hinterlegung selbständig zu schützen. Vor die- sem Hintergrund besteht keine Notwendigkeit, nur einzelne Teile eines eingetra- genen Designs isoliert zu schützen. Zu vergleichen sind die Abbildungen des beklagtischen Designs aus dem Regis- ter mit der beanstandeten Saunagestaltung der Klägerin, welche sich aus folgen- den Aufnahmen ergibt (vgl. act. 29 Rz. 75; act. 1 S. 18; act. 13/21): 7.4.4. Bevor ein Vergleich der jeweiligen Gestaltungen vorzunehmen ist, ist auf die von der Klägerin geltend gemachte technische Bedingtheit der Gestaltung so- wie die Behauptung, es fehle der Gestaltung der Beklagten die Neuheit und Ei- genart, einzugehen. Entgegen den klägerischen Ausführungen sind hängend montierte Dreieckspritschen nicht ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt (vgl. Art. 4 lit. c DesG). Das geschützte Merkmal ist vor- liegend nicht die Pritsche an sich, sondern deren konkrete Ausgestaltung in Kom- bination mit den übrigen Elementen im Gesamteindruck der Sauna. Innerhalb des technisch-funktionellen Bereichs, wonach eine Sauna grundsätzlich eine Sitz- und/oder Ablagegelegenheit in Form einer Pritsche und/oder Bank haben muss, sofern man nicht stehend schwitzen will, gibt es für die Auswahl und Kombination von Formen, die Befestigung und Positionierung praktisch beliebigen gestalteri- schen Freiraum. Zu denken ist etwa an unterschiedliche Formen, Dimensionie- rungen, Befestigungen (z.B. Stützen, Wand) oder Positionierungen der Saunaprit- sche (vgl. dazu die eingehenden Ausführungen der Beklagten in act. 12 Rz. 53 f.,
- 62 - 75). Der Klägerin würden demnach zumutbare Gestaltungsalternativen zur Verfü- gung stehen. Ein Ausschlussgrund nach Art. 4 lit. c DesG liegt somit nicht vor. 7.4.5. In Bezug auf die von der Klägerin in Abrede gestellte Neuheit des Designs ist festzuhalten, dass die Klägerin keine geeigneten Urkunden ins Recht gelegt hat, welche ein vorbestehendes, identisches Design darlegen würden, welches im Vergleich zum Design Nr. 1 gemäss DM/4 exakt gleich aussieht oder nur in kaum wahrnehmbaren oder optisch nicht ins Gewicht fallenden Einzelheiten abweicht. Mit den Aussagen "Dreieckige Pritschen sind seit vielen Jahren im Gebrauch, al- lerdings lange Zeit nur mit auf dem Boden abgestützten Füssen" und "Bezüglich Neuheit wird festgehalten, dass es Dreieckpritschen auf Stützen lange vor der Registrierung auf dem Markt gab" (act. 1 Rz. 36 a.E. und 62 jeweils mit Verwei- sung auf act. 3/16 [vgl. die unter Ziff. 7.4.6. abgedruckten Abbildungen]) bringt die Klägerin gerade selbst zum Ausdruck, dass es sich dabei nicht um identische, sondern allenfalls um ähnliche Gestaltungen handelt und es dem Design der Be- klagten möglicherweise an Eigenart mangelt. Darauf ist in der Folge einzugehen. Im Zusammenhang mit den Ausführungen zur Eigenart ist zudem aufzuzeigen, dass ein Vergleich mit einzelnen Elementen - wie er von der Klägerin gemacht wird - nicht zielführend ist. 7.4.6. Was der (teilweise sinngemäss) geltend gemachte Einwand der Klägerin betrifft (vgl. act. 1 Rz. 36 a.E.; act. 21 Rz. 46 mit Verweisung auf act. 3/16), dass den hinterlegten Designs der Beklagten die Eigenart fehle, ist zunächst die vorlie- gend relevante Gestaltung in Erinnerung zu rufen. Es handelt sich dabei um eine ganze Sauna gemäss Hinterlegung DM/4 (Design Nr. 1). Um die Eigenart der de- signrechtlich geschützten Gestaltung zu widerlegen genügt es demnach nicht, sich auf einzelnes Merkmal eines (vermeintlich) älteren Referenzobjekts zu beru- fen und dieses mit einzelnen Merkmalen des hinterlegten Designs der Beklagten zu vergleichen (vgl. dazu auch STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 107 zu Art. 2 DesG), gerade wenn die Klägerin selbst geltend macht, dass die Sauna der Be- klagten (Design Nr. 1) verschiedene prägende Merkmale aufweise (vgl. Ziff. 7.2.2.). Richtigerweise sind die ganzheitlichen Saunagestaltungen gemäss den von der Klägerin eingereichten Abbildungen zu berücksichtigen. Dabei han-
- 63 - delt es sich um die beiden nachfolgend wiedergegebenen Saunen eines ... Sau- naherstellers (linke Gestaltung mit zwei Detailansichten; vgl. act. 3/16): Es kann zwar durchaus sein, dass ein einzelnes Element vorherrschend bzw. al- lein wesentlich ist und sich die (fehlende) Eigenart letztlich einzig über dieses Merkmal bestimmt. Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Als wesentliche Merk- male der hinterlegten Gestaltung der Beklagten sind die durchgehende flache Verglasung der Front, die dreiecksförmige Raumgestaltung sowie die hängend montierte (scheinbar „schwebende“) Dreieckspritsche, auszumachen (vgl. dazu sogleich Ziff. 7.4.7.). Damit unterscheidet sich das Design der Beklagten in meh- reren wesentlichen Merkmalen von den Gestaltungen des ... Saunaherstellers (vgl. VON BÜREN/MARBACH/ DUCREY, a.a.O., Rz. 459, wonach Eigenart bereits zu bejahen sei, sobald sich das hinterlegte Erzeugnis im Vergleich zu den vorbe- kannten Gestaltungen zumindest in einem wesentlichen Merkmal unterscheidet). Die Saunen des ... Herstellers weisen keine durchgehende flache Glasfront, son- dern einzig eine Glastür und zwei Glasfenster, unterbrochen von anderen Mate- rialien, auf. Was die dreieckigen Pritschen betrifft, ist zunächst darauf hinzuwei- sen, dass der ... Hersteller die Gestaltung der dreieckigen Pritsche weder bildlich noch durch Beschreibung in Textform (vgl. act. 3/16) in den Vordergrund rückt. Betrachtet man die dreieckigen Pritschen in den Vergleichsobjekten, so fällt auf, dass diese offensichtlich an den Stützen der oberen Bank befestigt sind, wobei
- 64 - sowohl die Pritschen als auch die Stützen - anders als beim hinterlegten Design - massiv und nicht schwebend wirken. Im Vergleich dazu wirkt die Gestaltung der Beklagten elegant und leicht. Insgesamt ist damit eine deutlich erkennbare Ver- schiedenheit auszumachen. Damit entsteht bei einer am Kauf interessierten Per- son ein massgeblich anderer Gesamteindruck. Damit vermag die Klägerin die aufgrund von Art. 21 DesG vermutete Eigenart nicht zu widerlegen. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, seit wann die Abbildungen des ... Saunaherstellers im Internet abrufbar sind. In der Folge ist zu prüfen, ob die Gestaltung der Kläge- rin das Design der Beklagten verletzt. 7.4.7. Als wesentliche Merkmale der hinterlegten Gestaltung der Beklagten sind die durchgehende flache Verglasung der Front, die dreiecksförmige Raumgestal- tung sowie die hängend montierte (scheinbar „schwebende“) Dreieckspritsche, welche ohne Stützen unterhalb an den Seiten auskommt und darüber hinaus mittig im Bereich des perspektivischen Fluchtpunkts liegt (vgl. Abbildungen Nr. 1.1, 1.2, 1.3), auszumachen. Die hellen Seitenwände, der Ofen, dessen Posi- tionierung und Farbe oder die Form/Symmetrie der Frontansicht sind demgegen- über nicht prägend. Dies gilt auch für den Verlauf der Täferung auf der Dreieck- spritsche. Sämtliche der genannten wesentlichen Merkmale weist auch das Nachahmungsobjekt der Klägerin auf. Dieses zeichnet sich ebenfalls durch eine verglaste Frontansicht, eine dreiecksförmige Raumgestaltung sowie eine hängend montierte (scheinbar „schwebende“) Dreieckspritsche im Zentrum ohne Stützen aus. Durch Übereinstimmung dieser wesentlichen Merkmale entsteht beim inte- ressierten Verbraucher der gleiche Gesamteindruck, denn die Gestaltung der Klägerin weist - im Vergleich mit der Gestaltung der Beklagten - keine anderen Merkmale auf, welche den Gesamteindruck wesentlich verändern würden (vgl. HEINRICH, a.a.O., N. 65 zu Art. 8 DesG). Damit ist festzuhalten, dass die Klägerin mit ihrer Gestaltung das Designrecht der Beklagten verletzt. 7.4.8. Das Designrecht verleiht der Rechtsinhaberin das Recht, anderen zu ver- bieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen, d.h. herzustellen, zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein-, aus- und durchzuführen sowie es dafür zu besitzen (Art. 9 Abs. 1 DesG). Die Rechtsinhaberin kann die Ein-,
- 65 - Aus- und Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren auch dann verbieten, wenn sie zu privaten Zwecken erfolgt (Art. 9 Abs. 1bis DesG). Schliesslich kann die Rechtsinhaberin Dritten auch verbieten, bei einer widerrechtlichen Ge- brauchshandlung mitzuwirken, deren Begehung zu begünstigen oder zu erleich- tern (Art. 9 Abs. 2 DesG). Wird sie in ihren Rechten verletzt oder gefährdet, kann sie vom Gericht insbesondere verlangen, die bestehende Verletzung zu beseiti- gen (Art. 35 Abs. 1 lit. b DesG). Die Beklagte macht mit ihrem Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, einen Unterlassungsanspruch geltend, wel- cher sich nicht auf eine ganzheitliche Saunagestaltung bezieht, sondern grund- sätzlich darauf abzielt, der Klägerin zu untersagen, aufgehängte Dreiecksprit- schen anzubieten etc. (vgl. Wortlaut des Rechtsbegehrens). Die designrechtlich geschützte Gestaltung bzw. das Verletzungsobjekt ist vorliegend aber eine ganze Sauna, nicht bloss ein Teil einer Sauna. Eine entsprechende gerichtliche Anord- nung kann sich demnach nur auf diese, die Designrechtsverletzung begründende Gestaltung der Klägerin beziehen. Dieses Verletzungsobjekt enthält die im Wider- klagebegehren abgedruckte Dreieckspritsche. Nachdem die Beklagte beabsich- tigt, der Klägerin die Verwendung von aufgehängten Dreieckspritschen in all ihren Saunagestaltungen zu untersagen, bezieht sich das Begehren demnach auch auf das vorliegend relevante Verletzungsobjekt. Demzufolge ist der Unterlassungsan- spruch auf das zulässige Mass zu reduzieren und der Klägerin ist zu untersagen die nachfolgend wiedergegebene Sauna (Bild Nr. 1) mit aufgehängter Dreieck- spritsche (Bilder Nr. 2 und 3) herzustellen, zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein- oder auszuführen, durch die Schweiz zu führen oder zu diesen Zwe- cken zu besitzen, sowie bei einer widerrechtlichen Gebrauchshandlung mitzuwir- ken oder deren Begehung zu begünstigen (vgl. Art. 9 DesG).
- 66 - Ob das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, im Übrigen abzu- weisen ist, kann erst nach Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Streitfragen beur- teilt werden (vgl. Ziff. 8), zumal die Beklagte ihren Anspruch sowohl auf Design- recht als auch auf Lauterkeitsrecht stützt. 7.4.9. Die Beklagte ersucht sodann um Anordnung von Vollstreckungsmassnah- men. Nach Art. 236 Abs. 3 ZPO ordnet das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen an. Lautet ein Urteil auf ein Tun, Unterlassen oder Dulden, so können die Vollstreckungsmassnahmen gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO angedroht werden. Die von der Beklagten beantragte Anordnung der Straf- drohung nach Art. 292 StGB stellt demnach eine mögliche Vollstreckungsmass- nahme dar (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Massnahme erweist sich denn auch als verhältnismässig. Die gerichtliche Anordnung ist demnach mit der Straf- androhung nach Art. 292 StGB zu verbinden. 7.4.10. Zur Einrede der Nichtigkeit (vgl. act. 21 Rz. 75) ist zunächst auf Ziff. 6.4.5. zu verweisen. Auch unter diesem Titel ist nicht weiter darauf einzugehen, zumal das Begehren der Beklagten teilweise gutzuheissen ist. 7.5. Minderheitsmeinung
- 67 - Eine Minderheit des Gerichts vertritt in Bezug auf Ziff. 7.4.4.-7.4.10. eine abwei- chende Meinung (act. 48 B).
8. Unlauterer Wettbewerb 8.1. Parteistandpunkte 8.1.1. Die Beklagte hält fest, dass bei den inkriminierten Saunen der Klägerin sämtliche im Gesamteindruck charakteristischen Merkmale der Saunen der Be- klagten (in ihren Modellen "G._____", "H._____" und "I._____" [durchgehende Vierkantstütze und Anordnung von Pritsche und Bank; aufgehängte Dreiecksprit- schen; bewegliche Pritschenlatten]) unter den Rubriken "F._____-Sauna", "Sauna mit …", "Sauna mit …" sowie "J._____" kopiert würden. Die unter den vorgenann- ten Rubriken abgebildeten Saunen gäben die charakteristischen Kennzeich- nungsmerkmale der Modelle "G._____", "H._____" und "I._____" der Beklagten wieder. Genau besehen kopiere die Klägerin also eine gesamte Produktausstat- tung der Beklagten (act. 12 Rz. 117). Die kumulierte Nachahmung der kennzeich- nungskräftigen Elemente (durchgehende Vierkantstütze und Anordnung von Prit- sche und Bank; aufgehängte Dreieckspritschen; bewegliche Pritschenlatten mit 1:1 identischer visueller Bewerbung) sei kein Zufall, sondern das Resultat einer systematischen Nachahmung der Klägerin, die ohne Weiteres geeignet sei, eine Verwechslungsgefahr im flüchtigen Erinnerungsbild von Durchschnittsadressaten hervorzurufen (act. 12 Rz. 120). Eine andere Produktausstattung sei von der Klä- gerin bewusst unterlassen worden, um vom guten Ruf der Beklagten schmarotze- risch zu profitieren und Abnehmer (bewusst oder unbewusst) in die Irre zu führen. Die Herstellung, der Vertrieb und die Bewerbung solcherart gestalteter Saunen durch die Klägerin stelle deshalb auch ein unlauteres Verhalten i.S.v. Art. 2 UWG (systematisches, raffiniertes Vorgehen und sklavische Nachahmung) dar (act. 12 Rz. 121). In ihrer Duplik verweist die Beklagte ausserdem auf die Fotos auf S. 16 ff. der Klageschrift und die Abbildungen in zwei Zeitschriften, um die angeblich frappante Ähnlichkeit aufzuzeigen (act. 29 Rz. 95 f.). 8.1.2. Die Klägerin führt aus, dass es in der Gegenüberstellung der Produkte kaum Gemeinsamkeiten gebe, auffallend seien die markanten Unterschiede. Die
- 68 - sklavische Nachahmung substanziiere die Beklagte in keine Weise. Vielmehr be- weise diese mit den eingereichten Abbildungen gleich selbst das Gegenteil (act. 21 Rz. 85 f.). 8.1.3. Soweit es sich als erforderlich erweist, ist im Rahmen der Subsumtion nä- her auf die Parteivorbringen einzugehen. 8.2. Rechtliches 8.2.1. Die Normen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht subsidiär zum Markenrecht anzuwenden, sondern haben einen eigenständigen Anwendungsbe- reich (BGer 4A_86/2009 E. 4.1 [nicht publiziert in BGE 135 III 446]). Das gilt auch für das Verhältnis des UWG zum Designrecht und auch zu den anderen Immate- rialgüterrechten. Es darf daher keine Abgrenzung in dem Sinne gemacht werden, dass jeweils ein Normbereich ausschliesslich gelten würde (BGer 4A_86/2009 E. 4.1). Die lauterkeitsrechtliche Prüfung ist vielmehr autonom vorzunehmen (vgl. THOUVENIN, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Im- materialgüterrechten, 2007, 523). 8.2.2. Leistungen oder Arbeitsergebnisse, die nicht durch ein Immaterialgüterrecht geschützt sind, dürfen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätz- lich von jedermann genutzt werden. Das Lauterkeitsrecht enthält kein generelles Verbot, fremde Leistungen nachzuahmen. Das UWG bezweckt die Gewährleis- tung der Lauterkeit des Wettbewerbs, während es dem (übrigen) Immaterialgüter- recht vorbehalten ist, besondere Leistungen als solche zu schützen. Leistungen - wie Produktgestaltungen - sind daher durch das UWG nur bei Vorliegen lauter- keitsrechtlich relevanter (sog. „besonderer“) Umstände gegen Übernahme und Nachahmung geschützt. Solche spezifischen, die Unlauterkeit begründenden As- pekte sind namentlich die Verursachung einer Verwechslungsgefahr (Art. 3 lit. d UWG), eine unnötige Herabsetzung (Art. 3 lit. a UWG), eine gezielte Behinderung bzw. planmässige Ausbeutung durch systematische und/oder fortgesetzte Nach- ahmung bzw. unnötige Anlehnung (Art. 2 bzw. Art. 3 lit. e UWG), eine unredliche Kenntniserlangung (z.B. Art. 4 lit. c, Art. 5 lit. a und b sowie Art. 6 UWG) oder die
- 69 - unmittelbare Übernahme ohne erheblichen eigenen Aufwand (Art. 5 lit. c UWG) (JUNG, a.a.O., N. 99 zu Art. 2 UWG). 8.2.3. Bei der Prüfung der lauterkeitsrechtlichen Tatbestände geht das Bundesge- richt so vor, dass zuerst geprüft wird, ob sich ein Verhalten unter einen der Tatbe- stände gemäss Art. 3 bis 8 UWG subsumieren lässt, und erst, wenn keiner dieser Spezialtatbestände einschlägig ist, die Verletzung der Generalklausel von Art. 2 UWG geprüft wird (BGE 133 III 431 E. 4.3). Die Bestimmungen von Art. 2, Art. 3 lit. d und Art. 3 lit. e UWG werden auch als lauterkeitsrechtlicher Kennzeichen- schutz bezeichnet. 8.2.4. Die Nachahmung einer fremden Produktgestaltung, unabhängig davon ob diese als eingetragenes Design geschützt ist oder nicht, ist unlauter gemäss Art. 3 lit. d UWG, wenn sie geeignet ist, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leis- tungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Eine Ver- wechslungsgefahr kann dabei darin bestehen, dass die Ware eines Konkurrenten für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten wer- den kann. Indessen ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (u.a. BGE 135 III 446 E. 6.1) keine eigentliche Täuschung im Sinne einer warenbezogenen sog. direkten Verwechselbarkeit erforderlich. Die Verwechselbarkeit kann auch eine indirekte bzw. mittelbare sein, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird, die Waren seien zwar unterschiedlich, stammten aber aus den selben Be- trieben. Schliesslich kann auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor- liegen, wenn das Publikum die Waren zwar auseinanderhält bzw. nicht annimmt, sie kommen aus dem selben Betrieb, sondern glaubt, sie stammten aus unter- schiedlichen, aber wirtschaftlich eng verbunden Betrieben. 8.2.5. Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist allerdings wettbewerbsrecht- lich nur relevant, sofern die nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft be- sitzt, also vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung (BGE 135 III 446 E. 6.2). Der lauter- keitsrechtliche Schutz der Gestaltungen der beklagtischen Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“ (act. 13/16-18) setzt mithin voraus, dass ihnen Kenn- zeichnungskraft zukommt, sei es originär oder infolge ihrer Durchsetzung im Ver-
- 70 - kehr. Ob ein Zeichen Kennzeichnungskraft aufweist, ist eine Rechtsfrage (Kreis- gericht VIII Bern-Laupen, sic! 2009, 356 ff., 359 E. 26 [Plastic-Clogs]). 8.2.6. Originär kennzeichnungskräftig ist eine Produktgestaltung, wenn sie be- stimmt und geeignet ist, die Ware aufgrund ihrer Originalität von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderen Ursprungs zu unterscheiden (BGE 135 III 446 E. 6.2). Für die Originalität als Voraussetzung des lauterkeitsrechtlichen Schutzes einer Produktgestaltung wird verlangt, dass sie infolge ihrer eigenarti- gen und einprägsamen Gestaltung eine charakteristische, individualisierende Wir- kung entfaltet. Dies erfordert, dass sie sich insgesamt durch eine besondere Ge- staltung von gewöhnlichen und gebräuchlichen Gestaltungen für gleichartige Wa- ren deutlich unterscheidet (BGE 135 III 446 E. 6.2). Die im Markenrecht zur ur- sprünglichen Kennzeichnungskraft von Formmarken entwickelten Grundsätze können herangezogen werden (BGE 135 III 446 E. 6.2). Damit eine Warenform originär unterscheidungskräftig ist, reicht es nicht aus, dass sie sich lediglich nach ihrer gefälligen Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen. Dabei ist der vom Bundesgericht geprägte Er- fahrungssatz zu beachten, dass Warenformen primär anderen Funktionen als dem Hinweis auf eine betriebliche Herkunft dienen. Entsprechend nimmt das Pub- likum konkrete Formen von Waren in der Regel nicht als Hinweis auf ein Unter- nehmen, sondern lediglich als besondere Gestaltung wahr (BGE 137 III 403 E. 3.3.3). 8.3. Würdigung 8.3.1. Nachdem das Begehren zu den beweglichen Pritschenlatten zurückgezo- gen wurde, ist auf die Ausführungen der Beklagten in diesem Zusammenhang nicht mehr einzugehen (vgl. Ziff. 2.4.). 8.3.2. Die Beklagte behauptet pauschal, ihre Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“ wiesen in Gestalt ihrer durchgehenden Vierkantstützen und Anordnung von Pritsche und Bank, der aufgehängten Dreieckspritschen und beweglichen Pritschenlatten „charakteristische Kennzeichnungsmerkmale“ auf (act. 12 Rz. 117). Begründet wird dies einzig mit dem Umstand, dass sämtliche der vor-
- 71 - genannten Merkmale erfolgreich als Designs registriert worden seien. Die design- rechtlich zu attestierende „Neuheit“ und „Eigenart“ indiziere auch eine lauterkeits- rechtlich relevante „Kennzeichnungskraft“ (act. 12 Rz. 120). 8.3.3. Abgesehen davon, dass gemäss den vorstehenden Ausführungen den De- signs Nr. 3 und 4 gemäss Hinterlegung DM/1 die Eigenart fehlt (vgl. Ziff. 6.4) und daher die entsprechenden Gestaltungen kaum als „erfolgreich“ als Design regis- triert bezeichnet werden können, geht die Argumentation der Beklagten insoweit fehl, als selbst aus einem allfälligen Schutz einer Gestaltung durch das Design- recht nicht geschlossen werden kann, dass diese Gestaltung auch Kennzeich- nungskraft im Sinne des UWG aufweist. Neuheit und Eigenart setzen voraus, dass sich die Gestaltung ausreichend vom vorbestehenden Formenschatz unter- scheidet. Originäre Kennzeichnungskraft setzt jedoch nicht nur voraus, dass sich die Gestaltung vom bestehenden Formenschatz unterscheidet, sondern die auf- fällige Eigenart muss auch als Herkunftshinweis taugen, d.h. das Publikum muss die Form als Hinweis auf die Herkunft des Produkts aus einem bestimmten Unter- nehmen wahrnehmen. Bei Produktformen ist dies gemäss der erwähnten Recht- sprechung des Bundesgerichts nur mit Zurückhaltung anzunehmen. Dies bedeu- tet, dass Produkt- und Verpackungsformen in den Augen des Publikums norma- lerweise lediglich auf die ästhetische und funktionale Beschaffenheit der Verpa- ckung hindeuten, nicht jedoch auf ihre betriebliche Herkunft. Zur Bejahung der Letzteren kommt es darauf an, inwieweit sich die konkrete Ausstattung von den im beanspruchten Produktsegment vorhandenen, üblichen Formen und Gestal- tungen unterscheidet, wobei auf die Wahrnehmung des Durchschnittsabnehmers abzustellen ist. Im Saunabau sind, wie die Beklagte unter Hinweis auf act. 30/29 und unbestritten festhält, zahlreiche verschiedene Gestaltungen am Markt erhält- lich. Bei der grossen Formenvielfalt ist nicht anzunehmen, dass das Publikum die Merkmale, die von der Beklagten als kennzeichnend geltend gemacht werden, als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen versteht. Die durchgehenden Vierkant- stützen, Anordnung von Pritsche und Bank sowie die aufgehängten Dreiecksprit- schen weichen nicht derart vom Gewohnten und Erwarteten ab, dass sie durch ih- re Originalität im Gedächtnis des Abnehmers haften blieben. Den fraglichen Merkmalen fehlt es daher an originärer Kennzeichnungskraft.
- 72 - 8.3.4. Die Beklagte hat nicht behauptet, dass die angeblich kennzeichnungskräfti- gen Merkmale durch langen, intensiven und exklusiven Gebrauch und/oder inten- sive Bewerbung Kennzeichnungskraft erworben hätten. Es fehlen jegliche Anga- ben zur Dauer der Verwendung, zu den erzielten Umsätzen, oder zum Werbe- aufwand für die Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“. Dazu kommt, dass die Beklagte selbst Saunen unterschiedlichster Formen anbietet, darunter auch solche ohne durchgehende Vierkantstützen und aufgehängte Dreieckspritschen (act. 30/29). Das alles spricht dagegen, dass diese Merkmale sich - einzeln oder in Kombination - als Herkunftshinweis(e) auf die betriebliche Herkunft der Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“ durchgesetzt haben. Den fraglichen Merkma- len, ebenso wie ihrer Kombination in der Gestaltung der Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“, fehlt es daher auch an erworbener Kennzeichnungskraft. 8.3.5. Mangels (originärer oder erworbener) Kennzeichnungskraft der streitge- genständlichen Gestaltungen erübrigt sich eine Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG. Mangels Kennzeichnungskraft erübrigt sich zudem auch die Prüfung einer unnötigen Anlehnung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG, weil diese eine Kennzeichnungskraft voraussetzt, an welcher eine Anlehnung über- haupt vorgenommen werden kann. Selbst wenn die Kennzeichnungskraft der streitgegenständlichen Gestaltungen zu bejahen wäre, würde es letztlich an der Verwechslungsgefahr fehlen. Vergleicht man nämlich die von der Beklagten ein- gereichten Abbildungen der Saunen "G._____", "H._____" und "I._____" (act. 13/16-18) mit den Bildern der klägerischen Modelle "F._____-Sauna", "Sau- na mit …" und "Sauna mit …" (act. 13/19-21), fallen nicht die Gemeinsamkeiten, sondern die zahlreichen Unterschiede in der Gestaltung auf. Selbst ein flüchtiger Blick auf die Bilder zeigt die markanten Unterschiede in Grundriss, Materialien, Wandverkleidung, Lichtkonzept und Anordnung der einzelnen Elemente wie Bän- ke, Pritschen oder Ofen. Eine Verwechslungsgefahr besteht hier keineswegs. 8.3.6. Die Beklagte macht weiter eine unter der Generalklausel von Art. 2 UWG zu prüfende „sklavische Nachahmung“ ihrer Produkte durch die Klägerin geltend. Um eine sklavische Nachahmung aufzuzeigen, verweist die Beklagte auf den Auszug aus dem Magazin "K._____" mit einer Anzeige von ihr (inkl. Abbildung ei-
- 73 - ner Sauna) sowie die Publireportage der Klägerin, mit Verweisung auf das linke, obere Bild (act. 29 Rz. 96; act. 30/32; act. 30/33). Eine gewisse Ähnlichkeit ist hier zwar nicht zu verkennen. Aufgrund der technisch-funktionell zwingend erforderli- chen Elemente einer Sauna ist eine solche Ähnlichkeit aber auch nicht zu vermei- den. Gleichwohl weisen auch diese Saunagestaltungen deutliche Unterschiede auf. Diese bestehen in einer unterschiedlichen Anordnung von Bänken und Prit- schen, einem unterschiedlichen Lichtkonzept und selbst die Stützen weisen Un- terschiede auf, wobei insbesondere darauf hinzuweisen ist, dass in der von der Beklagten angebotenen Sauna keine Stützen ersichtlich sind, welche den An- schein des Durchlaufens erwecken. Zudem weist die Klägerin in ihrer Publikation deutlich auf ihre Urheberschaft hin - was selbst von der Beklagten eingeräumt wird (vgl. act. 29 Rz. 96) -, wodurch eine allfällige Verwechslungsgefahr beseitigt würde. Im Ergebnis besteht auch hier keine Verwechslungsgefahr. 8.3.7. Schliesslich bezieht sich die Beklagte auf die Gegenüberstellungen von einzelnen Saunagestaltungen in der Klageschrift (vgl. act. 29 Rz. 95 mit Verwei- sung auf act. 1 S. 16 ff.). Die obere Gegenüberstellung auf S. 16 zeigt je die Ge- samtansicht einer Sauna. Die Gestaltungen unterscheiden sich deutlich in Anord- nung von Pritschen, Bänken und Ofen, Beleuchtung und Farben. Gemeinsamkei- ten sind hier kaum auszumachen. Die Gegenüberstellung auf S. 16 unten zeigt das Design Nr. 4 gemäss Hinterlegung DM/1 und einen auf Teile von Stützen und Bänken beschränkten Ausschnitt der F._____-Sauna der Klägerin. Nach der bun- desgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BGE 116 II 365 E. 3b) ist eine Beschrän- kung auf Einzelheiten mit Blick auf das UWG nur relevant, wenn eine Reihe von Einzelheiten nachgeahmt werden, wodurch bei mosaikartiger Gesamtbetrachtung eine Verwechslungsgefahr entsteht. Hier aber geht es nur um einen einzelnen Aspekt einer Sauna. Kommt hinzu, dass selbst in diesem kleinen Ausschnitt Un- terschiede auszumachen sind: Die von der Beklagten verwendeten Stützen sind hell, jene der Klägerin sind dunkel und der Verlauf des Täfers auf den Pritschen ist ebenfalls unterschiedlich. Schliesslich ist zu beachten, dass die Verwendung von Pritschenstützen primär technisch-funktionell bedingt ist und dem ästheti- schen Aspekt nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Die obere Gegenüberstel- lung auf S. 17 zeigt wieder je die Gesamtansicht einer Sauna. Die Gestaltungen
- 74 - unterscheiden sich klar in Ausgestaltung und Material der unteren Pritschen, Glasfrontenverlauf und Beleuchtungskonzept. Die Gegenüberstellung auf S. 17 unten zeigt die Designs Nr. 6 und 7 gemäss Hinterlegung DM/2 und einen auf Tei- le von Stützen und Bänken beschränkten Ausschnitt der F._____-Sauna der Klä- gerin. Auch hier geht es nur um ein einzelnes Element einer Sauna, nicht aber um die angebliche Nachahmung einer Reihe von Einzelheiten. Kommt hinzu, dass die Verwendung von Pritschenstützen primär technisch-funktionell bedingt ist und dem ästhetischen Aspekt nur untergeordnete Bedeutung beizumessen ist. Den- noch sind Unterschiede festzustellen: Design Nr. 6 zeigt eine doppelte Blende mit schwarzer Nut und nur eine Stütze, die auf einer nicht getäferten Bankabdeckung steht. Die Gestaltung der Klägerin zeigt nur eine einfache Blende, keine Nut, eine untere, getäferte Bank sowie eine zweite Stütze. Design Nr. 7 zeigt auch eine doppelte Blende und unterscheidet sich dadurch ebenfalls von der Gestaltung der Klägerin. Die obere Gegenüberstellung auf S. 18 zeigt die beiden Saunen, die be- reits unter Ziff. 7.4.7. verglichen wurden. Einerseits kann hier wohl nicht von ei- nem fast identischen Nachbau (vgl. JUNG, a.a.O., N. 103 zu Art. 2 UWG; HILTY, in: Basler Kommentar UWG, a.a.O., N. 121 zu Art. 2 UWG) gesprochen werden, sind doch gewisse - wenn auch unter designrechtlichen Gesichtspunkten nicht beacht- liche - Unterschiede in der Gestaltung der beiden Saunen auszumachen (z.B. Licht, Ofen, Farbe auf der Aussenseite). Sodann ist der Klägerin bereits gestützt auf das DesG zu untersagen, die Sauna mit Dreieckspritsche weiter zu verwen- den. Insofern besteht kein Anlass bzw. kein Interesse der Beklagten, eine ent- sprechende Unterlassungsanordnung - basierend auf dem gleichen Widerklage- begehren - auch noch gestützt auf das UWG zu erlassen. Die Gegenüberstellung auf S. 18 unten zeigt sodann die Bilder Nr. 1.2 und 1.3 des Designs Nr. 1 gemäss Hinterlegung DM/4 und einen auf Teile von Stützen, dreieckiger Pritsche und (Ober-)Pritsche beschränkten Ausschnitt der klägerischen Sauna mit Steinlook. Wiederum geht es nur um einen einzelnen Aspekt einer Sauna, nicht aber um die Nachahmung einer Reihe von Einzelheiten. Kommt hinzu, dass selbst in diesem kleinen Ausschnitt Unterschiede auszumachen sind: Die Befestigungsvorrichtung der Beklagten besteht aus schmalen Metallvorrichtungen und hat als vierte Stütze eine auf den Boden durchgreifende Stütze. Die klägerische Befestigungsvorrich-
- 75 - tung besteht aus drei runden Stützen. Ausserdem ist die Dreieckspritsche der Be- klagten vertikal (senkrecht in Blickrichtung) getäfert, während sie bei der Klägerin horizontal (waagerecht in Blickrichtung) getäfert ist (vgl. auch act. 1 Rz. 65; act. 37/24). 8.3.8. Im Ergebnis ist für sämtliche Gestaltungen festzuhalten, dass diese keine originäre Kennzeichnungskraft aufweisen und nicht substanziiert behauptet wur- de, dass sie durch Gebrauch Kennzeichnungskraft erworben hätten. Eine Verlet- zung von Art. 3 lit. d oder e UWG ist bereits deshalb ausgeschlossen. Eine unter der Generalklausel von Art. 2 UWG zu beurteilende „sklavische Nachahmung“ liegt aufgrund der wesentlichen Abweichungen der klägerischen Gestaltungen von den Saunen der Beklagten und mangels anderer vom Bundesgericht zur Ge- neralklausel entwickelter besonderer Umstände nicht vor. Das Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 1, 1. Spiegelstrich ist damit abzuweisen. Ebenfalls abzuweisen ist das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, soweit es nicht aus designrechtlichen Erwägungen gutzuheissen ist.
9. Informationsbegehren und kompensatorische Ansprüche (Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 2 und 3) 9.1. Die Beklagte macht mit ihren Widerklagebegehren gemäss Ziff. 2 und 3 ei- nen Auskunftsanspruch sowie kompensatorische Ansprüche gegen die Klägerin geltend (vgl. act. 12 Rz. 125 ff.). 9.2. Nachdem in Bezug auf die durchgehenden Pritschenstützen keine Design- rechtsverletzung vorliegt, besteht keine Grundlage für die unter diesem Titel gel- tend gemachten Ansprüche (vgl. Art. 35 DesG). Insofern sind die Widerklagebe- gehren gemäss Ziff. 2 und 3 abzuweisen. 9.3. Das Auskunftsbegehren sowie die kompensatorischen Begehren werden sodann auch in Zusammenhang mit den aufgehängten Dreieckspritschen geltend gemacht. Hierzu ist festzuhalten, dass die Klägerin wiederholt ausführte, dass sie bislang keine solche Sauna verkauft habe; die einzige hergestellte, in dieser Art gestaltete Sauna stehe in ihrem Ausstellungsraum (vgl. act. 1 Rz. 16; act. 37 Rz. 28). Diese Ausführungen veranlassten die Beklagte zu keinen weiteren Be-
- 76 - merkungen und blieben jeweils unbestritten. Insofern ist davon auszugehen, dass die Beklagte die entsprechenden Informationen der Klägerin als genügend erach- tet. Daher besteht kein Rechtsschutzinteresse (mehr) an einer diesbezüglichen Auskunftserteilung. Was die (alternativ) geltend gemachten Schadenersatz- bzw. Gewinnherausgabeansprüche betrifft, ist festzuhalten, dass die Beklagte diese Ansprüche aus dem Verkauf von designrechtsverletzenden Ausgestaltungen ab- leitet (vgl. act. 12 Rz. 126 f; act. 29 Rz. 98). Den unbestritten gebliebenen Ausfüh- rungen der Klägerin zufolge hat diese keine Sauna mit aufgehängter Dreiecksprit- sche verkauft (vgl. act. 1 Rz. 16; act. 37 Rz. 28). Demzufolge fehlt es - der Argu- mentation der Beklagten folgend - an einem Schaden bzw. einem Gewinn, wes- halb die kompensatorischen Begehren abzuweisen sind. 9.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Widerklagebegehren gemäss Ziff. 2 und 3 abzuweisen sind, soweit darauf einzutreten ist.
10. Zusammenfassung Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auf das Rechtsbegehren ge- mäss Ziff. 1 nicht einzutreten ist. Da die Beklagte in den Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 1. und 2. Spiegelstrich, zwei Leistungsbegehren stellt, welche mit den Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 2 der Hauptklage teilweise korrespondie- ren und die Beklagte ihr Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, zu- rückzieht, entfällt das rechtliche Interesse der Klägerin an der Feststellung nach- träglich, weshalb das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 als gegenstandslos abzu- schreiben ist, soweit darauf einzutreten ist. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 ist abzuweisen. Das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, ist zu- folge Klagerückzugs als erledigt abzuschreiben. Das Widerklagebegehren ge- mäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, ist teilweise gutzuheissen. Im Übrigen ist die Wider- klage abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
11. Kosten- und Entschädigungsfolgen 11.1. Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädi- gung, werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten
- 77 - und Klagerückzug gilt die klagende Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). 11.2. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG), die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwalts- gebühren vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des zürcherischen Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sowohl die Ge- richtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Der Streitwert wird gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO durch das Rechtsbegehren bestimmt. Lautet das Begehren nicht auf eine bestimmte Geld- summe, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung der Prozesskosten werden die Streitwerte von Klage und Widerklage zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO). 11.3. Die Klägerin beziffert den Streitwert ihrer Begehren auf mindestens CHF 50'000.– (act. 1 Rz. 16 f.), was von der Beklagten unbestritten bleibt. Diese Angabe erscheint nicht als offensichtlich unrichtig. In der Folge ist daher von ei- nem Streitwert der Klage von CHF 50'000.– auszugehen. Die Beklagte legt den Streitwert ihrer Widerklagebegehren auf CHF 150'000.– fest (act. 12 Rz. 87). Die- se Angabe wird von der Klägerin mit Hinweis auf ihre eigenen Ausführungen be- stritten (act. 21 Rz. 68). Da sich die Begehren der Parteien nur teilweise entspre- chen, die Beklagte insbesondere zusätzlich einen Auskunftsanspruch und repara- torische Ansprüche geltend macht, kann nicht auf die Angabe der Klägerin zu- rückgegriffen werden. Es ist naheliegend, dass der Streitwert der Widerklagebe- gehren höher ist, zumal dieser massgeblich vom unbezifferten Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 3 bestimmt wird. Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass zur Korrektur des von der Beklagten bestimmten Streitwerts. Es ist daher von einem Streitwert der Widerklage von CHF 150'000.– auszugehen.
- 78 - 11.4. Wie bereits aufgezeigt, korrespondiert das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1 teilweise mit dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 (vgl. Ziff. 2.4.3. und 3.2.3.). Insofern liegt nur eine Forderung im Streit, weshalb die Streitwerte mit Blick auf Art. 94 Abs. 2 ZPO nur teilweise zusammenzurechnen sind. Die Klägerin differenziert nicht, welchem Begehren sie welchen Streitwert beimisst. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 stellt in Bezug auf den ganzen Klageumfang aber das zentrale Rechtsbegehren dar. Vor diesem Hintergrund sind diesem Rechts- begehren 3/5 des Streitwerts der Klage zuzurechnen. Addiert man den Streitwert der übrigen Rechtsbegehren (CHF 20'000.–) mit dem Streitwert der Widerklage- begehren (CHF 150'000.–), so resultiert daraus eine Gesamtstreitwert von CHF 170'000.–. 11.5. In Anbetracht des Schwierigkeitsgrades und des Aufwandes rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr gemäss § 4 Abs. 1 GebV OG um rund einen Drittel zu erhöhen (§ 4 Abs. 2 GebV OG). Sie beträgt damit CHF 15'000.–. Was die Rechtsbegehren der Hauptklage betrifft, die nicht durch die Widerklage konsu- miert werden, ist die Klägerin als unterliegende Partei zu betrachten. In Bezug auf die Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 1. und 3. Spiegelstrich sowie teilweise auch in Bezug auf den 2. Spiegelstrich, sowie bzgl. Ziff. 2 und 3 ist die Beklagte als unterliegende Partei zu betrachten. Sie führt zwar aus, das zurückgezogene Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, sei aus ihrer Sicht anfäng- lich begründet gewesen und der Rückzug sei ausserdem vor der Hauptverhand- lung und der Beweisabnahme erfolgt (vgl. act. 29 Rz. 81). Daraus kann sie indes nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Kostenfolgen eines Klagerückzugs sind nicht abhängig vom Erreichen eines gewissen Verfahrensstadiums. Die Ausfüh- rungen der Beklagten sind aber als sinngemässer Hinweis auf Art. 107 ZPO zu verstehen. Wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war, kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen und damit vom Grundsatz abweichen, dass die unterliegende Partei die Gerichtskosten zu tragen hat (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Beklagte hält in diesem Zusammenhang fest, es habe sich nach Verfahrenseinleitung herausgestellt, dass die Klägerin nur ab- gerundete, gefederte Pritschenlatten und nicht die vierkantigen, beweglichen Lat- ten der Beklagten anbiete (act. 29 Rz. 81). Nachdem aber die Beklagte in ihrem
- 79 - Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, ein Bild mit abgerundeten Pritschenlatten abgedruckt hat, kann sie sich nicht in guten Treuen darauf beru- fen, dass ihr Begehren anfänglich begründet war, weil sie angeblich nicht gewusst habe, dass die Klägerin nur abgerundete, gefederte Pritschenlatten angeboten habe. Gerade die Verwendung dieser Pritschenlatten wollte sie der Klägerin ver- bieten lassen. Die Beklagte ist mit Blick auf dieses Begehren somit (ebenfalls) als unterliegende Partei zu betrachten und wird kostenpflichtig. Unter Berücksichti- gung der auf die Haupt- und Widerklagebegehren entfallenden Streitwerte, des Unterliegens der Klägerin in Bezug auf die Rechtsbegehren der Hauptklage, wel- che nicht durch die Widerklage konsumiert werden, des überwiegenden Unterlie- gens der Beklagten in Bezug auf die Widerklagebegehren - mit Ausnahme des teilweisen Obsiegens bzgl. Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, - sind die Gerichtskosten zu 3/4 der Beklagten und zu 1/4 der Klägerin aufzuerlegen und aus den jeweiligen Kostenvorschüssen zu decken. 11.6. Bei Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass eine Vergleichsverhandlung stattfand und die Parteien zwei (Beklagte) bzw. drei (Klägerin) Rechtsschriften einreichten (§§ 4 und 11 AnwGebV). Die genann- ten Faktoren führen in Anwendung von §§ 2, 4 und 11 AnwGebV zu einer Partei- entschädigung in der Höhe von CHF 22'000.–. Unter Berücksichtigung der oben genannten Verteilungsgrundsätze ist der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 5'500.– zuzusprechen. Die Klägerin hat Anspruch auf eine Entschädigung in der Höhe von CHF 16'500.–. Die Parteientschädigungen sind zu verrechnen, womit der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 11'000.– zuzu- sprechen ist. 11.7. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzu- sprechen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichti- gung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vollen Umfange zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den entsprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche ausserge- wöhnlichen Umstände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (ZR 104 [2005] Nr. 76; SJZ 101 [2005] 531 ff.) Die Klägerin beantragt, die Beklagte zur
- 80 - Zahlung einer Entschädigung inkl. Mehrwertsteuer zu verpflichten (act. 1 S. 5), was wohl so zu verstehen ist, dass auf der Parteientschädigung ein entsprechen- der Zuschlag zu gewähren sei. Die Klägerin behauptet aber keine für die Zuspre- chung der Mehrwertsteuer erforderlichen aussergewöhnlichen Umstände. Daher ist der Klägerin die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen. Auch der Antrag der Klägerin auf Spesenersatz (vgl. act. 1 S. 5) bleibt unbegrün- det, weshalb hierfür keine Entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO zuzuspre- chen ist. Das Handelsgericht beschliesst:
Erwägungen (131 Absätze)
E. 1 Formelles zur Klage
E. 1.1 Zuständigkeit Die Klägerin macht in objektiver Klagenhäufung mehrere Ansprüche (Rechtsbe- gehren gemäss Ziff. 1-3) gegen die Beklagte geltend. Eine solche Vereinigung von Ansprüchen ist zulässig, sofern das gleiche Gericht zur Beurteilung sämtli- cher Ansprüche sachlich zuständig ist und die gleiche Verfahrensart zur Anwen- dung kommt (Art. 90 ZPO). Über den Wortlaut hinaus muss das angerufene Ge- richt für alle Ansprüche auch örtlich zuständig sein (OBERHAMMER, in: Kurzkom- mentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 3 zu Art. 90 ZPO). Diese Besonderheiten sind im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der Zuständigkeit zu berücksichtigen.
E. 1.1.1 Örtliche Zuständigkeit
E. 1.1.1.1 Die Klägerin führt aus, dass nach Auffassung der Beklagten ein internati- onaler Sachverhalt vorliege, was aber unzutreffend sei (act. 1 Rz. 9). Die Beklagte äussert sich in ihren Rechtsschriften nicht zur Frage der internationalen Zustän- digkeit. Sie macht lediglich in ihrer Widerklage Ausführungen zur örtlichen Zu- ständigkeit und bezieht sich dabei auf Art. 14 ZPO (act. 12 Rz. 85). Damit bringt sie (implizit) zum Ausdruck, dass nach ihrer Auffassung ein Binnensachverhalt vorliegt. Die Annahme der Klägerin, die Beklagte gehe von einem internationalen Sachverhalt aus, stützt sich wohl auf die Aussage in der Abmahnung vom
24. September 2012, worin der Klägerin gerichtliche Schritte in der Schweiz und in Deutschland in Aussicht gestellt wurden (act. 3/2 S. 6). In der Replik nimmt die Klägerin noch einmal zur Internationalität Stellung und führt aus, dass nicht er- sichtlich sei, weshalb ein ausländisches Gericht in dieser Sache überhaupt zu- ständig sein sollte, gehe es doch um eine Streitigkeit zwischen zwei Schweizer
- 15 - Firmen, welche hauptsächlich (die Beklagte) bzw. ausschliesslich (die Klägerin) auf dem Schweizer Markt aufträten (act. 21 Rz. 23).
E. 1.1.1.2 Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizeri- scher Gerichte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Die Anwendbar- keit des IPRG und von völkerrechtlichen Verträgen setzt das Vorliegen eines in- ternationalen Sachverhalts voraus. Erforderlich ist ein über den schweizerischen Rechtsraum hinausreichender Bezug. Welcher Art und Intensität der Auslandsbe- zug sein muss, wird gesetzlich nicht definiert; es ist im Einzelfall unter Berücksich- tigung des Sachbereichs zu prüfen, ob ein genügender Auslandsbezug vorliegt (BGE 131 III 76 E. 2.3).
E. 1.1.1.3 Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in … (act. 3/7). Die Beklagte ist ebenfalls eine Aktiengesellschaft nach schweizeri- schem Recht, die in ... domiziliert ist (act. 3/6). In der Sache geht es zunächst um zwei Feststellungsklagen (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 und 2), mit welchen die Klägerin eine Verletzung von Designrechten der Beklagten bestreitet. Eine inter- nationale Komponente ist insofern auszumachen, als die im Streit liegenden De- signrechte der Beklagten bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) mit Schutzwirkung für die EU und die Schweiz (DM/2, DM/4, DM/1; act. 13/12, act. 13/13, act. 13/15) bzw. für die EU, die Schweiz und Liechtenstein (DM/3; act. 13/14) international hinterlegt sind (vgl. dazu STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Stämpflis Handkommentar zum Designgesetz, 2006, N. 1 zu Art. 29 DesG). Im vorliegenden Verfahren geht es indes nur um die Wir- kungen bzw. Grenzen der für die Schweiz angemeldeten Schutzrechte. Dies er- hellt aus den Ausführungen der Klägerin, wonach Schutz für die Schweiz bean- sprucht werde (act. 1 Rz. 41). Missverständlich ist vor diesem Hintergrund die Aussage in der Klagebegründung, wonach vor dem zuständigen Gericht sowohl die Nichtverletzung eines schweizerischen als auch eines ausländischen Immate- rialgüterrechts geltend gemacht werden könne (act. 1 Rz. 11). Gemeint ist wohl, dass einem international hinterlegten Design mit Benennung Schweiz der Schutz
- 16 - des Designgesetzes (DesG) zukommt (vgl. Art. 29 DesG). Ein genügender Aus- landsbezug liegt nach dem Gesagten nicht vor.
E. 1.1.1.4 Weiter macht die Klägerin einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch geltend (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3). Der diesbezügliche Sachverhalt erweist sich ohne Weiteres als rein national. Die beanstandete Offerte der Beklagten richtet sich an Kunden in …. Auslandsbezüge werden weder behauptet noch sind sie er- sichtlich. Die Streitigkeit weist damit insgesamt keine relevanten Auslandsbezüge auf. Somit richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach der ZPO.
E. 1.1.1.5 Zur Bestimmung des örtlich zuständigen Gerichts kommen vorliegend die Grundsatzbestimmung für Klagen aus unerlaubter Handlung (Art. 36 ZPO) und Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO (allgemeiner Gerichtsstand am Sitz der beklagten Partei) in Betracht. Die strittige Frage (vgl. dazu WIDMER/LEIS, Zuständigkeiten gemäss ZPO im Immaterialgüterprozess, sic! 2012, 363, 367), ob sich die Zuständigkeit für negative Feststellungsklagen des mutmasslichen Schädigers aus Art. 36 ZPO oder aus Art. 10 ZPO ergibt, kann hier offen gelassen werden. Beide Bestimmun- gen sehen einen Gerichtsstand am Sitz der beklagten Partei vor. Die örtliche Zu- ständigkeit des hiesigen Gerichts ist mit Blick auf die Feststellungsbegehren folg- lich begründet. Ebenfalls begründet ist die Zuständigkeit für den lauterkeitsrechtli- chen Anspruch. Die Zuständigkeit ergibt sich hierfür aus Art. 36 ZPO (vgl. MARTI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 6 zu Art. 36 ZPO).
E. 1.1.2 Sachliche Zuständigkeit Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG ist das Handelsgericht für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum einschliesslich der Strei- tigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte als einzige Instanz zuständig. Die beiden Feststel- lungsklagen (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 und 2) sind als immaterialgüterrecht- liche Streitigkeiten im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO zu qualifizieren, zu deren Beurteilung das Handelsgericht zuständig ist. Weiter macht die Klägerin einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch geltend (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3). Das
- 17 - Handelsgericht beurteilt Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG). Die Klä- gerin beziffert den Streitwert ihrer Begehren auf mindestens CHF 50'000.–, ohne zu differenzieren, welchen Streitwert sie ihrem lauterkeitsrechtlichen Begehren beimisst (vgl. act. 1 Rz. 16 f.). Ist die sachliche Zuständigkeit streitwertabhängig, so erfolgt zu deren Bestimmung vorab eine Zusammenrechnung der Streitwerte aller gehäufter Rechtsbegehren, sofern sich die Ansprüche nicht gegenseitig aus- schliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO; vgl. dazu MARKUS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 14 zu Art. 90 ZPO). Folglich steht einer objektiven Klagenhäufung von Rechtsbegehren innerhalb des sachlichen Zuständigkeitsbereichs des Handelsgerichts nicht entgegen, dass einzelne An- sprüche für sich alleine einen vorausgesetzten Streitwert unterschreiten (vgl. LIVSCHITZ, in: Stämpflis Handkommentar zur ZPO, 2010, N. 10 zu Art. 90 ZPO). Insofern kann an dieser Stelle offen bleiben, wie hoch der Streitwert des lauterkeitsrechtlichen Begehrens anzusetzen ist. Die von der Klägerin gestellten Begehren schliessen sich nicht gegenseitig aus und die Zusammenrechnung der einzelnen Ansprüche führt zu einem Streitwert von über CHF 30'000.–. Entspre- chendes gilt im Übrigen für die Bestimmung der anwendbaren Verfahrensart: Auf- grund der Zusammenrechnung ist für alle Ansprüche das ordentliche Verfahren anwendbar. Das Handelsgericht ist damit auch zur Beurteilung des lauterkeits- rechtlichen Anspruchs zuständig.
E. 1.2 Klageänderung
E. 1.2.1 In Ziff. 1 der Rechtsbegehren gemäss Klageschrift (act. 1) ersucht die Klä- gerin um Feststellung, dass sie mit einzelnen, in der Folge abgebildeten Sauna- gestaltungen die Designrechte der Beklagten nicht verletze und sie deshalb nicht verpflichtet sei, gegenüber der Beklagten eine im Wortlaut abgedruckte Unterlas- sungserklärung abzugeben (vgl. Verpflichtungserklärung gemäss Abmahnungs- schreiben vom 24. September 2012, act. 3/2 S. 7 f.). In Ziff. 2 verlangt sie sodann, es sei weiter festzustellen, dass sie auch nicht verpflichtet sei, eine - im Vergleich mit der Erklärung gemäss Ziff. 1 - modifizierte, wiederum im Wortlaut wiederge-
- 18 - gebene Unterlassungserklärung abzugeben (vgl. Verpflichtungserklärung gemäss Abmahnungsschreiben vom 24. Oktober 2012, act. 3/3 S. 5 ff.).
E. 1.2.2 Nachdem die Beklagte in der Klageantwort (act. 12) darauf hingewiesen hatte, dass die Abmahnung vom 24. September 2012 längst nicht mehr ihrem ak- tuellen Abmahnungs- bzw. Unterlassungsbegehrensinhalt entspreche (vgl. act. 12 Rz. 20), sah sich die Klägerin zur Modifizierung eines ihrer Rechtsbegehren ver- anlasst. Sie ersucht nun in der neu formulierten Ziff. 1 ihrer Rechtsbegehren um Feststellung, dass die Beklagte von ihren Unterlassungsbegehren vom
24. September 2012 rechtsverbindlich Abstand genommen habe, soweit diese nicht im Abmahnschreiben und Unterlassungsbegehren vom 24. Oktober 2012 enthalten seien, eventualiter werde am Klagebegehren 1 der Klageschrift festge- halten.
E. 1.2.3 Eine Klageänderung im Vorbereitungsverfahren ist zulässig, wenn der ge- änderte oder neue Anspruch in der gleichen Verfahrensart wie der bisherige zu beurteilen ist und mit diesem in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO).
E. 1.2.4 Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei der neu formulierten Ziff. 1 der klägerischen Rechtsbegehren um ein geändertes Begehren und nicht etwa - als Reaktion auf die Widerklage der Beklagten - um eine Wider-Widerklage handelt. Eine solche wäre ohnehin unzulässig (vgl. Art. 224 Abs. 3 ZPO). Die Verpflich- tungserklärung gemäss Abmahnungsschreiben vom 24. September 2012 war be- reits Gegenstand der Klageschrift. Verlangt wird neu aber nicht mehr die Feststel- lung, dass die Klägerin nicht verpflichtet sei, eine derartige Unterlassungserklä- rung abzugeben, sondern dass die Beklagte davon Abstand genommen habe, die Klägerin zur Abgabe einer solchen Erklärung anzuhalten. Damit ändert die Kläge- rin einerseits das Rechtsbegehren und passt andererseits das Klagefundament teilweise an. Es liegt also eine Klageänderung vor, deren Zulässigkeit sich nach Art. 227 Abs. 1 ZPO richtet.
E. 1.2.5 Die Klägerin macht - wie bereits ausgeführt - mehrere Ansprüche gegen die Beklagte geltend. Dabei ist der Streitwert der geltend gemachten Ansprüche
- 19 - grundsätzlich zusammenzurechnen (Art. 93 Abs. 1 ZPO; vgl. dazu bereits Ziff. 1.1.2.). Die Klägerin beziffert den Streitwert ihrer Begehren auf mindestens CHF 50'000.–, ohne zu differenzieren, welchem Begehren sie welchen Streitwert beimisst (act. 1 Rz. 16 f.). Aus der Zusammenrechnung der einzelnen Streitwerte resultiert vorliegend aber jedenfalls ein Streitwert von über CHF 30'000.–. Der ge- änderte Anspruch ist damit, wie der bisherige Anspruch - zusammen mit den übri- gen Begehren -, im ordentlichen Verfahren zu behandeln (vgl. Art. 243 ZPO). Der geänderte Anspruch steht mit dem bisherigen Anspruch ausserdem in einem sachlichen Zusammenhang, stützt sich doch die Klägerin im Wesentlichen auf denselben Lebensvorgang, nämlich das Abmahnungsschreiben vom
24. September 2012. Die Klageänderung erweist sich damit im Ergebnis als zu- lässig. Über die Zulässigkeit des geänderten Begehrens ist damit aber noch nichts gesagt (vgl. dazu Ziff. 1.3.1.5.).
E. 1.2.6 Wird in diesem Entscheid (einschliesslich Entscheiddispositiv) Bezug auf die Rechtsbegehren der Klägerin genommen, sind damit die geänderten Rechts- begehren gemeint. Soweit sich Ausführungen auf die ursprünglichen Rechtsbe- gehren beziehen, wird dies entsprechend vermerkt.
E. 1.3 Rechtsschutzinteresse
E. 1.3.1 Immaterialgüterrechtliche Ansprüche (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 und 2)
E. 1.3.1.1 Die Klägerin will zum einen feststellen lassen, dass die Beklagte vom Un- terlassungsbegehren vom 24. September 2012 rechtsverbindlich Abstand ge- nommen habe (Ziff. 1). Zum anderen ersucht sie um Feststellung, dass sie mit einzelnen Saunagestaltungen die Designrechte der Beklagten nicht verletze und sie deshalb nicht verpflichtet sei, gegenüber der Beklagten verschiedene Unter- lassungserklärungen abzugeben, einem Auskunftsbegehren nachzukommen und sich zum Ersatz von Aufwendungen bzw. Schaden zu verpflichten (Ziff. 2). Die Rechtsbegehren sind demnach als Feststellungsbegehren formuliert.
- 20 -
E. 1.3.1.2 Die Parteien sind unterschiedlicher Auffassung, ob die Feststellungskla- gen zulässig sind. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass seit Erhalt der beiden Abmahnungsschreiben vom 24. September 2012 bzw. 24. Oktober 2012 Unsicherheit darüber bestehe, ob sie gleich in drei Bereichen Designrechte der Beklagten verletze. Mit dem Verbot von durchlaufenden Stützen, beweglichen und dreieckigen Pritschen würde ihre wirtschaftliche Entfaltung auf mehreren Ebenen gravierend eingeschränkt. Ausserdem fordere die Beklagte Schadenersatz und wolle eine Vertragsstrafe in der Höhe von CHF 10'000.– durchsetzen (act. 21 Rz. 7 ff.).
E. 1.3.1.3 Nach dem Dafürhalten der Beklagten hat die Klägerin kein schutzwürdi- ges Interesse an der negativen Feststellungsklage, weshalb auf die Klage nicht einzutreten sei. Nach Rechtsprechung und Lehre sei bei einer negativen Feststel- lungsklage von äusserst restriktiven Voraussetzungen auszugehen (act. 12 Rz. 11). Es sei insbesondere zu berücksichtigen, dass die Klägerin mit einer bal- digen Leistungsklage der Beklagten hätte rechnen müssen und ihr ein Zuwarten bis zur Klärung der Rechtslage im Rahmen eines solchen Prozesses zumutbar gewesen wäre (act. 29 Rz. 20 f.). Weiter sei zu beachten, dass der Inhalt des Abmahnschreibens eng spezifiziert sei; moniert worden seien nur drei spezifische Saunabau-Elemente (Pritschen mit durchgehenden Vierkantpritschenstützen, aufgehängte Dreieckspritschen und Pritschen mit beweglichen, vierkantigen Prit- schenlatten). Das gegenwärtige Angebot auf der Website der Klägerin zeige, dass diese abgemahnten Elemente nur einen kleinen Anteil ihrer angebotenen Pro- duktpalette tangieren würde (act. 12 Rz. 16). Sodann sei zu berücksichtigen, dass die Zulassung der negativen Feststellungsklage sie zur vorzeitigen Prozess- und Beweisführung zwingen würde, obwohl ihr noch wenig Informationen über die ef- fektiv vertriebenen Saunen der Klägerin vorlägen (act. 12 Rz. 16).
E. 1.3.1.4 Gemäss Art. 33 DesG kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, ge- richtlich feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach dem Ge- setz besteht oder nicht besteht. Ein genügendes Interesse besteht, wenn kumula- tiv (i) die Rechtsstellung des Klägers ungewiss oder gefährdet ist, (ii) die Fortdau- er der Ungewissheit unzumutbar ist und (iii) nicht auf andere Weise behoben wer-
- 21 - den kann, insbesondere durch Leistungs- oder Gestaltungsklage (STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, a.a.O., N. 32 zu Art. 33 DesG). Namentlich bei negativen Feststellungskla- gen ist zudem auf die Interessen der Beklagten Rücksicht zu nehmen. Wer auf negative Feststellung klagt, zwingt damit die beklagte Partei zu vorzeitiger Pro- zessführung. Ein vorzeitiger Prozess aber kann den Gläubiger bzw. Geschädigten benachteiligen, indem er ihn zur Beweisführung zwingt, bevor er dazu bereit und in der Lage ist, und bevor er seinerseits aus eigenem Antrieb klagen würde (BGE 120 II 20 E. 3a). Fehlt ein schutzwürdiges Interesse, ist auf die Klage nicht einzu- treten (Umkehrschluss aus Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a ZPO).
E. 1.3.1.5 Das Feststellungsinteresse ist für die beiden Rechtsbegehren (Ziff. 1 und
2) gesondert zu beurteilen, wobei zu berücksichtigen ist, dass das zweite Rechts- begehren verschiedene Komponenten enthält. Das erste Rechtsbegehren ist schwer verständlich. Dessen Sinn ist unter Berücksichtigung der Begründung zu ermitteln. Darin führt die Klägerin aus, dass das Gericht entsprechend der Äusse- rung in der Klageantwort rechtsverbindlich feststellen könne, dass die Beklagte vom Unterlassungsbegehren 1 Abstand nehme. Sollte die Beklagte das verbindli- che Abstandnehmen widerrufen, werde am ursprünglichen Begehren 1 festgehal- ten (act. 21 Rz. 26). Fest steht, dass die Beklagte in der Klageantwort ausführt, die Abmahnung vom 24. September 2012 entspreche längst nicht mehr ihrem ak- tuellen Abmahnungs- bzw. Unterlassungsbegehrensinhalt. Mit ihrem zweiten, modifizierten Abmahnschreiben und dem Verweis auf die beigelegte überarbeitete Verpflichtungserklärung habe sie gerade deutlich gemacht, dass sie sich nur noch auf letztere abstütze (act. 12 Rz. 20). Gegenteiliges wird von ihr in der Duplik nicht ausgeführt (vgl. act. 29 Rz. 28). Das eventualiter gestellte Begehren ist da- mit - im Einklang mit der Auffassung der Klägerin - hinfällig. Hinsichtlich des Hauptbegehrens führt die Beklagte aus, dass die Klägerin damit die Feststellung von Tatsachen verlange. Dies sei kein zulässiger Gegenstand einer Feststel- lungsklage (act. 29 Rz. 28). Darin ist der Beklagten zuzustimmen. Für die Fest- stellung einer blossen Tatsache besteht kein schutzwürdiges Interesse (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 33 zu Art. 33 DesG; MARKUS, a.a.O., N. 35 zu Art. 88 ZPO; BESSENICH/BOPP, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 4 zu Art. 88 ZPO). Letztlich zielt die Klägerin
- 22 - aber genau darauf ab. Sie will die Beklagte "beim Wort" nehmen (vgl. act. 21 Rz. 26) und dementsprechend vom Gericht feststellen lassen, dass die Beklagte Abstand von ihrem Unterlassungsbegehren vom 24. September 2012 genommen hat. Es soll mithin gerichtlich festgehalten werden, dass die Beklagte eine be- stimmte Erklärung abgegeben oder - je nach Sichtweise - widerrufen hat. Bei die- sem äusserlich wahrnehmbaren Vorgang handelt es sich um eine Tatsache. Das Feststellungsbegehren erweist sich damit als unzulässig. Der Vollständigkeit hal- ber ist anzufügen, dass die Klägerin mit der beantragten Feststellung nichts ge- winnen würde. Damit wäre nämlich weder festgestellt, dass die umstrittenen Rechte der Beklagten nicht verletzt wurden noch wäre die Beklagte verpflichtet, von gleichartigen Unterlassungsforderungen in Zukunft abzusehen. Einer späte- ren Leistungsklage der Beklagten würde demnach nichts entgegen stehen und die rechtliche Ungewissheit würde andauern. Auch insofern fehlt es an einem schutzwürdigen Interesse. Nach dem Gesagten ist auf das Rechtsbegehren ge- mäss Ziff. 1 nicht einzutreten.
E. 1.3.1.6 Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass die Ausführungen der Be- klagten auch nicht etwa als Anerkennung des ursprünglichen klägerischen Begeh- rens gemäss Ziff. 1 gedeutet werden können. Die Beklagte äussert sich in der Klageantwort lediglich zu vorprozessualen Geschehnissen und kommt zum Schluss, das klägerische Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1a und 1b erweise sich vor diesem Hintergrund als obsolet (vgl. act. 12 Rz. 20). Eine Äusserung zum Rechtsbegehren und eine Anerkennung im Sinne einer Unterwerfung unter dieses kann darin nicht erblickt werden.
E. 1.3.1.7 Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 enthält mehrere Elemente. Zunächst ersucht die Klägerin damit um Feststellung, dass sie mit einzelnen, in der Abmah- nung vom 24. Oktober 2012 enthaltenen Saunagestaltungen vier registrierte De- signs der Beklagten nicht verletze. Es ist der Klägerin beizupflichten, dass nach zweimaliger schriftlicher Abmahnung und Aufforderung zur Unterzeichnung zwei- er Unterlassungserklärungen eine rechtliche Ungewissheit besteht (vgl. act. 21 Rz. 13). Daran ändert nichts, dass die Beklagte ihre Forderungen nach dem ers- ten Abmahnungsschreiben in einem zweiten Schreiben spezifiziert hat. Vielmehr
- 23 - ist dieses Vorgehen geeignet, eine rechtliche Ungewissheit zu verschärfen, denn sieht sich der mutmassliche Verletzer mit wechselnden Forderungen konfrontiert, fällt es umso schwerer, das eigene Verhalten so auszurichten, dass keine rechtli- chen Konsequenzen zu gewärtigen sind. Damit geht eine Beschränkung der wirt- schaftlichen Bewegungsfreiheit einher, womit die rechtliche Ungewissheit unzu- mutbar wird. Die Klage auf Feststellung der Nichtverletzung ist sodann das einzi- ge Mittel, welches der Klägerin zur Abklärung der Rechtmässigkeit ihres Verhal- tens zur Verfügung steht. Das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses ist demzu- folge zu bejahen. Dieses Resultat steht im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach i.d.R. von einem schutzwürdigen Interesse an einer ne- gativen Feststellungsklage auszugehen ist, wenn der vermeintliche Verletzer ver- warnt wurde (BGE 129 III 545 E. 1). Zu keinem anderen Schluss gelangt man, wenn die Interessen der Beklagten in die Überlegungen mit einbezogen werden. Nach der Darstellung der Beklagten würde sie mit der negativen Feststellungskla- ge zur vorzeitigen Prozess- und Beweisführung gezwungen (act. 12 Rz. 16). Die- ses Argument entkräftet sie gleich selbst, wenn sie mit der Klageantwort Wider- klage erhebt und damit den praktisch gleichen Sachverhalt zum Gegenstand einer Leistungsklage macht. Die von der Beklagten genannten Schwierigkeiten bei der Beweisführung sind denn auch nicht durch eine vorzeitige Prozessführung be- dingt. Vielmehr liegt die Schwierigkeit darin, dass ihr Informationen fehlen, die sich in der Sphäre der Klägerin befinden, wie sie selbst darlegt (vgl. act. 12 Rz. 126 f.). Diese Schwierigkeit würde auch zu einem späteren Zeitpunkt beste- hen und kann nur durch die Mitwirkung der Klägerin entschärft werden. Damit kann festgehalten werden, dass bei Anhängigmachung der Klage ein schutzwür- diges Interesse bestand, soweit die Klägerin die Feststellung einer Nichtverlet- zung von Rechten der Beklagten verlangt. Welche Folgen das widerklageweise geltend gemachte Leistungsbegehren für das Feststellungsbegehren hat, wird später aufgezeigt (vgl. Ziff. 3.2.).
E. 1.3.1.8 Mit ihrem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 will die Klägerin sodann fest- stellen lassen, dass sie nicht verpflichtet sei, verschiedene Unterlassungserklä- rungen abzugeben, einem Auskunftsbegehren nachzukommen und sich zum Er- satz von Aufwendungen bzw. Schaden zu verpflichten. Dass hierfür ein schutz-
- 24 - würdiges Interesse bestehen würde, zeigt die Klägerin nicht auf und ist auch nicht ersichtlich. Würde die Feststellungsklage insofern gutgeheissen, als festgestellt würde, die Klägerin verletze mit den beanstandeten Saunagestaltungen die De- signrechte der Beklagten nicht, wäre dem Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin ohne Weiteres Genüge getan. Die Pflicht zur Unterlassung bestimmter Handlun- gen, der Informationsanspruch sowie die Schadenersatzpflicht sind direkte Folgen einer Designrechtsverletzung (vgl. Art. 35 DesG). Würde aber festgestellt, dass die Klägerin keine Designrechtsverletzung begangen hat, würden dementspre- chend auch keine weitergehenden Verpflichtungen der vermeintlichen Verletzerin bestehen. Hierzu bedarf es keiner besonderen Feststellung. Demnach ist ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin insofern zu verneinen, als sie feststellen lassen will, dass sie nicht verpflichtet sei, gegenüber der Beklagten verschiedene Unterlassungserklärungen abzugeben, einem Auskunftsbegehren nachzukom- men und sich zum Ersatz von Aufwendungen bzw. Schaden zu verpflichten. Diesbezüglich ist auf die Klage nicht einzutreten.
E. 1.3.1.9 Anzumerken ist schliesslich, dass unter gewissen Umständen eine unge- rechtfertigte Verwarnung Anlass zu einer Klage wegen unlauteren Wettbewerbs sein kann (vgl. HEINRICH, Kommentar zum Designgesetz, 2. Aufl. 2014, N. 8 zu Art. 10 DesG; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 24 zu Art. 10 DesG). Auch das UWG bietet indes keine Grundlage für eine Feststellung der beantragten Art. Mit einer wettbewerbsrechtlich motivierten Klage könnte bspw. um Feststellung er- sucht werden, dass die Verwarnung durch die Beklagte unlauter sei (Feststel- lungsklage) oder dass die Beklagte derartige Verwarnungen inskünftig zu unter- lassen habe (Leistungsklage). Nichts Derartiges macht die Klägerin aber zum Gegenstand ihres Begehrens. Damit bleibt es bei der festgestellten Unzulässig- keit dieses Teils des Rechtsbegehrens.
E. 1.3.2 Wettbewerbsrechtlicher Anspruch (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3)
E. 1.3.2.1 Mit dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 will die Klägerin der Beklagten verbieten lassen, bestimmte Produkte in Offerten mit dem Vermerk "Design ge- schützt (Exklusivität B._____)" zu kennzeichnen. Das Begehren ist dem Wortlaut nach als Leistungsbegehren formuliert. Gleichwohl wird es von der Klägerin
- 25 - mehrmals in den Zusammenhang mit den beiden Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 1 und 2 gebracht (vgl. act. 21 Rz. 17 f., 21). Einmal erwähnt die Klägerin so- gar, dass sie "nicht nur negative Feststellungsbegehren, sondern auch ein positi- ves (Begehren 3)" stelle (act. 21 Rz 8). Die Replik schliesst sie mit den Worten, "Aus ausgeführten Gründen sind die Feststellungsbegehren gutzuheissen und die Widerklage abzuweisen […]" (act. 21 Rz. 95). Die Klägerin führt aber auch aus, dass sie als am Markt Beteiligte legitimiert sei, die Unterlassung der irreführenden Kennzeichnungen zu beantragen (act. 1 Rz. 70). Zu Recht trägt die Beklagte vor, dass die Ausführungen der Klägerin missverständlich seien (act. 29 Rz. 22). Die Auslegung des Rechtsbegehrens nach Treu und Glauben (vgl. dazu BGer 4A_551/2008 E. 2.2) führt zum Schluss, hier von einem Leistungsbegehren aus- zugehen. Namentlich der klare Wortlaut des Rechtsbegehrens sowie die Erklä- rung in der Klagebegründung, wonach die Klägerin die Unterlassung der irrefüh- renden Kennzeichnungen bezwecke, legen diesen Schluss nahe. Kommt hinzu, dass die Klägerin im Rubrum ihrer Replik unter anderem den Betreff "Unterlas- sungsbegehren" aufführt. Damit gemeint ist wohl Ziff. 3 ihrer Rechtsbegehren. Nachfolgend ist folglich von einem Unterlassungsbegehren auszugehen.
E. 1.3.2.2 Wie jedes Rechtsbegehren setzt auch die Geltendmachung eines Unter- lassungsanspruchs ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus, das besteht, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar droht, d.h. wenn das Verhalten der beklagten Partei die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann die Tatsache sein, dass analoge Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben (Wiederholungsgefahr) und eine Verwar- nung keine Wirkung gezeigt hat oder zwecklos wäre. Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann angenommen werden, wenn der Beklagte die Wi- derrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermu- ten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72 E. 2a; RÜETSCHI/ROTH, in: Basler Kommentar UWG, 2013, N. 16 zu Art. 9 UWG).
E. 1.3.2.3 Die Beklagte bestreitet die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens (vgl. act. 12 Rz. 33 ff.). Vor diesem Hintergrund ist von einem hinreichenden Rechtsschutzin-
- 26 - teresse der Klägerin auszugehen. Dies wird im Übrigen auch von der Beklagten nicht in Abrede gestellt (vgl. act. 12 Rz. 37). Auf das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 ist folglich einzutreten.
E. 2 Aufl. 2013, N. 17 zu Art. 241 ZPO) und die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheids hat (Art. 241 Abs. 2 ZPO). In diesem Punkt ist das Verfahren zufolge Rückzugs abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO).
E. 2.1 Zulässigkeit der Widerklage
E. 2.1.1 Nach Art. 224 Abs. 1 ZPO kann die beklagte Partei in der Klageantwort Wi- derklage erheben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Ver- fahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist. Ein sachlicher Zusammenhang von Klage und Widerklage ist nur vorausgesetzt, wenn für die Widerklage am Ge- richtsstand der Hauptklage ausser dem besonderen Gerichtsstand der Widerkla- ge gemäss Art. 14 ZPO kein Gerichtsstand besteht.
E. 2.1.2 Die Beklagte hat die Widerklage mit ihrer schriftlichen Klageantwort (vgl. act. 12 Rz. 85 ff.) und somit rechtzeitig eingereicht. Sie macht damit mehrere Un- terlassungsansprüche (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1), ein Informationsbe- gehren (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 2) und kompensatorische Ansprüche (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 3) gegen die Klägerin geltend. Nachdem sich der Streitwert - wie bereits dargelegt (vgl. Ziff. 1.2.5.) - aus der Zusammenrech- nung der gehäuft geltend gemachten Rechtsbegehren ergibt und dieser zusam- mengerechnete Streitwert nach Angaben der Beklagten auf mindestens CHF 150'000.– (act. 12 Rz. 87) bzw. nach Auffassung der Klägerin auf mindes- tens CHF 50'000.– (act. 21 Rz. 68 i.V.m. act. 1 Rz. 16 f.) zu veranschlagen ist, sind die Widerklagebegehren im ordentlichen Verfahren zu beurteilen (vgl. Art. 243 ZPO). Damit steht fest, dass die Widerklage nach der gleichen Verfah- rensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist (vgl. Ziff. 1.2.5.). Die Widerklage er- weist sich daher mit Blick auf Art. 224 Abs. 1 ZPO als zulässig.
E. 2.2 Zuständigkeit
E. 2.2.1 Wie die Klägerin macht die Beklagte in objektiver Klagenhäufung mehrere Ansprüche (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1-3) geltend. Auf die entsprechen-
- 27 - den Voraussetzungen (vgl. Ziff. 1.1.) ist im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der Zuständigkeit einzugehen.
E. 2.2.2 Örtliche Zuständigkeit
E. 2.2.2.1 Was die Internationalität des Sachverhalts anbelangt, kann zunächst auf die vorstehenden Ausführungen zur Klage verwiesen werden (vgl. Ziff. 1.1.1.3.). Auch die Widerklagebegehren weisen keine relevanten Auslandsbezüge auf.
E. 2.2.2.2 Die Begehren der Beklagten sind als immaterialgüterrechtlich (Widerkla- gebegehren gemäss Ziff. 1-3) bzw. als lauterkeitsrechtlich (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1 soweit es um eine Verletzung des UWG geht) zu qualifizieren und fallen damit in den Anwendungsbereich von Art. 36 ZPO (vgl. HAAS/STRUB, in: Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 5 zu Art. 36 ZPO). Die genannte Bestim- mung sieht einen Gerichtsstand am Sitz der geschädigten Person vor. Im Rah- men der Widerklage ist die Beklagte als geschädigte Person zu behandeln. Sie hat Sitz in … (act. 3/6). Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ist damit begründet.
E. 2.2.3 Sachliche Zuständigkeit
E. 2.2.3.1 Die geltend gemachten Ansprüche der Beklagten (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1-3) sind - soweit sie sich auf das DesG stützen - als immaterialgü- terrechtliche Streitigkeiten im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO zu qualifizieren, zu deren Beurteilung das Handelsgericht zuständig ist (vgl. § 44 lit. a GOG). Die Un- terlassungsbegehren (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1) begründet die Beklag- te zudem - unter teilweiser Erweiterung der Sachverhaltsbehauptungen - mit einer Verletzung des UWG. Das Handelsgericht beurteilt Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG). Der Streitwert beträgt vorliegend mindestens CHF 50'000.– (vgl. Ziff. 2.1.2.). Das Handelsgericht ist damit zur Beurteilung aller geltend gemachten Ansprüche der Beklagten sachlich zuständig.
- 28 -
E. 2.3 Rechtsschutzinteresse Die Klägerin macht geltend, die Beklagte habe in keiner Weise ein Interesse an ihren Widerklagebegehren nachgewiesen, womit es an einer Prozessvorausset- zung fehle (act. 21 Rz. 67). Die Beklagte begründet ihr Rechtsschutzinteresse damit, dass die Klägerin die Widerrechtlichkeit ihres Tuns bestreite und die bean- standeten Produkte auf ihrer Website abbilde (act. 12 Rz. 122 ff.).
E. 2.3.1 Immaterialgüterrechtliche Ansprüche (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1-3)
E. 2.3.1.1 Das Rechtsschutzinteresse des Klägers ist bei Abwehrklagen nach Art. 35 Abs. 1 DesG meist evident und nicht gesondert nachzuweisen; es ergibt sich direkt aus einer behaupteten Designrechtsverletzung (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 13 und 101 f. zu Art. 35 DesG; HEINRICH, a.a.O., N. 94 ff. zu Art. 35 DesG).
E. 2.3.1.2 Die Beklagte beruft sich auf eine Verletzung ihrer Designrechte. Damit besteht ein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung ihrer immaterialgüter- rechtlich begründeten Rechtsbegehren.
E. 2.3.2 Wettbewerbsrechtliche Ansprüche (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1)
E. 2.3.2.1 Die Beklagte begründet ihre Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 1 zum einen mit Designrechtsverletzungen, zum anderen mit einem Verstoss gegen das UWG. Zum schutzwürdigen Interesse kann auf die Ausführungen unter Ziff. 1.3.2.2. verwiesen werden. Hervorzuheben ist auch hier, dass von einem schutzwürdigen Interesse an einem Unterlassungsbegehren auszugehen ist, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet.
E. 2.3.2.2 Die Klägerin bestreitet die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens sowohl in der Begründung ihrer eigenen Klage als auch im Rahmen der Widerklage umfassend. Vor diesem Hintergrund ist von einem hinreichenden Rechtsschutzinteresse der Beklagten auszugehen.
- 29 -
E. 2.4 Klagerückzug
E. 2.4.1 Mit ihrem Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1 stellt die Beklagte ein Unter- lassunsbegehren betreffend bewegliche Pritschenlatten. In der Duplik wird dieses Begehren von ihr "fallengelassen" (vgl. act. 29 S. 2 und Rz. 81).
E. 2.4.2 Die entsprechende Parteierklärung stellt einen Klagerückzug dar (vgl. dazu auch den von der Beklagten verwendeten Wortlaut ["zurückgezogen"] im Zusam- menhang mit den Ausführungen zu den Kostenfolgen, act. 29 Rz. 81), welcher den Prozess in Bezug auf diese Streitfrage unmittelbar beendet (vgl. LEUMANN LIEBSTER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO,
E. 2.4.3 Die Klägerin trägt in der Widerklageduplik vor, dass die Beklagte mit Fallen- lassen des Widerklagebegehrens 1, 3. Spiegelstrich, sinngemäss ihr negatives Feststellungsbegehren betreffend bewegliche Pritschenlatten anerkannt habe, wovon Vormerk zu nehmen sei (act. 37 Rz. 1 und 3). Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Wie später noch eingehender aufzuzeigen ist (vgl. Ziff. 3.2.), liegt zwischen den von der Klägerin und der Beklagten geltend gemachten Ansprü- chen - jedenfalls teilweise - Identität vor. Die Klägerin äussert sich widersprüchlich dazu, wie es sich diesbezüglich mit den Begehren zu den beweglichen Pritschen- latten verhält. Zunächst führt sie aus, das Widerklagebegehren sei in Bezug auf die beweglichen Pritschenlatten umfassender formuliert als ihr Feststellungsbe- gehren (act. 37 Rz. 2). An anderer Stelle hält sie fest, dass in den Widerklagebe- gehren 1 und 2 kein zusätzlicher Anspruch zu den in der negativen Feststellungs- klage geltend gemachten Ansprüchen der Widerklägerin [recte: Widerbeklagten] formuliert werde bzw. in der Widerklage dieselben Ansprüche wiederholt würden (act. 37 Rz. 5 und 29). So oder anders ist vorliegend von Identität auszugehen. Der Begriff der Anspruchsidentität ist nicht grammatikalisch, sondern inhaltlich zu verstehen. Trotz abweichender Umschreibung sind zwei Ansprüche nicht ver- schieden, wenn der eine Anspruch im anderen enthalten ist oder wenn das kont- radiktorische Gegenteil zur Beurteilung gestellt wird (vgl. BGE 139 III 126
- 30 - E. 3.2.3). Nach der einen Argumentation der Klägerin wäre die Identität insofern zu bejahen, als der von ihr geltend gemachte Anspruch in jenem der Beklagten enthalten wäre. Im anderen Fall wäre das kontradiktorische Gegenteil zu beurtei- len. Die Bejahung der Anspruchsidentität hat zur Folge, dass spätestens nach dem Rückzug des Unterlassungsbegehrens durch die Beklagte das Feststel- lungsbegehren der Klägerin betreffend bewegliche Pritschenlatten gegenstands- los wird, weil das Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der Beurteilung der iden- tischen Streitsache entfällt, liegt doch in dieser Angelegenheit nunmehr ein Ent- scheidsurrogat mit Rechtskraftwirkung vor (vgl. auch Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO). Für eine Anerkennung und ein darauf beruhendes, weiteres Entscheidsurrogat besteht vor diesem Hintergrund kein Raum.
E. 2.4.4 Der Klarheit halber ist festzuhalten, dass der Rückzug der Beklagten hin- sichtlich des Begehrens zu den beweglichen Pritschenlatten umfassend ist. Zwar macht sie - nachdem sie den Rückzug des Begehrens erklärt hat (vgl. act. 29 Rz. 81) - im Zusammenhang mit dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs weite- re Ausführungen zu den beweglichen Pritschenlatten (vgl. act. 29 Rz. 97). Einen Vorbehalt, wonach der Rückzug aber nur auf den designrechtlichen, nicht aber auf den wettbewerbsrechtlichen Anspruch zu beschränken wäre, bringt sie nicht an. Vielmehr macht sie deutlich, dass sie nicht am Begehren festhalte und das Begehren bei den Kostenfolgen nicht zu berücksichtigen sei (act. 29 Rz. 81). Kommt hinzu, dass sich die Beklagte in der Duplik in Bezug auf den unlauteren Wettbewerb nur noch auf eine angebliche Nachahmung der Präsentation der be- weglichen Pritschenlatten bezieht. Was die Art und Weise der Präsentation be- trifft, hat die Beklagte aber zu keinem Zeitpunkt ein Rechtsbegehren gestellt.
E. 3 es sei der Beklagten zu untersagen, Saunaliegen, Saunatüren, Sauna- Glasfrontgestaltungen und Sauna-Innenwandverkleidungen gemäss der Abbildung in Klagebeilage 10 herzustellen, in Verkehr zu bringen und Werbung dafür zu betreiben, und es sei das Verbot mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Haft oder Busse wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verbinden;
E. 3.1 Abgeurteilte Sache
E. 3.1.1 Die Parteien standen sich - mit vertauschten Parteirollen - bereits in einem früheren handelsgerichtlichen Verfahren gegenüber. Die heutige Beklagte leitete am 24. Dezember 2009 (Datum Poststempel) eine Klage mit folgenden Rechts- begehren ein:
- 31 - „1. Es sei der Beklagten zu untersagen, ihren Kunden anzubieten, die Produkte der Kläge- rin nachzubauen und es sei das Verbot mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Haft oder Busse wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verbinden;
2. es sei der Beklagten zu untersagen, die Produkte der Klägerin nachzubauen und es sei das Verbot mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Haft oder Busse wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verbinden;
E. 3.1.2 Die Klägerin trägt an einer Reihe von Stellen vor, dass die Rechtskraftwir- kung des gerichtlichen Vergleichs der Beurteilung verschiedener Fragen im Rah- men eines neuerlichen Verfahrens entgegenstehe (vgl. act. 1 Rz. 61 und 67; act. 21 Rz. 4, 6, 18, 50, 63, 67, 70, 77, 78, 82, 83). So gehe aus den Akten des Verfahrens HG090318 hervor, dass übereinander stehende (scheinbar durchlau- fende) Metallstützen bereits damals im Verkehr gewesen seien. Über diesen Streitgegenstand sei somit entschieden (act. 21 Rz. 4 mit Hinweis auf act. 22/22/9/5 S. 17). Der Widerklage hält sie entgegen, dass in dieser Sache be- reits unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten entschieden worden sei (act. 21 Rz. 67). Ausserdem seien Glasfronten, verglaste Saunen, Transparenz, Saunen mit möglichst wenig Stützen und schlicht-ästhetisches Design bereits Gegenstand des Verfahrens HG090318 gewesen und damit als res iudicata zu qualifizieren (act. 21 Rz. 70).
E. 3.1.3 Nach dem Dafürhalten der Beklagten weist der mit Vergleich abgeschlos- sene Vorprozess keinen inhaltlichen Zusammenhang mit der vorliegenden Strei- tigkeit auf. Damals sei es um Saunaliegen, -türen, -innenwandverkleidungen, iso- lierte Glasfrontengestaltungen sowie kubische Saunagestaltungen gegangen, wohingegen es im vorliegenden Verfahren um die konkreten Ausgestaltungen von durchgehenden Vierkantpritschenstützen, aufgehängten Dreieckspritschen und Saunen mit beweglichen, querverbauten, kantigen Pritschenlatten gehe (act. 29 Rz. 9).
- 34 -
E. 3.1.4 Der gestützt auf den gerichtlichen Vergleich ergangene Abschreibungsent- scheid vom 25. Juni 2010 erfolgte in Anwendung von kantonalem Verfahrens- recht. Der Umfang der Rechtskraft dieses Entscheids ist daher grundsätzlich nach dem damals in Kraft stehenden Recht zu beurteilen (BGer 4A_496/2012 E. 1.4 [nicht publiziert in BGE 139 III 126]). Dabei ist zu beachten, dass die materielle Rechtskraft nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bereits vor der Verein- heitlichung des Zivilprozessrechts grundsätzlich eine Frage des Bundesrechts war (BGer 4A_496/2012 E. 1.4 [nicht publiziert in BGE 139 III 126]; BGer 4A_124/2010 E. 3.2). Vom Bundesgericht nicht eindeutig entschieden wurde demgegenüber die Frage, ob die Rechtskraftwirkung von Bundesrechts wegen auch einem Vergleich zukommt, oder ob dies das Vorliegen einer entsprechenden kantonalrechtlichen Bestimmung voraussetzt (BGer 4C.262/2001 E. 1c; BGer 5C.247/2004 E. 3.2). Auch an dieser Stelle kann die Frage offen bleiben. § 191 Abs. 2 ZPO/ZH ordnet unter der Marginalie "Materielle Rechtskraft" ausdrücklich an, dass den Erledigungsentscheiden, welche auf Grund eines Klagerückzugs, einer Klageanerkennung oder eines Vergleichs ergangen sind, die gleiche Rechtskraft wie einem gerichtlichen Entscheid in der Sache zukommt. Ein Ver- gleich führte mithin zu einem Erledigungsentscheid mit materieller Rechtskraft.
E. 3.1.5 Die materielle Rechtskraft verbietet jedem später angerufenen Gericht, auf eine Klage einzutreten, deren Streitgegenstand mit dem rechtskräftig beurteilten (res iudicata, d.h. abgeurteilte Sache i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO) identisch ist (Umkehrschluss aus Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e ZPO). Die Identität von pro- zessualen Ansprüchen beurteilt sich nach den Klageanträgen und dem behaupte- ten Lebenssachverhalt, d.h. dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebe- gehren stützen (BGE 139 III 126 E. 3.2.3). Aus Art. 60 ZPO ergibt sich, dass das Gericht von Amtes wegen prüft, ob eine abgeurteilte Sache vorliegt. Eine entspre- chende Einrede ist demnach nicht vorausgesetzt (DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 1 zu Art. 60 ZPO).
E. 3.1.6 Zur Bestimmung des Streitgegenstands des Vorverfahrens ist insbesondere auf die damaligen Tatsachenvorbringen und Klagebegehren in der Klage zurück- zugreifen (vgl. OBERHAMMER, in: Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 7 Vor
- 35 - Art. 84-90 ZPO), zumal der Rechtsstreit nach einfachem Schriftenwechsel durch Vergleich erledigt wurde. Ziff. 2 der damaligen Rechtsbegehren weist eine sehr allgemeine, weite Formulierung auf. Die Beklagte verlangte damit, es sei der Klä- gerin zu untersagen, die Produkte der Beklagten nachzubauen (Beizugsakte HG090318 act. 1 S. 2). Darum geht es grundsätzlich auch im vorliegenden Ver- fahren. So vertritt die Beklagte den Standpunkt, dass die Klägerin von ihr design- rechtlich geschützte Elemente von Saunen ohne relevante Abweichungen über- nehme (vgl. act. 29 Rz. 102). Die Berücksichtigung der Ausführungen zum Sach- verhalt im früheren Verfahren sowie von Ziff. 3 und 4 der damaligen Rechtsbe- gehren erhellt aber, dass es damals um drei konkrete Arten der Saunagestaltung ging. Die Beklagte warf der Klägerin vor, dass diese eine von ihr entwickelte und verkaufte Saunaliege mit einer Rahmenkonstruktion aus flachen abgerundeten Kanthölzern, einer Liegefläche aus in Längsrichtung angebrachten Kanthölzern und verchromten Metallstützen mit schwarzen Gummipuffern imitiert habe (Beizu- gsakte HG090318 act. 1 Rz. 29 ff.). Weiter lastete sie der Klägerin an, dass diese Saunen mit durchgehenden Glasfronten und horizontal verlegtem, durch ein schwarz gefärbtes Holzelement verbundenem Holztäfer angeboten habe (Beizu- gsakte HG090318 act. 1 Rz. 42 ff.). Schliesslich hielt sie der Klägerin vor, sie ha- be Saunen angeboten, die identisch mit den von ihr entwickelten Saunen mit skulpturalen, kubistischen Elementen bzw. mit kontrastierenden Materialien seien (Beizugsakte HG090318 act. 1 Rz. 57 ff.). Zur Dokumentation der angeblichen Nachahmungen reichte die Beklagte verschiedene Bilder ein (vgl. Beizugsakte HG090318 act. 1 Rz. 29, 36, 45, 53, 57, 59; act. 22/21/10, act. 22/21/12). Ein Vergleich dieser Bilder und der oben wiedergegebenen Sachverhaltsbehauptun- gen mit den eingereichten Bildern sowie den Ausführungen zum Sachverhalt im vorliegenden Verfahren macht deutlich, dass es damals um Saunagestaltungen ging, die sich - zum Teil wesentlich - von den heute im Streit stehenden Gestal- tungen unterscheiden. Dabei gilt es vor Augen zu halten, dass gerade bei der Be- urteilung ästhetischer Fragen bereits kleine Unterschiede in der Gestaltung oder eine unterschiedliche Präsentation einer Gestaltung im Kontext dazu führen kön- nen, dass sich der relevante Sachverhalt unterschiedlich darstellt und demzufolge keine abgeurteilte Sache vorliegt.
- 36 -
E. 3.1.7 Pritschen mit beweglichen Pritschenlatten waren im früheren Verfahren zu keinem Zeitpunkt Prozessthema. Diesbezüglich liegt demnach keine abgeurteilte Sache vor. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass ein Design mit beweglichen Pritschenlatten von der Beklagten bereits im Jahr 2008 internati- onal hinterlegt wurde (vgl. act. 13/14) und die Klägerin gemäss eigenen Angaben bewegliche Pritschenlatten schon seit mehreren Jahren vor Anhängigmachung des Vorprozesses verwendete, was von der Beklagten nicht beanstandet worden sei (act. 1 Rz. 8). Es liegt grundsätzlich im Ermessen einer jeden Partei, wann sie welche Ansprüche einklagt. Die Möglichkeit, mehrere Ansprüche gleichzeitig gel- tend zu machen ist ein Recht, keine Pflicht (vgl. Art. 90 ZPO bzw. zum damaligen Verfahrensrecht § 58 ZPO/ZH). Fest steht, dass bewegliche Pritschenlatten im Vorprozess nicht Streitgegenstand bildeten. Die materielle Rechtskraft des Erledi- gungsentscheids im Vorprozess steht demnach dem Rechtsbegehren betreffend die beweglichen Pritschenlatten und - zurückkommend auf obige Ausführungen (vgl. Ziff. 2.4.) - einem Entscheidsurrogat zufolge Rückzugs des betreffenden Be- gehrens nicht entgegen. Weiter bildeten auch dreieckige Pritschen, die hängend montiert sind, nicht Gegenstand des früheren Verfahrens. Auch in dieser Bezie- hung liegt demnach keine res iudicata vor. Schliesslich geht es im vorliegenden Verfahren um durchlaufende bzw. den Anschein des Durchlaufens erweckende Pritschenstützen. Die Gestaltung von Pritschenstützen war bereits Gegenstand des Vorverfahrens. Wie die Beklagte aber zutreffend ausführt (vgl. act. 29 Rz. 40), wird aus den Unterlagen des damaligen Verfahrens ersichtlich, dass sich die Par- teien damals ausschliesslich um Saunagestaltungen stritten, bei welchen zwei unabhängige, versetzte Pritschen eingebaut wurden. Es trifft zwar zu, dass auf einer Beilage, die von der Klägerin im Vorprozess eingereicht wurde, übereinan- der angeordnete Pritschen zu sehen sind (act. 21 Rz. 4 mit Hinweis auf act. 22/22/9/5 S. 17). Die Ähnlichkeit mit den durchgehenden Stützen, für welche die Beklagte heute Schutz beansprucht, ist zwar nicht zu verkennen (vgl. dazu Ziff. 6.4.7. ff.). Diese Art der Gestaltung wurde aber weder von der Beklagten noch von der Klägerin in den Rechtsschriften thematisiert und fand auch keinen Eingang in den gerichtlichen Vergleich. Insofern kann auch bei dieser Gestal- tungsform nicht von einer abgeurteilten Sache gesprochen werden. Kommt hinzu
- 37 -
- dies gilt im Übrigen auch für die dreieckigen Pritschen -, dass die entsprechen- den Designs erst einige Zeit nach Abschluss des Vorprozesses international hin- terlegt wurden (vgl. act. 13/12, act. 13/13, act. 13/15). Mit diesen Hinterlegungen wurde die tatsächliche Grundlage geschaffen, um gestützt auf Art. 33 ff. DesG Rechtsschutz zu erlangen. Diese nachträgliche Sachverhaltsänderung kann von der materiellen Rechtskraft von Vornherein nicht erfasst sein (vgl. dazu ZÜRCHER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 49 zu Art. 59 ZPO). Nach dem Dargelegten besteht zwischen den Streit- gegenständen keine Identität. Folglich steht dem Eintreten auf die Klagen unter dem Gesichtswinkel von Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e ZPO nichts entgegen.
E. 3.2 Gegenstandslosigkeit
E. 3.2.1 In ihrer Widerklage stellt die Beklagte drei Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1), die in inhaltlicher Hinsicht eine grosse Ähnlich- keit mit den Feststellungsbegehren der Klägerin (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2) aufweisen. Da Art. 59 Abs. 2 lit. d und Art. 60 ZPO eine Koordination von gleich- zeitig geltend gemachten identischen Ansprüchen verlangen, ist nachfolgend zu klären, ob und inwiefern die einleitend genannten Ansprüche identisch sind und, für den Fall dass die Identität bejaht wird, welche Folgen dies hat.
E. 3.2.2 Nach dem Rückzug des Widerklagebegehrens gemäss Ziff. 1, 3. Spiegel- strich, durch die Beklagte mit den aufgezeigten Folgen für das korrespondierende Feststellungsbegehren der Klägerin (vgl. Ziff. 2.4.), sind nachfolgend nur noch die Rechtsbegehren der Parteien zu den durchgehenden Pritschenstützen und den dreieckigen Pritschen von Relevanz und zwar nur insofern, als auf die Begehren überhaupt einzutreten ist (vgl. dazu insbesondere Ziff. 1.3.1.8.).
E. 3.2.3 Die Klägerin ersucht um Feststellung, dass sie mit durchgehenden Prit- schenstützen wie sie im Abmahnungsschreiben vom 24. Oktober 2012 enthalten sind, die Designrechte DM/1 und DM/2 nicht verletze. Die Beklagte will der Kläge- rin gewisse Handlungen verbieten lassen und zwar als Folge einer Verletzung der beiden genannten hinterlegten Designs. Wie bereits aufgezeigt, ist der Begriff der Anspruchsidentität nicht grammatikalisch, sondern inhaltlich zu verstehen (vgl.
- 38 - Ziff. 2.4.3.). In ihrer Widerklage macht die Beklagte - gewissermassen mit umge- kehrten Vorzeichen - den gleichen Anspruch geltend. Es wird folglich das kontra- diktorische Gegenteil zur Beurteilung gestellt, womit zwischen dem Feststellungs- begehren der Klägerin und dem Leistungsbegehren der Beklagten Identität be- steht (vgl. dazu HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisa- tionsrecht, 2. Aufl. 1990, Rz. 397). Entsprechendes gilt auch für die Begehren zu den dreieckigen Pritschen. Die Klägerin will feststellen lassen, dass sie mit den dreieckigen Pritschen wie sie im Abmahnungsschreiben vom 24. Oktober 2012 enthalten sind, das Designrecht DM/4 nicht verletze, während die Beklagte der Klägerin als Folge einer Verletzung des genannten Designrechts gewisse Hand- lungen verbieten lassen will. Auch diesbezüglich ist das kontradiktorische Gegen- teil zu beurteilen. Zwischen den beiden relevanten Feststellungs- und den Leis- tungsbegehren besteht nach dem Gesagten Anspruchsidentität. Diese Auffas- sung wird auch von der Klägerin geteilt, wenn sie ausführt, in den Widerklagebe- gehren 1 und 2 werde kein zusätzlicher Anspruch zu den in der negativen Fest- stellungsklage geltend gemachten Ansprüchen der Widerklägerin [recte: Wider- beklagten] formuliert bzw. in der Widerklage würden dieselben Ansprüche wie- derholt (vgl. act. 37 Rz. 5 und 29). Dem daraus gezogenen Schluss, dass auf die Widerklagebegehren daher nicht einzutreten sei (vgl. act. 37 Rz. 4), kann aber nicht gefolgt werden. Der Streitgegenstand einer widerklageweise erhobenen Leistungsklage konsumiert den Streitgegenstand einer entsprechenden negativen Feststellungsklage; die Widerklage wird dadurch nachträglich zur Hauptklage (ADDOR, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, 1997, S. 102). Da die Be- klagte in Ziff. 1 ihrer Widerklage zwei Leistungsbegehren stellt, welche mit den Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 2 der Hauptklage korrespondieren, entfällt das rechtliche Interesse der Klägerin an der Feststellung nachträglich (vgl. AD- DOR, a.a.O., S. 102; HABSCHEID, a.a.O., Rz. 435). Dies hat zur Folge, dass das Verfahren bzgl. der klägerischen Rechtsbegehren als gegenstandslos abzu- schreiben ist (vgl. ZINGG, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 2012, N. 53 zu Art. 60 ZPO; OBERHAMMER, in: Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 20 zu Art. 88 ZPO). Damit ist das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 der Hauptklage - unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Ziff. 2.4.3. - insge-
- 39 - samt als gegenstandslos abzuschreiben, soweit darauf einzutreten ist (vgl. dazu Ziff. 1.3.1.8.). Einer inhaltlichen Prüfung zu unterziehen sind demnach nur die beiden Leistungsbegehren der Beklagten gemäss Ziff. 1 ihrer Widerklagebegeh- ren. Die Ausführungen der Parteien zu den Feststellungsbegehren der Klägerin sind aber im Rahmen dieser Prüfung zu berücksichtigen.
4. Offertengestaltung (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3)
E. 4 es sei der Beklagten zu untersagen, kubische Saunagestaltungen gemäss der Abbil- dung in Klagebeilage 12 herzustellen, in Verkehr zu bringen und Werbung dafür zu be- treiben, und es sei das Verbot mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Be- klagten mit Haft oder Busse wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verbinden;
E. 4.1 Parteivorbringen
E. 4.1.1 Die Klägerin hält der Beklagten vor, sie wolle Gemeingut und Produkte ab Stange monopolisieren und ihrem Exklusivanspruch unterstellen. So deklariere die Beklagte in ihren Offerten Normprodukte ab Stange, die für jeden Konsumen- ten beziehbar seien, auf unlautere Weise mit dem Zusatz "Design geschützt (Ex- klusivität B._____)". Sie verweist in diesem Zusammenhang auf eine Offerte der Beklagten vom 22. August 2012, welche den Zusatz bei folgenden Produkten enthalte: kantige Pritschenlatten in Espe 9cm, Abluftschieber rechteckig (ein bei D._____ für jedermann erhältliches Produkt), Glastüre rechteckig (sic!), Glasfront 10mm (sic!), Lautsprecher (im Handel erhältlich) (act. 1 Rz. 27). Die genannten Produkte seien in keiner Weise exklusiv nur bei der Beklagten erhältlich und seien auch nicht designrechtlich geschützt. Solche Werbe- und Kommunikationsmetho- den seien zweifelsfrei als unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG zu quali- fizieren (act. 1 Rz. 28 und 69 f.).
E. 4.1.2 Die Beklagte führt aus, sie deklariere überhaupt keine "Normprodukte ab Stange" auf unlautere Art mit Hinweisen auf ihre Designs noch strebe sie nach ei- nem Monopol. Es stehe ihr grundsätzlich frei, in ihrer Geschäftskorrespondenz auf die von ihr registrierten Schutzrechte hinzuweisen. Eine unlautere Schutz- rechtsanmassung wäre ihr nur vorzuwerfen, wenn die Designs (festgestellter- weise) nicht oder nicht mehr rechtsbeständig wären und sie dies auch wüsste. Schliesslich sei noch darauf hinzuweisen, dass sämtliche ihrer IR-Designs die von ihr in ihren Offerten markierten Bestandteile enthielten. Zu diesen Designs gehör- ten neben den in den Rechtsbegehren aufgelisteten Designs ausserdem folgende Hinterlegungen: DM/5, DM/6, DM/7, DM/8, DM/9, DM/10, DM/11, DM/12, DM/13,
- 40 - DM/14, DM/15, DM/16 sowie DM/17. Im Übrigen übersehe die Klägerin den Nachsatz "Exklusivität B._____" und dessen sprachliche Bedeutung. Mit dieser Formulierung seien "absolute Exklusivitäten" von ihr gemeint, d.h. Bestandteile, die exklusiv und speziell für sie vorangefertigt und von ihr vertrieben würden. Hierzu gehöre insbesondere das von ihr verwendete Täfer. Zwar liessen sich sol- che Elemente von Wettbewerbern "imitieren", doch im Detail und der Qualität würden sie sich nach wie vor unterscheiden. Mit dem Hinweis "Exklusivität B._____" stehe daher keineswegs ein Monopolisierungsstreben im Vordergrund, sondern nur der sinngemässe Hinweis: "Das gibt es eben nur bei B._____." (act. 12 Rz. 33 ff.).
E. 4.2 der Sammelhinterlegung DM/1 zulässig, wobei eine solche Zusammenführung von Nr. 4.1 und 4.2 zu keinem anderen Bild führt, sind doch die beiden Bilder aus derselben Perspektive aufgenommen und somit praktisch identisch. Bild Nr. 7 der Hinterlegung DM/2 ist ein von den übrigen Gestaltungen unabhängiges Design, weshalb die anderen Bilder dieser Sammelhinterlegung beim Vergleich mit den Gestaltungen der Klägerin nicht zu berücksichtigen sind. Massgebend für den Vergleich mit den vermeintlichen Verletzungsobjekten der Klägerin sind somit die nachfolgenden Abbildungen, auf welche sich letztlich auch die Beklagte beruft (vgl. act. 29 Rz. 17 und 56; act. 13/15 und act. 13/12): DM/1: DM/2:
E. 4.2.1 Gemäss Art. 8 ZGB hat, wo es das Gesetz nicht anders bestimmt, jene Par- tei das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, die aus ihr Rechte ableitet. Nach der daraus abgeleiteten Grundregel hat derjenige, der ei- nen Anspruch geltend macht, die rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen. Demgegenüber liegt die Beweislast für die rechtsvernichtenden oder rechtshin- dernden Tatsachen bei der Partei, welche den Untergang des Anspruchs behaup- tet oder dessen Entstehung oder Durchsetzbarkeit bestreitet (BGE 128 III 271 E. 2aa).
E. 4.2.2 Eine allgemeine Regel, wonach negative Tatsachen nicht zu beweisen sind ("negativa non sunt probanda"), gilt nicht (vgl. STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013, § 18 Rz. 61). Auch negative Tatsachen, genauer: das Nichtvorhandensein bestimmter Tatsachen, sind grundsätzlich zu beweisen, wenn daraus Ansprüche abgeleitet werden (HASENBÖHLER, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 7 zu Art. 150 ZPO). Keine besonderen Schwierigkeiten bieten hierbei die bestimmten negativen Tatsachen. Diese Negativa lassen sich durch den Beweis positiver Sa- chumstände so eng einkreisen, dass das Gericht auf ihr Fehlen mit dem erforder- lichen Überzeugungsgrad schliessen kann (BRÖNNIMANN, Die Behauptungs- und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, 1989, S. 218; WALTER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. 2012, N. 337 zu Art. 8 ZGB). Probleme können
- 41 - sich jedoch bei unbestimmten negativen Tatsachen ergeben. Diese sind im Re- gelfall wegen der Vielzahl und Dichte darzulegender positiver Sachumstände nicht stringent zu beweisen, namentlich wenn sie zeitlich gedehnt oder in multipler Weise zu verwirklichen sind. Sie können sich jedem Beweis entziehen (BRÖNNI- MANN, a.a.O., S. 219; WALTER, a.a.O., N. 340 zu Art. 8 ZGB). Nach der bundesge- richtlichen Rechtsprechung wird die Pflicht zum Beweis unbestimmter negativer Tatsachen allgemein dadurch gemildert, dass der Beweisgegner nach Treu und Glauben verpflichtet wird, zur Beweisführung beizutragen, indem er das Gegenteil beweist. Misslingt ihm dieser gegenteilige Beweis, kann dies im Rahmen der Be- weiswürdigung als Indiz für die Richtigkeit der Behauptung der beweispflichtigen Partei gewertet werden (SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozess- recht, 9. Aufl. 2010, 10. Kap. Rz. 53 mit Verweisung auf BGE 119 II 305, BGE 106 II 29, BGE 98 II 231).
E. 4.2.3 Die beweisbelastete Partei hat die zu beweisenden Tatsachen zu behaup- ten, weshalb mit der Beweislast die Behauptungslast einhergeht (STAEHELIN/ STAEHELIN/GROLIMUND, a.a.O., § 10 Rz. 16). Die beweisfreie Partei trifft hingegen die Bestreitungslast; sie hat darzulegen, ob und inwiefern sie die Behauptungen der beweisbelasteten Partei bestreitet (vgl. WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N. 11 zu Art. 220 ZPO).
E. 4.2.4 Gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO enthält die Klage die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen (Prinzip der Beweisver- bindung). Dabei ist ein Beweismittel nur dann als formgerecht angeboten zu be- trachten, wenn sich die Beweisofferte eindeutig der damit zu beweisenden Tatsa- chenbehauptung zuordnen lässt und umgekehrt. In der Regel sind die einzelnen Beweisofferten unmittelbar im Anschluss an die Tatsachenbehauptungen aufzu- führen, die damit bewiesen werden sollen. Mangels solcher Beweisofferten der beweisbelasteten Partei unterbleibt eine Beweisabnahme (vgl. BGer 4A_56/2013 E. 4.4).
E. 4.2.5 Die Beweismittel sind grundsätzlich vor Aktenschluss zu nennen, und ein späteres Nachreichen ist nur möglich, soweit noch neue Tatsachen und Beweis- mittel in den Prozess eingeführt werden können (LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/
- 42 - Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 51 f. zu Art. 221 ZPO). Verfügbare Urkunden sind nach Art. 221 Abs. 2 lit. c ZPO mit der Klage einzureichen. Solange der Aktenschluss nicht eingetreten ist, können Ur- kunden - namentlich als Beilage zur Replik - auch später noch eingereicht werden und sind bei der Entscheidfindung zu berücksichtigen (vgl. WILLISEGGER, a.a.O., N. 48 zu Art. 221 ZPO).
E. 4.2.6 Nach Art. 180 Abs. 2 ZPO ist bei umfangreichen Urkunden die Stelle zu be- zeichnen, die für den Beweis der rechtserheblichen Tatsachen massgebend ist (WEIBEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO,
2. Aufl. 2013, N. 10 zu Art. 180 ZPO). Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, in um- fangreichen Dokumenten nach der massgeblichen Belegstelle für eine bestimmte Behauptung zu forschen (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, a.a.O., § 18 Rz. 101).
E. 4.2.7 Die Ausführungen der Klägerin enthalten zwei Sachverhaltselemente, wo- raus sie einen Anspruch auf Unterlassung nach Art. 3 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG ableitet. Einerseits behauptet sie, dass die Beklagte für jeden Konsumenten und Händler erhältliche Normprodukte ab Stange mit "Design ge- schützt (Exklusivität B._____)" kennzeichne. Andererseits führt sie aus, dass die Beklagte für die fünf genannten Produkte keine Designrechte registriert habe. Zum Teil werden diese beiden Elemente auch vermischt (act. 1 Rz. 27 und 69; act. 21 Rz. 35). Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass die Beklagte ihre designrechtlichen Registrierungen der gekennzeichneten Produkte oder wenigs- tens den exklusiven Vertrieb drittgeschützter Produkte zu beweisen habe. Von der Klägerin könne der Beweis nicht erbracht werden: negativa non sunt probanda. Dies könne sie nicht, weil die fünf erwähnten Produkte für jeden Händler und Konsumenten auf dem Markt erhältlich seien (act. 21 Rz. 35).
E. 4.2.8 Zunächst ist festzuhalten, dass die Argumentation der Klägerin, sie habe keine Negativa zu beweisen, in zweierlei Hinsicht nicht verfängt: Einerseits gilt - wie aufgezeigt - kein allgemeiner Grundsatz, wonach negative Tatsachen nicht zu beweisen sind. Andererseits handelt es sich bei der Behauptung, die fünf in der Offerte vom 22. August 2012 genannten Produkte seien Normprodukte ab Stange und für jeden Konsumenten und Händler erhältlich, keineswegs um eine negative,
- 43 - sondern vielmehr um eine positive Tatsache. Deren Beweis ist ohne Weiteres möglich und zumutbar, z.B. mit dem Prospekt eines Händlers. Zum Beweis dieser Tatsache reicht die Klägerin denn auch einen Produktekatalog der E._____ GmbH ein (act. 3/19). Sie äussert sich aber mit keinem Wort dazu, wo im Katalog die einzelnen Produkte abgebildet sein sollen, obwohl dieser mehrere hundert Produkte enthält. Einzig im Katalog sind auf den Doppelseiten 10/11 und 14/15 zwei Reiter angebracht. Auf den Seiten 14 und 15 ist keines der fünf Produkte auszumachen. Auf den Seiten 10 und 11 finden sich zwei unterschiedliche Laut- sprecher und ein Lüftungsschieber. Weiterungen hierzu erübrigen sich aber, denn die rechtliche Erheblichkeit der Behauptung ist nicht ersichtlich. Weshalb "Norm- produkte ab Stange" nicht immaterialgüterrechtlich geschützt sein können, legt die Klägerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Gerade wenn Erzeugnisse in grosser Anzahl produziert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ist ein immaterialgüterrechtlicher Schutz interessant. Aus dieser Behaup- tung kann die Klägerin - selbst wenn sie den Beweis dafür erbringen könnte - nichts zu ihren Gunsten ableiten. Demgegenüber kommt der Behauptung, die Be- klagte habe für die fünf Produkte keine Designs hinterlegt, durchaus rechtliche Relevanz zu, denn Angaben, die auf einen in Wahrheit nicht bestehenden Imma- terialgüterschutz hindeuten, werden von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG erfasst (vgl. JUNG, in: Stämpflis Handkommentar zum UWG, 2010, N. 42 zu Art. 3 lit. b UWG). Die Klägerin stellt sich aber auf den Standpunkt, dass sie den Beweis für diese Tatsache nicht erbringen könne. Dieser Meinung kann nicht gefolgt werden. Das Fehlen von Designrechten der Beklagten für die genannten fünf Produkte kann dadurch bewiesen werden, dass die Klägerin aufzeigt, welche Designs die Be- klagte bei der WIPO und/oder beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigen- tum (IGE) hinterlegt hat. Geht aus diesen beiden Registern kein Schutz für die fünf Produkte hervor, kann durch Umkehrschluss das Fehlen von entsprechenden Hinterlegungen abgeleitet werden. Es handelt sich damit um den Beweis einer bestimmten negativen Tatsache, der von der Klägerin nichts Unmögliches oder Unzumutbares verlangt. An die erforderlichen Informationen zu den von der Be- klagten hinterlegten Designs kann sie auf verschiedene Wege gelangen. Zu- nächst sieht Art. 10 DesG eine (gerichtlich durchsetzbare) Auskunftspflicht von
- 44 - Personen vor, die auf Waren oder Geschäftspapieren auf einen Designschutz hinweisen, ohne die Nummer des Designrechts zu nennen (vgl. STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, a.a.O., N. 10 und 19 zu Art. 10 DesG). Weiter könnte die Klägerin auf die Informationen der Beklagten in der Klageantwort zurückgreifen. Die Beklagte gibt darin nämlich bekannt, durch welche Designs die von ihr markierten Bestandteile geschützt sein sollen (vgl. act. 12 Rz. 35). Ausserdem bzw. ergänzend zu den aufgezeigten Vorgehensweisen könnte die Klägerin die von der Beklagten hinter- legten Designs mittels einer Recherche beim IGE und bei der WIPO in Erfahrung bringen (vgl. Art. 27 DesG sowie Art. 18 Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle [nachfolgend: HMA-G]; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 20 zu Art. 10 DesG). Die so ausfindig gemachten Designs der Beklagten könnten in Form von Auszügen aus dem je- weiligen Register als Urkunde in das Verfahren eingebracht werden. Nachdem die Klägerin zu dieser Behauptung aber keine Unterlagen einreicht und auch sonst keine Beweismittel nennt, ist der Beweis dieser streitigen Tatsache gescheitert. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 ist daher abzuweisen.
5. Verletzung der Firmengebrauchspflicht
E. 5 es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins ab 01.01.2005 zu bezahlen. Die Bezifferung der klägerischen Forderung erfolgt entsprechend dem Ergebnis des Beweisverfahrens und der von der Beklagten gemäss Ziff. 6 und Ziff. 7 zu erteilenden Auskünfte. Entsprechend sei der Klägerin im Anschluss an das Beweisverfahren Gelegenheit zu geben, ihre Klage definitiv zu beziffern;
E. 5.1 Die Klägerin führt unter diesem Titel aus, die Beklagte nehme es mit der Firmenbezeichnung nicht sehr genau. Die Marke Nr. … werde unter der nicht im Handelsregister eingetragenen Firma "B1._____ AG …", "B1._____ AG …, …strasse …", und die Marke Nr. … unter dem nicht im Handelsregister eingetra- genen Namen "B._____ … AG" geführt (act. 1 Rz. 30). Der Gebrauch einer nicht im Handelsregister eingetragenen Firma sei unlauter (weil irreführend) und die Klägerin sei als am Markt Beteiligte legitimiert, die Unterlassung der irreführenden Kennzeichnungen zu verlangen (act. 1 Rz. 70).
E. 5.2 Die Klägerin stellt unter diesem Titel kein Rechtsbegehren und holt dies - nach entsprechendem Hinweis durch die Beklagte in der Klageantwort (vgl. act. 12 Rz. 38) - auch in der Replik nicht nach. Aus den pauschalen Ausfüh- rungen in ihren Rechtsschriften lässt sich ein solches mit der erforderlichen Be- stimmtheit auch nicht ableiten. Auf die Ausführungen der Klägerin ist daher nicht weiter einzugehen.
- 45 -
6. Durchgehende Pritschenstützen (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1,
1. Spiegelstrich)
E. 6 es sei die Beklagte zu verpflichten, über Umsatz und Gewinn, den die Beklagte mit den Saunaliegen, Saunatüren, Sauna-Glasfrontgestaltungen und Sauna-
- 32 - Innenwandverkleidungen gemäss der Abbildung in Klagebeilage 10 seit 01.01.2005 erzielt hat, abzurechnen;
E. 6.1 Unbestrittener Sachverhalt Die Beklagte ist Inhaberin der (mit Schutzwirkung u.a. für die Schweiz) bei der WIPO international hinterlegten Designs gemäss DM/1 und DM/2. Diese Designs geben visuelle Gestaltungen von Saunen und/oder Sauna-Bestandteilen wieder (vgl. act. 13/15 und act. 13/12).
E. 6.2 Parteistandpunkte
E. 6.2.1 In der Widerklagebegründung vertritt die Beklagte die Auffassung, die von der Klägerin angebotene "F._____-Sauna" bediene sich genau derselben Charak- teristika, durch welche sich das von ihr hinterlegte Design DM/2 auszeichne, na- mentlich (i) der vierkantigen durchlaufenden Stützen, (ii) deren Positionierung zwischen linker/rechter Seite der Pritsche und rechter/linker Seite der Bank (spie- gelverkehrt), (iii) der horizontalen Täferungen der Pritschen- und Banklatten und erwecke damit (iv) denselben schlicht-ästhetischen Gesamteindruck (act. 12 Rz. 104). In der Duplik präzisiert die Beklagte ihre Ausführungen insofern, als sie den von der Klägerin vorgenommenen Vergleich der gesamten Saunagestaltun- gen (Türen, Wandtäferung, Positionierung des Ofens etc.) als nicht relevant be- zeichnet. Entscheidend seien bloss die geschützten konkreten Ausgestaltungen, in diesem Fall die durchgehenden Stützen (act. 29 Rz. 54 und 60). Aus der Abbil- dung Nr. 7 des Designs DM/2 sowie den Abbildungen Nr. 3.1, 4.1 und 4.2 des Designs DM/1 gehe klar hervor, für welche konkreten Ausgestaltungen die Be- klagte ein Schutzrecht besitze. Diese Bilder sowie die eingereichten Abbildungen von Saunagestaltungen, wie sie von der Beklagten gebaut worden seien, seien mit den von der Klägerin angebotenen, spezifischen Stützengestaltungen (Kursiv- druck hinzugefügt), wie in act. 13/19-20 und act. 30/26-28 ersichtlich, zu verglei- chen. Der Vergleich des Bildmaterials ergebe, dass die konkreten Ausgestaltun- gen 4.1 und 4.2 des Designs DM/1 sowie jene aus Abbildung 7 des Designs DM/2 von der Klägerin ohne nennenswerte Abweichungen verwendet würden (act. 29 Rz. 56-58).
- 46 -
E. 6.2.2 Die Klägerin hält den Ausführungen in der Widerklagebegründung entge- gen, dass übereinander gestellte, den Anschein des Durchlaufens erweckende Stützen unter designrechtlichen Gesichtspunkten nicht schützbar seien. Zunächst hält sie fest, dass die durchlaufende Stütze technisch bedingt sei. Sie liege nicht nur nahe, sie sei zwingend, wenn Pritsche und Bank auf der gleichen Stütze ab- stellen sollen, könne doch nur so die gleiche Stütze sowohl für Bank wie für die darüber liegende Pritsche verwendet werden. Nur so könne ein Kippen der Bank beim Aufsitzen auf der Ecke verhindert werden. Die durchlaufende Stütze könne nur in der Ecke durchlaufend sein, weil sonst die Bank nicht mehr genutzt bzw. die Stabilität der Pritsche nicht gewährleistet werden könne (act. 1 Rz. 52). So- dann seien bei der Registrierung weder die Konstruktionsweise noch die gestalte- rische Form neu und auch nicht eigenartig gewesen (act. 21 Rz. 39). Schliesslich zeige das Design DM/2 keine durchlaufende Stütze (nur die Komponente 7 sei durchlaufend) (act. 21 Rz. 6 lit. d). Diese stehe nicht auf einer Täferung und habe eine doppelte Beplankung (doppelt belagertes Holztäfer). Die Gestaltung der Klä- gerin weiche augenfällig von der Registrierung der Beklagten ab. Weder verwen- de die Klägerin doppelt belagertes Holztäfer mit einer Trennlinie noch stehe die Holzstütze auf einer gleich gestalteten Bank. Unterschiedlich seien auch die Täfe- rung und die fehlende Abschrägung im Vergleich mit der in der Gesamtansicht gemäss DM/1 registrierten Konstruktion (act. 21 Rz. 80).
E. 6.2.3 Soweit es sich als erforderlich erweist, ist im Rahmen der Subsumtion nä- her auf die Parteivorbringen einzugehen.
E. 6.3 Rechtliches
E. 6.3.1 Wer ein gewerbliches Muster oder Modell (Design) international mit Benen- nung Schweiz hinterlegt, erlangt dadurch den Schutz des Designgesetzes wie bei einer Hinterlegung in der Schweiz (Art. 29 DesG; Art. 14 Abs. 1 HMA-G). Das De- signrecht verleiht dem Rechtsinhaber das Recht, anderen zu verbieten, das De- sign zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen (Art. 9 DesG). Wird er in seinen Rechten verletzt oder gefährdet, kann er vom Gericht insbesondere verlangen, die drohende Verletzung zu verbieten (Art. 35 Abs. 1 lit. a DesG).
- 47 -
E. 6.3.2 Für die Definition des Schutzbereichs des Designrechts ist der Gesamtein- druck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren. Dabei ist für die Beurteilung massgebend, wie der Kaufinteressent die in Frage stehen- den Gebrauchsgegenstände in kurzfristiger Erinnerung behält (vgl. Art. 8 DesG; BGE 129 III 545 E. 2.3).
E. 6.3.3 Der Schutz eines Designs richtet sich immer nach dem Registereintrag, weshalb bei Beurteilung einer Designrechtsverletzung auf die hinterlegten Bilder abzustellen ist (BGE 129 III 545 E. 2.4; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 47 zu Art. 8 DesG). Es ist somit nicht auf das konkretisierte, sich auf dem Markt befin- dende Erzeugnis, sondern einzig auf die mit dem Eintragungsgesuch eingereich- ten Abbildungen abzustellen. Das Erzeugnis, welches der Rechtsinhaber tatsäch- lich herstellt und auf den Markt bringt, kann auch nicht zum besseren Verständnis oder zur Vervollständigung berücksichtigt werden (HEINRICH, a.a.O., N. 14 zu Art. 19 DesG). Bei einer Mehrheit von Abbildungen des selben Designs sind diese nicht isoliert zu betrachten. Sie ergeben vielmehr erst in ihrer Zusammensetzung (sog. optische Synthese) den für die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen (und des Schutzumfanges) massgeblichen Gesamteindruck (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 39 zu Art. 2 DesG; HEINRICH, a.a.O., N. 63 zu Art. 8 DesG). Demge- genüber dürfen Sammelhinterlegungen (vgl. Art. 5 Abs. 4 HMA-G bzw. Art. 20 DesG) für die Prüfung auf gleichen Gesamteindruck nicht berücksichtigt werden (HEINRICH, a.a.O., N. 62 zu Art. 8 DesG). Bei Vorliegen einer Sammelhinterlegung mehrerer ähnlicher Designs darf also nicht aus diesen ein abstrakter Begriff gebil- det werden, sondern es ist jedes hinterlegte Design einzeln als schutzbegründend zu betrachten. Die Merkmale verschiedener Designs können ferner nicht gemischt werden (HEINRICH, a.a.O., N. 99 zu Art. 1 DesG).
E. 6.3.4 Das hinterlegte Design kann im Wesentlichen alle Aspekte des Erzeugnis- ses enthalten oder auch nur einen Teilaspekt. In beiden Fällen sind nur die den hinterlegten Abbildungen entsprechenden Aspekte (Ansichten) der Form des an- gegriffenen Erzeugnisses mit dem hinterlegten Design zu vergleichen (HEINRICH, a.a.O., N. 71 zu Art. 8 DesG).
- 48 -
E. 6.3.5 Materielle Schutzvoraussetzungen sind Neuheit und Eigenart (HEINRICH, a.a.O., N. 1 zu Art. 2 DesG). Ein Design ist nicht neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum ein identisches Design zugänglich ge- macht worden ist, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen be- kannt sein konnte (Art. 2 Abs. 2 DesG). Sodann weist ein Design keine Eigenart auf, wenn es sich nach dem Gesamteindruck von einem Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur in unwesentli- chen Merkmalen unterscheidet (Art. 2 Abs. 2 DesG).
E. 6.4 Würdigung
E. 6.4.1 Zu vergleichen sind im vorliegenden Fall die im Register eingetragenen De- signs der Beklagten, auf welche sie sich beruft, und die vermeintlichen Verlet- zungsobjekte der Klägerin. Soweit sich die Beklagte auf Abbildungen stützt, die von ihr gebaute Saunen bzw. Sauna-Bestandteile zeigen (vgl. act. 29 Rz. 56), ist sie nicht zu hören, denn der Schutz eines Designs richtet sich immer nach dem Registereintrag. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Designs ge- mäss DM/1 und DM/2 um Sammelhinterlegungen i.S.v. Art. 5 Abs. 4 HMA-G han- delt. Aus den Ordnungsnummern folgt, dass beide Sammelhinterlegungen sieben verschiedene Designs bzw. Muster und Modelle zum Gegenstand haben (vgl. Section 405 der Verwaltungsvorschriften zum Haager Abkommen über die inter- nationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle; STUTZ/ BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 282, 307 zu Teil C: Internationaler Designschutz; vgl. auch STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 23 zu Art. 20 DesG). Eine optische Synthese ist nach dem unter Ziff. 6.3.3. Gesagten nur insoweit zulässig, als dabei Bilder des gleichen Designs berücksichtigt werden. Wie die Klägerin zutreffend ausführt (vgl. act. 1 Rz. 56), weist etwa die Sauna gemäss Bild Nr. 1 der Sammelhinterlegung DM/1 keine durchgehenden Stützen auf. Bei den Bildern Nr. 3.1 und 3.2 sowie 4.1 und 4.2 handelt es sich somit nicht um eine Detailansicht einer designrechtlich geschützten Saunagestaltung, sondern um eigenständige Hinterlegungen. Glei- ches gilt für die Sauna gemäss Bild Nr. 1 und die Abbildung der Stützen in Bild Nr. 7 der Hinterlegung DM/2 (vgl. act. 1 Rz. 6 lit. d). Nachdem die Beklagte in ih- rer ersten Rechtsschrift im Zusammenhang mit den Designs gemäss DM/2 noch
- 49 - ausführte, es sei eine optische Synthese der einzelnen Bildelemente (insbesonde- re der Bilder Nr. 1.1, 1.2, 5.1, 6 und 7) vorzunehmen, nimmt sie in ihrer Duplik - zu Recht - Abstand von dieser Betrachtungsweise (vgl. insbesondere act. 29 Rz. 58). Sie führt dabei aus, es sei bloss die Ausgestaltung der Stützen und nicht die Sau- nagestaltung insgesamt einem Vergleich zu unterziehen (vgl. act. 29 Rz. 54, 57, 60). Soweit sich die Beklagte auf den Schutz durchgehender Stützen beruft, ist eine optische Synthese nur in Bezug auf die Bilder Nr. 3.1 und 3.2 sowie 4.1 und
E. 6.4.2 Nachdem diese Abbildungen nicht als Teil einer ganzheitlichen Saunage- staltung hinterlegt wurden, sind sie mit beanstandeten Gestaltungen der Klägerin zu vergleichen, welche die gleichen Erzeugnisse bzw. Teile von Erzeugnissen zum Gegenstand haben. Es fragt sich vor diesem Hintergrund, auf welche Ele- mente diese Referenzbilder einzugrenzen sind. Beide Parteien verwenden den Begriff der "durchlaufenden" bzw. "durchgehenden" Stützen. Nach Darstellung
- 50 - der Klägerin handelt es sich dabei um Stützen, die bei beiden Parteien nicht effek- tiv durch die untere Pritsche durchlaufen würden. Vielmehr stehe die obere Stütze auf der unteren Pritsche. Beide Konstruktionen würden nur den Anschein des Durchlaufens erwecken. Die Vierkant-Metallstütze der Klägerin sei an der oberen Bank an einem Vierkant-Holz mit Schraube befestigt und auf der unteren Bank abgestellt (ohne jegliche technische Vorrichtung). Die untere Stütze sei auf der unteren Bank an einem Vierkant-Holz mit Schraube befestigt. So ergebe sich der Eindruck des Durchlaufens (act. 21 Rz. 2). Die Beklagte bestreitet die rechtliche Relevanz dieser Ausführungen, nicht aber deren Richtigkeit (act. 29 Rz. 7). Der optische Effekt des Durchlaufens ergibt sich demnach aus einer Kombination von Stütze, Bank und Pritsche. Diese Auffassung teilt auch die Beklagte, wenn sie ausführt, das Design ergebe sich aus der Positionierung bzw. Kombination von Vierkantstützen und Pritschen zusammen (act. 12 Rz. 30).
E. 6.4.3 Das Designgesetz schützt Gestaltungen von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen, die namentlich durch die Anordnung von Linien, Flächen, Konturen oder Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert sind, als Design (Art. 1 DesG). Vom Schutz gemäss Art. 1 DesG wird somit ausdrücklich die Ge- staltung von Teilen von Erzeugnissen erfasst (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 34 zu Art. 1 DesG). Insofern wären vorliegend die einschlägigen hinterlegten Designs, sofern rechtsbeständig, mit den mutmasslichen Verletzungsobjekten be- züglich der entsprechenden Teile zu vergleichen und anhand von Art. 8 DesG wä- re zu prüfen, ob diese die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes Design.
E. 6.4.4 Bevor die Frage einer allfälligen Rechtsverletzung zu prüfen ist, muss der für die Verletzung relevante Sachverhalt erstellt sein, wozu i.w.S. auch die Rechtsbeständigkeit der Designs gehört. Hierher gehören neben der aufgeworfe- nen Frage der technischen Bedingtheit insbesondere das Vorliegen der Schutzvo- raussetzungen der Neuheit und der Eigenart, welche von der Klägerin beide in Abrede gestellt werden (vgl. Ziff. 6.2.2.).
- 51 -
E. 6.4.5 Das DesG gewährt reinen Formenschutz, weshalb technische Ideen nur über das PatG geschützt werden können (vgl. Art. 4 lit. c DesG; STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, a.a.O., N. 25 zu Art. 4 DesG). Entgegen den klägerischen Ausführungen sind scheinbar „durchlaufende“ Stützen im Bereich von Saunapritschen und -bänken nicht ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt. Das geschützte Merkmal ist vorliegend nicht die Pritsche, Bank oder die Stütze an sich, sondern deren Kombination in einer bestimmten, äusserlich wahr- nehmbaren Anordnung bzw. Kombination innerhalb des Ganzen. Innerhalb des technisch-funktionellen Bereichs, wonach eine Pritsche oder Bank auf zumindest einer Stütze stehen muss, sofern sie nicht an einer Wand befestigt ist oder an der Decke hängt, gibt es für die Auswahl und Kombination von Formen in Bezug auf vorgenannte Elemente praktisch beliebigen gestalterischen Freiraum (vgl. dazu auch die Ausführungen der Beklagten in act. 12 Rz. 65). Zu denken ist etwa an eine unterschiedliche Anzahl, abweichende Anordnung (Positionierung) oder ver- schiedene Dimensionierung der Pritschen, Bänke und Stützen im Einzelnen. Der Klägerin würden zumutbare Gestaltungsalternativen zur Verfügung stehen. Ein Ausschlussgrund nach Art. 4 lit. c DesG liegt somit nicht vor.
E. 6.4.6 Weiter ist auf die von der Klägerin in Abrede gestellte Neuheit des Designs einzugehen. Die Klägerin hat keine Urkunden ins Recht gelegt, welche ein vorbe- stehendes, identisches Design darlegen würden, welches im Vergleich zu den Designs Nr. 3 und 4 gemäss DM/1 sowie Nr. 7 gemäss DM/2 exakt gleich aus- sieht oder nur in kaum wahrnehmbaren oder optisch nicht ins Gewicht fallenden Einzelheiten abweicht (vgl. STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, a.a.O., N. 90 zu Art. 2 DesG). Es scheitert bspw. an der Datierung (Zeitpunkt) (vgl. act. 1 Rz. 35 und 46 mit Verweisung auf act. 3/14; act. 21 Rz. 42 mit Verweisung auf act. 22/26a), der Quellenangabe (vgl. act. 1 Rz. 35 und 46 mit Verweisung auf act. 3/14), der Er- sichtlichkeit des „Durchlaufeffekts“ an sich (vgl. act. 1 Rz. 58 mit Verweisung auf act. 3/15 und 3/18), der Anzahl der Stützen (zweite versetzte Stütze) (vgl. act. 21 Rz. 29 und act. 37 mit Verweisung auf act. 22/21 [act. 3/10, 3/11 im Verfahren HG090318]) oder es handelt sich um eine unschädliche Eigenoffenbarung (vgl. act. 1 Rz. 36 und 51 sowie act. 21 Rz. 50 mit Verweisung auf act. 3/15 sowie act. 22/21 [act. 3/8 im Verfahren HG090318], wobei durchgehende Stützen -
- 52 - wenn überhaupt - nur textlich erwähnt, nicht aber ersichtlich sind), worauf auch die Beklagte in ihren Rechtsschriften zutreffend hinweist (vgl. act. 12 Rz. 43, act. 29 Rz. 51; act. 12 Rz. 44; act. 29 Rz. 40; act. 29 Rz. 83).
E. 6.4.7 Mit act. 22/23 (Abbildung der Sauna eines Dritten in einem Katalog als Bei- lage zur Klageantwort vom 29. März 2010 im Geschäft-Nr. HG090318; abge- druckt nachfolgend unter Ziff. 6.4.9.) - ebenfalls verwiesen in act. 22/22 Rz. 4 und 17 (Klageantwort vom 29. März 2010 im Geschäft-Nr. HG090318) - wurde von der Klägerin allerdings ein Dokument ins Recht gelegt, aus welchem die rechtliche Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass den inländischen Verkehrskreisen vor dem 22. Juli 2010 (Hinterlegungsdatum DM/1; Hinterlegungsdatum DM/2:
E. 6.4.8 Dass es sich hierbei um einen Auszug aus einem an Abnehmer - und damit an den mit Blick auf Art. 2 Abs. 3 DesG relevanten Verkehrskreis (vgl. STUTZ/ BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 97, 100 f. zu Art. 2 DesG; HEINRICH, a.a.O., N. 124 zu Art. 2 DesG) - gerichteten Katalog mit Schweizer Bezug handelt, geht auch aus anderen Auszügen der Klageantwortbeilage 5 (S. 5, 8, 14 und 17) im Geschäft-Nr. HG090318 (act. 22/22) hervor, wenn man die Sprache, das "Look and Feel" der Kataloggestaltung (Schrift, „Spektrum“, Formatierung, etc.), die ge- listeten Anbieter (Unternehmen) und den Verweis auf Bezugsadressen mit Sei- tenangabe berücksichtigt. Zu prüfen ist damit nachfolgend, ob sich die im Katalog abgebildete Gestaltung von den im Streit liegenden Designrechten der Beklagten nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet.
E. 6.4.9 Bei der von der Klägerin eingereichten Urkunde (act. 22/23) handelt es sich um folgende Abbildung:
- 53 - Die Abbildung, welche sich auf S. 57 eines Katalogs mit der Bezeichnung „…“ in der Rubrik „Spektrum“ befindet, zeigt eine runde, metallene, scheinbar „durchlau- fende“ Stütze, positioniert zwischen linker/rechter Seite einer Saunapritsche und rechter/linker Seite einer Saunabank. In Anbetracht dieses vorbestehenden For- menschatzes unterscheiden sich die drei Designs der Beklagten nur in für den kri- tischen, interessierten Konsumenten unwesentlichen Eigenschaften, so dass bei jenen Hinterlegungen im Vergleich dazu von keiner ästhetischen Individualität (deutlicher Unterschied) ausgegangen werden kann. Dem Abnehmer geht es pri- mär um den Effekt des „Durchlaufens“ und nicht darum, ob bei dreidimensionalen, funktionalen Gegenständen wie einer Stütze oder einer Pritsche/Bank eine zu- sätzliche, geringfügige Verzierung (z.B. schwarzer Fuss an der oberen Stütze), ein anderer Stützengrundriss (viereckig/rund), eine abweichende Stützenfarbe (metall/schwarz) oder eine doppelte Beplankung mit Trennlinie bei der Pritsche vorliegt.
E. 6.4.10 Über das letztere Merkmal in Form der auffällig klobig wirkenden Doppel- Beplankung liesse sich allerdings im Hinblick auf Design Nr. 7 gemäss DM/2 al- lenfalls diskutieren, doch würde es selbst bei Annahme von (geringfügiger) Ei- genart dieses Designs spätestens an der Verletzung der beklagtischen Designs scheitern, zumal die klägerischen Produkte keine doppelte Beplankung mit Trenn- linie bei der Pritsche aufweisen.
E. 6.4.11 Vor diesem Hintergrund ist die Verletzungsfrage im Fall der scheinbar „durchgehenden“ Pritschenstützen nicht mehr zu prüfen. Ob das Widerklagebe-
- 54 - gehren gemäss Ziff. 1, 1. Spiegelstrich, abzuweisen ist, kann aber erst nach Beur- teilung der lauterkeitsrechtlichen Streitfragen beurteilt werden (vgl. Ziff. 8), zumal die Beklagte ihren Anspruch sowohl auf Designrecht als auch auf Lauterkeitsrecht stützt.
E. 6.4.12 Was die Klägerin mit ihrer nicht weiter begründeten Einrede der Nichtigkeit beabsichtigt (vgl. act. 21 Rz. 75), ist nur schwer verständlich. Im Zusammenhang mit der pauschalen Bestreitung von Eigenart und Neuheit führt sie aus, dass sie mit ihren negativen Feststellungsbegehren lediglich auf Feststellung der Nichtver- letzung klage, gegenüber der Widerklage aber die Einrede der Nichtigkeit der gel- tend gemachten Registrierungen erhebe. Die Feststellung der Nichtigkeit sei nach Art. 40 DesG von Amtes wegen zu melden (vgl. act. 21 Rz. 75). Der Hinweis auf Art. 40 DesG trägt nicht zur Klärung bei. Nach dieser Bestimmung stellt das Ge- richt rechtskräftige Urteile - auch solche betreffend internationale Designregistrie- rungen (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 19 zu Art. 40 DesG) - dem IGE in vollständiger Ausfertigung zu. Die Mitteilungspflicht gilt demnach für sämtliche Ur- teile, welche das Designrecht betreffen (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 3 zu Art. 40 DesG). Allenfalls bezieht sich die Klägerin auf die bis 30. Juni 2008 in Kraft stehende Fassung, wonach das Gericht dem Institut nur rechtskräftige Urteile mit- zuteilen hatte, welche die Änderung einer Eintragung im Register zur Folge hat- ten. Zielt die Klägerin aber auf die Änderung einer Eintragung im Register ab, wä- re nicht mehr von einer Einrede, sondern von einer (Nichtigkeits-)Klage auszuge- hen (vgl. Art. 28 lit. d DesG), denn die vorfrageweise Prüfung der Nichtigkeitsein- rede nimmt nicht an der Rechtskraft des Urteils teil und kann damit auch nicht zur Änderung eines Registereintrags führen (vgl. HEINRICH, a.a.O., N. 29 zu Art. 33 DesG). Eine Nichtigkeitsklage als Reaktion auf die Widerklage wäre aber als un- zulässige Gegenwiderklage i.S.v. Art. 224 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren. Folglich ist die Einrede in dem Sinn zu verstehen, dass die Klägerin sich auf den Nichtig- keitsgrund nach Art. 4 lit. b und c i.V.m. Art. 2 DesG beruft und damit die Abwei- sung der Widerklage bezwecken will. Nachdem bereits zuvor auf die diesbezügli- chen Ausführungen der Klägerin eingegangen wurde und eine Designrechtsver- letzung zu verneinen ist, erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu.
- 55 -
E. 6.5 Minderheitsmeinung Eine Minderheit des Gerichts vertritt in Bezug auf Ziff. 6.4.2.-6.4.11. eine abwei- chende Meinung (act. 48 A).
7. Dreieckige Pritschen (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich)
E. 7 es sei die Beklagte zu verpflichten, über Umsatz und Gewinn, den die Beklagte mit den kubische Saunagestaltungen gemäss der Abbildung in Klagebeilage 13 seit 01.01.2005 erzielt hat, abzurechnen; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen und zusätzlich Mehrwertsteuerzusatz zu Lasten der Beklagten.“ Sie begründete ihre Klage zusammengefasst damit, dass die Klägerin (damalige Beklagte) kennzeichnungskräftige Produkte der Beklagten (damalige Klägerin) systematisch nachgeahmt und Machenschaften an den Tag gelegt habe, um un- ter Vermeidung eines entsprechenden Entwicklungsaufwandes in den Besitz von durch die Beklagte entwickelte Konzepte, Pläne und Designs zu gelangen, um gestützt auf diese Arbeitsergebnisse dann "eigene" Saunen" zu bauen. Die Kläge- rin habe die Saunaliegen, Glasfronten, den Horizontaltäfer und die kubistischen Gestaltungen der Beklagten sklavisch nachgeahmt, obwohl tausend andere Ge- staltungsmöglichkeiten für die Produkte der Klägerin bestanden hätten. Hierdurch habe sie eine Verwechslungsgefahr mit den bekannten Produkten der Beklagten geschaffen. Auch aus der sofortigen Angleichung ihres Logos an die geschützten Marken der Beklagten, der Nachahmung des Abluftventils und des Ofenschutzes der Beklagten habe sich ergeben, dass sich die Klägerin dazu entschieden habe, die neuen, einzigartigen Design-Produkte der Beklagten sklavisch nachzuahmen und zu verkaufen und dieses Vorgehen zu ihrer Geschäftsgrundlage zu machen. In rechtlicher Hinsicht würdigte die Beklagte dieses Verhalten der Klägerin als Verstoss gegen das UWG (Beizugsakte HG090318 act. 18 S. 24). Anlässlich der Referentenaudienz vom 24. Juni 2010 schlossen die Parteien nachfolgenden Vergleich (Beizugsakte HG090318 act. 18): "1. Die Beklagte verpflichtet sich, inskünftig beim Bau von Saunaliegen keine runden und geraden Stützen mit einem Aussendurchmesser von 21 bis und mit 44 mm zu verwen- den.
- 33 - Im Übrigen wird die Klage zurückgezogen.
2. Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten je zur Hälfte und die Klägerin verpflichtet sich, der Beklagten eine reduzierte Prozessentschädigung von CHF 10'000.- (inkl. MwSt.) zu bezahlen." Mit Verfügung vom 25. Juni 2010 wurde das Verfahren gestützt auf den gerichtli- chen Vergleich abgeschrieben (vgl. § 188 ZPO/ZH; Beizugsakte HG090318 act. 18).
E. 7.1 Unbestrittener Sachverhalt Die Beklagte ist Inhaberin der (mit Schutzwirkung u.a. für die Schweiz) bei der WIPO international hinterlegten Designs gemäss DM/4. Die beiden Designs ge- ben die visuelle Gestaltung einer Sauna und eines Sauna-Bestandteils wieder (vgl. act. 13/13).
E. 7.2 Parteistandpunkte
E. 7.2.1 Nach Auffassung der Beklagten zeichnet sich das relevante Design aus durch aufgehängte Dreieckspritschen unter zwei dreieckförmig zueinander lau- fenden (Ober-)Pritschen in dreieckförmigem Raum, ausgehend von einem Zent- rum. Die bei Saunen üblicherweise zuunterst stehende Bank werde hier also in innovativer Weise mit einem aufgehängten Dreieck ersetzt. Die ergonomischere Nutzung des freien Raums und die "Aufhängung" der Dreieckspritsche verleihe der Gestaltung eine eigentümlich-elegante "Leichtigkeit". Eine optische Synthese der einzelnen hinterlegten Design-Bildelemente (insbesondere der Abbildungen Nr. 1.1, 1.2, 2.1 und 2.2) liessen diese essentiellen Charakteristika als Gesamt- eindruck erkennen. Die von der Klägerin angebotene "F._____-Sauna" bediene sich genau derselben Charakteristika, namentlich der (i) aufgehängten Dreiecks- pritschen unter (ii) zwei dreieckig zueinander laufenden (Ober-)Pritschen in (iii) dreieckförmigem Raum und erwecke denselben (schlicht-ästhetischen bzw. "leichten") Gesamteindruck (act. 12 Rz. 106 f.). Die Tatsache, dass sich die Aus- gestaltung der Klägerin höchstens in kleinen Details von jener der Beklagten un- terscheide (bspw. aufgrund des anderen Verlaufs des Täfers oder weil eine hän- gende Stütze weniger verwendet werde), ändere nichts am wesentlichen Ge- samteindruck (act. 29 Rz. 14). In beiden Fällen werde eine dreieckige Pritsche verwendet, welche in der Mitte der Sauna "von oben her" aufgehängt werde und
- 56 - damit optisch den Eindruck erwecke, als würde sie gewissermassen schweben. Diese beiden zentralen Elemente, welche durch die Abbildungen 1.1-2.4 des De- signs DM/4 geschützt seien, würden von der Klägerin ohne nennenswerte Abwei- chung übernommen (act. 29 Rz. 74).
E. 7.2.2 Nach Darstellung der Klägerin handelt es sich nicht um zwei dreieckförmig zueinander laufende (Ober-)Pritschen, sondern - wie üblich - um zwei im rechten Winkel im Raum liegende Pritschen (act. 21 Rz. 81). Bezüglich der Aufhängung des Pritschendreiecks werde Neuheit und Eigenart bestritten. Bezüglich Neuheit sei festzuhalten, dass es Dreieckspritschen auf Stützen lange vor der Registrie- rung auf dem Markt gegeben habe. Als neu könnte designrechtlich ohnehin nur die Gestaltung des Aufhängungsprinzips gelten. Die Befestigungstechnik wäre ei- ne Frage des Patentrechts. Bezüglich Eigenart gelte, dass eine technisch funkti- onsbedingte Lösung nicht über Designrecht verhindert werden könne. Hier betref- fe dies das Aufhängen. Selbst wenn der Beweis der fehlenden Neuheit nicht er- bracht werden könnte, könne nicht die Aufhängung als solche designrechtlich un- terbunden werden, sondern lediglich deren Gestaltung. Die Aufhängung sei einer- seits eingeführt worden, um das Putzen der Saunen zu erleichtern, die Dreieck- form dränge sich in kleinen Saunen aus Platzgründen auf. Es wäre unsinnig und unwirtschaftlich, die Holztäferung unter die obere Pritsche durchgehend laufen zu lassen (act. 1 Rz. 62 ff.). Unter Hinweis auf ein ...s Erzeugnis hält die Klägerin so- dann fest, dass dreieckige Pritschen seit vielen Jahren im Gebrauch seien, aller- dings lange Zeit nur mit auf dem Boden abgestützten Füssen (act. 1 Rz. 36 a.E.; vgl. auch act. 21 Rz. 46). In Bezug auf die Verletzungsfrage führt die Klägerin aus, dass die Sammelhinterlegung gemäss DM/4 eine an vier Elementen seitlich aufgehängte, senkrecht getäferte Dreieckstütze [recte: Dreieckspritsche], welche in der hinteren Ecke an fünfter Stütze stehe und rechteckig angeordnete Pritschen mit Ofen im Zentrum zeige. Prägende Elemente seien zwei gleich grosse im rech- ten Winkel stehende Seitenwände, verbunden durch eine 135° angeordnete durchgehende, dreiteilige Glasfront. Weiter seien der Ofen im Zentrum, der senk- rechte Täferverlauf auf den Pritschen, der waagrechte Bretterverlauf an der Wand und vier seitlich befestigte Vierkantstützen prägend (act. 21 Rz. 6 lit. c; act. 21 Rz. 81). Die von der Beklagten beanstandete Gestaltung weiche in allen prägen-
- 57 - den Elementen von den Abbildungen Nr. 1.1 bis 1.5 ab. Ebenso bezüglich der das Gesamtbild kaum prägenden Details in den Komponenten 2.1 bis 2.4 (act. 21 Rz. 6 lit. c). Weiter sei ihre Sauna nicht symmetrisch aufgebaut, der Ofen stehe nicht im Zentrum, sondern rechts im Eingang, der Täferverlauf im Dreieck sowie die Aufhängung in Gestaltung, Zahl und Ort seien unterschiedlich (act. 21 Rz. 47).
E. 7.2.3 Soweit es sich als erforderlich erweist, ist im Rahmen der Subsumtion nä- her auf die Parteivorbringen einzugehen.
E. 7.3 Rechtliches
E. 7.3.1 In rechtlicher Hinsicht kann zunächst auf die Ausführungen unter Ziff. 6.3. verwiesen werden.
E. 7.3.2 Nach Art. 8 DesG kommt es im Zusammenhang mit dem Schutzbereich da- rauf an, ob das jüngere Design (i) die gleichen wesentlichen Merkmale enthält und (ii) dadurch bei den Letztabnehmern den gleichen Gesamteindruck erweckt (HEINRICH, a.a.O., N. 2 zu Art. 8 DesG). Die konkurrierenden Gestaltungen sind dabei nicht einem synoptischen Vergleich zu unterziehen und auf übereinstim- mende oder abweichende Details zu untersuchen. Das Gericht soll sich vielmehr auf das Charakteristische, Wesentliche konzentrieren. Zu vergleichen sind die prägenden Merkmale, welche den Gesamteindruck bestimmen. Blosse Detailun- terschiede begründen noch keinen genügenden Abstand (VON BÜ- REN/MARBACH/DUCREY, a.a.O., Rz. 426; BGE 129 III 545 E. 2.3). Die Wesentlich- keit oder Unwesentlichkeit der Merkmale ist aus der Optik des am Kauf interes- sierten Abnehmers, welcher sich bewusst die ihm subjektiv wichtigen und kurzfris- tig im Gedächtnis haftenbleibenden Merkmale einprägt (BGE 129 III 545, E. 2.3) zu bestimmen (massgebliche Perspektive).
E. 7.4 Würdigung
E. 7.4.1 Zu vergleichen sind die im Register eingetragenen Designs der Beklagten, auf welche sie sich beruft, und die vermeintlichen Verletzungsobjekte der Kläge- rin. Soweit sich die Beklagte auf Abbildungen stützt, die von ihr gebaute Saunen bzw. Sauna-Bestandteile zeigen (vgl. act. 29 Rz. 74; act. 30/31), ist sie nicht zu
- 58 - hören, denn der Schutz eines Designs richtet sich immer nach dem Registerein- trag. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Designs gemäss DM/4 um eine Sammelhinterlegung i.S.v. Art. 5 Abs. 4 HMA-G handelt, mit der zwei verschiedene Designs hinterlegt wurden (vgl. Ordnungsnummern). Eine optische Synthese ist folglich nur insoweit zulässig, als dabei Bilder des gleichen Designs berücksichtigt werden (vgl. dazu Ziff. 6.3.3.). Die von der Beklagten geforderte Zusammenführung der Bilder Nr. 1.1, 1.2, 2.1 und 2.2 (vgl. act. 12 Rz. 106) er- weist sich damit als unzulässig (vgl. dazu schon Ziff. 6.4.1.). Eine optische Syn- these der einzelnen Ansichten zu einer Gesamtform darf nur unter den Bildern Nr. 1.1-1.5 sowie unter den Abbildungen Nr. 2.1-2.4 vorgenommen werden.
E. 7.4.2 Das Design Nr. 2 gemäss Hinterlegung DM/4 zeigt folgende dreieckige Pritsche mit Befestigungsvorrichtungen (vgl. act. 13/13): Nach Auffassung der Beklagten macht nicht die dreieckige Form das Design aus. Geschützt werde die spezifische Ausgestaltung der hängend montierten, "schwe- benden" Dreieckspritsche und nicht die dreieckige Grundform oder die Idee der Montage ohne Stützen auf dem Boden (act. 29 Rz. 64). Die Klägerin wie auch die Beklagte würden eine dreieckige Pritsche verwenden, welche in der Mitte der Sauna "von oben her" aufgehängt werde und damit optisch den Eindruck erwe- cke, als würde sie gewissermassen schweben. Diese beiden zentralen Elemente, welche durch die Abbildungen 1.1-2.4 des Designs DM/4 geschützt seien, würden
- 59 - von der Klägerin ohne nennenswerte Abweichung übernommen (act. 29 Rz. 74). Auch im Rechtsbegehren ist die Rede von aufgehängten Dreieckspritschen (vgl. act. 12 S. 3). Diese Ausführungen zeigen auf, dass es der Beklagten nicht um den Schutz der dreieckigen Pritsche geht, wie sie in Design Nr. 2 abgebildet ist. Die Abbildungen zeigen weder eine montierte Pritsche noch geht daraus ein Schwe- beeffekt hervor. Weiter führt die Beklagte aus, der Klägerin würden unzählige an- dere technische Varianten zur Verfügung stehen, eine Dreieckspritsche in einer Sauna zu montieren (vgl. act. 12 Rz. 53, 75). Die Verwendung einer dreieckigen Pritsche wird demnach nicht beanstandet, sondern die Art der Montage bzw. der dadurch erzielte Effekt (vgl. dazu act. 29 Rz. 14, 64, 74, 84, 86). Design Nr. 2 ge- mäss Hinterlegung DM/4 lässt diesen Schwebeeffekt aber nicht erkennen. Sich auf dieses Design zu berufen, um der Klägerin die Realisierung ebendieses Ef- fekts zu untersagen, würde letztlich auf den Schutz einer (technischen) Idee hin- auslaufen, nicht aber auf den Schutz einer konkreten Gestaltung, welche in der Hinterlegung ihr Abbild findet. Durch das DesG werden aber keine abstrakten Ideen geschützt (vgl. VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, a.a.O., Rz. 426; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 12 zu Art. 1 DesG). Das Design Nr. 2 gemäss Hinterlegung DM/4 bildet demnach keine Grundlage für das Begehren der Beklag- ten. Demgegenüber ist in Design Nr. 1 der Hinterlegung DM/4 eine hängend mon- tierte Dreieckspritsche abgebildet. Demnach ist zu prüfen, ob die Klägerin mit ih- rer Saunagestaltung dieses Design verletzt.
E. 7.4.3 Das Design Nr. 1 der Hinterlegung DM/4 zeigt folgende Saunagestaltung (act. 13/13, Abbildungen Nr. 1.1, 1.2 und 1.3):
- 60 - Die anderen Abbildungen dieses Designs zeigen keine weiteren (relevanten) Ge- staltungselemente, die nicht schon den drei oben abgedruckten Bildern zu ent- nehmen wären. Nicht massgebend ist die von der Beklagten gemachte Beschrän- kung einer Abbildung auf den Bereich der dreieckigen Pritsche, die an die obere Pritsche montiert ist (vgl. act. 29 Rz. 75), worauf die Klägerin zu Recht hinweist (vgl. act. 21 Rz. 81). Einerseits wird hierfür nicht eine hinterlegte Abbildung ver- wendet, was durch den unterschiedlichen Türgriff erkennbar wird. Insofern han- delt es sich - entgegen der Darstellung der Beklagten - nicht um die designrecht- lich geschützte Gestaltung. Andererseits ist es nicht zulässig, den Designschutz auf einzelne Teile einer als Ganzes hinterlegten Gestaltung zu beschränken, denn so würde die in Art. 8 DesG statuierte Vorgehensweise beim Vergleich zweier
- 61 - Designs umgangen. Sodann sieht Art. 1 DesG die Möglichkeit vor, Teile von Er- zeugnissen durch entsprechende Hinterlegung selbständig zu schützen. Vor die- sem Hintergrund besteht keine Notwendigkeit, nur einzelne Teile eines eingetra- genen Designs isoliert zu schützen. Zu vergleichen sind die Abbildungen des beklagtischen Designs aus dem Regis- ter mit der beanstandeten Saunagestaltung der Klägerin, welche sich aus folgen- den Aufnahmen ergibt (vgl. act. 29 Rz. 75; act. 1 S. 18; act. 13/21):
E. 7.4.4 Bevor ein Vergleich der jeweiligen Gestaltungen vorzunehmen ist, ist auf die von der Klägerin geltend gemachte technische Bedingtheit der Gestaltung so- wie die Behauptung, es fehle der Gestaltung der Beklagten die Neuheit und Ei- genart, einzugehen. Entgegen den klägerischen Ausführungen sind hängend montierte Dreieckspritschen nicht ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt (vgl. Art. 4 lit. c DesG). Das geschützte Merkmal ist vor- liegend nicht die Pritsche an sich, sondern deren konkrete Ausgestaltung in Kom- bination mit den übrigen Elementen im Gesamteindruck der Sauna. Innerhalb des technisch-funktionellen Bereichs, wonach eine Sauna grundsätzlich eine Sitz- und/oder Ablagegelegenheit in Form einer Pritsche und/oder Bank haben muss, sofern man nicht stehend schwitzen will, gibt es für die Auswahl und Kombination von Formen, die Befestigung und Positionierung praktisch beliebigen gestalteri- schen Freiraum. Zu denken ist etwa an unterschiedliche Formen, Dimensionie- rungen, Befestigungen (z.B. Stützen, Wand) oder Positionierungen der Saunaprit- sche (vgl. dazu die eingehenden Ausführungen der Beklagten in act. 12 Rz. 53 f.,
- 62 - 75). Der Klägerin würden demnach zumutbare Gestaltungsalternativen zur Verfü- gung stehen. Ein Ausschlussgrund nach Art. 4 lit. c DesG liegt somit nicht vor.
E. 7.4.5 In Bezug auf die von der Klägerin in Abrede gestellte Neuheit des Designs ist festzuhalten, dass die Klägerin keine geeigneten Urkunden ins Recht gelegt hat, welche ein vorbestehendes, identisches Design darlegen würden, welches im Vergleich zum Design Nr. 1 gemäss DM/4 exakt gleich aussieht oder nur in kaum wahrnehmbaren oder optisch nicht ins Gewicht fallenden Einzelheiten abweicht. Mit den Aussagen "Dreieckige Pritschen sind seit vielen Jahren im Gebrauch, al- lerdings lange Zeit nur mit auf dem Boden abgestützten Füssen" und "Bezüglich Neuheit wird festgehalten, dass es Dreieckpritschen auf Stützen lange vor der Registrierung auf dem Markt gab" (act. 1 Rz. 36 a.E. und 62 jeweils mit Verwei- sung auf act. 3/16 [vgl. die unter Ziff. 7.4.6. abgedruckten Abbildungen]) bringt die Klägerin gerade selbst zum Ausdruck, dass es sich dabei nicht um identische, sondern allenfalls um ähnliche Gestaltungen handelt und es dem Design der Be- klagten möglicherweise an Eigenart mangelt. Darauf ist in der Folge einzugehen. Im Zusammenhang mit den Ausführungen zur Eigenart ist zudem aufzuzeigen, dass ein Vergleich mit einzelnen Elementen - wie er von der Klägerin gemacht wird - nicht zielführend ist.
E. 7.4.6 Was der (teilweise sinngemäss) geltend gemachte Einwand der Klägerin betrifft (vgl. act. 1 Rz. 36 a.E.; act. 21 Rz. 46 mit Verweisung auf act. 3/16), dass den hinterlegten Designs der Beklagten die Eigenart fehle, ist zunächst die vorlie- gend relevante Gestaltung in Erinnerung zu rufen. Es handelt sich dabei um eine ganze Sauna gemäss Hinterlegung DM/4 (Design Nr. 1). Um die Eigenart der de- signrechtlich geschützten Gestaltung zu widerlegen genügt es demnach nicht, sich auf einzelnes Merkmal eines (vermeintlich) älteren Referenzobjekts zu beru- fen und dieses mit einzelnen Merkmalen des hinterlegten Designs der Beklagten zu vergleichen (vgl. dazu auch STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 107 zu Art. 2 DesG), gerade wenn die Klägerin selbst geltend macht, dass die Sauna der Be- klagten (Design Nr. 1) verschiedene prägende Merkmale aufweise (vgl. Ziff. 7.2.2.). Richtigerweise sind die ganzheitlichen Saunagestaltungen gemäss den von der Klägerin eingereichten Abbildungen zu berücksichtigen. Dabei han-
- 63 - delt es sich um die beiden nachfolgend wiedergegebenen Saunen eines ... Sau- naherstellers (linke Gestaltung mit zwei Detailansichten; vgl. act. 3/16): Es kann zwar durchaus sein, dass ein einzelnes Element vorherrschend bzw. al- lein wesentlich ist und sich die (fehlende) Eigenart letztlich einzig über dieses Merkmal bestimmt. Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Als wesentliche Merk- male der hinterlegten Gestaltung der Beklagten sind die durchgehende flache Verglasung der Front, die dreiecksförmige Raumgestaltung sowie die hängend montierte (scheinbar „schwebende“) Dreieckspritsche, auszumachen (vgl. dazu sogleich Ziff. 7.4.7.). Damit unterscheidet sich das Design der Beklagten in meh- reren wesentlichen Merkmalen von den Gestaltungen des ... Saunaherstellers (vgl. VON BÜREN/MARBACH/ DUCREY, a.a.O., Rz. 459, wonach Eigenart bereits zu bejahen sei, sobald sich das hinterlegte Erzeugnis im Vergleich zu den vorbe- kannten Gestaltungen zumindest in einem wesentlichen Merkmal unterscheidet). Die Saunen des ... Herstellers weisen keine durchgehende flache Glasfront, son- dern einzig eine Glastür und zwei Glasfenster, unterbrochen von anderen Mate- rialien, auf. Was die dreieckigen Pritschen betrifft, ist zunächst darauf hinzuwei- sen, dass der ... Hersteller die Gestaltung der dreieckigen Pritsche weder bildlich noch durch Beschreibung in Textform (vgl. act. 3/16) in den Vordergrund rückt. Betrachtet man die dreieckigen Pritschen in den Vergleichsobjekten, so fällt auf, dass diese offensichtlich an den Stützen der oberen Bank befestigt sind, wobei
- 64 - sowohl die Pritschen als auch die Stützen - anders als beim hinterlegten Design - massiv und nicht schwebend wirken. Im Vergleich dazu wirkt die Gestaltung der Beklagten elegant und leicht. Insgesamt ist damit eine deutlich erkennbare Ver- schiedenheit auszumachen. Damit entsteht bei einer am Kauf interessierten Per- son ein massgeblich anderer Gesamteindruck. Damit vermag die Klägerin die aufgrund von Art. 21 DesG vermutete Eigenart nicht zu widerlegen. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, seit wann die Abbildungen des ... Saunaherstellers im Internet abrufbar sind. In der Folge ist zu prüfen, ob die Gestaltung der Kläge- rin das Design der Beklagten verletzt.
E. 7.4.7 Als wesentliche Merkmale der hinterlegten Gestaltung der Beklagten sind die durchgehende flache Verglasung der Front, die dreiecksförmige Raumgestal- tung sowie die hängend montierte (scheinbar „schwebende“) Dreieckspritsche, welche ohne Stützen unterhalb an den Seiten auskommt und darüber hinaus mittig im Bereich des perspektivischen Fluchtpunkts liegt (vgl. Abbildungen Nr. 1.1, 1.2, 1.3), auszumachen. Die hellen Seitenwände, der Ofen, dessen Posi- tionierung und Farbe oder die Form/Symmetrie der Frontansicht sind demgegen- über nicht prägend. Dies gilt auch für den Verlauf der Täferung auf der Dreieck- spritsche. Sämtliche der genannten wesentlichen Merkmale weist auch das Nachahmungsobjekt der Klägerin auf. Dieses zeichnet sich ebenfalls durch eine verglaste Frontansicht, eine dreiecksförmige Raumgestaltung sowie eine hängend montierte (scheinbar „schwebende“) Dreieckspritsche im Zentrum ohne Stützen aus. Durch Übereinstimmung dieser wesentlichen Merkmale entsteht beim inte- ressierten Verbraucher der gleiche Gesamteindruck, denn die Gestaltung der Klägerin weist - im Vergleich mit der Gestaltung der Beklagten - keine anderen Merkmale auf, welche den Gesamteindruck wesentlich verändern würden (vgl. HEINRICH, a.a.O., N. 65 zu Art. 8 DesG). Damit ist festzuhalten, dass die Klägerin mit ihrer Gestaltung das Designrecht der Beklagten verletzt.
E. 7.4.8 Das Designrecht verleiht der Rechtsinhaberin das Recht, anderen zu ver- bieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen, d.h. herzustellen, zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein-, aus- und durchzuführen sowie es dafür zu besitzen (Art. 9 Abs. 1 DesG). Die Rechtsinhaberin kann die Ein-,
- 65 - Aus- und Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren auch dann verbieten, wenn sie zu privaten Zwecken erfolgt (Art. 9 Abs. 1bis DesG). Schliesslich kann die Rechtsinhaberin Dritten auch verbieten, bei einer widerrechtlichen Ge- brauchshandlung mitzuwirken, deren Begehung zu begünstigen oder zu erleich- tern (Art. 9 Abs. 2 DesG). Wird sie in ihren Rechten verletzt oder gefährdet, kann sie vom Gericht insbesondere verlangen, die bestehende Verletzung zu beseiti- gen (Art. 35 Abs. 1 lit. b DesG). Die Beklagte macht mit ihrem Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, einen Unterlassungsanspruch geltend, wel- cher sich nicht auf eine ganzheitliche Saunagestaltung bezieht, sondern grund- sätzlich darauf abzielt, der Klägerin zu untersagen, aufgehängte Dreiecksprit- schen anzubieten etc. (vgl. Wortlaut des Rechtsbegehrens). Die designrechtlich geschützte Gestaltung bzw. das Verletzungsobjekt ist vorliegend aber eine ganze Sauna, nicht bloss ein Teil einer Sauna. Eine entsprechende gerichtliche Anord- nung kann sich demnach nur auf diese, die Designrechtsverletzung begründende Gestaltung der Klägerin beziehen. Dieses Verletzungsobjekt enthält die im Wider- klagebegehren abgedruckte Dreieckspritsche. Nachdem die Beklagte beabsich- tigt, der Klägerin die Verwendung von aufgehängten Dreieckspritschen in all ihren Saunagestaltungen zu untersagen, bezieht sich das Begehren demnach auch auf das vorliegend relevante Verletzungsobjekt. Demzufolge ist der Unterlassungsan- spruch auf das zulässige Mass zu reduzieren und der Klägerin ist zu untersagen die nachfolgend wiedergegebene Sauna (Bild Nr. 1) mit aufgehängter Dreieck- spritsche (Bilder Nr. 2 und 3) herzustellen, zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein- oder auszuführen, durch die Schweiz zu führen oder zu diesen Zwe- cken zu besitzen, sowie bei einer widerrechtlichen Gebrauchshandlung mitzuwir- ken oder deren Begehung zu begünstigen (vgl. Art. 9 DesG).
- 66 - Ob das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, im Übrigen abzu- weisen ist, kann erst nach Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Streitfragen beur- teilt werden (vgl. Ziff. 8), zumal die Beklagte ihren Anspruch sowohl auf Design- recht als auch auf Lauterkeitsrecht stützt.
E. 7.4.9 Die Beklagte ersucht sodann um Anordnung von Vollstreckungsmassnah- men. Nach Art. 236 Abs. 3 ZPO ordnet das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen an. Lautet ein Urteil auf ein Tun, Unterlassen oder Dulden, so können die Vollstreckungsmassnahmen gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO angedroht werden. Die von der Beklagten beantragte Anordnung der Straf- drohung nach Art. 292 StGB stellt demnach eine mögliche Vollstreckungsmass- nahme dar (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Massnahme erweist sich denn auch als verhältnismässig. Die gerichtliche Anordnung ist demnach mit der Straf- androhung nach Art. 292 StGB zu verbinden.
E. 7.4.10 Zur Einrede der Nichtigkeit (vgl. act. 21 Rz. 75) ist zunächst auf Ziff. 6.4.5. zu verweisen. Auch unter diesem Titel ist nicht weiter darauf einzugehen, zumal das Begehren der Beklagten teilweise gutzuheissen ist.
E. 7.5 Minderheitsmeinung
- 67 - Eine Minderheit des Gerichts vertritt in Bezug auf Ziff. 7.4.4.-7.4.10. eine abwei- chende Meinung (act. 48 B).
8. Unlauterer Wettbewerb 8.1. Parteistandpunkte 8.1.1. Die Beklagte hält fest, dass bei den inkriminierten Saunen der Klägerin sämtliche im Gesamteindruck charakteristischen Merkmale der Saunen der Be- klagten (in ihren Modellen "G._____", "H._____" und "I._____" [durchgehende Vierkantstütze und Anordnung von Pritsche und Bank; aufgehängte Dreiecksprit- schen; bewegliche Pritschenlatten]) unter den Rubriken "F._____-Sauna", "Sauna mit …", "Sauna mit …" sowie "J._____" kopiert würden. Die unter den vorgenann- ten Rubriken abgebildeten Saunen gäben die charakteristischen Kennzeich- nungsmerkmale der Modelle "G._____", "H._____" und "I._____" der Beklagten wieder. Genau besehen kopiere die Klägerin also eine gesamte Produktausstat- tung der Beklagten (act. 12 Rz. 117). Die kumulierte Nachahmung der kennzeich- nungskräftigen Elemente (durchgehende Vierkantstütze und Anordnung von Prit- sche und Bank; aufgehängte Dreieckspritschen; bewegliche Pritschenlatten mit 1:1 identischer visueller Bewerbung) sei kein Zufall, sondern das Resultat einer systematischen Nachahmung der Klägerin, die ohne Weiteres geeignet sei, eine Verwechslungsgefahr im flüchtigen Erinnerungsbild von Durchschnittsadressaten hervorzurufen (act. 12 Rz. 120). Eine andere Produktausstattung sei von der Klä- gerin bewusst unterlassen worden, um vom guten Ruf der Beklagten schmarotze- risch zu profitieren und Abnehmer (bewusst oder unbewusst) in die Irre zu führen. Die Herstellung, der Vertrieb und die Bewerbung solcherart gestalteter Saunen durch die Klägerin stelle deshalb auch ein unlauteres Verhalten i.S.v. Art. 2 UWG (systematisches, raffiniertes Vorgehen und sklavische Nachahmung) dar (act. 12 Rz. 121). In ihrer Duplik verweist die Beklagte ausserdem auf die Fotos auf S. 16 ff. der Klageschrift und die Abbildungen in zwei Zeitschriften, um die angeblich frappante Ähnlichkeit aufzuzeigen (act. 29 Rz. 95 f.). 8.1.2. Die Klägerin führt aus, dass es in der Gegenüberstellung der Produkte kaum Gemeinsamkeiten gebe, auffallend seien die markanten Unterschiede. Die
- 68 - sklavische Nachahmung substanziiere die Beklagte in keine Weise. Vielmehr be- weise diese mit den eingereichten Abbildungen gleich selbst das Gegenteil (act. 21 Rz. 85 f.). 8.1.3. Soweit es sich als erforderlich erweist, ist im Rahmen der Subsumtion nä- her auf die Parteivorbringen einzugehen. 8.2. Rechtliches 8.2.1. Die Normen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht subsidiär zum Markenrecht anzuwenden, sondern haben einen eigenständigen Anwendungsbe- reich (BGer 4A_86/2009 E. 4.1 [nicht publiziert in BGE 135 III 446]). Das gilt auch für das Verhältnis des UWG zum Designrecht und auch zu den anderen Immate- rialgüterrechten. Es darf daher keine Abgrenzung in dem Sinne gemacht werden, dass jeweils ein Normbereich ausschliesslich gelten würde (BGer 4A_86/2009 E. 4.1). Die lauterkeitsrechtliche Prüfung ist vielmehr autonom vorzunehmen (vgl. THOUVENIN, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Im- materialgüterrechten, 2007, 523). 8.2.2. Leistungen oder Arbeitsergebnisse, die nicht durch ein Immaterialgüterrecht geschützt sind, dürfen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätz- lich von jedermann genutzt werden. Das Lauterkeitsrecht enthält kein generelles Verbot, fremde Leistungen nachzuahmen. Das UWG bezweckt die Gewährleis- tung der Lauterkeit des Wettbewerbs, während es dem (übrigen) Immaterialgüter- recht vorbehalten ist, besondere Leistungen als solche zu schützen. Leistungen - wie Produktgestaltungen - sind daher durch das UWG nur bei Vorliegen lauter- keitsrechtlich relevanter (sog. „besonderer“) Umstände gegen Übernahme und Nachahmung geschützt. Solche spezifischen, die Unlauterkeit begründenden As- pekte sind namentlich die Verursachung einer Verwechslungsgefahr (Art. 3 lit. d UWG), eine unnötige Herabsetzung (Art. 3 lit. a UWG), eine gezielte Behinderung bzw. planmässige Ausbeutung durch systematische und/oder fortgesetzte Nach- ahmung bzw. unnötige Anlehnung (Art. 2 bzw. Art. 3 lit. e UWG), eine unredliche Kenntniserlangung (z.B. Art. 4 lit. c, Art. 5 lit. a und b sowie Art. 6 UWG) oder die
- 69 - unmittelbare Übernahme ohne erheblichen eigenen Aufwand (Art. 5 lit. c UWG) (JUNG, a.a.O., N. 99 zu Art. 2 UWG). 8.2.3. Bei der Prüfung der lauterkeitsrechtlichen Tatbestände geht das Bundesge- richt so vor, dass zuerst geprüft wird, ob sich ein Verhalten unter einen der Tatbe- stände gemäss Art. 3 bis 8 UWG subsumieren lässt, und erst, wenn keiner dieser Spezialtatbestände einschlägig ist, die Verletzung der Generalklausel von Art. 2 UWG geprüft wird (BGE 133 III 431 E. 4.3). Die Bestimmungen von Art. 2, Art. 3 lit. d und Art. 3 lit. e UWG werden auch als lauterkeitsrechtlicher Kennzeichen- schutz bezeichnet. 8.2.4. Die Nachahmung einer fremden Produktgestaltung, unabhängig davon ob diese als eingetragenes Design geschützt ist oder nicht, ist unlauter gemäss Art. 3 lit. d UWG, wenn sie geeignet ist, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leis- tungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Eine Ver- wechslungsgefahr kann dabei darin bestehen, dass die Ware eines Konkurrenten für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten wer- den kann. Indessen ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (u.a. BGE 135 III 446 E. 6.1) keine eigentliche Täuschung im Sinne einer warenbezogenen sog. direkten Verwechselbarkeit erforderlich. Die Verwechselbarkeit kann auch eine indirekte bzw. mittelbare sein, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird, die Waren seien zwar unterschiedlich, stammten aber aus den selben Be- trieben. Schliesslich kann auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor- liegen, wenn das Publikum die Waren zwar auseinanderhält bzw. nicht annimmt, sie kommen aus dem selben Betrieb, sondern glaubt, sie stammten aus unter- schiedlichen, aber wirtschaftlich eng verbunden Betrieben. 8.2.5. Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist allerdings wettbewerbsrecht- lich nur relevant, sofern die nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft be- sitzt, also vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung (BGE 135 III 446 E. 6.2). Der lauter- keitsrechtliche Schutz der Gestaltungen der beklagtischen Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“ (act. 13/16-18) setzt mithin voraus, dass ihnen Kenn- zeichnungskraft zukommt, sei es originär oder infolge ihrer Durchsetzung im Ver-
- 70 - kehr. Ob ein Zeichen Kennzeichnungskraft aufweist, ist eine Rechtsfrage (Kreis- gericht VIII Bern-Laupen, sic! 2009, 356 ff., 359 E. 26 [Plastic-Clogs]). 8.2.6. Originär kennzeichnungskräftig ist eine Produktgestaltung, wenn sie be- stimmt und geeignet ist, die Ware aufgrund ihrer Originalität von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderen Ursprungs zu unterscheiden (BGE 135 III 446 E. 6.2). Für die Originalität als Voraussetzung des lauterkeitsrechtlichen Schutzes einer Produktgestaltung wird verlangt, dass sie infolge ihrer eigenarti- gen und einprägsamen Gestaltung eine charakteristische, individualisierende Wir- kung entfaltet. Dies erfordert, dass sie sich insgesamt durch eine besondere Ge- staltung von gewöhnlichen und gebräuchlichen Gestaltungen für gleichartige Wa- ren deutlich unterscheidet (BGE 135 III 446 E. 6.2). Die im Markenrecht zur ur- sprünglichen Kennzeichnungskraft von Formmarken entwickelten Grundsätze können herangezogen werden (BGE 135 III 446 E. 6.2). Damit eine Warenform originär unterscheidungskräftig ist, reicht es nicht aus, dass sie sich lediglich nach ihrer gefälligen Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen. Dabei ist der vom Bundesgericht geprägte Er- fahrungssatz zu beachten, dass Warenformen primär anderen Funktionen als dem Hinweis auf eine betriebliche Herkunft dienen. Entsprechend nimmt das Pub- likum konkrete Formen von Waren in der Regel nicht als Hinweis auf ein Unter- nehmen, sondern lediglich als besondere Gestaltung wahr (BGE 137 III 403 E. 3.3.3). 8.3. Würdigung 8.3.1. Nachdem das Begehren zu den beweglichen Pritschenlatten zurückgezo- gen wurde, ist auf die Ausführungen der Beklagten in diesem Zusammenhang nicht mehr einzugehen (vgl. Ziff. 2.4.). 8.3.2. Die Beklagte behauptet pauschal, ihre Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“ wiesen in Gestalt ihrer durchgehenden Vierkantstützen und Anordnung von Pritsche und Bank, der aufgehängten Dreieckspritschen und beweglichen Pritschenlatten „charakteristische Kennzeichnungsmerkmale“ auf (act. 12 Rz. 117). Begründet wird dies einzig mit dem Umstand, dass sämtliche der vor-
- 71 - genannten Merkmale erfolgreich als Designs registriert worden seien. Die design- rechtlich zu attestierende „Neuheit“ und „Eigenart“ indiziere auch eine lauterkeits- rechtlich relevante „Kennzeichnungskraft“ (act. 12 Rz. 120). 8.3.3. Abgesehen davon, dass gemäss den vorstehenden Ausführungen den De- signs Nr. 3 und 4 gemäss Hinterlegung DM/1 die Eigenart fehlt (vgl. Ziff. 6.4) und daher die entsprechenden Gestaltungen kaum als „erfolgreich“ als Design regis- triert bezeichnet werden können, geht die Argumentation der Beklagten insoweit fehl, als selbst aus einem allfälligen Schutz einer Gestaltung durch das Design- recht nicht geschlossen werden kann, dass diese Gestaltung auch Kennzeich- nungskraft im Sinne des UWG aufweist. Neuheit und Eigenart setzen voraus, dass sich die Gestaltung ausreichend vom vorbestehenden Formenschatz unter- scheidet. Originäre Kennzeichnungskraft setzt jedoch nicht nur voraus, dass sich die Gestaltung vom bestehenden Formenschatz unterscheidet, sondern die auf- fällige Eigenart muss auch als Herkunftshinweis taugen, d.h. das Publikum muss die Form als Hinweis auf die Herkunft des Produkts aus einem bestimmten Unter- nehmen wahrnehmen. Bei Produktformen ist dies gemäss der erwähnten Recht- sprechung des Bundesgerichts nur mit Zurückhaltung anzunehmen. Dies bedeu- tet, dass Produkt- und Verpackungsformen in den Augen des Publikums norma- lerweise lediglich auf die ästhetische und funktionale Beschaffenheit der Verpa- ckung hindeuten, nicht jedoch auf ihre betriebliche Herkunft. Zur Bejahung der Letzteren kommt es darauf an, inwieweit sich die konkrete Ausstattung von den im beanspruchten Produktsegment vorhandenen, üblichen Formen und Gestal- tungen unterscheidet, wobei auf die Wahrnehmung des Durchschnittsabnehmers abzustellen ist. Im Saunabau sind, wie die Beklagte unter Hinweis auf act. 30/29 und unbestritten festhält, zahlreiche verschiedene Gestaltungen am Markt erhält- lich. Bei der grossen Formenvielfalt ist nicht anzunehmen, dass das Publikum die Merkmale, die von der Beklagten als kennzeichnend geltend gemacht werden, als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen versteht. Die durchgehenden Vierkant- stützen, Anordnung von Pritsche und Bank sowie die aufgehängten Dreiecksprit- schen weichen nicht derart vom Gewohnten und Erwarteten ab, dass sie durch ih- re Originalität im Gedächtnis des Abnehmers haften blieben. Den fraglichen Merkmalen fehlt es daher an originärer Kennzeichnungskraft.
- 72 - 8.3.4. Die Beklagte hat nicht behauptet, dass die angeblich kennzeichnungskräfti- gen Merkmale durch langen, intensiven und exklusiven Gebrauch und/oder inten- sive Bewerbung Kennzeichnungskraft erworben hätten. Es fehlen jegliche Anga- ben zur Dauer der Verwendung, zu den erzielten Umsätzen, oder zum Werbe- aufwand für die Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“. Dazu kommt, dass die Beklagte selbst Saunen unterschiedlichster Formen anbietet, darunter auch solche ohne durchgehende Vierkantstützen und aufgehängte Dreieckspritschen (act. 30/29). Das alles spricht dagegen, dass diese Merkmale sich - einzeln oder in Kombination - als Herkunftshinweis(e) auf die betriebliche Herkunft der Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“ durchgesetzt haben. Den fraglichen Merkma- len, ebenso wie ihrer Kombination in der Gestaltung der Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“, fehlt es daher auch an erworbener Kennzeichnungskraft. 8.3.5. Mangels (originärer oder erworbener) Kennzeichnungskraft der streitge- genständlichen Gestaltungen erübrigt sich eine Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG. Mangels Kennzeichnungskraft erübrigt sich zudem auch die Prüfung einer unnötigen Anlehnung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG, weil diese eine Kennzeichnungskraft voraussetzt, an welcher eine Anlehnung über- haupt vorgenommen werden kann. Selbst wenn die Kennzeichnungskraft der streitgegenständlichen Gestaltungen zu bejahen wäre, würde es letztlich an der Verwechslungsgefahr fehlen. Vergleicht man nämlich die von der Beklagten ein- gereichten Abbildungen der Saunen "G._____", "H._____" und "I._____" (act. 13/16-18) mit den Bildern der klägerischen Modelle "F._____-Sauna", "Sau- na mit …" und "Sauna mit …" (act. 13/19-21), fallen nicht die Gemeinsamkeiten, sondern die zahlreichen Unterschiede in der Gestaltung auf. Selbst ein flüchtiger Blick auf die Bilder zeigt die markanten Unterschiede in Grundriss, Materialien, Wandverkleidung, Lichtkonzept und Anordnung der einzelnen Elemente wie Bän- ke, Pritschen oder Ofen. Eine Verwechslungsgefahr besteht hier keineswegs. 8.3.6. Die Beklagte macht weiter eine unter der Generalklausel von Art. 2 UWG zu prüfende „sklavische Nachahmung“ ihrer Produkte durch die Klägerin geltend. Um eine sklavische Nachahmung aufzuzeigen, verweist die Beklagte auf den Auszug aus dem Magazin "K._____" mit einer Anzeige von ihr (inkl. Abbildung ei-
- 73 - ner Sauna) sowie die Publireportage der Klägerin, mit Verweisung auf das linke, obere Bild (act. 29 Rz. 96; act. 30/32; act. 30/33). Eine gewisse Ähnlichkeit ist hier zwar nicht zu verkennen. Aufgrund der technisch-funktionell zwingend erforderli- chen Elemente einer Sauna ist eine solche Ähnlichkeit aber auch nicht zu vermei- den. Gleichwohl weisen auch diese Saunagestaltungen deutliche Unterschiede auf. Diese bestehen in einer unterschiedlichen Anordnung von Bänken und Prit- schen, einem unterschiedlichen Lichtkonzept und selbst die Stützen weisen Un- terschiede auf, wobei insbesondere darauf hinzuweisen ist, dass in der von der Beklagten angebotenen Sauna keine Stützen ersichtlich sind, welche den An- schein des Durchlaufens erwecken. Zudem weist die Klägerin in ihrer Publikation deutlich auf ihre Urheberschaft hin - was selbst von der Beklagten eingeräumt wird (vgl. act. 29 Rz. 96) -, wodurch eine allfällige Verwechslungsgefahr beseitigt würde. Im Ergebnis besteht auch hier keine Verwechslungsgefahr. 8.3.7. Schliesslich bezieht sich die Beklagte auf die Gegenüberstellungen von einzelnen Saunagestaltungen in der Klageschrift (vgl. act. 29 Rz. 95 mit Verwei- sung auf act. 1 S. 16 ff.). Die obere Gegenüberstellung auf S. 16 zeigt je die Ge- samtansicht einer Sauna. Die Gestaltungen unterscheiden sich deutlich in Anord- nung von Pritschen, Bänken und Ofen, Beleuchtung und Farben. Gemeinsamkei- ten sind hier kaum auszumachen. Die Gegenüberstellung auf S. 16 unten zeigt das Design Nr. 4 gemäss Hinterlegung DM/1 und einen auf Teile von Stützen und Bänken beschränkten Ausschnitt der F._____-Sauna der Klägerin. Nach der bun- desgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BGE 116 II 365 E. 3b) ist eine Beschrän- kung auf Einzelheiten mit Blick auf das UWG nur relevant, wenn eine Reihe von Einzelheiten nachgeahmt werden, wodurch bei mosaikartiger Gesamtbetrachtung eine Verwechslungsgefahr entsteht. Hier aber geht es nur um einen einzelnen Aspekt einer Sauna. Kommt hinzu, dass selbst in diesem kleinen Ausschnitt Un- terschiede auszumachen sind: Die von der Beklagten verwendeten Stützen sind hell, jene der Klägerin sind dunkel und der Verlauf des Täfers auf den Pritschen ist ebenfalls unterschiedlich. Schliesslich ist zu beachten, dass die Verwendung von Pritschenstützen primär technisch-funktionell bedingt ist und dem ästheti- schen Aspekt nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Die obere Gegenüberstel- lung auf S. 17 zeigt wieder je die Gesamtansicht einer Sauna. Die Gestaltungen
- 74 - unterscheiden sich klar in Ausgestaltung und Material der unteren Pritschen, Glasfrontenverlauf und Beleuchtungskonzept. Die Gegenüberstellung auf S. 17 unten zeigt die Designs Nr. 6 und 7 gemäss Hinterlegung DM/2 und einen auf Tei- le von Stützen und Bänken beschränkten Ausschnitt der F._____-Sauna der Klä- gerin. Auch hier geht es nur um ein einzelnes Element einer Sauna, nicht aber um die angebliche Nachahmung einer Reihe von Einzelheiten. Kommt hinzu, dass die Verwendung von Pritschenstützen primär technisch-funktionell bedingt ist und dem ästhetischen Aspekt nur untergeordnete Bedeutung beizumessen ist. Den- noch sind Unterschiede festzustellen: Design Nr. 6 zeigt eine doppelte Blende mit schwarzer Nut und nur eine Stütze, die auf einer nicht getäferten Bankabdeckung steht. Die Gestaltung der Klägerin zeigt nur eine einfache Blende, keine Nut, eine untere, getäferte Bank sowie eine zweite Stütze. Design Nr. 7 zeigt auch eine doppelte Blende und unterscheidet sich dadurch ebenfalls von der Gestaltung der Klägerin. Die obere Gegenüberstellung auf S. 18 zeigt die beiden Saunen, die be- reits unter Ziff. 7.4.7. verglichen wurden. Einerseits kann hier wohl nicht von ei- nem fast identischen Nachbau (vgl. JUNG, a.a.O., N. 103 zu Art. 2 UWG; HILTY, in: Basler Kommentar UWG, a.a.O., N. 121 zu Art. 2 UWG) gesprochen werden, sind doch gewisse - wenn auch unter designrechtlichen Gesichtspunkten nicht beacht- liche - Unterschiede in der Gestaltung der beiden Saunen auszumachen (z.B. Licht, Ofen, Farbe auf der Aussenseite). Sodann ist der Klägerin bereits gestützt auf das DesG zu untersagen, die Sauna mit Dreieckspritsche weiter zu verwen- den. Insofern besteht kein Anlass bzw. kein Interesse der Beklagten, eine ent- sprechende Unterlassungsanordnung - basierend auf dem gleichen Widerklage- begehren - auch noch gestützt auf das UWG zu erlassen. Die Gegenüberstellung auf S. 18 unten zeigt sodann die Bilder Nr. 1.2 und 1.3 des Designs Nr. 1 gemäss Hinterlegung DM/4 und einen auf Teile von Stützen, dreieckiger Pritsche und (Ober-)Pritsche beschränkten Ausschnitt der klägerischen Sauna mit Steinlook. Wiederum geht es nur um einen einzelnen Aspekt einer Sauna, nicht aber um die Nachahmung einer Reihe von Einzelheiten. Kommt hinzu, dass selbst in diesem kleinen Ausschnitt Unterschiede auszumachen sind: Die Befestigungsvorrichtung der Beklagten besteht aus schmalen Metallvorrichtungen und hat als vierte Stütze eine auf den Boden durchgreifende Stütze. Die klägerische Befestigungsvorrich-
- 75 - tung besteht aus drei runden Stützen. Ausserdem ist die Dreieckspritsche der Be- klagten vertikal (senkrecht in Blickrichtung) getäfert, während sie bei der Klägerin horizontal (waagerecht in Blickrichtung) getäfert ist (vgl. auch act. 1 Rz. 65; act. 37/24). 8.3.8. Im Ergebnis ist für sämtliche Gestaltungen festzuhalten, dass diese keine originäre Kennzeichnungskraft aufweisen und nicht substanziiert behauptet wur- de, dass sie durch Gebrauch Kennzeichnungskraft erworben hätten. Eine Verlet- zung von Art. 3 lit. d oder e UWG ist bereits deshalb ausgeschlossen. Eine unter der Generalklausel von Art. 2 UWG zu beurteilende „sklavische Nachahmung“ liegt aufgrund der wesentlichen Abweichungen der klägerischen Gestaltungen von den Saunen der Beklagten und mangels anderer vom Bundesgericht zur Ge- neralklausel entwickelter besonderer Umstände nicht vor. Das Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 1, 1. Spiegelstrich ist damit abzuweisen. Ebenfalls abzuweisen ist das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, soweit es nicht aus designrechtlichen Erwägungen gutzuheissen ist.
9. Informationsbegehren und kompensatorische Ansprüche (Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 2 und 3) 9.1. Die Beklagte macht mit ihren Widerklagebegehren gemäss Ziff. 2 und 3 ei- nen Auskunftsanspruch sowie kompensatorische Ansprüche gegen die Klägerin geltend (vgl. act. 12 Rz. 125 ff.). 9.2. Nachdem in Bezug auf die durchgehenden Pritschenstützen keine Design- rechtsverletzung vorliegt, besteht keine Grundlage für die unter diesem Titel gel- tend gemachten Ansprüche (vgl. Art. 35 DesG). Insofern sind die Widerklagebe- gehren gemäss Ziff. 2 und 3 abzuweisen. 9.3. Das Auskunftsbegehren sowie die kompensatorischen Begehren werden sodann auch in Zusammenhang mit den aufgehängten Dreieckspritschen geltend gemacht. Hierzu ist festzuhalten, dass die Klägerin wiederholt ausführte, dass sie bislang keine solche Sauna verkauft habe; die einzige hergestellte, in dieser Art gestaltete Sauna stehe in ihrem Ausstellungsraum (vgl. act. 1 Rz. 16; act. 37 Rz. 28). Diese Ausführungen veranlassten die Beklagte zu keinen weiteren Be-
- 76 - merkungen und blieben jeweils unbestritten. Insofern ist davon auszugehen, dass die Beklagte die entsprechenden Informationen der Klägerin als genügend erach- tet. Daher besteht kein Rechtsschutzinteresse (mehr) an einer diesbezüglichen Auskunftserteilung. Was die (alternativ) geltend gemachten Schadenersatz- bzw. Gewinnherausgabeansprüche betrifft, ist festzuhalten, dass die Beklagte diese Ansprüche aus dem Verkauf von designrechtsverletzenden Ausgestaltungen ab- leitet (vgl. act. 12 Rz. 126 f; act. 29 Rz. 98). Den unbestritten gebliebenen Ausfüh- rungen der Klägerin zufolge hat diese keine Sauna mit aufgehängter Dreiecksprit- sche verkauft (vgl. act. 1 Rz. 16; act. 37 Rz. 28). Demzufolge fehlt es - der Argu- mentation der Beklagten folgend - an einem Schaden bzw. einem Gewinn, wes- halb die kompensatorischen Begehren abzuweisen sind. 9.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Widerklagebegehren gemäss Ziff. 2 und 3 abzuweisen sind, soweit darauf einzutreten ist.
10. Zusammenfassung Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auf das Rechtsbegehren ge- mäss Ziff. 1 nicht einzutreten ist. Da die Beklagte in den Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 1. und 2. Spiegelstrich, zwei Leistungsbegehren stellt, welche mit den Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 2 der Hauptklage teilweise korrespondie- ren und die Beklagte ihr Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, zu- rückzieht, entfällt das rechtliche Interesse der Klägerin an der Feststellung nach- träglich, weshalb das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 als gegenstandslos abzu- schreiben ist, soweit darauf einzutreten ist. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 ist abzuweisen. Das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, ist zu- folge Klagerückzugs als erledigt abzuschreiben. Das Widerklagebegehren ge- mäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, ist teilweise gutzuheissen. Im Übrigen ist die Wider- klage abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
11. Kosten- und Entschädigungsfolgen 11.1. Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädi- gung, werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten
- 77 - und Klagerückzug gilt die klagende Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). 11.2. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG), die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwalts- gebühren vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des zürcherischen Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sowohl die Ge- richtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Der Streitwert wird gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO durch das Rechtsbegehren bestimmt. Lautet das Begehren nicht auf eine bestimmte Geld- summe, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung der Prozesskosten werden die Streitwerte von Klage und Widerklage zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO). 11.3. Die Klägerin beziffert den Streitwert ihrer Begehren auf mindestens CHF 50'000.– (act. 1 Rz. 16 f.), was von der Beklagten unbestritten bleibt. Diese Angabe erscheint nicht als offensichtlich unrichtig. In der Folge ist daher von ei- nem Streitwert der Klage von CHF 50'000.– auszugehen. Die Beklagte legt den Streitwert ihrer Widerklagebegehren auf CHF 150'000.– fest (act. 12 Rz. 87). Die- se Angabe wird von der Klägerin mit Hinweis auf ihre eigenen Ausführungen be- stritten (act. 21 Rz. 68). Da sich die Begehren der Parteien nur teilweise entspre- chen, die Beklagte insbesondere zusätzlich einen Auskunftsanspruch und repara- torische Ansprüche geltend macht, kann nicht auf die Angabe der Klägerin zu- rückgegriffen werden. Es ist naheliegend, dass der Streitwert der Widerklagebe- gehren höher ist, zumal dieser massgeblich vom unbezifferten Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 3 bestimmt wird. Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass zur Korrektur des von der Beklagten bestimmten Streitwerts. Es ist daher von einem Streitwert der Widerklage von CHF 150'000.– auszugehen.
- 78 - 11.4. Wie bereits aufgezeigt, korrespondiert das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1 teilweise mit dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 (vgl. Ziff. 2.4.3. und 3.2.3.). Insofern liegt nur eine Forderung im Streit, weshalb die Streitwerte mit Blick auf Art. 94 Abs. 2 ZPO nur teilweise zusammenzurechnen sind. Die Klägerin differenziert nicht, welchem Begehren sie welchen Streitwert beimisst. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 stellt in Bezug auf den ganzen Klageumfang aber das zentrale Rechtsbegehren dar. Vor diesem Hintergrund sind diesem Rechts- begehren 3/5 des Streitwerts der Klage zuzurechnen. Addiert man den Streitwert der übrigen Rechtsbegehren (CHF 20'000.–) mit dem Streitwert der Widerklage- begehren (CHF 150'000.–), so resultiert daraus eine Gesamtstreitwert von CHF 170'000.–. 11.5. In Anbetracht des Schwierigkeitsgrades und des Aufwandes rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr gemäss § 4 Abs. 1 GebV OG um rund einen Drittel zu erhöhen (§ 4 Abs. 2 GebV OG). Sie beträgt damit CHF 15'000.–. Was die Rechtsbegehren der Hauptklage betrifft, die nicht durch die Widerklage konsu- miert werden, ist die Klägerin als unterliegende Partei zu betrachten. In Bezug auf die Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 1. und 3. Spiegelstrich sowie teilweise auch in Bezug auf den 2. Spiegelstrich, sowie bzgl. Ziff. 2 und 3 ist die Beklagte als unterliegende Partei zu betrachten. Sie führt zwar aus, das zurückgezogene Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, sei aus ihrer Sicht anfäng- lich begründet gewesen und der Rückzug sei ausserdem vor der Hauptverhand- lung und der Beweisabnahme erfolgt (vgl. act. 29 Rz. 81). Daraus kann sie indes nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Kostenfolgen eines Klagerückzugs sind nicht abhängig vom Erreichen eines gewissen Verfahrensstadiums. Die Ausfüh- rungen der Beklagten sind aber als sinngemässer Hinweis auf Art. 107 ZPO zu verstehen. Wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war, kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen und damit vom Grundsatz abweichen, dass die unterliegende Partei die Gerichtskosten zu tragen hat (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Beklagte hält in diesem Zusammenhang fest, es habe sich nach Verfahrenseinleitung herausgestellt, dass die Klägerin nur ab- gerundete, gefederte Pritschenlatten und nicht die vierkantigen, beweglichen Lat- ten der Beklagten anbiete (act. 29 Rz. 81). Nachdem aber die Beklagte in ihrem
- 79 - Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, ein Bild mit abgerundeten Pritschenlatten abgedruckt hat, kann sie sich nicht in guten Treuen darauf beru- fen, dass ihr Begehren anfänglich begründet war, weil sie angeblich nicht gewusst habe, dass die Klägerin nur abgerundete, gefederte Pritschenlatten angeboten habe. Gerade die Verwendung dieser Pritschenlatten wollte sie der Klägerin ver- bieten lassen. Die Beklagte ist mit Blick auf dieses Begehren somit (ebenfalls) als unterliegende Partei zu betrachten und wird kostenpflichtig. Unter Berücksichti- gung der auf die Haupt- und Widerklagebegehren entfallenden Streitwerte, des Unterliegens der Klägerin in Bezug auf die Rechtsbegehren der Hauptklage, wel- che nicht durch die Widerklage konsumiert werden, des überwiegenden Unterlie- gens der Beklagten in Bezug auf die Widerklagebegehren - mit Ausnahme des teilweisen Obsiegens bzgl. Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, - sind die Gerichtskosten zu 3/4 der Beklagten und zu 1/4 der Klägerin aufzuerlegen und aus den jeweiligen Kostenvorschüssen zu decken. 11.6. Bei Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass eine Vergleichsverhandlung stattfand und die Parteien zwei (Beklagte) bzw. drei (Klägerin) Rechtsschriften einreichten (§§ 4 und 11 AnwGebV). Die genann- ten Faktoren führen in Anwendung von §§ 2, 4 und 11 AnwGebV zu einer Partei- entschädigung in der Höhe von CHF 22'000.–. Unter Berücksichtigung der oben genannten Verteilungsgrundsätze ist der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 5'500.– zuzusprechen. Die Klägerin hat Anspruch auf eine Entschädigung in der Höhe von CHF 16'500.–. Die Parteientschädigungen sind zu verrechnen, womit der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 11'000.– zuzu- sprechen ist. 11.7. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzu- sprechen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichti- gung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vollen Umfange zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den entsprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche ausserge- wöhnlichen Umstände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (ZR 104 [2005] Nr. 76; SJZ 101 [2005] 531 ff.) Die Klägerin beantragt, die Beklagte zur
- 80 - Zahlung einer Entschädigung inkl. Mehrwertsteuer zu verpflichten (act. 1 S. 5), was wohl so zu verstehen ist, dass auf der Parteientschädigung ein entsprechen- der Zuschlag zu gewähren sei. Die Klägerin behauptet aber keine für die Zuspre- chung der Mehrwertsteuer erforderlichen aussergewöhnlichen Umstände. Daher ist der Klägerin die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen. Auch der Antrag der Klägerin auf Spesenersatz (vgl. act. 1 S. 5) bleibt unbegrün- det, weshalb hierfür keine Entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO zuzuspre- chen ist. Das Handelsgericht beschliesst:
E. 12 März 2012) ein Design bekannt sein konnte, welches sich im Gesamteindruck von den drei Designs der Beklagten nur in unwesentlichen Merkmalen unter- scheidet (vgl. act. 21 Rz. 6 lit. b und d).
Dispositiv
- Auf das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 wird nicht eingetreten.
- Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 wird als gegenstandslos abgeschrie- ben, soweit darauf eingetreten wird.
- Das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, wird zufolge Kla- gerückzugs als erledigt abgeschrieben.
- Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Er- kenntnis. Das Handelsgericht erkennt:
- Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 wird abgewiesen.
- Der Klägerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die nachfolgend wiedergegebene Sauna (Bild Nr. 1) mit aufgehängter Dreieckspritsche (Bil- der Nr. 2 und 3) herzustellen, zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein- oder auszuführen, durch die Schweiz zu führen oder zu diesen Zwecken zu besitzen, sowie bei einer widerrechtlichen Gebrauchshandlung mitzuwir- ken oder deren Begehung zu begünstigen. - 81 - Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist und sie nicht zufolge Klagerückzugs als erledigt abgeschrieben wird.
- Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 15'000.–.
- Die Kosten werden in der Höhe von CHF 3'750.– der Klägerin auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Im Übrigen (CHF 11'250.–) werden die Kosten der Beklagten auferlegt und aus dem von der Beklagten geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.
- Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädi- gung von CHF 11'000.– zu bezahlen.
- Schriftliche Mitteilung an die Parteien (mitsamt den Minderheitsmeinungen) sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geisti- ges Eigentum.
- Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder - 82 - Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 170'000.–. Zürich, 30. November 2015 Handelsgericht des Kantons Zürich Vorsitzender: Gerichtsschreiber: Peter Helm Christian Stalder
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Handelsgericht des Kantons Zürich Geschäfts-Nr.: HG120240-O U/ei Mitwirkend: Oberrichter Peter Helm, Präsident, und Oberrichterin Dr. Helen Kneubühler, die Handelsrichter Matthias Städeli, Dr. Michael Ritscher und Dr. Jacques Troesch sowie der Gerichtsschreiber Christian Stalder Urteil vom 30. November 2015 in Sachen A._____ AG, Klägerin und Widerbeklagte vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ gegen B._____ AG, Beklagte und Widerklägerin vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. iur. Y1._____ vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y2._____ betreffend Design
- 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2 ff.)
1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin mit den nachfolgend wie- dergegebenen Saunagestaltungen die von der Beklagten gestützt auf die folgenden IR-Registrierungen: IR-Sammelgeschmacksmuster Nr.DM/1, Anm. tt.mm.2010, reg. tt.mm.2011 (A) IR-Sammelgeschmacksmuster Nr. DM/2, Anm. tt.mm.2012, reg. tt.mm.2012 (B) IR-Sammelgeschmacksmuster Nr. DM/3, Anm. tt.mm.2008, reg. tt.mm.2008 (C) IR-Sammelgeschmacksmuster Nr. DM/4, Anm. tt.mm.2011, reg. tt.mm.2011 (D) geltend gemachten Rechte nicht verletzt und deshalb auch nicht verpflichtet ist, die folgende Unterlassungserklärung gegenüber der Beklagten abzugeben:
a) " ... es ab sofort zu unterlassen, Saunen mit den im Folgen- den wiedergegebenen Erscheinungsformen herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, einzuführen oder auszuführen, zu benutzen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen".
b) Saunen mit beweglichen vierkantigen Pritschenlatten anzu- bieten wie im Folgenden eingeblendet:
- 3 -
2. Es sei weiter festzustellen, dass die Klägerin auch nicht verpflich- tet ist, die nachfolgenden gegenüber Ziffer 1 modifizierten Unter- lassungserklärungen mit Konventionalstrafverpflichtung (Ziffern 1-
4) abzugeben bzw. dem unter Ziffer 5 erwähnten Auskunftsbe- gehren nachzukommen und sich zum Ersatz von Aufwendungen bzw. von Schaden zu verpflichten:
- 4 -
- 5 -
- 6 -
3. Es sei der Beklagten unter Strafandrohung im Übertretungsfall gestützt auf Art. 292 StGB zu verbieten, in ihren Offerten die fol- genden, im Handel erhältlichen Normprodukte mit dem Vermerk "Design geschützt (Exklusivität B._____)" zu kennzeichnen:
- Kantige Pritschenlatten in Espe 9 cm
- Abluftschieber rechteckig (ein bei D._____ für jedermann er- hältliches Produkt)
- Glastüre rechteckig
- Glasfront 10 mm
- Lautsprecher
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklag- ten (inkl. Spesen und Mehrwertsteuer). Geänderte Rechtsbegehren: (act. 21 S. 2 ff.)
1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte von ihrem Unterlassungs- begehren vom 24. September 2012 rechtsverbindlich Abstand genommen hat, soweit diese nicht im Abmahnschreiben und Un- terlassungsbegehren vom 24. Oktober 2012 enthalten sind, even- tualiter wird am Klagebegehren 1 der Klageschrift vom 08. No- vember 2012 festgehalten;
2. Es sei festzustellen, dass die Klägerin mit den nachfolgend wie- dergegebenen Saunagestaltungen die von der Beklagten gestützt auf die folgenden IR-Registrierungen: IR-Sammelgeschmacksmuster Nr. DM/1, Anm. tt.mm.2010, reg. tt.mm.2011 (A) IR-Sammelgeschmacksmuster Nr. DM/2, Anm. tt.mm.2012, reg. tt.mm.2012 (B) IR-Sammelgeschmacksmuster Nr. DM/3, Anm. tt.mm.2008, reg. tt.mm.2008 (C) IR-Sammelgeschmacksmuster Nr. DM/4, Anm. tt.mm.2011, reg. tt.mm.2011 (D) geltend gemachten Rechte nicht verletzt und deshalb auch nicht verpflichtet ist, die nachfolgenden gegenüber Begehren 1 modifi- zierten Unterlassungserklärungen vom 24. Oktober 2012 mit Konventionalstrafverpflichtung (Ziffern 1-4) abzugeben bzw. dem unter Ziffer 5 erwähnten Auskunftsbegehren nachzukommen und sich zum Ersatz von Aufwendungen bzw. von Schaden zu ver- pflichten:
- 7 -
- 8 -
- 9 -
3. An Rechtsbegehren 3 wird festgehalten;
4. Die Widerklage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf ein- zutreten ist; Eventualiter ist das Unterlassungsbegehren bezogen auf DM 4 auf das Gesamtbild 1.1. zu beschränken unter verbaler Bezeichnung der wesentlichen Gestaltungsmerkmale mit dem expliziten Vorbehalt, dass einzelne Details der Gestaltung wie Vierkant- oder runde Stützen, Dreieckspritschen aufgehängt oder abgestellt nicht generell verboten sind.
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be- klagten und Widerklägerin. Widerklagebegehren: (act. 12 S. 2 ff.)
1. Der Widerbeklagten sei widerklageweise unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB für den Fall der Widerhandlung zu verbieten,
- Pritschen mit durchgehenden Pritschenstützen mit den im Fol- genden wiedergegebenen Ausführungsformen
- sowie aufgehängte Dreieckspritschen mit den im Folgenden wiedergegebenen Ausführungsformen
- 10 -
- sowie Pritschen mit beweglichen Pritschenlatten, wie im Fol- genden abgebildet herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein- und aus- zuführen oder durch die Schweiz zu führen, zu lagern, zu be- werben und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen so- wie zu verbieten, die Gegenstände zu diesen Zwecken zu be- sitzen.
- 11 -
2. Es sei die Widerbeklagte zu verpflichten, über den im Zusam- menhang mit ihren widerrechtlichen Handlungen gemäss Wider- klage-Rechtsbegehren 1. erzielten Umsatz und Gewinn umfas- send Rechnung zu legen, insbesondere durch Herausgabe der Buchhaltung und aller Belege betreffend die Herstellung, den Verkauf und das Inverkehrbringen aller von ihnen angebotenen Ausführungsformen gemäss Widerklage-Rechtsbegehren 1.
3. Es sei die Widerbeklagte zu verpflichten, nach Wahl der Wider- klägerin, die aufgrund des Ergebnisses der Auskunft gemäss Wi- derklage- Rechtsbegehren 2. zu treffen ist,
- entweder der Widerklägerin den Schaden zu ersetzen, welcher ihr aus widerrechtlichen Handlungen der Beklagten gemäss Widerklage-Rechtsbegehren 1. entstanden ist, oder
- der Widerklägerin den Gewinn herauszugeben, den die Wider- beklagte aus ihren widerrechtlichen Handlungen gemäss Wi- derklage-Rechtsbegehren 1. erzielt hat,
- je nebst 5% Zins seit erstmaligem Vertrieb der in Widerklage- Rechtsbegehren 1. beanstandeten Produkte, vorbehältlich ei- ner späteren Festlegung dieses Datums nach Durchführung des Beweisverfahrens. Zu Klage und Widerklage Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Kläge- rin/Widerbeklagten. Sachverhalt und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien Bei der Klägerin und Widerbeklagten (fortan: Klägerin) handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in …. Sie bezweckt u.a. die Planung, Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Saunen und Saunazubehör, Solarien, Fitness- geräten und allen anderen Maschinen und Geräten, hauptsächlich im Gesund- heits- und Fitnessbereich sowie die Ausführung von Holzarbeiten aller Art (act. 1 Rz. 18; act. 3/7).
- 12 - Die Beklagte und Widerklägerin (fortan: Beklagte) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in …, welche u.a. die Fabrikation und den Verkauf von Saunen, Freizeitfabri- kation und verwandter Produkte sowie deren Montage bezweckt (act. 12 Rz. 89; act. 3/6).
b. Prozessgegenstand Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet zunächst die Frage, ob die Klä- gerin mit drei verschiedenen Saunagestaltungen (durchgehende Pritschenstüt- zen, aufgehängte Dreieckspritschen und Pritschen mit beweglichen Pritschenlat- ten) die Designrechte der Beklagten gemäss den Hinterlegungen DM/2, DM/4, DM/1 und DM/3 verletzt (Widerklage) bzw. nicht verletzt (Hauptklage) und ob die Klägerin mit gewissen Saunagestaltungen gegen das Verbot des unlauteren Wettbewerbs verstösst (Widerklage). Ausserdem will die Klägerin der Beklagten verbieten lassen, bestimmte Produkte in Offerten mit dem Vermerk "Design ge- schützt (Exklusivität B._____)" zu kennzeichnen, da diese Angabe unlauter sei.
- 13 - B. Prozessverlauf
a. Klageeinleitung Am 8. November 2012 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin ihre Klageschrift beim Handelsgericht Zürich ein (act. 1).
b. Wesentliche Verfahrensschritte Den ihr mit Verfügung vom 9. November 2012 (act. 5) auferlegten Vorschuss für die Gerichtskosten leistete die Klägerin fristgemäss (act. 9), worauf der Beklagten mit Verfügung vom 28. November 2012 Frist zur Einreichung ihrer Klageantwort angesetzt wurde (act. 10). Mit der Klageantwort vom 15. Februar 2013 erhob die Beklagte Widerklage (act. 12). In der Folge wurde der Beklagten mit Verfügung vom 19. Februar 2013 (act. 14) Frist zur Leistung des Gerichtskostenvorschusses für die Widerklage angesetzt. Dieser wurde innert Frist bezahlt (act. 16). Mit Ver- fügung vom 18. März 2013 wurde der Klägerin Frist zur Einreichung einer zweiten Rechtsschrift angesetzt (act. 19). Innert der ihr angesetzten Frist reichte die Klä- gerin die Replik und Widerklageantwort ein (act. 21). Eine am 23. September 2013 durchgeführte Vergleichsverhandlung führte zu kei- ner Einigung (Prot. S. 9). Anlässlich der Verhandlung beantragten die Parteien aber übereinstimmend eine Sistierung des Verfahrens um zwei Monate (Prot. S. 9). Mit Verfügung vom 24. September 2013 wurde das Verfahren bis am
25. November 2013 sistiert. Mit Eingabe vom 21. Oktober 2013 teilte die Beklagte mit, dass die Vergleichsgespräche zwischen den Parteien gescheitert seien (act. 26). Mit Verfügung vom 24. Oktober 2013 wurde die Sistierung aufgehoben und der Beklagten wurde Frist zur Einreichung ihrer Duplik/Widerklagereplik an- gesetzt (act. 27). Innert der ihr angesetzten Frist reichte die Beklagte ihre zweite Rechtsschrift ein (act. 29). Auf entsprechende gerichtliche Aufforderungen hin (act. 31) reichte die Klägerin innert erstreckter Frist (vgl. act. 33-35; Prot. S. 12) am 3. April 2014 eine weitere Rechtsschrift (Widerklageduplik) ein (act. 37). Diese wurde der Beklagten mit Verfügung vom 8. April 2014 zugestellt (act. 39).
- 14 - Beide Parteien verzichteten auf die Durchführung einer Hauptverhandlung; die Beklagte ausdrücklich mit Eingabe vom 22. Januar 2015 (act. 43); die Klägerin stillschweigend (vgl. Verfügung vom 12. Januar 2015, Prot. S. 15). Erwägungen
1. Formelles zur Klage 1.1. Zuständigkeit Die Klägerin macht in objektiver Klagenhäufung mehrere Ansprüche (Rechtsbe- gehren gemäss Ziff. 1-3) gegen die Beklagte geltend. Eine solche Vereinigung von Ansprüchen ist zulässig, sofern das gleiche Gericht zur Beurteilung sämtli- cher Ansprüche sachlich zuständig ist und die gleiche Verfahrensart zur Anwen- dung kommt (Art. 90 ZPO). Über den Wortlaut hinaus muss das angerufene Ge- richt für alle Ansprüche auch örtlich zuständig sein (OBERHAMMER, in: Kurzkom- mentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 3 zu Art. 90 ZPO). Diese Besonderheiten sind im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der Zuständigkeit zu berücksichtigen. 1.1.1. Örtliche Zuständigkeit 1.1.1.1. Die Klägerin führt aus, dass nach Auffassung der Beklagten ein internati- onaler Sachverhalt vorliege, was aber unzutreffend sei (act. 1 Rz. 9). Die Beklagte äussert sich in ihren Rechtsschriften nicht zur Frage der internationalen Zustän- digkeit. Sie macht lediglich in ihrer Widerklage Ausführungen zur örtlichen Zu- ständigkeit und bezieht sich dabei auf Art. 14 ZPO (act. 12 Rz. 85). Damit bringt sie (implizit) zum Ausdruck, dass nach ihrer Auffassung ein Binnensachverhalt vorliegt. Die Annahme der Klägerin, die Beklagte gehe von einem internationalen Sachverhalt aus, stützt sich wohl auf die Aussage in der Abmahnung vom
24. September 2012, worin der Klägerin gerichtliche Schritte in der Schweiz und in Deutschland in Aussicht gestellt wurden (act. 3/2 S. 6). In der Replik nimmt die Klägerin noch einmal zur Internationalität Stellung und führt aus, dass nicht er- sichtlich sei, weshalb ein ausländisches Gericht in dieser Sache überhaupt zu- ständig sein sollte, gehe es doch um eine Streitigkeit zwischen zwei Schweizer
- 15 - Firmen, welche hauptsächlich (die Beklagte) bzw. ausschliesslich (die Klägerin) auf dem Schweizer Markt aufträten (act. 21 Rz. 23). 1.1.1.2. Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizeri- scher Gerichte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Die Anwendbar- keit des IPRG und von völkerrechtlichen Verträgen setzt das Vorliegen eines in- ternationalen Sachverhalts voraus. Erforderlich ist ein über den schweizerischen Rechtsraum hinausreichender Bezug. Welcher Art und Intensität der Auslandsbe- zug sein muss, wird gesetzlich nicht definiert; es ist im Einzelfall unter Berücksich- tigung des Sachbereichs zu prüfen, ob ein genügender Auslandsbezug vorliegt (BGE 131 III 76 E. 2.3). 1.1.1.3. Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in … (act. 3/7). Die Beklagte ist ebenfalls eine Aktiengesellschaft nach schweizeri- schem Recht, die in ... domiziliert ist (act. 3/6). In der Sache geht es zunächst um zwei Feststellungsklagen (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 und 2), mit welchen die Klägerin eine Verletzung von Designrechten der Beklagten bestreitet. Eine inter- nationale Komponente ist insofern auszumachen, als die im Streit liegenden De- signrechte der Beklagten bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) mit Schutzwirkung für die EU und die Schweiz (DM/2, DM/4, DM/1; act. 13/12, act. 13/13, act. 13/15) bzw. für die EU, die Schweiz und Liechtenstein (DM/3; act. 13/14) international hinterlegt sind (vgl. dazu STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Stämpflis Handkommentar zum Designgesetz, 2006, N. 1 zu Art. 29 DesG). Im vorliegenden Verfahren geht es indes nur um die Wir- kungen bzw. Grenzen der für die Schweiz angemeldeten Schutzrechte. Dies er- hellt aus den Ausführungen der Klägerin, wonach Schutz für die Schweiz bean- sprucht werde (act. 1 Rz. 41). Missverständlich ist vor diesem Hintergrund die Aussage in der Klagebegründung, wonach vor dem zuständigen Gericht sowohl die Nichtverletzung eines schweizerischen als auch eines ausländischen Immate- rialgüterrechts geltend gemacht werden könne (act. 1 Rz. 11). Gemeint ist wohl, dass einem international hinterlegten Design mit Benennung Schweiz der Schutz
- 16 - des Designgesetzes (DesG) zukommt (vgl. Art. 29 DesG). Ein genügender Aus- landsbezug liegt nach dem Gesagten nicht vor. 1.1.1.4. Weiter macht die Klägerin einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch geltend (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3). Der diesbezügliche Sachverhalt erweist sich ohne Weiteres als rein national. Die beanstandete Offerte der Beklagten richtet sich an Kunden in …. Auslandsbezüge werden weder behauptet noch sind sie er- sichtlich. Die Streitigkeit weist damit insgesamt keine relevanten Auslandsbezüge auf. Somit richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach der ZPO. 1.1.1.5. Zur Bestimmung des örtlich zuständigen Gerichts kommen vorliegend die Grundsatzbestimmung für Klagen aus unerlaubter Handlung (Art. 36 ZPO) und Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO (allgemeiner Gerichtsstand am Sitz der beklagten Partei) in Betracht. Die strittige Frage (vgl. dazu WIDMER/LEIS, Zuständigkeiten gemäss ZPO im Immaterialgüterprozess, sic! 2012, 363, 367), ob sich die Zuständigkeit für negative Feststellungsklagen des mutmasslichen Schädigers aus Art. 36 ZPO oder aus Art. 10 ZPO ergibt, kann hier offen gelassen werden. Beide Bestimmun- gen sehen einen Gerichtsstand am Sitz der beklagten Partei vor. Die örtliche Zu- ständigkeit des hiesigen Gerichts ist mit Blick auf die Feststellungsbegehren folg- lich begründet. Ebenfalls begründet ist die Zuständigkeit für den lauterkeitsrechtli- chen Anspruch. Die Zuständigkeit ergibt sich hierfür aus Art. 36 ZPO (vgl. MARTI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 6 zu Art. 36 ZPO). 1.1.2. Sachliche Zuständigkeit Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG ist das Handelsgericht für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum einschliesslich der Strei- tigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte als einzige Instanz zuständig. Die beiden Feststel- lungsklagen (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 und 2) sind als immaterialgüterrecht- liche Streitigkeiten im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO zu qualifizieren, zu deren Beurteilung das Handelsgericht zuständig ist. Weiter macht die Klägerin einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch geltend (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3). Das
- 17 - Handelsgericht beurteilt Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG). Die Klä- gerin beziffert den Streitwert ihrer Begehren auf mindestens CHF 50'000.–, ohne zu differenzieren, welchen Streitwert sie ihrem lauterkeitsrechtlichen Begehren beimisst (vgl. act. 1 Rz. 16 f.). Ist die sachliche Zuständigkeit streitwertabhängig, so erfolgt zu deren Bestimmung vorab eine Zusammenrechnung der Streitwerte aller gehäufter Rechtsbegehren, sofern sich die Ansprüche nicht gegenseitig aus- schliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO; vgl. dazu MARKUS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 14 zu Art. 90 ZPO). Folglich steht einer objektiven Klagenhäufung von Rechtsbegehren innerhalb des sachlichen Zuständigkeitsbereichs des Handelsgerichts nicht entgegen, dass einzelne An- sprüche für sich alleine einen vorausgesetzten Streitwert unterschreiten (vgl. LIVSCHITZ, in: Stämpflis Handkommentar zur ZPO, 2010, N. 10 zu Art. 90 ZPO). Insofern kann an dieser Stelle offen bleiben, wie hoch der Streitwert des lauterkeitsrechtlichen Begehrens anzusetzen ist. Die von der Klägerin gestellten Begehren schliessen sich nicht gegenseitig aus und die Zusammenrechnung der einzelnen Ansprüche führt zu einem Streitwert von über CHF 30'000.–. Entspre- chendes gilt im Übrigen für die Bestimmung der anwendbaren Verfahrensart: Auf- grund der Zusammenrechnung ist für alle Ansprüche das ordentliche Verfahren anwendbar. Das Handelsgericht ist damit auch zur Beurteilung des lauterkeits- rechtlichen Anspruchs zuständig. 1.2. Klageänderung 1.2.1. In Ziff. 1 der Rechtsbegehren gemäss Klageschrift (act. 1) ersucht die Klä- gerin um Feststellung, dass sie mit einzelnen, in der Folge abgebildeten Sauna- gestaltungen die Designrechte der Beklagten nicht verletze und sie deshalb nicht verpflichtet sei, gegenüber der Beklagten eine im Wortlaut abgedruckte Unterlas- sungserklärung abzugeben (vgl. Verpflichtungserklärung gemäss Abmahnungs- schreiben vom 24. September 2012, act. 3/2 S. 7 f.). In Ziff. 2 verlangt sie sodann, es sei weiter festzustellen, dass sie auch nicht verpflichtet sei, eine - im Vergleich mit der Erklärung gemäss Ziff. 1 - modifizierte, wiederum im Wortlaut wiederge-
- 18 - gebene Unterlassungserklärung abzugeben (vgl. Verpflichtungserklärung gemäss Abmahnungsschreiben vom 24. Oktober 2012, act. 3/3 S. 5 ff.). 1.2.2. Nachdem die Beklagte in der Klageantwort (act. 12) darauf hingewiesen hatte, dass die Abmahnung vom 24. September 2012 längst nicht mehr ihrem ak- tuellen Abmahnungs- bzw. Unterlassungsbegehrensinhalt entspreche (vgl. act. 12 Rz. 20), sah sich die Klägerin zur Modifizierung eines ihrer Rechtsbegehren ver- anlasst. Sie ersucht nun in der neu formulierten Ziff. 1 ihrer Rechtsbegehren um Feststellung, dass die Beklagte von ihren Unterlassungsbegehren vom
24. September 2012 rechtsverbindlich Abstand genommen habe, soweit diese nicht im Abmahnschreiben und Unterlassungsbegehren vom 24. Oktober 2012 enthalten seien, eventualiter werde am Klagebegehren 1 der Klageschrift festge- halten. 1.2.3. Eine Klageänderung im Vorbereitungsverfahren ist zulässig, wenn der ge- änderte oder neue Anspruch in der gleichen Verfahrensart wie der bisherige zu beurteilen ist und mit diesem in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). 1.2.4. Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei der neu formulierten Ziff. 1 der klägerischen Rechtsbegehren um ein geändertes Begehren und nicht etwa - als Reaktion auf die Widerklage der Beklagten - um eine Wider-Widerklage handelt. Eine solche wäre ohnehin unzulässig (vgl. Art. 224 Abs. 3 ZPO). Die Verpflich- tungserklärung gemäss Abmahnungsschreiben vom 24. September 2012 war be- reits Gegenstand der Klageschrift. Verlangt wird neu aber nicht mehr die Feststel- lung, dass die Klägerin nicht verpflichtet sei, eine derartige Unterlassungserklä- rung abzugeben, sondern dass die Beklagte davon Abstand genommen habe, die Klägerin zur Abgabe einer solchen Erklärung anzuhalten. Damit ändert die Kläge- rin einerseits das Rechtsbegehren und passt andererseits das Klagefundament teilweise an. Es liegt also eine Klageänderung vor, deren Zulässigkeit sich nach Art. 227 Abs. 1 ZPO richtet. 1.2.5. Die Klägerin macht - wie bereits ausgeführt - mehrere Ansprüche gegen die Beklagte geltend. Dabei ist der Streitwert der geltend gemachten Ansprüche
- 19 - grundsätzlich zusammenzurechnen (Art. 93 Abs. 1 ZPO; vgl. dazu bereits Ziff. 1.1.2.). Die Klägerin beziffert den Streitwert ihrer Begehren auf mindestens CHF 50'000.–, ohne zu differenzieren, welchem Begehren sie welchen Streitwert beimisst (act. 1 Rz. 16 f.). Aus der Zusammenrechnung der einzelnen Streitwerte resultiert vorliegend aber jedenfalls ein Streitwert von über CHF 30'000.–. Der ge- änderte Anspruch ist damit, wie der bisherige Anspruch - zusammen mit den übri- gen Begehren -, im ordentlichen Verfahren zu behandeln (vgl. Art. 243 ZPO). Der geänderte Anspruch steht mit dem bisherigen Anspruch ausserdem in einem sachlichen Zusammenhang, stützt sich doch die Klägerin im Wesentlichen auf denselben Lebensvorgang, nämlich das Abmahnungsschreiben vom
24. September 2012. Die Klageänderung erweist sich damit im Ergebnis als zu- lässig. Über die Zulässigkeit des geänderten Begehrens ist damit aber noch nichts gesagt (vgl. dazu Ziff. 1.3.1.5.). 1.2.6. Wird in diesem Entscheid (einschliesslich Entscheiddispositiv) Bezug auf die Rechtsbegehren der Klägerin genommen, sind damit die geänderten Rechts- begehren gemeint. Soweit sich Ausführungen auf die ursprünglichen Rechtsbe- gehren beziehen, wird dies entsprechend vermerkt. 1.3. Rechtsschutzinteresse 1.3.1. Immaterialgüterrechtliche Ansprüche (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 und 2) 1.3.1.1. Die Klägerin will zum einen feststellen lassen, dass die Beklagte vom Un- terlassungsbegehren vom 24. September 2012 rechtsverbindlich Abstand ge- nommen habe (Ziff. 1). Zum anderen ersucht sie um Feststellung, dass sie mit einzelnen Saunagestaltungen die Designrechte der Beklagten nicht verletze und sie deshalb nicht verpflichtet sei, gegenüber der Beklagten verschiedene Unter- lassungserklärungen abzugeben, einem Auskunftsbegehren nachzukommen und sich zum Ersatz von Aufwendungen bzw. Schaden zu verpflichten (Ziff. 2). Die Rechtsbegehren sind demnach als Feststellungsbegehren formuliert.
- 20 - 1.3.1.2. Die Parteien sind unterschiedlicher Auffassung, ob die Feststellungskla- gen zulässig sind. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass seit Erhalt der beiden Abmahnungsschreiben vom 24. September 2012 bzw. 24. Oktober 2012 Unsicherheit darüber bestehe, ob sie gleich in drei Bereichen Designrechte der Beklagten verletze. Mit dem Verbot von durchlaufenden Stützen, beweglichen und dreieckigen Pritschen würde ihre wirtschaftliche Entfaltung auf mehreren Ebenen gravierend eingeschränkt. Ausserdem fordere die Beklagte Schadenersatz und wolle eine Vertragsstrafe in der Höhe von CHF 10'000.– durchsetzen (act. 21 Rz. 7 ff.). 1.3.1.3. Nach dem Dafürhalten der Beklagten hat die Klägerin kein schutzwürdi- ges Interesse an der negativen Feststellungsklage, weshalb auf die Klage nicht einzutreten sei. Nach Rechtsprechung und Lehre sei bei einer negativen Feststel- lungsklage von äusserst restriktiven Voraussetzungen auszugehen (act. 12 Rz. 11). Es sei insbesondere zu berücksichtigen, dass die Klägerin mit einer bal- digen Leistungsklage der Beklagten hätte rechnen müssen und ihr ein Zuwarten bis zur Klärung der Rechtslage im Rahmen eines solchen Prozesses zumutbar gewesen wäre (act. 29 Rz. 20 f.). Weiter sei zu beachten, dass der Inhalt des Abmahnschreibens eng spezifiziert sei; moniert worden seien nur drei spezifische Saunabau-Elemente (Pritschen mit durchgehenden Vierkantpritschenstützen, aufgehängte Dreieckspritschen und Pritschen mit beweglichen, vierkantigen Prit- schenlatten). Das gegenwärtige Angebot auf der Website der Klägerin zeige, dass diese abgemahnten Elemente nur einen kleinen Anteil ihrer angebotenen Pro- duktpalette tangieren würde (act. 12 Rz. 16). Sodann sei zu berücksichtigen, dass die Zulassung der negativen Feststellungsklage sie zur vorzeitigen Prozess- und Beweisführung zwingen würde, obwohl ihr noch wenig Informationen über die ef- fektiv vertriebenen Saunen der Klägerin vorlägen (act. 12 Rz. 16). 1.3.1.4. Gemäss Art. 33 DesG kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, ge- richtlich feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach dem Ge- setz besteht oder nicht besteht. Ein genügendes Interesse besteht, wenn kumula- tiv (i) die Rechtsstellung des Klägers ungewiss oder gefährdet ist, (ii) die Fortdau- er der Ungewissheit unzumutbar ist und (iii) nicht auf andere Weise behoben wer-
- 21 - den kann, insbesondere durch Leistungs- oder Gestaltungsklage (STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, a.a.O., N. 32 zu Art. 33 DesG). Namentlich bei negativen Feststellungskla- gen ist zudem auf die Interessen der Beklagten Rücksicht zu nehmen. Wer auf negative Feststellung klagt, zwingt damit die beklagte Partei zu vorzeitiger Pro- zessführung. Ein vorzeitiger Prozess aber kann den Gläubiger bzw. Geschädigten benachteiligen, indem er ihn zur Beweisführung zwingt, bevor er dazu bereit und in der Lage ist, und bevor er seinerseits aus eigenem Antrieb klagen würde (BGE 120 II 20 E. 3a). Fehlt ein schutzwürdiges Interesse, ist auf die Klage nicht einzu- treten (Umkehrschluss aus Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a ZPO). 1.3.1.5. Das Feststellungsinteresse ist für die beiden Rechtsbegehren (Ziff. 1 und
2) gesondert zu beurteilen, wobei zu berücksichtigen ist, dass das zweite Rechts- begehren verschiedene Komponenten enthält. Das erste Rechtsbegehren ist schwer verständlich. Dessen Sinn ist unter Berücksichtigung der Begründung zu ermitteln. Darin führt die Klägerin aus, dass das Gericht entsprechend der Äusse- rung in der Klageantwort rechtsverbindlich feststellen könne, dass die Beklagte vom Unterlassungsbegehren 1 Abstand nehme. Sollte die Beklagte das verbindli- che Abstandnehmen widerrufen, werde am ursprünglichen Begehren 1 festgehal- ten (act. 21 Rz. 26). Fest steht, dass die Beklagte in der Klageantwort ausführt, die Abmahnung vom 24. September 2012 entspreche längst nicht mehr ihrem ak- tuellen Abmahnungs- bzw. Unterlassungsbegehrensinhalt. Mit ihrem zweiten, modifizierten Abmahnschreiben und dem Verweis auf die beigelegte überarbeitete Verpflichtungserklärung habe sie gerade deutlich gemacht, dass sie sich nur noch auf letztere abstütze (act. 12 Rz. 20). Gegenteiliges wird von ihr in der Duplik nicht ausgeführt (vgl. act. 29 Rz. 28). Das eventualiter gestellte Begehren ist da- mit - im Einklang mit der Auffassung der Klägerin - hinfällig. Hinsichtlich des Hauptbegehrens führt die Beklagte aus, dass die Klägerin damit die Feststellung von Tatsachen verlange. Dies sei kein zulässiger Gegenstand einer Feststel- lungsklage (act. 29 Rz. 28). Darin ist der Beklagten zuzustimmen. Für die Fest- stellung einer blossen Tatsache besteht kein schutzwürdiges Interesse (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 33 zu Art. 33 DesG; MARKUS, a.a.O., N. 35 zu Art. 88 ZPO; BESSENICH/BOPP, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 4 zu Art. 88 ZPO). Letztlich zielt die Klägerin
- 22 - aber genau darauf ab. Sie will die Beklagte "beim Wort" nehmen (vgl. act. 21 Rz. 26) und dementsprechend vom Gericht feststellen lassen, dass die Beklagte Abstand von ihrem Unterlassungsbegehren vom 24. September 2012 genommen hat. Es soll mithin gerichtlich festgehalten werden, dass die Beklagte eine be- stimmte Erklärung abgegeben oder - je nach Sichtweise - widerrufen hat. Bei die- sem äusserlich wahrnehmbaren Vorgang handelt es sich um eine Tatsache. Das Feststellungsbegehren erweist sich damit als unzulässig. Der Vollständigkeit hal- ber ist anzufügen, dass die Klägerin mit der beantragten Feststellung nichts ge- winnen würde. Damit wäre nämlich weder festgestellt, dass die umstrittenen Rechte der Beklagten nicht verletzt wurden noch wäre die Beklagte verpflichtet, von gleichartigen Unterlassungsforderungen in Zukunft abzusehen. Einer späte- ren Leistungsklage der Beklagten würde demnach nichts entgegen stehen und die rechtliche Ungewissheit würde andauern. Auch insofern fehlt es an einem schutzwürdigen Interesse. Nach dem Gesagten ist auf das Rechtsbegehren ge- mäss Ziff. 1 nicht einzutreten. 1.3.1.6. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass die Ausführungen der Be- klagten auch nicht etwa als Anerkennung des ursprünglichen klägerischen Begeh- rens gemäss Ziff. 1 gedeutet werden können. Die Beklagte äussert sich in der Klageantwort lediglich zu vorprozessualen Geschehnissen und kommt zum Schluss, das klägerische Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1a und 1b erweise sich vor diesem Hintergrund als obsolet (vgl. act. 12 Rz. 20). Eine Äusserung zum Rechtsbegehren und eine Anerkennung im Sinne einer Unterwerfung unter dieses kann darin nicht erblickt werden. 1.3.1.7. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 enthält mehrere Elemente. Zunächst ersucht die Klägerin damit um Feststellung, dass sie mit einzelnen, in der Abmah- nung vom 24. Oktober 2012 enthaltenen Saunagestaltungen vier registrierte De- signs der Beklagten nicht verletze. Es ist der Klägerin beizupflichten, dass nach zweimaliger schriftlicher Abmahnung und Aufforderung zur Unterzeichnung zwei- er Unterlassungserklärungen eine rechtliche Ungewissheit besteht (vgl. act. 21 Rz. 13). Daran ändert nichts, dass die Beklagte ihre Forderungen nach dem ers- ten Abmahnungsschreiben in einem zweiten Schreiben spezifiziert hat. Vielmehr
- 23 - ist dieses Vorgehen geeignet, eine rechtliche Ungewissheit zu verschärfen, denn sieht sich der mutmassliche Verletzer mit wechselnden Forderungen konfrontiert, fällt es umso schwerer, das eigene Verhalten so auszurichten, dass keine rechtli- chen Konsequenzen zu gewärtigen sind. Damit geht eine Beschränkung der wirt- schaftlichen Bewegungsfreiheit einher, womit die rechtliche Ungewissheit unzu- mutbar wird. Die Klage auf Feststellung der Nichtverletzung ist sodann das einzi- ge Mittel, welches der Klägerin zur Abklärung der Rechtmässigkeit ihres Verhal- tens zur Verfügung steht. Das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses ist demzu- folge zu bejahen. Dieses Resultat steht im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach i.d.R. von einem schutzwürdigen Interesse an einer ne- gativen Feststellungsklage auszugehen ist, wenn der vermeintliche Verletzer ver- warnt wurde (BGE 129 III 545 E. 1). Zu keinem anderen Schluss gelangt man, wenn die Interessen der Beklagten in die Überlegungen mit einbezogen werden. Nach der Darstellung der Beklagten würde sie mit der negativen Feststellungskla- ge zur vorzeitigen Prozess- und Beweisführung gezwungen (act. 12 Rz. 16). Die- ses Argument entkräftet sie gleich selbst, wenn sie mit der Klageantwort Wider- klage erhebt und damit den praktisch gleichen Sachverhalt zum Gegenstand einer Leistungsklage macht. Die von der Beklagten genannten Schwierigkeiten bei der Beweisführung sind denn auch nicht durch eine vorzeitige Prozessführung be- dingt. Vielmehr liegt die Schwierigkeit darin, dass ihr Informationen fehlen, die sich in der Sphäre der Klägerin befinden, wie sie selbst darlegt (vgl. act. 12 Rz. 126 f.). Diese Schwierigkeit würde auch zu einem späteren Zeitpunkt beste- hen und kann nur durch die Mitwirkung der Klägerin entschärft werden. Damit kann festgehalten werden, dass bei Anhängigmachung der Klage ein schutzwür- diges Interesse bestand, soweit die Klägerin die Feststellung einer Nichtverlet- zung von Rechten der Beklagten verlangt. Welche Folgen das widerklageweise geltend gemachte Leistungsbegehren für das Feststellungsbegehren hat, wird später aufgezeigt (vgl. Ziff. 3.2.). 1.3.1.8. Mit ihrem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 will die Klägerin sodann fest- stellen lassen, dass sie nicht verpflichtet sei, verschiedene Unterlassungserklä- rungen abzugeben, einem Auskunftsbegehren nachzukommen und sich zum Er- satz von Aufwendungen bzw. Schaden zu verpflichten. Dass hierfür ein schutz-
- 24 - würdiges Interesse bestehen würde, zeigt die Klägerin nicht auf und ist auch nicht ersichtlich. Würde die Feststellungsklage insofern gutgeheissen, als festgestellt würde, die Klägerin verletze mit den beanstandeten Saunagestaltungen die De- signrechte der Beklagten nicht, wäre dem Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin ohne Weiteres Genüge getan. Die Pflicht zur Unterlassung bestimmter Handlun- gen, der Informationsanspruch sowie die Schadenersatzpflicht sind direkte Folgen einer Designrechtsverletzung (vgl. Art. 35 DesG). Würde aber festgestellt, dass die Klägerin keine Designrechtsverletzung begangen hat, würden dementspre- chend auch keine weitergehenden Verpflichtungen der vermeintlichen Verletzerin bestehen. Hierzu bedarf es keiner besonderen Feststellung. Demnach ist ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin insofern zu verneinen, als sie feststellen lassen will, dass sie nicht verpflichtet sei, gegenüber der Beklagten verschiedene Unterlassungserklärungen abzugeben, einem Auskunftsbegehren nachzukom- men und sich zum Ersatz von Aufwendungen bzw. Schaden zu verpflichten. Diesbezüglich ist auf die Klage nicht einzutreten. 1.3.1.9. Anzumerken ist schliesslich, dass unter gewissen Umständen eine unge- rechtfertigte Verwarnung Anlass zu einer Klage wegen unlauteren Wettbewerbs sein kann (vgl. HEINRICH, Kommentar zum Designgesetz, 2. Aufl. 2014, N. 8 zu Art. 10 DesG; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 24 zu Art. 10 DesG). Auch das UWG bietet indes keine Grundlage für eine Feststellung der beantragten Art. Mit einer wettbewerbsrechtlich motivierten Klage könnte bspw. um Feststellung er- sucht werden, dass die Verwarnung durch die Beklagte unlauter sei (Feststel- lungsklage) oder dass die Beklagte derartige Verwarnungen inskünftig zu unter- lassen habe (Leistungsklage). Nichts Derartiges macht die Klägerin aber zum Gegenstand ihres Begehrens. Damit bleibt es bei der festgestellten Unzulässig- keit dieses Teils des Rechtsbegehrens. 1.3.2. Wettbewerbsrechtlicher Anspruch (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3) 1.3.2.1. Mit dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 will die Klägerin der Beklagten verbieten lassen, bestimmte Produkte in Offerten mit dem Vermerk "Design ge- schützt (Exklusivität B._____)" zu kennzeichnen. Das Begehren ist dem Wortlaut nach als Leistungsbegehren formuliert. Gleichwohl wird es von der Klägerin
- 25 - mehrmals in den Zusammenhang mit den beiden Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 1 und 2 gebracht (vgl. act. 21 Rz. 17 f., 21). Einmal erwähnt die Klägerin so- gar, dass sie "nicht nur negative Feststellungsbegehren, sondern auch ein positi- ves (Begehren 3)" stelle (act. 21 Rz 8). Die Replik schliesst sie mit den Worten, "Aus ausgeführten Gründen sind die Feststellungsbegehren gutzuheissen und die Widerklage abzuweisen […]" (act. 21 Rz. 95). Die Klägerin führt aber auch aus, dass sie als am Markt Beteiligte legitimiert sei, die Unterlassung der irreführenden Kennzeichnungen zu beantragen (act. 1 Rz. 70). Zu Recht trägt die Beklagte vor, dass die Ausführungen der Klägerin missverständlich seien (act. 29 Rz. 22). Die Auslegung des Rechtsbegehrens nach Treu und Glauben (vgl. dazu BGer 4A_551/2008 E. 2.2) führt zum Schluss, hier von einem Leistungsbegehren aus- zugehen. Namentlich der klare Wortlaut des Rechtsbegehrens sowie die Erklä- rung in der Klagebegründung, wonach die Klägerin die Unterlassung der irrefüh- renden Kennzeichnungen bezwecke, legen diesen Schluss nahe. Kommt hinzu, dass die Klägerin im Rubrum ihrer Replik unter anderem den Betreff "Unterlas- sungsbegehren" aufführt. Damit gemeint ist wohl Ziff. 3 ihrer Rechtsbegehren. Nachfolgend ist folglich von einem Unterlassungsbegehren auszugehen. 1.3.2.2. Wie jedes Rechtsbegehren setzt auch die Geltendmachung eines Unter- lassungsanspruchs ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus, das besteht, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar droht, d.h. wenn das Verhalten der beklagten Partei die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann die Tatsache sein, dass analoge Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben (Wiederholungsgefahr) und eine Verwar- nung keine Wirkung gezeigt hat oder zwecklos wäre. Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann angenommen werden, wenn der Beklagte die Wi- derrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermu- ten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72 E. 2a; RÜETSCHI/ROTH, in: Basler Kommentar UWG, 2013, N. 16 zu Art. 9 UWG). 1.3.2.3. Die Beklagte bestreitet die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens (vgl. act. 12 Rz. 33 ff.). Vor diesem Hintergrund ist von einem hinreichenden Rechtsschutzin-
- 26 - teresse der Klägerin auszugehen. Dies wird im Übrigen auch von der Beklagten nicht in Abrede gestellt (vgl. act. 12 Rz. 37). Auf das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 ist folglich einzutreten.
2. Formelles zur Widerklage 2.1. Zulässigkeit der Widerklage 2.1.1. Nach Art. 224 Abs. 1 ZPO kann die beklagte Partei in der Klageantwort Wi- derklage erheben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Ver- fahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist. Ein sachlicher Zusammenhang von Klage und Widerklage ist nur vorausgesetzt, wenn für die Widerklage am Ge- richtsstand der Hauptklage ausser dem besonderen Gerichtsstand der Widerkla- ge gemäss Art. 14 ZPO kein Gerichtsstand besteht. 2.1.2. Die Beklagte hat die Widerklage mit ihrer schriftlichen Klageantwort (vgl. act. 12 Rz. 85 ff.) und somit rechtzeitig eingereicht. Sie macht damit mehrere Un- terlassungsansprüche (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1), ein Informationsbe- gehren (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 2) und kompensatorische Ansprüche (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 3) gegen die Klägerin geltend. Nachdem sich der Streitwert - wie bereits dargelegt (vgl. Ziff. 1.2.5.) - aus der Zusammenrech- nung der gehäuft geltend gemachten Rechtsbegehren ergibt und dieser zusam- mengerechnete Streitwert nach Angaben der Beklagten auf mindestens CHF 150'000.– (act. 12 Rz. 87) bzw. nach Auffassung der Klägerin auf mindes- tens CHF 50'000.– (act. 21 Rz. 68 i.V.m. act. 1 Rz. 16 f.) zu veranschlagen ist, sind die Widerklagebegehren im ordentlichen Verfahren zu beurteilen (vgl. Art. 243 ZPO). Damit steht fest, dass die Widerklage nach der gleichen Verfah- rensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist (vgl. Ziff. 1.2.5.). Die Widerklage er- weist sich daher mit Blick auf Art. 224 Abs. 1 ZPO als zulässig. 2.2. Zuständigkeit 2.2.1. Wie die Klägerin macht die Beklagte in objektiver Klagenhäufung mehrere Ansprüche (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1-3) geltend. Auf die entsprechen-
- 27 - den Voraussetzungen (vgl. Ziff. 1.1.) ist im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der Zuständigkeit einzugehen. 2.2.2. Örtliche Zuständigkeit 2.2.2.1. Was die Internationalität des Sachverhalts anbelangt, kann zunächst auf die vorstehenden Ausführungen zur Klage verwiesen werden (vgl. Ziff. 1.1.1.3.). Auch die Widerklagebegehren weisen keine relevanten Auslandsbezüge auf. 2.2.2.2. Die Begehren der Beklagten sind als immaterialgüterrechtlich (Widerkla- gebegehren gemäss Ziff. 1-3) bzw. als lauterkeitsrechtlich (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1 soweit es um eine Verletzung des UWG geht) zu qualifizieren und fallen damit in den Anwendungsbereich von Art. 36 ZPO (vgl. HAAS/STRUB, in: Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 5 zu Art. 36 ZPO). Die genannte Bestim- mung sieht einen Gerichtsstand am Sitz der geschädigten Person vor. Im Rah- men der Widerklage ist die Beklagte als geschädigte Person zu behandeln. Sie hat Sitz in … (act. 3/6). Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ist damit begründet. 2.2.3. Sachliche Zuständigkeit 2.2.3.1. Die geltend gemachten Ansprüche der Beklagten (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1-3) sind - soweit sie sich auf das DesG stützen - als immaterialgü- terrechtliche Streitigkeiten im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO zu qualifizieren, zu deren Beurteilung das Handelsgericht zuständig ist (vgl. § 44 lit. a GOG). Die Un- terlassungsbegehren (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1) begründet die Beklag- te zudem - unter teilweiser Erweiterung der Sachverhaltsbehauptungen - mit einer Verletzung des UWG. Das Handelsgericht beurteilt Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG). Der Streitwert beträgt vorliegend mindestens CHF 50'000.– (vgl. Ziff. 2.1.2.). Das Handelsgericht ist damit zur Beurteilung aller geltend gemachten Ansprüche der Beklagten sachlich zuständig.
- 28 - 2.3. Rechtsschutzinteresse Die Klägerin macht geltend, die Beklagte habe in keiner Weise ein Interesse an ihren Widerklagebegehren nachgewiesen, womit es an einer Prozessvorausset- zung fehle (act. 21 Rz. 67). Die Beklagte begründet ihr Rechtsschutzinteresse damit, dass die Klägerin die Widerrechtlichkeit ihres Tuns bestreite und die bean- standeten Produkte auf ihrer Website abbilde (act. 12 Rz. 122 ff.). 2.3.1. Immaterialgüterrechtliche Ansprüche (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1-3) 2.3.1.1. Das Rechtsschutzinteresse des Klägers ist bei Abwehrklagen nach Art. 35 Abs. 1 DesG meist evident und nicht gesondert nachzuweisen; es ergibt sich direkt aus einer behaupteten Designrechtsverletzung (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 13 und 101 f. zu Art. 35 DesG; HEINRICH, a.a.O., N. 94 ff. zu Art. 35 DesG). 2.3.1.2. Die Beklagte beruft sich auf eine Verletzung ihrer Designrechte. Damit besteht ein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung ihrer immaterialgüter- rechtlich begründeten Rechtsbegehren. 2.3.2. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1) 2.3.2.1. Die Beklagte begründet ihre Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 1 zum einen mit Designrechtsverletzungen, zum anderen mit einem Verstoss gegen das UWG. Zum schutzwürdigen Interesse kann auf die Ausführungen unter Ziff. 1.3.2.2. verwiesen werden. Hervorzuheben ist auch hier, dass von einem schutzwürdigen Interesse an einem Unterlassungsbegehren auszugehen ist, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet. 2.3.2.2. Die Klägerin bestreitet die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens sowohl in der Begründung ihrer eigenen Klage als auch im Rahmen der Widerklage umfassend. Vor diesem Hintergrund ist von einem hinreichenden Rechtsschutzinteresse der Beklagten auszugehen.
- 29 - 2.4. Klagerückzug 2.4.1. Mit ihrem Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1 stellt die Beklagte ein Unter- lassunsbegehren betreffend bewegliche Pritschenlatten. In der Duplik wird dieses Begehren von ihr "fallengelassen" (vgl. act. 29 S. 2 und Rz. 81). 2.4.2. Die entsprechende Parteierklärung stellt einen Klagerückzug dar (vgl. dazu auch den von der Beklagten verwendeten Wortlaut ["zurückgezogen"] im Zusam- menhang mit den Ausführungen zu den Kostenfolgen, act. 29 Rz. 81), welcher den Prozess in Bezug auf diese Streitfrage unmittelbar beendet (vgl. LEUMANN LIEBSTER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO,
2. Aufl. 2013, N. 17 zu Art. 241 ZPO) und die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheids hat (Art. 241 Abs. 2 ZPO). In diesem Punkt ist das Verfahren zufolge Rückzugs abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). 2.4.3. Die Klägerin trägt in der Widerklageduplik vor, dass die Beklagte mit Fallen- lassen des Widerklagebegehrens 1, 3. Spiegelstrich, sinngemäss ihr negatives Feststellungsbegehren betreffend bewegliche Pritschenlatten anerkannt habe, wovon Vormerk zu nehmen sei (act. 37 Rz. 1 und 3). Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Wie später noch eingehender aufzuzeigen ist (vgl. Ziff. 3.2.), liegt zwischen den von der Klägerin und der Beklagten geltend gemachten Ansprü- chen - jedenfalls teilweise - Identität vor. Die Klägerin äussert sich widersprüchlich dazu, wie es sich diesbezüglich mit den Begehren zu den beweglichen Pritschen- latten verhält. Zunächst führt sie aus, das Widerklagebegehren sei in Bezug auf die beweglichen Pritschenlatten umfassender formuliert als ihr Feststellungsbe- gehren (act. 37 Rz. 2). An anderer Stelle hält sie fest, dass in den Widerklagebe- gehren 1 und 2 kein zusätzlicher Anspruch zu den in der negativen Feststellungs- klage geltend gemachten Ansprüchen der Widerklägerin [recte: Widerbeklagten] formuliert werde bzw. in der Widerklage dieselben Ansprüche wiederholt würden (act. 37 Rz. 5 und 29). So oder anders ist vorliegend von Identität auszugehen. Der Begriff der Anspruchsidentität ist nicht grammatikalisch, sondern inhaltlich zu verstehen. Trotz abweichender Umschreibung sind zwei Ansprüche nicht ver- schieden, wenn der eine Anspruch im anderen enthalten ist oder wenn das kont- radiktorische Gegenteil zur Beurteilung gestellt wird (vgl. BGE 139 III 126
- 30 - E. 3.2.3). Nach der einen Argumentation der Klägerin wäre die Identität insofern zu bejahen, als der von ihr geltend gemachte Anspruch in jenem der Beklagten enthalten wäre. Im anderen Fall wäre das kontradiktorische Gegenteil zu beurtei- len. Die Bejahung der Anspruchsidentität hat zur Folge, dass spätestens nach dem Rückzug des Unterlassungsbegehrens durch die Beklagte das Feststel- lungsbegehren der Klägerin betreffend bewegliche Pritschenlatten gegenstands- los wird, weil das Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der Beurteilung der iden- tischen Streitsache entfällt, liegt doch in dieser Angelegenheit nunmehr ein Ent- scheidsurrogat mit Rechtskraftwirkung vor (vgl. auch Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO). Für eine Anerkennung und ein darauf beruhendes, weiteres Entscheidsurrogat besteht vor diesem Hintergrund kein Raum. 2.4.4. Der Klarheit halber ist festzuhalten, dass der Rückzug der Beklagten hin- sichtlich des Begehrens zu den beweglichen Pritschenlatten umfassend ist. Zwar macht sie - nachdem sie den Rückzug des Begehrens erklärt hat (vgl. act. 29 Rz. 81) - im Zusammenhang mit dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs weite- re Ausführungen zu den beweglichen Pritschenlatten (vgl. act. 29 Rz. 97). Einen Vorbehalt, wonach der Rückzug aber nur auf den designrechtlichen, nicht aber auf den wettbewerbsrechtlichen Anspruch zu beschränken wäre, bringt sie nicht an. Vielmehr macht sie deutlich, dass sie nicht am Begehren festhalte und das Begehren bei den Kostenfolgen nicht zu berücksichtigen sei (act. 29 Rz. 81). Kommt hinzu, dass sich die Beklagte in der Duplik in Bezug auf den unlauteren Wettbewerb nur noch auf eine angebliche Nachahmung der Präsentation der be- weglichen Pritschenlatten bezieht. Was die Art und Weise der Präsentation be- trifft, hat die Beklagte aber zu keinem Zeitpunkt ein Rechtsbegehren gestellt.
3. Formelles zu beiden Klagen 3.1. Abgeurteilte Sache 3.1.1. Die Parteien standen sich - mit vertauschten Parteirollen - bereits in einem früheren handelsgerichtlichen Verfahren gegenüber. Die heutige Beklagte leitete am 24. Dezember 2009 (Datum Poststempel) eine Klage mit folgenden Rechts- begehren ein:
- 31 - „1. Es sei der Beklagten zu untersagen, ihren Kunden anzubieten, die Produkte der Kläge- rin nachzubauen und es sei das Verbot mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Haft oder Busse wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verbinden;
2. es sei der Beklagten zu untersagen, die Produkte der Klägerin nachzubauen und es sei das Verbot mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Haft oder Busse wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verbinden;
3. es sei der Beklagten zu untersagen, Saunaliegen, Saunatüren, Sauna- Glasfrontgestaltungen und Sauna-Innenwandverkleidungen gemäss der Abbildung in Klagebeilage 10 herzustellen, in Verkehr zu bringen und Werbung dafür zu betreiben, und es sei das Verbot mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Haft oder Busse wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verbinden;
4. es sei der Beklagten zu untersagen, kubische Saunagestaltungen gemäss der Abbil- dung in Klagebeilage 12 herzustellen, in Verkehr zu bringen und Werbung dafür zu be- treiben, und es sei das Verbot mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Be- klagten mit Haft oder Busse wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verbinden;
5. es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins ab 01.01.2005 zu bezahlen. Die Bezifferung der klägerischen Forderung erfolgt entsprechend dem Ergebnis des Beweisverfahrens und der von der Beklagten gemäss Ziff. 6 und Ziff. 7 zu erteilenden Auskünfte. Entsprechend sei der Klägerin im Anschluss an das Beweisverfahren Gelegenheit zu geben, ihre Klage definitiv zu beziffern;
6. es sei die Beklagte zu verpflichten, über Umsatz und Gewinn, den die Beklagte mit den Saunaliegen, Saunatüren, Sauna-Glasfrontgestaltungen und Sauna-
- 32 - Innenwandverkleidungen gemäss der Abbildung in Klagebeilage 10 seit 01.01.2005 erzielt hat, abzurechnen;
7. es sei die Beklagte zu verpflichten, über Umsatz und Gewinn, den die Beklagte mit den kubische Saunagestaltungen gemäss der Abbildung in Klagebeilage 13 seit 01.01.2005 erzielt hat, abzurechnen; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen und zusätzlich Mehrwertsteuerzusatz zu Lasten der Beklagten.“ Sie begründete ihre Klage zusammengefasst damit, dass die Klägerin (damalige Beklagte) kennzeichnungskräftige Produkte der Beklagten (damalige Klägerin) systematisch nachgeahmt und Machenschaften an den Tag gelegt habe, um un- ter Vermeidung eines entsprechenden Entwicklungsaufwandes in den Besitz von durch die Beklagte entwickelte Konzepte, Pläne und Designs zu gelangen, um gestützt auf diese Arbeitsergebnisse dann "eigene" Saunen" zu bauen. Die Kläge- rin habe die Saunaliegen, Glasfronten, den Horizontaltäfer und die kubistischen Gestaltungen der Beklagten sklavisch nachgeahmt, obwohl tausend andere Ge- staltungsmöglichkeiten für die Produkte der Klägerin bestanden hätten. Hierdurch habe sie eine Verwechslungsgefahr mit den bekannten Produkten der Beklagten geschaffen. Auch aus der sofortigen Angleichung ihres Logos an die geschützten Marken der Beklagten, der Nachahmung des Abluftventils und des Ofenschutzes der Beklagten habe sich ergeben, dass sich die Klägerin dazu entschieden habe, die neuen, einzigartigen Design-Produkte der Beklagten sklavisch nachzuahmen und zu verkaufen und dieses Vorgehen zu ihrer Geschäftsgrundlage zu machen. In rechtlicher Hinsicht würdigte die Beklagte dieses Verhalten der Klägerin als Verstoss gegen das UWG (Beizugsakte HG090318 act. 18 S. 24). Anlässlich der Referentenaudienz vom 24. Juni 2010 schlossen die Parteien nachfolgenden Vergleich (Beizugsakte HG090318 act. 18): "1. Die Beklagte verpflichtet sich, inskünftig beim Bau von Saunaliegen keine runden und geraden Stützen mit einem Aussendurchmesser von 21 bis und mit 44 mm zu verwen- den.
- 33 - Im Übrigen wird die Klage zurückgezogen.
2. Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten je zur Hälfte und die Klägerin verpflichtet sich, der Beklagten eine reduzierte Prozessentschädigung von CHF 10'000.- (inkl. MwSt.) zu bezahlen." Mit Verfügung vom 25. Juni 2010 wurde das Verfahren gestützt auf den gerichtli- chen Vergleich abgeschrieben (vgl. § 188 ZPO/ZH; Beizugsakte HG090318 act. 18). 3.1.2. Die Klägerin trägt an einer Reihe von Stellen vor, dass die Rechtskraftwir- kung des gerichtlichen Vergleichs der Beurteilung verschiedener Fragen im Rah- men eines neuerlichen Verfahrens entgegenstehe (vgl. act. 1 Rz. 61 und 67; act. 21 Rz. 4, 6, 18, 50, 63, 67, 70, 77, 78, 82, 83). So gehe aus den Akten des Verfahrens HG090318 hervor, dass übereinander stehende (scheinbar durchlau- fende) Metallstützen bereits damals im Verkehr gewesen seien. Über diesen Streitgegenstand sei somit entschieden (act. 21 Rz. 4 mit Hinweis auf act. 22/22/9/5 S. 17). Der Widerklage hält sie entgegen, dass in dieser Sache be- reits unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten entschieden worden sei (act. 21 Rz. 67). Ausserdem seien Glasfronten, verglaste Saunen, Transparenz, Saunen mit möglichst wenig Stützen und schlicht-ästhetisches Design bereits Gegenstand des Verfahrens HG090318 gewesen und damit als res iudicata zu qualifizieren (act. 21 Rz. 70). 3.1.3. Nach dem Dafürhalten der Beklagten weist der mit Vergleich abgeschlos- sene Vorprozess keinen inhaltlichen Zusammenhang mit der vorliegenden Strei- tigkeit auf. Damals sei es um Saunaliegen, -türen, -innenwandverkleidungen, iso- lierte Glasfrontengestaltungen sowie kubische Saunagestaltungen gegangen, wohingegen es im vorliegenden Verfahren um die konkreten Ausgestaltungen von durchgehenden Vierkantpritschenstützen, aufgehängten Dreieckspritschen und Saunen mit beweglichen, querverbauten, kantigen Pritschenlatten gehe (act. 29 Rz. 9).
- 34 - 3.1.4. Der gestützt auf den gerichtlichen Vergleich ergangene Abschreibungsent- scheid vom 25. Juni 2010 erfolgte in Anwendung von kantonalem Verfahrens- recht. Der Umfang der Rechtskraft dieses Entscheids ist daher grundsätzlich nach dem damals in Kraft stehenden Recht zu beurteilen (BGer 4A_496/2012 E. 1.4 [nicht publiziert in BGE 139 III 126]). Dabei ist zu beachten, dass die materielle Rechtskraft nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bereits vor der Verein- heitlichung des Zivilprozessrechts grundsätzlich eine Frage des Bundesrechts war (BGer 4A_496/2012 E. 1.4 [nicht publiziert in BGE 139 III 126]; BGer 4A_124/2010 E. 3.2). Vom Bundesgericht nicht eindeutig entschieden wurde demgegenüber die Frage, ob die Rechtskraftwirkung von Bundesrechts wegen auch einem Vergleich zukommt, oder ob dies das Vorliegen einer entsprechenden kantonalrechtlichen Bestimmung voraussetzt (BGer 4C.262/2001 E. 1c; BGer 5C.247/2004 E. 3.2). Auch an dieser Stelle kann die Frage offen bleiben. § 191 Abs. 2 ZPO/ZH ordnet unter der Marginalie "Materielle Rechtskraft" ausdrücklich an, dass den Erledigungsentscheiden, welche auf Grund eines Klagerückzugs, einer Klageanerkennung oder eines Vergleichs ergangen sind, die gleiche Rechtskraft wie einem gerichtlichen Entscheid in der Sache zukommt. Ein Ver- gleich führte mithin zu einem Erledigungsentscheid mit materieller Rechtskraft. 3.1.5. Die materielle Rechtskraft verbietet jedem später angerufenen Gericht, auf eine Klage einzutreten, deren Streitgegenstand mit dem rechtskräftig beurteilten (res iudicata, d.h. abgeurteilte Sache i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO) identisch ist (Umkehrschluss aus Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e ZPO). Die Identität von pro- zessualen Ansprüchen beurteilt sich nach den Klageanträgen und dem behaupte- ten Lebenssachverhalt, d.h. dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebe- gehren stützen (BGE 139 III 126 E. 3.2.3). Aus Art. 60 ZPO ergibt sich, dass das Gericht von Amtes wegen prüft, ob eine abgeurteilte Sache vorliegt. Eine entspre- chende Einrede ist demnach nicht vorausgesetzt (DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 1 zu Art. 60 ZPO). 3.1.6. Zur Bestimmung des Streitgegenstands des Vorverfahrens ist insbesondere auf die damaligen Tatsachenvorbringen und Klagebegehren in der Klage zurück- zugreifen (vgl. OBERHAMMER, in: Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 7 Vor
- 35 - Art. 84-90 ZPO), zumal der Rechtsstreit nach einfachem Schriftenwechsel durch Vergleich erledigt wurde. Ziff. 2 der damaligen Rechtsbegehren weist eine sehr allgemeine, weite Formulierung auf. Die Beklagte verlangte damit, es sei der Klä- gerin zu untersagen, die Produkte der Beklagten nachzubauen (Beizugsakte HG090318 act. 1 S. 2). Darum geht es grundsätzlich auch im vorliegenden Ver- fahren. So vertritt die Beklagte den Standpunkt, dass die Klägerin von ihr design- rechtlich geschützte Elemente von Saunen ohne relevante Abweichungen über- nehme (vgl. act. 29 Rz. 102). Die Berücksichtigung der Ausführungen zum Sach- verhalt im früheren Verfahren sowie von Ziff. 3 und 4 der damaligen Rechtsbe- gehren erhellt aber, dass es damals um drei konkrete Arten der Saunagestaltung ging. Die Beklagte warf der Klägerin vor, dass diese eine von ihr entwickelte und verkaufte Saunaliege mit einer Rahmenkonstruktion aus flachen abgerundeten Kanthölzern, einer Liegefläche aus in Längsrichtung angebrachten Kanthölzern und verchromten Metallstützen mit schwarzen Gummipuffern imitiert habe (Beizu- gsakte HG090318 act. 1 Rz. 29 ff.). Weiter lastete sie der Klägerin an, dass diese Saunen mit durchgehenden Glasfronten und horizontal verlegtem, durch ein schwarz gefärbtes Holzelement verbundenem Holztäfer angeboten habe (Beizu- gsakte HG090318 act. 1 Rz. 42 ff.). Schliesslich hielt sie der Klägerin vor, sie ha- be Saunen angeboten, die identisch mit den von ihr entwickelten Saunen mit skulpturalen, kubistischen Elementen bzw. mit kontrastierenden Materialien seien (Beizugsakte HG090318 act. 1 Rz. 57 ff.). Zur Dokumentation der angeblichen Nachahmungen reichte die Beklagte verschiedene Bilder ein (vgl. Beizugsakte HG090318 act. 1 Rz. 29, 36, 45, 53, 57, 59; act. 22/21/10, act. 22/21/12). Ein Vergleich dieser Bilder und der oben wiedergegebenen Sachverhaltsbehauptun- gen mit den eingereichten Bildern sowie den Ausführungen zum Sachverhalt im vorliegenden Verfahren macht deutlich, dass es damals um Saunagestaltungen ging, die sich - zum Teil wesentlich - von den heute im Streit stehenden Gestal- tungen unterscheiden. Dabei gilt es vor Augen zu halten, dass gerade bei der Be- urteilung ästhetischer Fragen bereits kleine Unterschiede in der Gestaltung oder eine unterschiedliche Präsentation einer Gestaltung im Kontext dazu führen kön- nen, dass sich der relevante Sachverhalt unterschiedlich darstellt und demzufolge keine abgeurteilte Sache vorliegt.
- 36 - 3.1.7. Pritschen mit beweglichen Pritschenlatten waren im früheren Verfahren zu keinem Zeitpunkt Prozessthema. Diesbezüglich liegt demnach keine abgeurteilte Sache vor. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass ein Design mit beweglichen Pritschenlatten von der Beklagten bereits im Jahr 2008 internati- onal hinterlegt wurde (vgl. act. 13/14) und die Klägerin gemäss eigenen Angaben bewegliche Pritschenlatten schon seit mehreren Jahren vor Anhängigmachung des Vorprozesses verwendete, was von der Beklagten nicht beanstandet worden sei (act. 1 Rz. 8). Es liegt grundsätzlich im Ermessen einer jeden Partei, wann sie welche Ansprüche einklagt. Die Möglichkeit, mehrere Ansprüche gleichzeitig gel- tend zu machen ist ein Recht, keine Pflicht (vgl. Art. 90 ZPO bzw. zum damaligen Verfahrensrecht § 58 ZPO/ZH). Fest steht, dass bewegliche Pritschenlatten im Vorprozess nicht Streitgegenstand bildeten. Die materielle Rechtskraft des Erledi- gungsentscheids im Vorprozess steht demnach dem Rechtsbegehren betreffend die beweglichen Pritschenlatten und - zurückkommend auf obige Ausführungen (vgl. Ziff. 2.4.) - einem Entscheidsurrogat zufolge Rückzugs des betreffenden Be- gehrens nicht entgegen. Weiter bildeten auch dreieckige Pritschen, die hängend montiert sind, nicht Gegenstand des früheren Verfahrens. Auch in dieser Bezie- hung liegt demnach keine res iudicata vor. Schliesslich geht es im vorliegenden Verfahren um durchlaufende bzw. den Anschein des Durchlaufens erweckende Pritschenstützen. Die Gestaltung von Pritschenstützen war bereits Gegenstand des Vorverfahrens. Wie die Beklagte aber zutreffend ausführt (vgl. act. 29 Rz. 40), wird aus den Unterlagen des damaligen Verfahrens ersichtlich, dass sich die Par- teien damals ausschliesslich um Saunagestaltungen stritten, bei welchen zwei unabhängige, versetzte Pritschen eingebaut wurden. Es trifft zwar zu, dass auf einer Beilage, die von der Klägerin im Vorprozess eingereicht wurde, übereinan- der angeordnete Pritschen zu sehen sind (act. 21 Rz. 4 mit Hinweis auf act. 22/22/9/5 S. 17). Die Ähnlichkeit mit den durchgehenden Stützen, für welche die Beklagte heute Schutz beansprucht, ist zwar nicht zu verkennen (vgl. dazu Ziff. 6.4.7. ff.). Diese Art der Gestaltung wurde aber weder von der Beklagten noch von der Klägerin in den Rechtsschriften thematisiert und fand auch keinen Eingang in den gerichtlichen Vergleich. Insofern kann auch bei dieser Gestal- tungsform nicht von einer abgeurteilten Sache gesprochen werden. Kommt hinzu
- 37 -
- dies gilt im Übrigen auch für die dreieckigen Pritschen -, dass die entsprechen- den Designs erst einige Zeit nach Abschluss des Vorprozesses international hin- terlegt wurden (vgl. act. 13/12, act. 13/13, act. 13/15). Mit diesen Hinterlegungen wurde die tatsächliche Grundlage geschaffen, um gestützt auf Art. 33 ff. DesG Rechtsschutz zu erlangen. Diese nachträgliche Sachverhaltsänderung kann von der materiellen Rechtskraft von Vornherein nicht erfasst sein (vgl. dazu ZÜRCHER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 49 zu Art. 59 ZPO). Nach dem Dargelegten besteht zwischen den Streit- gegenständen keine Identität. Folglich steht dem Eintreten auf die Klagen unter dem Gesichtswinkel von Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e ZPO nichts entgegen. 3.2. Gegenstandslosigkeit 3.2.1. In ihrer Widerklage stellt die Beklagte drei Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1), die in inhaltlicher Hinsicht eine grosse Ähnlich- keit mit den Feststellungsbegehren der Klägerin (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2) aufweisen. Da Art. 59 Abs. 2 lit. d und Art. 60 ZPO eine Koordination von gleich- zeitig geltend gemachten identischen Ansprüchen verlangen, ist nachfolgend zu klären, ob und inwiefern die einleitend genannten Ansprüche identisch sind und, für den Fall dass die Identität bejaht wird, welche Folgen dies hat. 3.2.2. Nach dem Rückzug des Widerklagebegehrens gemäss Ziff. 1, 3. Spiegel- strich, durch die Beklagte mit den aufgezeigten Folgen für das korrespondierende Feststellungsbegehren der Klägerin (vgl. Ziff. 2.4.), sind nachfolgend nur noch die Rechtsbegehren der Parteien zu den durchgehenden Pritschenstützen und den dreieckigen Pritschen von Relevanz und zwar nur insofern, als auf die Begehren überhaupt einzutreten ist (vgl. dazu insbesondere Ziff. 1.3.1.8.). 3.2.3. Die Klägerin ersucht um Feststellung, dass sie mit durchgehenden Prit- schenstützen wie sie im Abmahnungsschreiben vom 24. Oktober 2012 enthalten sind, die Designrechte DM/1 und DM/2 nicht verletze. Die Beklagte will der Kläge- rin gewisse Handlungen verbieten lassen und zwar als Folge einer Verletzung der beiden genannten hinterlegten Designs. Wie bereits aufgezeigt, ist der Begriff der Anspruchsidentität nicht grammatikalisch, sondern inhaltlich zu verstehen (vgl.
- 38 - Ziff. 2.4.3.). In ihrer Widerklage macht die Beklagte - gewissermassen mit umge- kehrten Vorzeichen - den gleichen Anspruch geltend. Es wird folglich das kontra- diktorische Gegenteil zur Beurteilung gestellt, womit zwischen dem Feststellungs- begehren der Klägerin und dem Leistungsbegehren der Beklagten Identität be- steht (vgl. dazu HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisa- tionsrecht, 2. Aufl. 1990, Rz. 397). Entsprechendes gilt auch für die Begehren zu den dreieckigen Pritschen. Die Klägerin will feststellen lassen, dass sie mit den dreieckigen Pritschen wie sie im Abmahnungsschreiben vom 24. Oktober 2012 enthalten sind, das Designrecht DM/4 nicht verletze, während die Beklagte der Klägerin als Folge einer Verletzung des genannten Designrechts gewisse Hand- lungen verbieten lassen will. Auch diesbezüglich ist das kontradiktorische Gegen- teil zu beurteilen. Zwischen den beiden relevanten Feststellungs- und den Leis- tungsbegehren besteht nach dem Gesagten Anspruchsidentität. Diese Auffas- sung wird auch von der Klägerin geteilt, wenn sie ausführt, in den Widerklagebe- gehren 1 und 2 werde kein zusätzlicher Anspruch zu den in der negativen Fest- stellungsklage geltend gemachten Ansprüchen der Widerklägerin [recte: Wider- beklagten] formuliert bzw. in der Widerklage würden dieselben Ansprüche wie- derholt (vgl. act. 37 Rz. 5 und 29). Dem daraus gezogenen Schluss, dass auf die Widerklagebegehren daher nicht einzutreten sei (vgl. act. 37 Rz. 4), kann aber nicht gefolgt werden. Der Streitgegenstand einer widerklageweise erhobenen Leistungsklage konsumiert den Streitgegenstand einer entsprechenden negativen Feststellungsklage; die Widerklage wird dadurch nachträglich zur Hauptklage (ADDOR, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, 1997, S. 102). Da die Be- klagte in Ziff. 1 ihrer Widerklage zwei Leistungsbegehren stellt, welche mit den Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 2 der Hauptklage korrespondieren, entfällt das rechtliche Interesse der Klägerin an der Feststellung nachträglich (vgl. AD- DOR, a.a.O., S. 102; HABSCHEID, a.a.O., Rz. 435). Dies hat zur Folge, dass das Verfahren bzgl. der klägerischen Rechtsbegehren als gegenstandslos abzu- schreiben ist (vgl. ZINGG, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 2012, N. 53 zu Art. 60 ZPO; OBERHAMMER, in: Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 20 zu Art. 88 ZPO). Damit ist das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 der Hauptklage - unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Ziff. 2.4.3. - insge-
- 39 - samt als gegenstandslos abzuschreiben, soweit darauf einzutreten ist (vgl. dazu Ziff. 1.3.1.8.). Einer inhaltlichen Prüfung zu unterziehen sind demnach nur die beiden Leistungsbegehren der Beklagten gemäss Ziff. 1 ihrer Widerklagebegeh- ren. Die Ausführungen der Parteien zu den Feststellungsbegehren der Klägerin sind aber im Rahmen dieser Prüfung zu berücksichtigen.
4. Offertengestaltung (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3) 4.1. Parteivorbringen 4.1.1. Die Klägerin hält der Beklagten vor, sie wolle Gemeingut und Produkte ab Stange monopolisieren und ihrem Exklusivanspruch unterstellen. So deklariere die Beklagte in ihren Offerten Normprodukte ab Stange, die für jeden Konsumen- ten beziehbar seien, auf unlautere Weise mit dem Zusatz "Design geschützt (Ex- klusivität B._____)". Sie verweist in diesem Zusammenhang auf eine Offerte der Beklagten vom 22. August 2012, welche den Zusatz bei folgenden Produkten enthalte: kantige Pritschenlatten in Espe 9cm, Abluftschieber rechteckig (ein bei D._____ für jedermann erhältliches Produkt), Glastüre rechteckig (sic!), Glasfront 10mm (sic!), Lautsprecher (im Handel erhältlich) (act. 1 Rz. 27). Die genannten Produkte seien in keiner Weise exklusiv nur bei der Beklagten erhältlich und seien auch nicht designrechtlich geschützt. Solche Werbe- und Kommunikationsmetho- den seien zweifelsfrei als unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG zu quali- fizieren (act. 1 Rz. 28 und 69 f.). 4.1.2. Die Beklagte führt aus, sie deklariere überhaupt keine "Normprodukte ab Stange" auf unlautere Art mit Hinweisen auf ihre Designs noch strebe sie nach ei- nem Monopol. Es stehe ihr grundsätzlich frei, in ihrer Geschäftskorrespondenz auf die von ihr registrierten Schutzrechte hinzuweisen. Eine unlautere Schutz- rechtsanmassung wäre ihr nur vorzuwerfen, wenn die Designs (festgestellter- weise) nicht oder nicht mehr rechtsbeständig wären und sie dies auch wüsste. Schliesslich sei noch darauf hinzuweisen, dass sämtliche ihrer IR-Designs die von ihr in ihren Offerten markierten Bestandteile enthielten. Zu diesen Designs gehör- ten neben den in den Rechtsbegehren aufgelisteten Designs ausserdem folgende Hinterlegungen: DM/5, DM/6, DM/7, DM/8, DM/9, DM/10, DM/11, DM/12, DM/13,
- 40 - DM/14, DM/15, DM/16 sowie DM/17. Im Übrigen übersehe die Klägerin den Nachsatz "Exklusivität B._____" und dessen sprachliche Bedeutung. Mit dieser Formulierung seien "absolute Exklusivitäten" von ihr gemeint, d.h. Bestandteile, die exklusiv und speziell für sie vorangefertigt und von ihr vertrieben würden. Hierzu gehöre insbesondere das von ihr verwendete Täfer. Zwar liessen sich sol- che Elemente von Wettbewerbern "imitieren", doch im Detail und der Qualität würden sie sich nach wie vor unterscheiden. Mit dem Hinweis "Exklusivität B._____" stehe daher keineswegs ein Monopolisierungsstreben im Vordergrund, sondern nur der sinngemässe Hinweis: "Das gibt es eben nur bei B._____." (act. 12 Rz. 33 ff.). 4.2. Beweislastverteilung 4.2.1. Gemäss Art. 8 ZGB hat, wo es das Gesetz nicht anders bestimmt, jene Par- tei das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, die aus ihr Rechte ableitet. Nach der daraus abgeleiteten Grundregel hat derjenige, der ei- nen Anspruch geltend macht, die rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen. Demgegenüber liegt die Beweislast für die rechtsvernichtenden oder rechtshin- dernden Tatsachen bei der Partei, welche den Untergang des Anspruchs behaup- tet oder dessen Entstehung oder Durchsetzbarkeit bestreitet (BGE 128 III 271 E. 2aa). 4.2.2. Eine allgemeine Regel, wonach negative Tatsachen nicht zu beweisen sind ("negativa non sunt probanda"), gilt nicht (vgl. STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013, § 18 Rz. 61). Auch negative Tatsachen, genauer: das Nichtvorhandensein bestimmter Tatsachen, sind grundsätzlich zu beweisen, wenn daraus Ansprüche abgeleitet werden (HASENBÖHLER, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 7 zu Art. 150 ZPO). Keine besonderen Schwierigkeiten bieten hierbei die bestimmten negativen Tatsachen. Diese Negativa lassen sich durch den Beweis positiver Sa- chumstände so eng einkreisen, dass das Gericht auf ihr Fehlen mit dem erforder- lichen Überzeugungsgrad schliessen kann (BRÖNNIMANN, Die Behauptungs- und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, 1989, S. 218; WALTER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. 2012, N. 337 zu Art. 8 ZGB). Probleme können
- 41 - sich jedoch bei unbestimmten negativen Tatsachen ergeben. Diese sind im Re- gelfall wegen der Vielzahl und Dichte darzulegender positiver Sachumstände nicht stringent zu beweisen, namentlich wenn sie zeitlich gedehnt oder in multipler Weise zu verwirklichen sind. Sie können sich jedem Beweis entziehen (BRÖNNI- MANN, a.a.O., S. 219; WALTER, a.a.O., N. 340 zu Art. 8 ZGB). Nach der bundesge- richtlichen Rechtsprechung wird die Pflicht zum Beweis unbestimmter negativer Tatsachen allgemein dadurch gemildert, dass der Beweisgegner nach Treu und Glauben verpflichtet wird, zur Beweisführung beizutragen, indem er das Gegenteil beweist. Misslingt ihm dieser gegenteilige Beweis, kann dies im Rahmen der Be- weiswürdigung als Indiz für die Richtigkeit der Behauptung der beweispflichtigen Partei gewertet werden (SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozess- recht, 9. Aufl. 2010, 10. Kap. Rz. 53 mit Verweisung auf BGE 119 II 305, BGE 106 II 29, BGE 98 II 231). 4.2.3. Die beweisbelastete Partei hat die zu beweisenden Tatsachen zu behaup- ten, weshalb mit der Beweislast die Behauptungslast einhergeht (STAEHELIN/ STAEHELIN/GROLIMUND, a.a.O., § 10 Rz. 16). Die beweisfreie Partei trifft hingegen die Bestreitungslast; sie hat darzulegen, ob und inwiefern sie die Behauptungen der beweisbelasteten Partei bestreitet (vgl. WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N. 11 zu Art. 220 ZPO). 4.2.4. Gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO enthält die Klage die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen (Prinzip der Beweisver- bindung). Dabei ist ein Beweismittel nur dann als formgerecht angeboten zu be- trachten, wenn sich die Beweisofferte eindeutig der damit zu beweisenden Tatsa- chenbehauptung zuordnen lässt und umgekehrt. In der Regel sind die einzelnen Beweisofferten unmittelbar im Anschluss an die Tatsachenbehauptungen aufzu- führen, die damit bewiesen werden sollen. Mangels solcher Beweisofferten der beweisbelasteten Partei unterbleibt eine Beweisabnahme (vgl. BGer 4A_56/2013 E. 4.4). 4.2.5. Die Beweismittel sind grundsätzlich vor Aktenschluss zu nennen, und ein späteres Nachreichen ist nur möglich, soweit noch neue Tatsachen und Beweis- mittel in den Prozess eingeführt werden können (LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/
- 42 - Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 51 f. zu Art. 221 ZPO). Verfügbare Urkunden sind nach Art. 221 Abs. 2 lit. c ZPO mit der Klage einzureichen. Solange der Aktenschluss nicht eingetreten ist, können Ur- kunden - namentlich als Beilage zur Replik - auch später noch eingereicht werden und sind bei der Entscheidfindung zu berücksichtigen (vgl. WILLISEGGER, a.a.O., N. 48 zu Art. 221 ZPO). 4.2.6. Nach Art. 180 Abs. 2 ZPO ist bei umfangreichen Urkunden die Stelle zu be- zeichnen, die für den Beweis der rechtserheblichen Tatsachen massgebend ist (WEIBEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO,
2. Aufl. 2013, N. 10 zu Art. 180 ZPO). Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, in um- fangreichen Dokumenten nach der massgeblichen Belegstelle für eine bestimmte Behauptung zu forschen (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, a.a.O., § 18 Rz. 101). 4.2.7. Die Ausführungen der Klägerin enthalten zwei Sachverhaltselemente, wo- raus sie einen Anspruch auf Unterlassung nach Art. 3 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG ableitet. Einerseits behauptet sie, dass die Beklagte für jeden Konsumenten und Händler erhältliche Normprodukte ab Stange mit "Design ge- schützt (Exklusivität B._____)" kennzeichne. Andererseits führt sie aus, dass die Beklagte für die fünf genannten Produkte keine Designrechte registriert habe. Zum Teil werden diese beiden Elemente auch vermischt (act. 1 Rz. 27 und 69; act. 21 Rz. 35). Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass die Beklagte ihre designrechtlichen Registrierungen der gekennzeichneten Produkte oder wenigs- tens den exklusiven Vertrieb drittgeschützter Produkte zu beweisen habe. Von der Klägerin könne der Beweis nicht erbracht werden: negativa non sunt probanda. Dies könne sie nicht, weil die fünf erwähnten Produkte für jeden Händler und Konsumenten auf dem Markt erhältlich seien (act. 21 Rz. 35). 4.2.8. Zunächst ist festzuhalten, dass die Argumentation der Klägerin, sie habe keine Negativa zu beweisen, in zweierlei Hinsicht nicht verfängt: Einerseits gilt - wie aufgezeigt - kein allgemeiner Grundsatz, wonach negative Tatsachen nicht zu beweisen sind. Andererseits handelt es sich bei der Behauptung, die fünf in der Offerte vom 22. August 2012 genannten Produkte seien Normprodukte ab Stange und für jeden Konsumenten und Händler erhältlich, keineswegs um eine negative,
- 43 - sondern vielmehr um eine positive Tatsache. Deren Beweis ist ohne Weiteres möglich und zumutbar, z.B. mit dem Prospekt eines Händlers. Zum Beweis dieser Tatsache reicht die Klägerin denn auch einen Produktekatalog der E._____ GmbH ein (act. 3/19). Sie äussert sich aber mit keinem Wort dazu, wo im Katalog die einzelnen Produkte abgebildet sein sollen, obwohl dieser mehrere hundert Produkte enthält. Einzig im Katalog sind auf den Doppelseiten 10/11 und 14/15 zwei Reiter angebracht. Auf den Seiten 14 und 15 ist keines der fünf Produkte auszumachen. Auf den Seiten 10 und 11 finden sich zwei unterschiedliche Laut- sprecher und ein Lüftungsschieber. Weiterungen hierzu erübrigen sich aber, denn die rechtliche Erheblichkeit der Behauptung ist nicht ersichtlich. Weshalb "Norm- produkte ab Stange" nicht immaterialgüterrechtlich geschützt sein können, legt die Klägerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Gerade wenn Erzeugnisse in grosser Anzahl produziert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ist ein immaterialgüterrechtlicher Schutz interessant. Aus dieser Behaup- tung kann die Klägerin - selbst wenn sie den Beweis dafür erbringen könnte - nichts zu ihren Gunsten ableiten. Demgegenüber kommt der Behauptung, die Be- klagte habe für die fünf Produkte keine Designs hinterlegt, durchaus rechtliche Relevanz zu, denn Angaben, die auf einen in Wahrheit nicht bestehenden Imma- terialgüterschutz hindeuten, werden von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG erfasst (vgl. JUNG, in: Stämpflis Handkommentar zum UWG, 2010, N. 42 zu Art. 3 lit. b UWG). Die Klägerin stellt sich aber auf den Standpunkt, dass sie den Beweis für diese Tatsache nicht erbringen könne. Dieser Meinung kann nicht gefolgt werden. Das Fehlen von Designrechten der Beklagten für die genannten fünf Produkte kann dadurch bewiesen werden, dass die Klägerin aufzeigt, welche Designs die Be- klagte bei der WIPO und/oder beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigen- tum (IGE) hinterlegt hat. Geht aus diesen beiden Registern kein Schutz für die fünf Produkte hervor, kann durch Umkehrschluss das Fehlen von entsprechenden Hinterlegungen abgeleitet werden. Es handelt sich damit um den Beweis einer bestimmten negativen Tatsache, der von der Klägerin nichts Unmögliches oder Unzumutbares verlangt. An die erforderlichen Informationen zu den von der Be- klagten hinterlegten Designs kann sie auf verschiedene Wege gelangen. Zu- nächst sieht Art. 10 DesG eine (gerichtlich durchsetzbare) Auskunftspflicht von
- 44 - Personen vor, die auf Waren oder Geschäftspapieren auf einen Designschutz hinweisen, ohne die Nummer des Designrechts zu nennen (vgl. STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, a.a.O., N. 10 und 19 zu Art. 10 DesG). Weiter könnte die Klägerin auf die Informationen der Beklagten in der Klageantwort zurückgreifen. Die Beklagte gibt darin nämlich bekannt, durch welche Designs die von ihr markierten Bestandteile geschützt sein sollen (vgl. act. 12 Rz. 35). Ausserdem bzw. ergänzend zu den aufgezeigten Vorgehensweisen könnte die Klägerin die von der Beklagten hinter- legten Designs mittels einer Recherche beim IGE und bei der WIPO in Erfahrung bringen (vgl. Art. 27 DesG sowie Art. 18 Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle [nachfolgend: HMA-G]; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 20 zu Art. 10 DesG). Die so ausfindig gemachten Designs der Beklagten könnten in Form von Auszügen aus dem je- weiligen Register als Urkunde in das Verfahren eingebracht werden. Nachdem die Klägerin zu dieser Behauptung aber keine Unterlagen einreicht und auch sonst keine Beweismittel nennt, ist der Beweis dieser streitigen Tatsache gescheitert. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 ist daher abzuweisen.
5. Verletzung der Firmengebrauchspflicht 5.1. Die Klägerin führt unter diesem Titel aus, die Beklagte nehme es mit der Firmenbezeichnung nicht sehr genau. Die Marke Nr. … werde unter der nicht im Handelsregister eingetragenen Firma "B1._____ AG …", "B1._____ AG …, …strasse …", und die Marke Nr. … unter dem nicht im Handelsregister eingetra- genen Namen "B._____ … AG" geführt (act. 1 Rz. 30). Der Gebrauch einer nicht im Handelsregister eingetragenen Firma sei unlauter (weil irreführend) und die Klägerin sei als am Markt Beteiligte legitimiert, die Unterlassung der irreführenden Kennzeichnungen zu verlangen (act. 1 Rz. 70). 5.2. Die Klägerin stellt unter diesem Titel kein Rechtsbegehren und holt dies - nach entsprechendem Hinweis durch die Beklagte in der Klageantwort (vgl. act. 12 Rz. 38) - auch in der Replik nicht nach. Aus den pauschalen Ausfüh- rungen in ihren Rechtsschriften lässt sich ein solches mit der erforderlichen Be- stimmtheit auch nicht ableiten. Auf die Ausführungen der Klägerin ist daher nicht weiter einzugehen.
- 45 -
6. Durchgehende Pritschenstützen (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1,
1. Spiegelstrich) 6.1. Unbestrittener Sachverhalt Die Beklagte ist Inhaberin der (mit Schutzwirkung u.a. für die Schweiz) bei der WIPO international hinterlegten Designs gemäss DM/1 und DM/2. Diese Designs geben visuelle Gestaltungen von Saunen und/oder Sauna-Bestandteilen wieder (vgl. act. 13/15 und act. 13/12). 6.2. Parteistandpunkte 6.2.1. In der Widerklagebegründung vertritt die Beklagte die Auffassung, die von der Klägerin angebotene "F._____-Sauna" bediene sich genau derselben Charak- teristika, durch welche sich das von ihr hinterlegte Design DM/2 auszeichne, na- mentlich (i) der vierkantigen durchlaufenden Stützen, (ii) deren Positionierung zwischen linker/rechter Seite der Pritsche und rechter/linker Seite der Bank (spie- gelverkehrt), (iii) der horizontalen Täferungen der Pritschen- und Banklatten und erwecke damit (iv) denselben schlicht-ästhetischen Gesamteindruck (act. 12 Rz. 104). In der Duplik präzisiert die Beklagte ihre Ausführungen insofern, als sie den von der Klägerin vorgenommenen Vergleich der gesamten Saunagestaltun- gen (Türen, Wandtäferung, Positionierung des Ofens etc.) als nicht relevant be- zeichnet. Entscheidend seien bloss die geschützten konkreten Ausgestaltungen, in diesem Fall die durchgehenden Stützen (act. 29 Rz. 54 und 60). Aus der Abbil- dung Nr. 7 des Designs DM/2 sowie den Abbildungen Nr. 3.1, 4.1 und 4.2 des Designs DM/1 gehe klar hervor, für welche konkreten Ausgestaltungen die Be- klagte ein Schutzrecht besitze. Diese Bilder sowie die eingereichten Abbildungen von Saunagestaltungen, wie sie von der Beklagten gebaut worden seien, seien mit den von der Klägerin angebotenen, spezifischen Stützengestaltungen (Kursiv- druck hinzugefügt), wie in act. 13/19-20 und act. 30/26-28 ersichtlich, zu verglei- chen. Der Vergleich des Bildmaterials ergebe, dass die konkreten Ausgestaltun- gen 4.1 und 4.2 des Designs DM/1 sowie jene aus Abbildung 7 des Designs DM/2 von der Klägerin ohne nennenswerte Abweichungen verwendet würden (act. 29 Rz. 56-58).
- 46 - 6.2.2. Die Klägerin hält den Ausführungen in der Widerklagebegründung entge- gen, dass übereinander gestellte, den Anschein des Durchlaufens erweckende Stützen unter designrechtlichen Gesichtspunkten nicht schützbar seien. Zunächst hält sie fest, dass die durchlaufende Stütze technisch bedingt sei. Sie liege nicht nur nahe, sie sei zwingend, wenn Pritsche und Bank auf der gleichen Stütze ab- stellen sollen, könne doch nur so die gleiche Stütze sowohl für Bank wie für die darüber liegende Pritsche verwendet werden. Nur so könne ein Kippen der Bank beim Aufsitzen auf der Ecke verhindert werden. Die durchlaufende Stütze könne nur in der Ecke durchlaufend sein, weil sonst die Bank nicht mehr genutzt bzw. die Stabilität der Pritsche nicht gewährleistet werden könne (act. 1 Rz. 52). So- dann seien bei der Registrierung weder die Konstruktionsweise noch die gestalte- rische Form neu und auch nicht eigenartig gewesen (act. 21 Rz. 39). Schliesslich zeige das Design DM/2 keine durchlaufende Stütze (nur die Komponente 7 sei durchlaufend) (act. 21 Rz. 6 lit. d). Diese stehe nicht auf einer Täferung und habe eine doppelte Beplankung (doppelt belagertes Holztäfer). Die Gestaltung der Klä- gerin weiche augenfällig von der Registrierung der Beklagten ab. Weder verwen- de die Klägerin doppelt belagertes Holztäfer mit einer Trennlinie noch stehe die Holzstütze auf einer gleich gestalteten Bank. Unterschiedlich seien auch die Täfe- rung und die fehlende Abschrägung im Vergleich mit der in der Gesamtansicht gemäss DM/1 registrierten Konstruktion (act. 21 Rz. 80). 6.2.3. Soweit es sich als erforderlich erweist, ist im Rahmen der Subsumtion nä- her auf die Parteivorbringen einzugehen. 6.3. Rechtliches 6.3.1. Wer ein gewerbliches Muster oder Modell (Design) international mit Benen- nung Schweiz hinterlegt, erlangt dadurch den Schutz des Designgesetzes wie bei einer Hinterlegung in der Schweiz (Art. 29 DesG; Art. 14 Abs. 1 HMA-G). Das De- signrecht verleiht dem Rechtsinhaber das Recht, anderen zu verbieten, das De- sign zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen (Art. 9 DesG). Wird er in seinen Rechten verletzt oder gefährdet, kann er vom Gericht insbesondere verlangen, die drohende Verletzung zu verbieten (Art. 35 Abs. 1 lit. a DesG).
- 47 - 6.3.2. Für die Definition des Schutzbereichs des Designrechts ist der Gesamtein- druck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren. Dabei ist für die Beurteilung massgebend, wie der Kaufinteressent die in Frage stehen- den Gebrauchsgegenstände in kurzfristiger Erinnerung behält (vgl. Art. 8 DesG; BGE 129 III 545 E. 2.3). 6.3.3. Der Schutz eines Designs richtet sich immer nach dem Registereintrag, weshalb bei Beurteilung einer Designrechtsverletzung auf die hinterlegten Bilder abzustellen ist (BGE 129 III 545 E. 2.4; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 47 zu Art. 8 DesG). Es ist somit nicht auf das konkretisierte, sich auf dem Markt befin- dende Erzeugnis, sondern einzig auf die mit dem Eintragungsgesuch eingereich- ten Abbildungen abzustellen. Das Erzeugnis, welches der Rechtsinhaber tatsäch- lich herstellt und auf den Markt bringt, kann auch nicht zum besseren Verständnis oder zur Vervollständigung berücksichtigt werden (HEINRICH, a.a.O., N. 14 zu Art. 19 DesG). Bei einer Mehrheit von Abbildungen des selben Designs sind diese nicht isoliert zu betrachten. Sie ergeben vielmehr erst in ihrer Zusammensetzung (sog. optische Synthese) den für die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen (und des Schutzumfanges) massgeblichen Gesamteindruck (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 39 zu Art. 2 DesG; HEINRICH, a.a.O., N. 63 zu Art. 8 DesG). Demge- genüber dürfen Sammelhinterlegungen (vgl. Art. 5 Abs. 4 HMA-G bzw. Art. 20 DesG) für die Prüfung auf gleichen Gesamteindruck nicht berücksichtigt werden (HEINRICH, a.a.O., N. 62 zu Art. 8 DesG). Bei Vorliegen einer Sammelhinterlegung mehrerer ähnlicher Designs darf also nicht aus diesen ein abstrakter Begriff gebil- det werden, sondern es ist jedes hinterlegte Design einzeln als schutzbegründend zu betrachten. Die Merkmale verschiedener Designs können ferner nicht gemischt werden (HEINRICH, a.a.O., N. 99 zu Art. 1 DesG). 6.3.4. Das hinterlegte Design kann im Wesentlichen alle Aspekte des Erzeugnis- ses enthalten oder auch nur einen Teilaspekt. In beiden Fällen sind nur die den hinterlegten Abbildungen entsprechenden Aspekte (Ansichten) der Form des an- gegriffenen Erzeugnisses mit dem hinterlegten Design zu vergleichen (HEINRICH, a.a.O., N. 71 zu Art. 8 DesG).
- 48 - 6.3.5. Materielle Schutzvoraussetzungen sind Neuheit und Eigenart (HEINRICH, a.a.O., N. 1 zu Art. 2 DesG). Ein Design ist nicht neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum ein identisches Design zugänglich ge- macht worden ist, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen be- kannt sein konnte (Art. 2 Abs. 2 DesG). Sodann weist ein Design keine Eigenart auf, wenn es sich nach dem Gesamteindruck von einem Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur in unwesentli- chen Merkmalen unterscheidet (Art. 2 Abs. 2 DesG). 6.4. Würdigung 6.4.1. Zu vergleichen sind im vorliegenden Fall die im Register eingetragenen De- signs der Beklagten, auf welche sie sich beruft, und die vermeintlichen Verlet- zungsobjekte der Klägerin. Soweit sich die Beklagte auf Abbildungen stützt, die von ihr gebaute Saunen bzw. Sauna-Bestandteile zeigen (vgl. act. 29 Rz. 56), ist sie nicht zu hören, denn der Schutz eines Designs richtet sich immer nach dem Registereintrag. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Designs ge- mäss DM/1 und DM/2 um Sammelhinterlegungen i.S.v. Art. 5 Abs. 4 HMA-G han- delt. Aus den Ordnungsnummern folgt, dass beide Sammelhinterlegungen sieben verschiedene Designs bzw. Muster und Modelle zum Gegenstand haben (vgl. Section 405 der Verwaltungsvorschriften zum Haager Abkommen über die inter- nationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle; STUTZ/ BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 282, 307 zu Teil C: Internationaler Designschutz; vgl. auch STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 23 zu Art. 20 DesG). Eine optische Synthese ist nach dem unter Ziff. 6.3.3. Gesagten nur insoweit zulässig, als dabei Bilder des gleichen Designs berücksichtigt werden. Wie die Klägerin zutreffend ausführt (vgl. act. 1 Rz. 56), weist etwa die Sauna gemäss Bild Nr. 1 der Sammelhinterlegung DM/1 keine durchgehenden Stützen auf. Bei den Bildern Nr. 3.1 und 3.2 sowie 4.1 und 4.2 handelt es sich somit nicht um eine Detailansicht einer designrechtlich geschützten Saunagestaltung, sondern um eigenständige Hinterlegungen. Glei- ches gilt für die Sauna gemäss Bild Nr. 1 und die Abbildung der Stützen in Bild Nr. 7 der Hinterlegung DM/2 (vgl. act. 1 Rz. 6 lit. d). Nachdem die Beklagte in ih- rer ersten Rechtsschrift im Zusammenhang mit den Designs gemäss DM/2 noch
- 49 - ausführte, es sei eine optische Synthese der einzelnen Bildelemente (insbesonde- re der Bilder Nr. 1.1, 1.2, 5.1, 6 und 7) vorzunehmen, nimmt sie in ihrer Duplik - zu Recht - Abstand von dieser Betrachtungsweise (vgl. insbesondere act. 29 Rz. 58). Sie führt dabei aus, es sei bloss die Ausgestaltung der Stützen und nicht die Sau- nagestaltung insgesamt einem Vergleich zu unterziehen (vgl. act. 29 Rz. 54, 57, 60). Soweit sich die Beklagte auf den Schutz durchgehender Stützen beruft, ist eine optische Synthese nur in Bezug auf die Bilder Nr. 3.1 und 3.2 sowie 4.1 und 4.2 der Sammelhinterlegung DM/1 zulässig, wobei eine solche Zusammenführung von Nr. 4.1 und 4.2 zu keinem anderen Bild führt, sind doch die beiden Bilder aus derselben Perspektive aufgenommen und somit praktisch identisch. Bild Nr. 7 der Hinterlegung DM/2 ist ein von den übrigen Gestaltungen unabhängiges Design, weshalb die anderen Bilder dieser Sammelhinterlegung beim Vergleich mit den Gestaltungen der Klägerin nicht zu berücksichtigen sind. Massgebend für den Vergleich mit den vermeintlichen Verletzungsobjekten der Klägerin sind somit die nachfolgenden Abbildungen, auf welche sich letztlich auch die Beklagte beruft (vgl. act. 29 Rz. 17 und 56; act. 13/15 und act. 13/12): DM/1: DM/2: 6.4.2. Nachdem diese Abbildungen nicht als Teil einer ganzheitlichen Saunage- staltung hinterlegt wurden, sind sie mit beanstandeten Gestaltungen der Klägerin zu vergleichen, welche die gleichen Erzeugnisse bzw. Teile von Erzeugnissen zum Gegenstand haben. Es fragt sich vor diesem Hintergrund, auf welche Ele- mente diese Referenzbilder einzugrenzen sind. Beide Parteien verwenden den Begriff der "durchlaufenden" bzw. "durchgehenden" Stützen. Nach Darstellung
- 50 - der Klägerin handelt es sich dabei um Stützen, die bei beiden Parteien nicht effek- tiv durch die untere Pritsche durchlaufen würden. Vielmehr stehe die obere Stütze auf der unteren Pritsche. Beide Konstruktionen würden nur den Anschein des Durchlaufens erwecken. Die Vierkant-Metallstütze der Klägerin sei an der oberen Bank an einem Vierkant-Holz mit Schraube befestigt und auf der unteren Bank abgestellt (ohne jegliche technische Vorrichtung). Die untere Stütze sei auf der unteren Bank an einem Vierkant-Holz mit Schraube befestigt. So ergebe sich der Eindruck des Durchlaufens (act. 21 Rz. 2). Die Beklagte bestreitet die rechtliche Relevanz dieser Ausführungen, nicht aber deren Richtigkeit (act. 29 Rz. 7). Der optische Effekt des Durchlaufens ergibt sich demnach aus einer Kombination von Stütze, Bank und Pritsche. Diese Auffassung teilt auch die Beklagte, wenn sie ausführt, das Design ergebe sich aus der Positionierung bzw. Kombination von Vierkantstützen und Pritschen zusammen (act. 12 Rz. 30). 6.4.3. Das Designgesetz schützt Gestaltungen von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen, die namentlich durch die Anordnung von Linien, Flächen, Konturen oder Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert sind, als Design (Art. 1 DesG). Vom Schutz gemäss Art. 1 DesG wird somit ausdrücklich die Ge- staltung von Teilen von Erzeugnissen erfasst (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 34 zu Art. 1 DesG). Insofern wären vorliegend die einschlägigen hinterlegten Designs, sofern rechtsbeständig, mit den mutmasslichen Verletzungsobjekten be- züglich der entsprechenden Teile zu vergleichen und anhand von Art. 8 DesG wä- re zu prüfen, ob diese die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes Design. 6.4.4. Bevor die Frage einer allfälligen Rechtsverletzung zu prüfen ist, muss der für die Verletzung relevante Sachverhalt erstellt sein, wozu i.w.S. auch die Rechtsbeständigkeit der Designs gehört. Hierher gehören neben der aufgeworfe- nen Frage der technischen Bedingtheit insbesondere das Vorliegen der Schutzvo- raussetzungen der Neuheit und der Eigenart, welche von der Klägerin beide in Abrede gestellt werden (vgl. Ziff. 6.2.2.).
- 51 - 6.4.5. Das DesG gewährt reinen Formenschutz, weshalb technische Ideen nur über das PatG geschützt werden können (vgl. Art. 4 lit. c DesG; STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, a.a.O., N. 25 zu Art. 4 DesG). Entgegen den klägerischen Ausführungen sind scheinbar „durchlaufende“ Stützen im Bereich von Saunapritschen und -bänken nicht ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt. Das geschützte Merkmal ist vorliegend nicht die Pritsche, Bank oder die Stütze an sich, sondern deren Kombination in einer bestimmten, äusserlich wahr- nehmbaren Anordnung bzw. Kombination innerhalb des Ganzen. Innerhalb des technisch-funktionellen Bereichs, wonach eine Pritsche oder Bank auf zumindest einer Stütze stehen muss, sofern sie nicht an einer Wand befestigt ist oder an der Decke hängt, gibt es für die Auswahl und Kombination von Formen in Bezug auf vorgenannte Elemente praktisch beliebigen gestalterischen Freiraum (vgl. dazu auch die Ausführungen der Beklagten in act. 12 Rz. 65). Zu denken ist etwa an eine unterschiedliche Anzahl, abweichende Anordnung (Positionierung) oder ver- schiedene Dimensionierung der Pritschen, Bänke und Stützen im Einzelnen. Der Klägerin würden zumutbare Gestaltungsalternativen zur Verfügung stehen. Ein Ausschlussgrund nach Art. 4 lit. c DesG liegt somit nicht vor. 6.4.6. Weiter ist auf die von der Klägerin in Abrede gestellte Neuheit des Designs einzugehen. Die Klägerin hat keine Urkunden ins Recht gelegt, welche ein vorbe- stehendes, identisches Design darlegen würden, welches im Vergleich zu den Designs Nr. 3 und 4 gemäss DM/1 sowie Nr. 7 gemäss DM/2 exakt gleich aus- sieht oder nur in kaum wahrnehmbaren oder optisch nicht ins Gewicht fallenden Einzelheiten abweicht (vgl. STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, a.a.O., N. 90 zu Art. 2 DesG). Es scheitert bspw. an der Datierung (Zeitpunkt) (vgl. act. 1 Rz. 35 und 46 mit Verweisung auf act. 3/14; act. 21 Rz. 42 mit Verweisung auf act. 22/26a), der Quellenangabe (vgl. act. 1 Rz. 35 und 46 mit Verweisung auf act. 3/14), der Er- sichtlichkeit des „Durchlaufeffekts“ an sich (vgl. act. 1 Rz. 58 mit Verweisung auf act. 3/15 und 3/18), der Anzahl der Stützen (zweite versetzte Stütze) (vgl. act. 21 Rz. 29 und act. 37 mit Verweisung auf act. 22/21 [act. 3/10, 3/11 im Verfahren HG090318]) oder es handelt sich um eine unschädliche Eigenoffenbarung (vgl. act. 1 Rz. 36 und 51 sowie act. 21 Rz. 50 mit Verweisung auf act. 3/15 sowie act. 22/21 [act. 3/8 im Verfahren HG090318], wobei durchgehende Stützen -
- 52 - wenn überhaupt - nur textlich erwähnt, nicht aber ersichtlich sind), worauf auch die Beklagte in ihren Rechtsschriften zutreffend hinweist (vgl. act. 12 Rz. 43, act. 29 Rz. 51; act. 12 Rz. 44; act. 29 Rz. 40; act. 29 Rz. 83). 6.4.7. Mit act. 22/23 (Abbildung der Sauna eines Dritten in einem Katalog als Bei- lage zur Klageantwort vom 29. März 2010 im Geschäft-Nr. HG090318; abge- druckt nachfolgend unter Ziff. 6.4.9.) - ebenfalls verwiesen in act. 22/22 Rz. 4 und 17 (Klageantwort vom 29. März 2010 im Geschäft-Nr. HG090318) - wurde von der Klägerin allerdings ein Dokument ins Recht gelegt, aus welchem die rechtliche Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass den inländischen Verkehrskreisen vor dem 22. Juli 2010 (Hinterlegungsdatum DM/1; Hinterlegungsdatum DM/2:
12. März 2012) ein Design bekannt sein konnte, welches sich im Gesamteindruck von den drei Designs der Beklagten nur in unwesentlichen Merkmalen unter- scheidet (vgl. act. 21 Rz. 6 lit. b und d). 6.4.8. Dass es sich hierbei um einen Auszug aus einem an Abnehmer - und damit an den mit Blick auf Art. 2 Abs. 3 DesG relevanten Verkehrskreis (vgl. STUTZ/ BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 97, 100 f. zu Art. 2 DesG; HEINRICH, a.a.O., N. 124 zu Art. 2 DesG) - gerichteten Katalog mit Schweizer Bezug handelt, geht auch aus anderen Auszügen der Klageantwortbeilage 5 (S. 5, 8, 14 und 17) im Geschäft-Nr. HG090318 (act. 22/22) hervor, wenn man die Sprache, das "Look and Feel" der Kataloggestaltung (Schrift, „Spektrum“, Formatierung, etc.), die ge- listeten Anbieter (Unternehmen) und den Verweis auf Bezugsadressen mit Sei- tenangabe berücksichtigt. Zu prüfen ist damit nachfolgend, ob sich die im Katalog abgebildete Gestaltung von den im Streit liegenden Designrechten der Beklagten nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet. 6.4.9. Bei der von der Klägerin eingereichten Urkunde (act. 22/23) handelt es sich um folgende Abbildung:
- 53 - Die Abbildung, welche sich auf S. 57 eines Katalogs mit der Bezeichnung „…“ in der Rubrik „Spektrum“ befindet, zeigt eine runde, metallene, scheinbar „durchlau- fende“ Stütze, positioniert zwischen linker/rechter Seite einer Saunapritsche und rechter/linker Seite einer Saunabank. In Anbetracht dieses vorbestehenden For- menschatzes unterscheiden sich die drei Designs der Beklagten nur in für den kri- tischen, interessierten Konsumenten unwesentlichen Eigenschaften, so dass bei jenen Hinterlegungen im Vergleich dazu von keiner ästhetischen Individualität (deutlicher Unterschied) ausgegangen werden kann. Dem Abnehmer geht es pri- mär um den Effekt des „Durchlaufens“ und nicht darum, ob bei dreidimensionalen, funktionalen Gegenständen wie einer Stütze oder einer Pritsche/Bank eine zu- sätzliche, geringfügige Verzierung (z.B. schwarzer Fuss an der oberen Stütze), ein anderer Stützengrundriss (viereckig/rund), eine abweichende Stützenfarbe (metall/schwarz) oder eine doppelte Beplankung mit Trennlinie bei der Pritsche vorliegt. 6.4.10. Über das letztere Merkmal in Form der auffällig klobig wirkenden Doppel- Beplankung liesse sich allerdings im Hinblick auf Design Nr. 7 gemäss DM/2 al- lenfalls diskutieren, doch würde es selbst bei Annahme von (geringfügiger) Ei- genart dieses Designs spätestens an der Verletzung der beklagtischen Designs scheitern, zumal die klägerischen Produkte keine doppelte Beplankung mit Trenn- linie bei der Pritsche aufweisen. 6.4.11. Vor diesem Hintergrund ist die Verletzungsfrage im Fall der scheinbar „durchgehenden“ Pritschenstützen nicht mehr zu prüfen. Ob das Widerklagebe-
- 54 - gehren gemäss Ziff. 1, 1. Spiegelstrich, abzuweisen ist, kann aber erst nach Beur- teilung der lauterkeitsrechtlichen Streitfragen beurteilt werden (vgl. Ziff. 8), zumal die Beklagte ihren Anspruch sowohl auf Designrecht als auch auf Lauterkeitsrecht stützt. 6.4.12. Was die Klägerin mit ihrer nicht weiter begründeten Einrede der Nichtigkeit beabsichtigt (vgl. act. 21 Rz. 75), ist nur schwer verständlich. Im Zusammenhang mit der pauschalen Bestreitung von Eigenart und Neuheit führt sie aus, dass sie mit ihren negativen Feststellungsbegehren lediglich auf Feststellung der Nichtver- letzung klage, gegenüber der Widerklage aber die Einrede der Nichtigkeit der gel- tend gemachten Registrierungen erhebe. Die Feststellung der Nichtigkeit sei nach Art. 40 DesG von Amtes wegen zu melden (vgl. act. 21 Rz. 75). Der Hinweis auf Art. 40 DesG trägt nicht zur Klärung bei. Nach dieser Bestimmung stellt das Ge- richt rechtskräftige Urteile - auch solche betreffend internationale Designregistrie- rungen (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 19 zu Art. 40 DesG) - dem IGE in vollständiger Ausfertigung zu. Die Mitteilungspflicht gilt demnach für sämtliche Ur- teile, welche das Designrecht betreffen (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 3 zu Art. 40 DesG). Allenfalls bezieht sich die Klägerin auf die bis 30. Juni 2008 in Kraft stehende Fassung, wonach das Gericht dem Institut nur rechtskräftige Urteile mit- zuteilen hatte, welche die Änderung einer Eintragung im Register zur Folge hat- ten. Zielt die Klägerin aber auf die Änderung einer Eintragung im Register ab, wä- re nicht mehr von einer Einrede, sondern von einer (Nichtigkeits-)Klage auszuge- hen (vgl. Art. 28 lit. d DesG), denn die vorfrageweise Prüfung der Nichtigkeitsein- rede nimmt nicht an der Rechtskraft des Urteils teil und kann damit auch nicht zur Änderung eines Registereintrags führen (vgl. HEINRICH, a.a.O., N. 29 zu Art. 33 DesG). Eine Nichtigkeitsklage als Reaktion auf die Widerklage wäre aber als un- zulässige Gegenwiderklage i.S.v. Art. 224 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren. Folglich ist die Einrede in dem Sinn zu verstehen, dass die Klägerin sich auf den Nichtig- keitsgrund nach Art. 4 lit. b und c i.V.m. Art. 2 DesG beruft und damit die Abwei- sung der Widerklage bezwecken will. Nachdem bereits zuvor auf die diesbezügli- chen Ausführungen der Klägerin eingegangen wurde und eine Designrechtsver- letzung zu verneinen ist, erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu.
- 55 - 6.5. Minderheitsmeinung Eine Minderheit des Gerichts vertritt in Bezug auf Ziff. 6.4.2.-6.4.11. eine abwei- chende Meinung (act. 48 A).
7. Dreieckige Pritschen (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich) 7.1. Unbestrittener Sachverhalt Die Beklagte ist Inhaberin der (mit Schutzwirkung u.a. für die Schweiz) bei der WIPO international hinterlegten Designs gemäss DM/4. Die beiden Designs ge- ben die visuelle Gestaltung einer Sauna und eines Sauna-Bestandteils wieder (vgl. act. 13/13). 7.2. Parteistandpunkte 7.2.1. Nach Auffassung der Beklagten zeichnet sich das relevante Design aus durch aufgehängte Dreieckspritschen unter zwei dreieckförmig zueinander lau- fenden (Ober-)Pritschen in dreieckförmigem Raum, ausgehend von einem Zent- rum. Die bei Saunen üblicherweise zuunterst stehende Bank werde hier also in innovativer Weise mit einem aufgehängten Dreieck ersetzt. Die ergonomischere Nutzung des freien Raums und die "Aufhängung" der Dreieckspritsche verleihe der Gestaltung eine eigentümlich-elegante "Leichtigkeit". Eine optische Synthese der einzelnen hinterlegten Design-Bildelemente (insbesondere der Abbildungen Nr. 1.1, 1.2, 2.1 und 2.2) liessen diese essentiellen Charakteristika als Gesamt- eindruck erkennen. Die von der Klägerin angebotene "F._____-Sauna" bediene sich genau derselben Charakteristika, namentlich der (i) aufgehängten Dreiecks- pritschen unter (ii) zwei dreieckig zueinander laufenden (Ober-)Pritschen in (iii) dreieckförmigem Raum und erwecke denselben (schlicht-ästhetischen bzw. "leichten") Gesamteindruck (act. 12 Rz. 106 f.). Die Tatsache, dass sich die Aus- gestaltung der Klägerin höchstens in kleinen Details von jener der Beklagten un- terscheide (bspw. aufgrund des anderen Verlaufs des Täfers oder weil eine hän- gende Stütze weniger verwendet werde), ändere nichts am wesentlichen Ge- samteindruck (act. 29 Rz. 14). In beiden Fällen werde eine dreieckige Pritsche verwendet, welche in der Mitte der Sauna "von oben her" aufgehängt werde und
- 56 - damit optisch den Eindruck erwecke, als würde sie gewissermassen schweben. Diese beiden zentralen Elemente, welche durch die Abbildungen 1.1-2.4 des De- signs DM/4 geschützt seien, würden von der Klägerin ohne nennenswerte Abwei- chung übernommen (act. 29 Rz. 74). 7.2.2. Nach Darstellung der Klägerin handelt es sich nicht um zwei dreieckförmig zueinander laufende (Ober-)Pritschen, sondern - wie üblich - um zwei im rechten Winkel im Raum liegende Pritschen (act. 21 Rz. 81). Bezüglich der Aufhängung des Pritschendreiecks werde Neuheit und Eigenart bestritten. Bezüglich Neuheit sei festzuhalten, dass es Dreieckspritschen auf Stützen lange vor der Registrie- rung auf dem Markt gegeben habe. Als neu könnte designrechtlich ohnehin nur die Gestaltung des Aufhängungsprinzips gelten. Die Befestigungstechnik wäre ei- ne Frage des Patentrechts. Bezüglich Eigenart gelte, dass eine technisch funkti- onsbedingte Lösung nicht über Designrecht verhindert werden könne. Hier betref- fe dies das Aufhängen. Selbst wenn der Beweis der fehlenden Neuheit nicht er- bracht werden könnte, könne nicht die Aufhängung als solche designrechtlich un- terbunden werden, sondern lediglich deren Gestaltung. Die Aufhängung sei einer- seits eingeführt worden, um das Putzen der Saunen zu erleichtern, die Dreieck- form dränge sich in kleinen Saunen aus Platzgründen auf. Es wäre unsinnig und unwirtschaftlich, die Holztäferung unter die obere Pritsche durchgehend laufen zu lassen (act. 1 Rz. 62 ff.). Unter Hinweis auf ein ...s Erzeugnis hält die Klägerin so- dann fest, dass dreieckige Pritschen seit vielen Jahren im Gebrauch seien, aller- dings lange Zeit nur mit auf dem Boden abgestützten Füssen (act. 1 Rz. 36 a.E.; vgl. auch act. 21 Rz. 46). In Bezug auf die Verletzungsfrage führt die Klägerin aus, dass die Sammelhinterlegung gemäss DM/4 eine an vier Elementen seitlich aufgehängte, senkrecht getäferte Dreieckstütze [recte: Dreieckspritsche], welche in der hinteren Ecke an fünfter Stütze stehe und rechteckig angeordnete Pritschen mit Ofen im Zentrum zeige. Prägende Elemente seien zwei gleich grosse im rech- ten Winkel stehende Seitenwände, verbunden durch eine 135° angeordnete durchgehende, dreiteilige Glasfront. Weiter seien der Ofen im Zentrum, der senk- rechte Täferverlauf auf den Pritschen, der waagrechte Bretterverlauf an der Wand und vier seitlich befestigte Vierkantstützen prägend (act. 21 Rz. 6 lit. c; act. 21 Rz. 81). Die von der Beklagten beanstandete Gestaltung weiche in allen prägen-
- 57 - den Elementen von den Abbildungen Nr. 1.1 bis 1.5 ab. Ebenso bezüglich der das Gesamtbild kaum prägenden Details in den Komponenten 2.1 bis 2.4 (act. 21 Rz. 6 lit. c). Weiter sei ihre Sauna nicht symmetrisch aufgebaut, der Ofen stehe nicht im Zentrum, sondern rechts im Eingang, der Täferverlauf im Dreieck sowie die Aufhängung in Gestaltung, Zahl und Ort seien unterschiedlich (act. 21 Rz. 47). 7.2.3. Soweit es sich als erforderlich erweist, ist im Rahmen der Subsumtion nä- her auf die Parteivorbringen einzugehen. 7.3. Rechtliches 7.3.1. In rechtlicher Hinsicht kann zunächst auf die Ausführungen unter Ziff. 6.3. verwiesen werden. 7.3.2. Nach Art. 8 DesG kommt es im Zusammenhang mit dem Schutzbereich da- rauf an, ob das jüngere Design (i) die gleichen wesentlichen Merkmale enthält und (ii) dadurch bei den Letztabnehmern den gleichen Gesamteindruck erweckt (HEINRICH, a.a.O., N. 2 zu Art. 8 DesG). Die konkurrierenden Gestaltungen sind dabei nicht einem synoptischen Vergleich zu unterziehen und auf übereinstim- mende oder abweichende Details zu untersuchen. Das Gericht soll sich vielmehr auf das Charakteristische, Wesentliche konzentrieren. Zu vergleichen sind die prägenden Merkmale, welche den Gesamteindruck bestimmen. Blosse Detailun- terschiede begründen noch keinen genügenden Abstand (VON BÜ- REN/MARBACH/DUCREY, a.a.O., Rz. 426; BGE 129 III 545 E. 2.3). Die Wesentlich- keit oder Unwesentlichkeit der Merkmale ist aus der Optik des am Kauf interes- sierten Abnehmers, welcher sich bewusst die ihm subjektiv wichtigen und kurzfris- tig im Gedächtnis haftenbleibenden Merkmale einprägt (BGE 129 III 545, E. 2.3) zu bestimmen (massgebliche Perspektive). 7.4. Würdigung 7.4.1. Zu vergleichen sind die im Register eingetragenen Designs der Beklagten, auf welche sie sich beruft, und die vermeintlichen Verletzungsobjekte der Kläge- rin. Soweit sich die Beklagte auf Abbildungen stützt, die von ihr gebaute Saunen bzw. Sauna-Bestandteile zeigen (vgl. act. 29 Rz. 74; act. 30/31), ist sie nicht zu
- 58 - hören, denn der Schutz eines Designs richtet sich immer nach dem Registerein- trag. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Designs gemäss DM/4 um eine Sammelhinterlegung i.S.v. Art. 5 Abs. 4 HMA-G handelt, mit der zwei verschiedene Designs hinterlegt wurden (vgl. Ordnungsnummern). Eine optische Synthese ist folglich nur insoweit zulässig, als dabei Bilder des gleichen Designs berücksichtigt werden (vgl. dazu Ziff. 6.3.3.). Die von der Beklagten geforderte Zusammenführung der Bilder Nr. 1.1, 1.2, 2.1 und 2.2 (vgl. act. 12 Rz. 106) er- weist sich damit als unzulässig (vgl. dazu schon Ziff. 6.4.1.). Eine optische Syn- these der einzelnen Ansichten zu einer Gesamtform darf nur unter den Bildern Nr. 1.1-1.5 sowie unter den Abbildungen Nr. 2.1-2.4 vorgenommen werden. 7.4.2. Das Design Nr. 2 gemäss Hinterlegung DM/4 zeigt folgende dreieckige Pritsche mit Befestigungsvorrichtungen (vgl. act. 13/13): Nach Auffassung der Beklagten macht nicht die dreieckige Form das Design aus. Geschützt werde die spezifische Ausgestaltung der hängend montierten, "schwe- benden" Dreieckspritsche und nicht die dreieckige Grundform oder die Idee der Montage ohne Stützen auf dem Boden (act. 29 Rz. 64). Die Klägerin wie auch die Beklagte würden eine dreieckige Pritsche verwenden, welche in der Mitte der Sauna "von oben her" aufgehängt werde und damit optisch den Eindruck erwe- cke, als würde sie gewissermassen schweben. Diese beiden zentralen Elemente, welche durch die Abbildungen 1.1-2.4 des Designs DM/4 geschützt seien, würden
- 59 - von der Klägerin ohne nennenswerte Abweichung übernommen (act. 29 Rz. 74). Auch im Rechtsbegehren ist die Rede von aufgehängten Dreieckspritschen (vgl. act. 12 S. 3). Diese Ausführungen zeigen auf, dass es der Beklagten nicht um den Schutz der dreieckigen Pritsche geht, wie sie in Design Nr. 2 abgebildet ist. Die Abbildungen zeigen weder eine montierte Pritsche noch geht daraus ein Schwe- beeffekt hervor. Weiter führt die Beklagte aus, der Klägerin würden unzählige an- dere technische Varianten zur Verfügung stehen, eine Dreieckspritsche in einer Sauna zu montieren (vgl. act. 12 Rz. 53, 75). Die Verwendung einer dreieckigen Pritsche wird demnach nicht beanstandet, sondern die Art der Montage bzw. der dadurch erzielte Effekt (vgl. dazu act. 29 Rz. 14, 64, 74, 84, 86). Design Nr. 2 ge- mäss Hinterlegung DM/4 lässt diesen Schwebeeffekt aber nicht erkennen. Sich auf dieses Design zu berufen, um der Klägerin die Realisierung ebendieses Ef- fekts zu untersagen, würde letztlich auf den Schutz einer (technischen) Idee hin- auslaufen, nicht aber auf den Schutz einer konkreten Gestaltung, welche in der Hinterlegung ihr Abbild findet. Durch das DesG werden aber keine abstrakten Ideen geschützt (vgl. VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, a.a.O., Rz. 426; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 12 zu Art. 1 DesG). Das Design Nr. 2 gemäss Hinterlegung DM/4 bildet demnach keine Grundlage für das Begehren der Beklag- ten. Demgegenüber ist in Design Nr. 1 der Hinterlegung DM/4 eine hängend mon- tierte Dreieckspritsche abgebildet. Demnach ist zu prüfen, ob die Klägerin mit ih- rer Saunagestaltung dieses Design verletzt. 7.4.3. Das Design Nr. 1 der Hinterlegung DM/4 zeigt folgende Saunagestaltung (act. 13/13, Abbildungen Nr. 1.1, 1.2 und 1.3):
- 60 - Die anderen Abbildungen dieses Designs zeigen keine weiteren (relevanten) Ge- staltungselemente, die nicht schon den drei oben abgedruckten Bildern zu ent- nehmen wären. Nicht massgebend ist die von der Beklagten gemachte Beschrän- kung einer Abbildung auf den Bereich der dreieckigen Pritsche, die an die obere Pritsche montiert ist (vgl. act. 29 Rz. 75), worauf die Klägerin zu Recht hinweist (vgl. act. 21 Rz. 81). Einerseits wird hierfür nicht eine hinterlegte Abbildung ver- wendet, was durch den unterschiedlichen Türgriff erkennbar wird. Insofern han- delt es sich - entgegen der Darstellung der Beklagten - nicht um die designrecht- lich geschützte Gestaltung. Andererseits ist es nicht zulässig, den Designschutz auf einzelne Teile einer als Ganzes hinterlegten Gestaltung zu beschränken, denn so würde die in Art. 8 DesG statuierte Vorgehensweise beim Vergleich zweier
- 61 - Designs umgangen. Sodann sieht Art. 1 DesG die Möglichkeit vor, Teile von Er- zeugnissen durch entsprechende Hinterlegung selbständig zu schützen. Vor die- sem Hintergrund besteht keine Notwendigkeit, nur einzelne Teile eines eingetra- genen Designs isoliert zu schützen. Zu vergleichen sind die Abbildungen des beklagtischen Designs aus dem Regis- ter mit der beanstandeten Saunagestaltung der Klägerin, welche sich aus folgen- den Aufnahmen ergibt (vgl. act. 29 Rz. 75; act. 1 S. 18; act. 13/21): 7.4.4. Bevor ein Vergleich der jeweiligen Gestaltungen vorzunehmen ist, ist auf die von der Klägerin geltend gemachte technische Bedingtheit der Gestaltung so- wie die Behauptung, es fehle der Gestaltung der Beklagten die Neuheit und Ei- genart, einzugehen. Entgegen den klägerischen Ausführungen sind hängend montierte Dreieckspritschen nicht ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt (vgl. Art. 4 lit. c DesG). Das geschützte Merkmal ist vor- liegend nicht die Pritsche an sich, sondern deren konkrete Ausgestaltung in Kom- bination mit den übrigen Elementen im Gesamteindruck der Sauna. Innerhalb des technisch-funktionellen Bereichs, wonach eine Sauna grundsätzlich eine Sitz- und/oder Ablagegelegenheit in Form einer Pritsche und/oder Bank haben muss, sofern man nicht stehend schwitzen will, gibt es für die Auswahl und Kombination von Formen, die Befestigung und Positionierung praktisch beliebigen gestalteri- schen Freiraum. Zu denken ist etwa an unterschiedliche Formen, Dimensionie- rungen, Befestigungen (z.B. Stützen, Wand) oder Positionierungen der Saunaprit- sche (vgl. dazu die eingehenden Ausführungen der Beklagten in act. 12 Rz. 53 f.,
- 62 - 75). Der Klägerin würden demnach zumutbare Gestaltungsalternativen zur Verfü- gung stehen. Ein Ausschlussgrund nach Art. 4 lit. c DesG liegt somit nicht vor. 7.4.5. In Bezug auf die von der Klägerin in Abrede gestellte Neuheit des Designs ist festzuhalten, dass die Klägerin keine geeigneten Urkunden ins Recht gelegt hat, welche ein vorbestehendes, identisches Design darlegen würden, welches im Vergleich zum Design Nr. 1 gemäss DM/4 exakt gleich aussieht oder nur in kaum wahrnehmbaren oder optisch nicht ins Gewicht fallenden Einzelheiten abweicht. Mit den Aussagen "Dreieckige Pritschen sind seit vielen Jahren im Gebrauch, al- lerdings lange Zeit nur mit auf dem Boden abgestützten Füssen" und "Bezüglich Neuheit wird festgehalten, dass es Dreieckpritschen auf Stützen lange vor der Registrierung auf dem Markt gab" (act. 1 Rz. 36 a.E. und 62 jeweils mit Verwei- sung auf act. 3/16 [vgl. die unter Ziff. 7.4.6. abgedruckten Abbildungen]) bringt die Klägerin gerade selbst zum Ausdruck, dass es sich dabei nicht um identische, sondern allenfalls um ähnliche Gestaltungen handelt und es dem Design der Be- klagten möglicherweise an Eigenart mangelt. Darauf ist in der Folge einzugehen. Im Zusammenhang mit den Ausführungen zur Eigenart ist zudem aufzuzeigen, dass ein Vergleich mit einzelnen Elementen - wie er von der Klägerin gemacht wird - nicht zielführend ist. 7.4.6. Was der (teilweise sinngemäss) geltend gemachte Einwand der Klägerin betrifft (vgl. act. 1 Rz. 36 a.E.; act. 21 Rz. 46 mit Verweisung auf act. 3/16), dass den hinterlegten Designs der Beklagten die Eigenart fehle, ist zunächst die vorlie- gend relevante Gestaltung in Erinnerung zu rufen. Es handelt sich dabei um eine ganze Sauna gemäss Hinterlegung DM/4 (Design Nr. 1). Um die Eigenart der de- signrechtlich geschützten Gestaltung zu widerlegen genügt es demnach nicht, sich auf einzelnes Merkmal eines (vermeintlich) älteren Referenzobjekts zu beru- fen und dieses mit einzelnen Merkmalen des hinterlegten Designs der Beklagten zu vergleichen (vgl. dazu auch STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 107 zu Art. 2 DesG), gerade wenn die Klägerin selbst geltend macht, dass die Sauna der Be- klagten (Design Nr. 1) verschiedene prägende Merkmale aufweise (vgl. Ziff. 7.2.2.). Richtigerweise sind die ganzheitlichen Saunagestaltungen gemäss den von der Klägerin eingereichten Abbildungen zu berücksichtigen. Dabei han-
- 63 - delt es sich um die beiden nachfolgend wiedergegebenen Saunen eines ... Sau- naherstellers (linke Gestaltung mit zwei Detailansichten; vgl. act. 3/16): Es kann zwar durchaus sein, dass ein einzelnes Element vorherrschend bzw. al- lein wesentlich ist und sich die (fehlende) Eigenart letztlich einzig über dieses Merkmal bestimmt. Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Als wesentliche Merk- male der hinterlegten Gestaltung der Beklagten sind die durchgehende flache Verglasung der Front, die dreiecksförmige Raumgestaltung sowie die hängend montierte (scheinbar „schwebende“) Dreieckspritsche, auszumachen (vgl. dazu sogleich Ziff. 7.4.7.). Damit unterscheidet sich das Design der Beklagten in meh- reren wesentlichen Merkmalen von den Gestaltungen des ... Saunaherstellers (vgl. VON BÜREN/MARBACH/ DUCREY, a.a.O., Rz. 459, wonach Eigenart bereits zu bejahen sei, sobald sich das hinterlegte Erzeugnis im Vergleich zu den vorbe- kannten Gestaltungen zumindest in einem wesentlichen Merkmal unterscheidet). Die Saunen des ... Herstellers weisen keine durchgehende flache Glasfront, son- dern einzig eine Glastür und zwei Glasfenster, unterbrochen von anderen Mate- rialien, auf. Was die dreieckigen Pritschen betrifft, ist zunächst darauf hinzuwei- sen, dass der ... Hersteller die Gestaltung der dreieckigen Pritsche weder bildlich noch durch Beschreibung in Textform (vgl. act. 3/16) in den Vordergrund rückt. Betrachtet man die dreieckigen Pritschen in den Vergleichsobjekten, so fällt auf, dass diese offensichtlich an den Stützen der oberen Bank befestigt sind, wobei
- 64 - sowohl die Pritschen als auch die Stützen - anders als beim hinterlegten Design - massiv und nicht schwebend wirken. Im Vergleich dazu wirkt die Gestaltung der Beklagten elegant und leicht. Insgesamt ist damit eine deutlich erkennbare Ver- schiedenheit auszumachen. Damit entsteht bei einer am Kauf interessierten Per- son ein massgeblich anderer Gesamteindruck. Damit vermag die Klägerin die aufgrund von Art. 21 DesG vermutete Eigenart nicht zu widerlegen. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, seit wann die Abbildungen des ... Saunaherstellers im Internet abrufbar sind. In der Folge ist zu prüfen, ob die Gestaltung der Kläge- rin das Design der Beklagten verletzt. 7.4.7. Als wesentliche Merkmale der hinterlegten Gestaltung der Beklagten sind die durchgehende flache Verglasung der Front, die dreiecksförmige Raumgestal- tung sowie die hängend montierte (scheinbar „schwebende“) Dreieckspritsche, welche ohne Stützen unterhalb an den Seiten auskommt und darüber hinaus mittig im Bereich des perspektivischen Fluchtpunkts liegt (vgl. Abbildungen Nr. 1.1, 1.2, 1.3), auszumachen. Die hellen Seitenwände, der Ofen, dessen Posi- tionierung und Farbe oder die Form/Symmetrie der Frontansicht sind demgegen- über nicht prägend. Dies gilt auch für den Verlauf der Täferung auf der Dreieck- spritsche. Sämtliche der genannten wesentlichen Merkmale weist auch das Nachahmungsobjekt der Klägerin auf. Dieses zeichnet sich ebenfalls durch eine verglaste Frontansicht, eine dreiecksförmige Raumgestaltung sowie eine hängend montierte (scheinbar „schwebende“) Dreieckspritsche im Zentrum ohne Stützen aus. Durch Übereinstimmung dieser wesentlichen Merkmale entsteht beim inte- ressierten Verbraucher der gleiche Gesamteindruck, denn die Gestaltung der Klägerin weist - im Vergleich mit der Gestaltung der Beklagten - keine anderen Merkmale auf, welche den Gesamteindruck wesentlich verändern würden (vgl. HEINRICH, a.a.O., N. 65 zu Art. 8 DesG). Damit ist festzuhalten, dass die Klägerin mit ihrer Gestaltung das Designrecht der Beklagten verletzt. 7.4.8. Das Designrecht verleiht der Rechtsinhaberin das Recht, anderen zu ver- bieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen, d.h. herzustellen, zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein-, aus- und durchzuführen sowie es dafür zu besitzen (Art. 9 Abs. 1 DesG). Die Rechtsinhaberin kann die Ein-,
- 65 - Aus- und Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren auch dann verbieten, wenn sie zu privaten Zwecken erfolgt (Art. 9 Abs. 1bis DesG). Schliesslich kann die Rechtsinhaberin Dritten auch verbieten, bei einer widerrechtlichen Ge- brauchshandlung mitzuwirken, deren Begehung zu begünstigen oder zu erleich- tern (Art. 9 Abs. 2 DesG). Wird sie in ihren Rechten verletzt oder gefährdet, kann sie vom Gericht insbesondere verlangen, die bestehende Verletzung zu beseiti- gen (Art. 35 Abs. 1 lit. b DesG). Die Beklagte macht mit ihrem Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, einen Unterlassungsanspruch geltend, wel- cher sich nicht auf eine ganzheitliche Saunagestaltung bezieht, sondern grund- sätzlich darauf abzielt, der Klägerin zu untersagen, aufgehängte Dreiecksprit- schen anzubieten etc. (vgl. Wortlaut des Rechtsbegehrens). Die designrechtlich geschützte Gestaltung bzw. das Verletzungsobjekt ist vorliegend aber eine ganze Sauna, nicht bloss ein Teil einer Sauna. Eine entsprechende gerichtliche Anord- nung kann sich demnach nur auf diese, die Designrechtsverletzung begründende Gestaltung der Klägerin beziehen. Dieses Verletzungsobjekt enthält die im Wider- klagebegehren abgedruckte Dreieckspritsche. Nachdem die Beklagte beabsich- tigt, der Klägerin die Verwendung von aufgehängten Dreieckspritschen in all ihren Saunagestaltungen zu untersagen, bezieht sich das Begehren demnach auch auf das vorliegend relevante Verletzungsobjekt. Demzufolge ist der Unterlassungsan- spruch auf das zulässige Mass zu reduzieren und der Klägerin ist zu untersagen die nachfolgend wiedergegebene Sauna (Bild Nr. 1) mit aufgehängter Dreieck- spritsche (Bilder Nr. 2 und 3) herzustellen, zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein- oder auszuführen, durch die Schweiz zu führen oder zu diesen Zwe- cken zu besitzen, sowie bei einer widerrechtlichen Gebrauchshandlung mitzuwir- ken oder deren Begehung zu begünstigen (vgl. Art. 9 DesG).
- 66 - Ob das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, im Übrigen abzu- weisen ist, kann erst nach Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Streitfragen beur- teilt werden (vgl. Ziff. 8), zumal die Beklagte ihren Anspruch sowohl auf Design- recht als auch auf Lauterkeitsrecht stützt. 7.4.9. Die Beklagte ersucht sodann um Anordnung von Vollstreckungsmassnah- men. Nach Art. 236 Abs. 3 ZPO ordnet das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen an. Lautet ein Urteil auf ein Tun, Unterlassen oder Dulden, so können die Vollstreckungsmassnahmen gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO angedroht werden. Die von der Beklagten beantragte Anordnung der Straf- drohung nach Art. 292 StGB stellt demnach eine mögliche Vollstreckungsmass- nahme dar (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Massnahme erweist sich denn auch als verhältnismässig. Die gerichtliche Anordnung ist demnach mit der Straf- androhung nach Art. 292 StGB zu verbinden. 7.4.10. Zur Einrede der Nichtigkeit (vgl. act. 21 Rz. 75) ist zunächst auf Ziff. 6.4.5. zu verweisen. Auch unter diesem Titel ist nicht weiter darauf einzugehen, zumal das Begehren der Beklagten teilweise gutzuheissen ist. 7.5. Minderheitsmeinung
- 67 - Eine Minderheit des Gerichts vertritt in Bezug auf Ziff. 7.4.4.-7.4.10. eine abwei- chende Meinung (act. 48 B).
8. Unlauterer Wettbewerb 8.1. Parteistandpunkte 8.1.1. Die Beklagte hält fest, dass bei den inkriminierten Saunen der Klägerin sämtliche im Gesamteindruck charakteristischen Merkmale der Saunen der Be- klagten (in ihren Modellen "G._____", "H._____" und "I._____" [durchgehende Vierkantstütze und Anordnung von Pritsche und Bank; aufgehängte Dreiecksprit- schen; bewegliche Pritschenlatten]) unter den Rubriken "F._____-Sauna", "Sauna mit …", "Sauna mit …" sowie "J._____" kopiert würden. Die unter den vorgenann- ten Rubriken abgebildeten Saunen gäben die charakteristischen Kennzeich- nungsmerkmale der Modelle "G._____", "H._____" und "I._____" der Beklagten wieder. Genau besehen kopiere die Klägerin also eine gesamte Produktausstat- tung der Beklagten (act. 12 Rz. 117). Die kumulierte Nachahmung der kennzeich- nungskräftigen Elemente (durchgehende Vierkantstütze und Anordnung von Prit- sche und Bank; aufgehängte Dreieckspritschen; bewegliche Pritschenlatten mit 1:1 identischer visueller Bewerbung) sei kein Zufall, sondern das Resultat einer systematischen Nachahmung der Klägerin, die ohne Weiteres geeignet sei, eine Verwechslungsgefahr im flüchtigen Erinnerungsbild von Durchschnittsadressaten hervorzurufen (act. 12 Rz. 120). Eine andere Produktausstattung sei von der Klä- gerin bewusst unterlassen worden, um vom guten Ruf der Beklagten schmarotze- risch zu profitieren und Abnehmer (bewusst oder unbewusst) in die Irre zu führen. Die Herstellung, der Vertrieb und die Bewerbung solcherart gestalteter Saunen durch die Klägerin stelle deshalb auch ein unlauteres Verhalten i.S.v. Art. 2 UWG (systematisches, raffiniertes Vorgehen und sklavische Nachahmung) dar (act. 12 Rz. 121). In ihrer Duplik verweist die Beklagte ausserdem auf die Fotos auf S. 16 ff. der Klageschrift und die Abbildungen in zwei Zeitschriften, um die angeblich frappante Ähnlichkeit aufzuzeigen (act. 29 Rz. 95 f.). 8.1.2. Die Klägerin führt aus, dass es in der Gegenüberstellung der Produkte kaum Gemeinsamkeiten gebe, auffallend seien die markanten Unterschiede. Die
- 68 - sklavische Nachahmung substanziiere die Beklagte in keine Weise. Vielmehr be- weise diese mit den eingereichten Abbildungen gleich selbst das Gegenteil (act. 21 Rz. 85 f.). 8.1.3. Soweit es sich als erforderlich erweist, ist im Rahmen der Subsumtion nä- her auf die Parteivorbringen einzugehen. 8.2. Rechtliches 8.2.1. Die Normen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht subsidiär zum Markenrecht anzuwenden, sondern haben einen eigenständigen Anwendungsbe- reich (BGer 4A_86/2009 E. 4.1 [nicht publiziert in BGE 135 III 446]). Das gilt auch für das Verhältnis des UWG zum Designrecht und auch zu den anderen Immate- rialgüterrechten. Es darf daher keine Abgrenzung in dem Sinne gemacht werden, dass jeweils ein Normbereich ausschliesslich gelten würde (BGer 4A_86/2009 E. 4.1). Die lauterkeitsrechtliche Prüfung ist vielmehr autonom vorzunehmen (vgl. THOUVENIN, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Im- materialgüterrechten, 2007, 523). 8.2.2. Leistungen oder Arbeitsergebnisse, die nicht durch ein Immaterialgüterrecht geschützt sind, dürfen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätz- lich von jedermann genutzt werden. Das Lauterkeitsrecht enthält kein generelles Verbot, fremde Leistungen nachzuahmen. Das UWG bezweckt die Gewährleis- tung der Lauterkeit des Wettbewerbs, während es dem (übrigen) Immaterialgüter- recht vorbehalten ist, besondere Leistungen als solche zu schützen. Leistungen - wie Produktgestaltungen - sind daher durch das UWG nur bei Vorliegen lauter- keitsrechtlich relevanter (sog. „besonderer“) Umstände gegen Übernahme und Nachahmung geschützt. Solche spezifischen, die Unlauterkeit begründenden As- pekte sind namentlich die Verursachung einer Verwechslungsgefahr (Art. 3 lit. d UWG), eine unnötige Herabsetzung (Art. 3 lit. a UWG), eine gezielte Behinderung bzw. planmässige Ausbeutung durch systematische und/oder fortgesetzte Nach- ahmung bzw. unnötige Anlehnung (Art. 2 bzw. Art. 3 lit. e UWG), eine unredliche Kenntniserlangung (z.B. Art. 4 lit. c, Art. 5 lit. a und b sowie Art. 6 UWG) oder die
- 69 - unmittelbare Übernahme ohne erheblichen eigenen Aufwand (Art. 5 lit. c UWG) (JUNG, a.a.O., N. 99 zu Art. 2 UWG). 8.2.3. Bei der Prüfung der lauterkeitsrechtlichen Tatbestände geht das Bundesge- richt so vor, dass zuerst geprüft wird, ob sich ein Verhalten unter einen der Tatbe- stände gemäss Art. 3 bis 8 UWG subsumieren lässt, und erst, wenn keiner dieser Spezialtatbestände einschlägig ist, die Verletzung der Generalklausel von Art. 2 UWG geprüft wird (BGE 133 III 431 E. 4.3). Die Bestimmungen von Art. 2, Art. 3 lit. d und Art. 3 lit. e UWG werden auch als lauterkeitsrechtlicher Kennzeichen- schutz bezeichnet. 8.2.4. Die Nachahmung einer fremden Produktgestaltung, unabhängig davon ob diese als eingetragenes Design geschützt ist oder nicht, ist unlauter gemäss Art. 3 lit. d UWG, wenn sie geeignet ist, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leis- tungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Eine Ver- wechslungsgefahr kann dabei darin bestehen, dass die Ware eines Konkurrenten für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten wer- den kann. Indessen ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (u.a. BGE 135 III 446 E. 6.1) keine eigentliche Täuschung im Sinne einer warenbezogenen sog. direkten Verwechselbarkeit erforderlich. Die Verwechselbarkeit kann auch eine indirekte bzw. mittelbare sein, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird, die Waren seien zwar unterschiedlich, stammten aber aus den selben Be- trieben. Schliesslich kann auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor- liegen, wenn das Publikum die Waren zwar auseinanderhält bzw. nicht annimmt, sie kommen aus dem selben Betrieb, sondern glaubt, sie stammten aus unter- schiedlichen, aber wirtschaftlich eng verbunden Betrieben. 8.2.5. Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist allerdings wettbewerbsrecht- lich nur relevant, sofern die nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft be- sitzt, also vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung (BGE 135 III 446 E. 6.2). Der lauter- keitsrechtliche Schutz der Gestaltungen der beklagtischen Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“ (act. 13/16-18) setzt mithin voraus, dass ihnen Kenn- zeichnungskraft zukommt, sei es originär oder infolge ihrer Durchsetzung im Ver-
- 70 - kehr. Ob ein Zeichen Kennzeichnungskraft aufweist, ist eine Rechtsfrage (Kreis- gericht VIII Bern-Laupen, sic! 2009, 356 ff., 359 E. 26 [Plastic-Clogs]). 8.2.6. Originär kennzeichnungskräftig ist eine Produktgestaltung, wenn sie be- stimmt und geeignet ist, die Ware aufgrund ihrer Originalität von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderen Ursprungs zu unterscheiden (BGE 135 III 446 E. 6.2). Für die Originalität als Voraussetzung des lauterkeitsrechtlichen Schutzes einer Produktgestaltung wird verlangt, dass sie infolge ihrer eigenarti- gen und einprägsamen Gestaltung eine charakteristische, individualisierende Wir- kung entfaltet. Dies erfordert, dass sie sich insgesamt durch eine besondere Ge- staltung von gewöhnlichen und gebräuchlichen Gestaltungen für gleichartige Wa- ren deutlich unterscheidet (BGE 135 III 446 E. 6.2). Die im Markenrecht zur ur- sprünglichen Kennzeichnungskraft von Formmarken entwickelten Grundsätze können herangezogen werden (BGE 135 III 446 E. 6.2). Damit eine Warenform originär unterscheidungskräftig ist, reicht es nicht aus, dass sie sich lediglich nach ihrer gefälligen Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen. Dabei ist der vom Bundesgericht geprägte Er- fahrungssatz zu beachten, dass Warenformen primär anderen Funktionen als dem Hinweis auf eine betriebliche Herkunft dienen. Entsprechend nimmt das Pub- likum konkrete Formen von Waren in der Regel nicht als Hinweis auf ein Unter- nehmen, sondern lediglich als besondere Gestaltung wahr (BGE 137 III 403 E. 3.3.3). 8.3. Würdigung 8.3.1. Nachdem das Begehren zu den beweglichen Pritschenlatten zurückgezo- gen wurde, ist auf die Ausführungen der Beklagten in diesem Zusammenhang nicht mehr einzugehen (vgl. Ziff. 2.4.). 8.3.2. Die Beklagte behauptet pauschal, ihre Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“ wiesen in Gestalt ihrer durchgehenden Vierkantstützen und Anordnung von Pritsche und Bank, der aufgehängten Dreieckspritschen und beweglichen Pritschenlatten „charakteristische Kennzeichnungsmerkmale“ auf (act. 12 Rz. 117). Begründet wird dies einzig mit dem Umstand, dass sämtliche der vor-
- 71 - genannten Merkmale erfolgreich als Designs registriert worden seien. Die design- rechtlich zu attestierende „Neuheit“ und „Eigenart“ indiziere auch eine lauterkeits- rechtlich relevante „Kennzeichnungskraft“ (act. 12 Rz. 120). 8.3.3. Abgesehen davon, dass gemäss den vorstehenden Ausführungen den De- signs Nr. 3 und 4 gemäss Hinterlegung DM/1 die Eigenart fehlt (vgl. Ziff. 6.4) und daher die entsprechenden Gestaltungen kaum als „erfolgreich“ als Design regis- triert bezeichnet werden können, geht die Argumentation der Beklagten insoweit fehl, als selbst aus einem allfälligen Schutz einer Gestaltung durch das Design- recht nicht geschlossen werden kann, dass diese Gestaltung auch Kennzeich- nungskraft im Sinne des UWG aufweist. Neuheit und Eigenart setzen voraus, dass sich die Gestaltung ausreichend vom vorbestehenden Formenschatz unter- scheidet. Originäre Kennzeichnungskraft setzt jedoch nicht nur voraus, dass sich die Gestaltung vom bestehenden Formenschatz unterscheidet, sondern die auf- fällige Eigenart muss auch als Herkunftshinweis taugen, d.h. das Publikum muss die Form als Hinweis auf die Herkunft des Produkts aus einem bestimmten Unter- nehmen wahrnehmen. Bei Produktformen ist dies gemäss der erwähnten Recht- sprechung des Bundesgerichts nur mit Zurückhaltung anzunehmen. Dies bedeu- tet, dass Produkt- und Verpackungsformen in den Augen des Publikums norma- lerweise lediglich auf die ästhetische und funktionale Beschaffenheit der Verpa- ckung hindeuten, nicht jedoch auf ihre betriebliche Herkunft. Zur Bejahung der Letzteren kommt es darauf an, inwieweit sich die konkrete Ausstattung von den im beanspruchten Produktsegment vorhandenen, üblichen Formen und Gestal- tungen unterscheidet, wobei auf die Wahrnehmung des Durchschnittsabnehmers abzustellen ist. Im Saunabau sind, wie die Beklagte unter Hinweis auf act. 30/29 und unbestritten festhält, zahlreiche verschiedene Gestaltungen am Markt erhält- lich. Bei der grossen Formenvielfalt ist nicht anzunehmen, dass das Publikum die Merkmale, die von der Beklagten als kennzeichnend geltend gemacht werden, als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen versteht. Die durchgehenden Vierkant- stützen, Anordnung von Pritsche und Bank sowie die aufgehängten Dreiecksprit- schen weichen nicht derart vom Gewohnten und Erwarteten ab, dass sie durch ih- re Originalität im Gedächtnis des Abnehmers haften blieben. Den fraglichen Merkmalen fehlt es daher an originärer Kennzeichnungskraft.
- 72 - 8.3.4. Die Beklagte hat nicht behauptet, dass die angeblich kennzeichnungskräfti- gen Merkmale durch langen, intensiven und exklusiven Gebrauch und/oder inten- sive Bewerbung Kennzeichnungskraft erworben hätten. Es fehlen jegliche Anga- ben zur Dauer der Verwendung, zu den erzielten Umsätzen, oder zum Werbe- aufwand für die Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“. Dazu kommt, dass die Beklagte selbst Saunen unterschiedlichster Formen anbietet, darunter auch solche ohne durchgehende Vierkantstützen und aufgehängte Dreieckspritschen (act. 30/29). Das alles spricht dagegen, dass diese Merkmale sich - einzeln oder in Kombination - als Herkunftshinweis(e) auf die betriebliche Herkunft der Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“ durchgesetzt haben. Den fraglichen Merkma- len, ebenso wie ihrer Kombination in der Gestaltung der Saunen „G._____“, „H._____“ und „I._____“, fehlt es daher auch an erworbener Kennzeichnungskraft. 8.3.5. Mangels (originärer oder erworbener) Kennzeichnungskraft der streitge- genständlichen Gestaltungen erübrigt sich eine Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG. Mangels Kennzeichnungskraft erübrigt sich zudem auch die Prüfung einer unnötigen Anlehnung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG, weil diese eine Kennzeichnungskraft voraussetzt, an welcher eine Anlehnung über- haupt vorgenommen werden kann. Selbst wenn die Kennzeichnungskraft der streitgegenständlichen Gestaltungen zu bejahen wäre, würde es letztlich an der Verwechslungsgefahr fehlen. Vergleicht man nämlich die von der Beklagten ein- gereichten Abbildungen der Saunen "G._____", "H._____" und "I._____" (act. 13/16-18) mit den Bildern der klägerischen Modelle "F._____-Sauna", "Sau- na mit …" und "Sauna mit …" (act. 13/19-21), fallen nicht die Gemeinsamkeiten, sondern die zahlreichen Unterschiede in der Gestaltung auf. Selbst ein flüchtiger Blick auf die Bilder zeigt die markanten Unterschiede in Grundriss, Materialien, Wandverkleidung, Lichtkonzept und Anordnung der einzelnen Elemente wie Bän- ke, Pritschen oder Ofen. Eine Verwechslungsgefahr besteht hier keineswegs. 8.3.6. Die Beklagte macht weiter eine unter der Generalklausel von Art. 2 UWG zu prüfende „sklavische Nachahmung“ ihrer Produkte durch die Klägerin geltend. Um eine sklavische Nachahmung aufzuzeigen, verweist die Beklagte auf den Auszug aus dem Magazin "K._____" mit einer Anzeige von ihr (inkl. Abbildung ei-
- 73 - ner Sauna) sowie die Publireportage der Klägerin, mit Verweisung auf das linke, obere Bild (act. 29 Rz. 96; act. 30/32; act. 30/33). Eine gewisse Ähnlichkeit ist hier zwar nicht zu verkennen. Aufgrund der technisch-funktionell zwingend erforderli- chen Elemente einer Sauna ist eine solche Ähnlichkeit aber auch nicht zu vermei- den. Gleichwohl weisen auch diese Saunagestaltungen deutliche Unterschiede auf. Diese bestehen in einer unterschiedlichen Anordnung von Bänken und Prit- schen, einem unterschiedlichen Lichtkonzept und selbst die Stützen weisen Un- terschiede auf, wobei insbesondere darauf hinzuweisen ist, dass in der von der Beklagten angebotenen Sauna keine Stützen ersichtlich sind, welche den An- schein des Durchlaufens erwecken. Zudem weist die Klägerin in ihrer Publikation deutlich auf ihre Urheberschaft hin - was selbst von der Beklagten eingeräumt wird (vgl. act. 29 Rz. 96) -, wodurch eine allfällige Verwechslungsgefahr beseitigt würde. Im Ergebnis besteht auch hier keine Verwechslungsgefahr. 8.3.7. Schliesslich bezieht sich die Beklagte auf die Gegenüberstellungen von einzelnen Saunagestaltungen in der Klageschrift (vgl. act. 29 Rz. 95 mit Verwei- sung auf act. 1 S. 16 ff.). Die obere Gegenüberstellung auf S. 16 zeigt je die Ge- samtansicht einer Sauna. Die Gestaltungen unterscheiden sich deutlich in Anord- nung von Pritschen, Bänken und Ofen, Beleuchtung und Farben. Gemeinsamkei- ten sind hier kaum auszumachen. Die Gegenüberstellung auf S. 16 unten zeigt das Design Nr. 4 gemäss Hinterlegung DM/1 und einen auf Teile von Stützen und Bänken beschränkten Ausschnitt der F._____-Sauna der Klägerin. Nach der bun- desgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BGE 116 II 365 E. 3b) ist eine Beschrän- kung auf Einzelheiten mit Blick auf das UWG nur relevant, wenn eine Reihe von Einzelheiten nachgeahmt werden, wodurch bei mosaikartiger Gesamtbetrachtung eine Verwechslungsgefahr entsteht. Hier aber geht es nur um einen einzelnen Aspekt einer Sauna. Kommt hinzu, dass selbst in diesem kleinen Ausschnitt Un- terschiede auszumachen sind: Die von der Beklagten verwendeten Stützen sind hell, jene der Klägerin sind dunkel und der Verlauf des Täfers auf den Pritschen ist ebenfalls unterschiedlich. Schliesslich ist zu beachten, dass die Verwendung von Pritschenstützen primär technisch-funktionell bedingt ist und dem ästheti- schen Aspekt nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Die obere Gegenüberstel- lung auf S. 17 zeigt wieder je die Gesamtansicht einer Sauna. Die Gestaltungen
- 74 - unterscheiden sich klar in Ausgestaltung und Material der unteren Pritschen, Glasfrontenverlauf und Beleuchtungskonzept. Die Gegenüberstellung auf S. 17 unten zeigt die Designs Nr. 6 und 7 gemäss Hinterlegung DM/2 und einen auf Tei- le von Stützen und Bänken beschränkten Ausschnitt der F._____-Sauna der Klä- gerin. Auch hier geht es nur um ein einzelnes Element einer Sauna, nicht aber um die angebliche Nachahmung einer Reihe von Einzelheiten. Kommt hinzu, dass die Verwendung von Pritschenstützen primär technisch-funktionell bedingt ist und dem ästhetischen Aspekt nur untergeordnete Bedeutung beizumessen ist. Den- noch sind Unterschiede festzustellen: Design Nr. 6 zeigt eine doppelte Blende mit schwarzer Nut und nur eine Stütze, die auf einer nicht getäferten Bankabdeckung steht. Die Gestaltung der Klägerin zeigt nur eine einfache Blende, keine Nut, eine untere, getäferte Bank sowie eine zweite Stütze. Design Nr. 7 zeigt auch eine doppelte Blende und unterscheidet sich dadurch ebenfalls von der Gestaltung der Klägerin. Die obere Gegenüberstellung auf S. 18 zeigt die beiden Saunen, die be- reits unter Ziff. 7.4.7. verglichen wurden. Einerseits kann hier wohl nicht von ei- nem fast identischen Nachbau (vgl. JUNG, a.a.O., N. 103 zu Art. 2 UWG; HILTY, in: Basler Kommentar UWG, a.a.O., N. 121 zu Art. 2 UWG) gesprochen werden, sind doch gewisse - wenn auch unter designrechtlichen Gesichtspunkten nicht beacht- liche - Unterschiede in der Gestaltung der beiden Saunen auszumachen (z.B. Licht, Ofen, Farbe auf der Aussenseite). Sodann ist der Klägerin bereits gestützt auf das DesG zu untersagen, die Sauna mit Dreieckspritsche weiter zu verwen- den. Insofern besteht kein Anlass bzw. kein Interesse der Beklagten, eine ent- sprechende Unterlassungsanordnung - basierend auf dem gleichen Widerklage- begehren - auch noch gestützt auf das UWG zu erlassen. Die Gegenüberstellung auf S. 18 unten zeigt sodann die Bilder Nr. 1.2 und 1.3 des Designs Nr. 1 gemäss Hinterlegung DM/4 und einen auf Teile von Stützen, dreieckiger Pritsche und (Ober-)Pritsche beschränkten Ausschnitt der klägerischen Sauna mit Steinlook. Wiederum geht es nur um einen einzelnen Aspekt einer Sauna, nicht aber um die Nachahmung einer Reihe von Einzelheiten. Kommt hinzu, dass selbst in diesem kleinen Ausschnitt Unterschiede auszumachen sind: Die Befestigungsvorrichtung der Beklagten besteht aus schmalen Metallvorrichtungen und hat als vierte Stütze eine auf den Boden durchgreifende Stütze. Die klägerische Befestigungsvorrich-
- 75 - tung besteht aus drei runden Stützen. Ausserdem ist die Dreieckspritsche der Be- klagten vertikal (senkrecht in Blickrichtung) getäfert, während sie bei der Klägerin horizontal (waagerecht in Blickrichtung) getäfert ist (vgl. auch act. 1 Rz. 65; act. 37/24). 8.3.8. Im Ergebnis ist für sämtliche Gestaltungen festzuhalten, dass diese keine originäre Kennzeichnungskraft aufweisen und nicht substanziiert behauptet wur- de, dass sie durch Gebrauch Kennzeichnungskraft erworben hätten. Eine Verlet- zung von Art. 3 lit. d oder e UWG ist bereits deshalb ausgeschlossen. Eine unter der Generalklausel von Art. 2 UWG zu beurteilende „sklavische Nachahmung“ liegt aufgrund der wesentlichen Abweichungen der klägerischen Gestaltungen von den Saunen der Beklagten und mangels anderer vom Bundesgericht zur Ge- neralklausel entwickelter besonderer Umstände nicht vor. Das Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 1, 1. Spiegelstrich ist damit abzuweisen. Ebenfalls abzuweisen ist das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, soweit es nicht aus designrechtlichen Erwägungen gutzuheissen ist.
9. Informationsbegehren und kompensatorische Ansprüche (Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 2 und 3) 9.1. Die Beklagte macht mit ihren Widerklagebegehren gemäss Ziff. 2 und 3 ei- nen Auskunftsanspruch sowie kompensatorische Ansprüche gegen die Klägerin geltend (vgl. act. 12 Rz. 125 ff.). 9.2. Nachdem in Bezug auf die durchgehenden Pritschenstützen keine Design- rechtsverletzung vorliegt, besteht keine Grundlage für die unter diesem Titel gel- tend gemachten Ansprüche (vgl. Art. 35 DesG). Insofern sind die Widerklagebe- gehren gemäss Ziff. 2 und 3 abzuweisen. 9.3. Das Auskunftsbegehren sowie die kompensatorischen Begehren werden sodann auch in Zusammenhang mit den aufgehängten Dreieckspritschen geltend gemacht. Hierzu ist festzuhalten, dass die Klägerin wiederholt ausführte, dass sie bislang keine solche Sauna verkauft habe; die einzige hergestellte, in dieser Art gestaltete Sauna stehe in ihrem Ausstellungsraum (vgl. act. 1 Rz. 16; act. 37 Rz. 28). Diese Ausführungen veranlassten die Beklagte zu keinen weiteren Be-
- 76 - merkungen und blieben jeweils unbestritten. Insofern ist davon auszugehen, dass die Beklagte die entsprechenden Informationen der Klägerin als genügend erach- tet. Daher besteht kein Rechtsschutzinteresse (mehr) an einer diesbezüglichen Auskunftserteilung. Was die (alternativ) geltend gemachten Schadenersatz- bzw. Gewinnherausgabeansprüche betrifft, ist festzuhalten, dass die Beklagte diese Ansprüche aus dem Verkauf von designrechtsverletzenden Ausgestaltungen ab- leitet (vgl. act. 12 Rz. 126 f; act. 29 Rz. 98). Den unbestritten gebliebenen Ausfüh- rungen der Klägerin zufolge hat diese keine Sauna mit aufgehängter Dreiecksprit- sche verkauft (vgl. act. 1 Rz. 16; act. 37 Rz. 28). Demzufolge fehlt es - der Argu- mentation der Beklagten folgend - an einem Schaden bzw. einem Gewinn, wes- halb die kompensatorischen Begehren abzuweisen sind. 9.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Widerklagebegehren gemäss Ziff. 2 und 3 abzuweisen sind, soweit darauf einzutreten ist.
10. Zusammenfassung Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auf das Rechtsbegehren ge- mäss Ziff. 1 nicht einzutreten ist. Da die Beklagte in den Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 1. und 2. Spiegelstrich, zwei Leistungsbegehren stellt, welche mit den Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 2 der Hauptklage teilweise korrespondie- ren und die Beklagte ihr Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, zu- rückzieht, entfällt das rechtliche Interesse der Klägerin an der Feststellung nach- träglich, weshalb das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 als gegenstandslos abzu- schreiben ist, soweit darauf einzutreten ist. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 ist abzuweisen. Das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, ist zu- folge Klagerückzugs als erledigt abzuschreiben. Das Widerklagebegehren ge- mäss Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, ist teilweise gutzuheissen. Im Übrigen ist die Wider- klage abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
11. Kosten- und Entschädigungsfolgen 11.1. Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädi- gung, werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten
- 77 - und Klagerückzug gilt die klagende Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). 11.2. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG), die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwalts- gebühren vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des zürcherischen Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sowohl die Ge- richtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Der Streitwert wird gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO durch das Rechtsbegehren bestimmt. Lautet das Begehren nicht auf eine bestimmte Geld- summe, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung der Prozesskosten werden die Streitwerte von Klage und Widerklage zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO). 11.3. Die Klägerin beziffert den Streitwert ihrer Begehren auf mindestens CHF 50'000.– (act. 1 Rz. 16 f.), was von der Beklagten unbestritten bleibt. Diese Angabe erscheint nicht als offensichtlich unrichtig. In der Folge ist daher von ei- nem Streitwert der Klage von CHF 50'000.– auszugehen. Die Beklagte legt den Streitwert ihrer Widerklagebegehren auf CHF 150'000.– fest (act. 12 Rz. 87). Die- se Angabe wird von der Klägerin mit Hinweis auf ihre eigenen Ausführungen be- stritten (act. 21 Rz. 68). Da sich die Begehren der Parteien nur teilweise entspre- chen, die Beklagte insbesondere zusätzlich einen Auskunftsanspruch und repara- torische Ansprüche geltend macht, kann nicht auf die Angabe der Klägerin zu- rückgegriffen werden. Es ist naheliegend, dass der Streitwert der Widerklagebe- gehren höher ist, zumal dieser massgeblich vom unbezifferten Widerklagebegeh- ren gemäss Ziff. 3 bestimmt wird. Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass zur Korrektur des von der Beklagten bestimmten Streitwerts. Es ist daher von einem Streitwert der Widerklage von CHF 150'000.– auszugehen.
- 78 - 11.4. Wie bereits aufgezeigt, korrespondiert das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1 teilweise mit dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 (vgl. Ziff. 2.4.3. und 3.2.3.). Insofern liegt nur eine Forderung im Streit, weshalb die Streitwerte mit Blick auf Art. 94 Abs. 2 ZPO nur teilweise zusammenzurechnen sind. Die Klägerin differenziert nicht, welchem Begehren sie welchen Streitwert beimisst. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 stellt in Bezug auf den ganzen Klageumfang aber das zentrale Rechtsbegehren dar. Vor diesem Hintergrund sind diesem Rechts- begehren 3/5 des Streitwerts der Klage zuzurechnen. Addiert man den Streitwert der übrigen Rechtsbegehren (CHF 20'000.–) mit dem Streitwert der Widerklage- begehren (CHF 150'000.–), so resultiert daraus eine Gesamtstreitwert von CHF 170'000.–. 11.5. In Anbetracht des Schwierigkeitsgrades und des Aufwandes rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr gemäss § 4 Abs. 1 GebV OG um rund einen Drittel zu erhöhen (§ 4 Abs. 2 GebV OG). Sie beträgt damit CHF 15'000.–. Was die Rechtsbegehren der Hauptklage betrifft, die nicht durch die Widerklage konsu- miert werden, ist die Klägerin als unterliegende Partei zu betrachten. In Bezug auf die Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 1. und 3. Spiegelstrich sowie teilweise auch in Bezug auf den 2. Spiegelstrich, sowie bzgl. Ziff. 2 und 3 ist die Beklagte als unterliegende Partei zu betrachten. Sie führt zwar aus, das zurückgezogene Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, sei aus ihrer Sicht anfäng- lich begründet gewesen und der Rückzug sei ausserdem vor der Hauptverhand- lung und der Beweisabnahme erfolgt (vgl. act. 29 Rz. 81). Daraus kann sie indes nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Kostenfolgen eines Klagerückzugs sind nicht abhängig vom Erreichen eines gewissen Verfahrensstadiums. Die Ausfüh- rungen der Beklagten sind aber als sinngemässer Hinweis auf Art. 107 ZPO zu verstehen. Wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war, kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen und damit vom Grundsatz abweichen, dass die unterliegende Partei die Gerichtskosten zu tragen hat (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Beklagte hält in diesem Zusammenhang fest, es habe sich nach Verfahrenseinleitung herausgestellt, dass die Klägerin nur ab- gerundete, gefederte Pritschenlatten und nicht die vierkantigen, beweglichen Lat- ten der Beklagten anbiete (act. 29 Rz. 81). Nachdem aber die Beklagte in ihrem
- 79 - Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, ein Bild mit abgerundeten Pritschenlatten abgedruckt hat, kann sie sich nicht in guten Treuen darauf beru- fen, dass ihr Begehren anfänglich begründet war, weil sie angeblich nicht gewusst habe, dass die Klägerin nur abgerundete, gefederte Pritschenlatten angeboten habe. Gerade die Verwendung dieser Pritschenlatten wollte sie der Klägerin ver- bieten lassen. Die Beklagte ist mit Blick auf dieses Begehren somit (ebenfalls) als unterliegende Partei zu betrachten und wird kostenpflichtig. Unter Berücksichti- gung der auf die Haupt- und Widerklagebegehren entfallenden Streitwerte, des Unterliegens der Klägerin in Bezug auf die Rechtsbegehren der Hauptklage, wel- che nicht durch die Widerklage konsumiert werden, des überwiegenden Unterlie- gens der Beklagten in Bezug auf die Widerklagebegehren - mit Ausnahme des teilweisen Obsiegens bzgl. Ziff. 1, 2. Spiegelstrich, - sind die Gerichtskosten zu 3/4 der Beklagten und zu 1/4 der Klägerin aufzuerlegen und aus den jeweiligen Kostenvorschüssen zu decken. 11.6. Bei Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass eine Vergleichsverhandlung stattfand und die Parteien zwei (Beklagte) bzw. drei (Klägerin) Rechtsschriften einreichten (§§ 4 und 11 AnwGebV). Die genann- ten Faktoren führen in Anwendung von §§ 2, 4 und 11 AnwGebV zu einer Partei- entschädigung in der Höhe von CHF 22'000.–. Unter Berücksichtigung der oben genannten Verteilungsgrundsätze ist der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 5'500.– zuzusprechen. Die Klägerin hat Anspruch auf eine Entschädigung in der Höhe von CHF 16'500.–. Die Parteientschädigungen sind zu verrechnen, womit der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 11'000.– zuzu- sprechen ist. 11.7. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzu- sprechen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichti- gung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vollen Umfange zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den entsprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche ausserge- wöhnlichen Umstände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (ZR 104 [2005] Nr. 76; SJZ 101 [2005] 531 ff.) Die Klägerin beantragt, die Beklagte zur
- 80 - Zahlung einer Entschädigung inkl. Mehrwertsteuer zu verpflichten (act. 1 S. 5), was wohl so zu verstehen ist, dass auf der Parteientschädigung ein entsprechen- der Zuschlag zu gewähren sei. Die Klägerin behauptet aber keine für die Zuspre- chung der Mehrwertsteuer erforderlichen aussergewöhnlichen Umstände. Daher ist der Klägerin die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen. Auch der Antrag der Klägerin auf Spesenersatz (vgl. act. 1 S. 5) bleibt unbegrün- det, weshalb hierfür keine Entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO zuzuspre- chen ist. Das Handelsgericht beschliesst:
1. Auf das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 wird nicht eingetreten.
2. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 wird als gegenstandslos abgeschrie- ben, soweit darauf eingetreten wird.
3. Das Widerklagebegehren gemäss Ziff. 1, 3. Spiegelstrich, wird zufolge Kla- gerückzugs als erledigt abgeschrieben.
4. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Er- kenntnis. Das Handelsgericht erkennt:
1. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 3 wird abgewiesen.
2. Der Klägerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die nachfolgend wiedergegebene Sauna (Bild Nr. 1) mit aufgehängter Dreieckspritsche (Bil- der Nr. 2 und 3) herzustellen, zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein- oder auszuführen, durch die Schweiz zu führen oder zu diesen Zwecken zu besitzen, sowie bei einer widerrechtlichen Gebrauchshandlung mitzuwir- ken oder deren Begehung zu begünstigen.
- 81 - Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist und sie nicht zufolge Klagerückzugs als erledigt abgeschrieben wird.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 15'000.–.
4. Die Kosten werden in der Höhe von CHF 3'750.– der Klägerin auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Im Übrigen (CHF 11'250.–) werden die Kosten der Beklagten auferlegt und aus dem von der Beklagten geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.
5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädi- gung von CHF 11'000.– zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien (mitsamt den Minderheitsmeinungen) sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geisti- ges Eigentum.
7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
- 82 - Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 170'000.–. Zürich, 30. November 2015 Handelsgericht des Kantons Zürich Vorsitzender: Gerichtsschreiber: Peter Helm Christian Stalder