HE160500

Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Geschäfts-Nr.: HE160500-O U/ei Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident sowie der Gerichts- schreiber Adrian Joss Urteil vom 13. März 2017 in Sachen A._____ GmbH, Klägerin vertreten durch Rechtsanwalt M.A. HSG in Law X1._____ vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2._____ gegen B._____ GmbH, Beklagte vertreten durch Fürsprecher Y._____ betreffend vorsorgliche Massnahmen

- 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2 f.) "1. Es sei der Gesuchsgegnerin, unter Androhung der Bestrafung ih- rer Organe mit Busse im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB), vor- sorglich zu verbieten, in den Bereichen Musik und Unterhaltung (i) ihre Produkte mit der Bezeichnung "Schwiizer Kiddies" zu ver- sehen und unter der genannten Bezeichnung in Verkehr zu brin- gen, (ii) unter der genannten Bezeichnung andere Leistungen anzubie- ten oder zu erbringen, (iii) die genannte Bezeichnung für die Bewerbung und Vermark- tung ihrer Produkte und anderen Leistungen zu verwenden und (iv) die genannte Bezeichnung anderweitig in der Werbung und im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

2. Es sei der Gesuchsgegnerin, unter Androhung der Bestrafung ih- rer Organe mit Busse im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB), vor- sorglich zu verbieten, in den Bereichen Musik und Unterhaltung (i) ihre Produkte mit der Bezeichnung "Schwiizer Kidz" zu verse- hen und unter der genannten Bezeichnung in Verkehr zu bringen, (ii) unter der genannten Bezeichnung andere Leistungen anzubie- ten oder zu erbringen, (iii) die genannte Bezeichnung für die Bewerbung und Vermark- tung ihrer Produkte und anderen Leistungen zu verwenden und (iv) die genannte Bezeichnung anderweitig in der Werbung und im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

3. Es seien die Massnahmen gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2 superprovisorisch – ohne vorgängige Anhörung der Gesuchsgeg- nerin – zu erlassen.

4. Im Hinblick auf den superprovisorischen Erlass der Massnahmen im Sinne von Rechtsbegehren 3 sei auf die Anordnung einer Si- cherheitsleitung im Sinne von Art. 265 Abs. 3 ZPO zu verzichten.

5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Gesuchsgegnerin." Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1. Prozessverlauf Mit Eingabe vom 8. Dezember 2016, hierorts am 9. Dezember 2016 eingegangen, stellte die Klägerin ein Gesuch betreffend Erlass vorsorglicher bzw. superproviso-

- 3 - rischer Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO (act. 1). Das Dringlichkeitsbe- gehren wurde bereits mit Verfügung vom 9. Dezember 2016 abgewiesen. Gleich- zeitig wurde der Klägerin Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss zu leisten, und der Beklagten wurde Frist angesetzt, um sich zum Massnahmebegehren zu äussern (act. 4). Nachdem die Beklagte mit ihrer Gesuchsantwort säumig geblie- ben war, wurde ihr mit Verfügung vom 10. Januar 2017 eine Nachfrist angesetzt, um das Massnahmebgehren zu beantworten (act. 10). Die Gesuchsantwort datiert vom 23. Januar 2017. Darin stellt die Beklagte eventualiter einen Antrag auf Leis- tung einer Sicherheit (act. 12). Die Gesuchsantwort wurde der Klägerin mit Verfü- gung vom 31. Januar 2017 zugestellt, wobei der Klägerin gleichzeitig Frist ange- setzt wurde, um sich zum beklagtischen Antrag auf Leistung einer Sicherheit zu äussern (act. 17). Sodann wurden die von der Beklagten als Augenscheinsobjekte eingereichten CD's der Klägerin zur Einsichtnahme zugestellt (act. 17). Die Stel- lungnahme der Klägerin datiert vom 16. Februar 2017 (act. 21).

2. Prozessuales 2.1. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a und c ZPO i.V.m. § 44 GOG ist das Handelsge- richt für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum sowie für Strei- tigkeiten über den Gebrauch einer Firma zuständig. Weiter beurteilt das Handels- gericht Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 GOG). Die örtliche Zu- ständigkeit ist unbestritten und ergibt sich aus Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 15 Abs. 2 und Art. 36 ZPO (act. 1 Rz. 2 ff; act. 12 Rz. 3). 2.2. Das Gesetz sieht für das summarische Verfahren grundsätzlich keinen doppelten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO). Die klagende Partei hat mithin das gesamte Klagefundament (schlüssige Parteibehauptungen und Bezeichnung der Beweismittel) bereits mit dem Gesuch vorzutragen. Nach Eingang der Ge- suchsantwort ist der Schriftenwechsel abgeschlossen. Ein formeller zweiter Schriftenwechsel hat die Ausnahme zu bleiben. Ein zweiter Schriftenwechsel wurde mit der Verfügung vom 31. Januar 2017 (act. 17) nicht eröffnet, worauf in der Verfügung hingewiesen wurde. Davon scheint auch die Klägerin auszugehen (act. 19).

- 4 -

3. Parteien und Streitgegenstand 3.1. Die Klägerin, firmierend als "A._____ GmbH", ist eine GmbH mit Sitz in C._____ und bezweckt unter anderem den Vertrieb und die Produktion von Ton- und Bilddatenträgern sowie von Merchandising-Artikeln, insbesondere für Kinder im Bereich der Event- und Konzertorganisation (act. 14/3). Dabei produziert und vermarktet sie Musik, welche sich durch von Kindern gesungene Pop-Songs aus- zeichnet und auf den Konsum durch andere Kinder ausgerichtet ist. Seit März 2013 vermarktet sie zu diesem Zweck Tonträger und führt Konzerte durch (act. 1 Rz. 14). 3.2. Die Beklagte, ursprünglich gegründet unter der Firma "D._____ GmbH", ist eine GmbH mit Sitz in E._____ und bezweckt unter anderem die Produktion sowie den Vertrieb von Ton- und Bilddatenträgern, Büchern und Merchandising-Artikeln für Kinder. Des Weiteren projektiert und plant sie Events und Installationen im Be- reich professioneller Audio- und Videotechnik, Informatik und Unterhaltungselekt- ronik (act. 12 Rz. 7; act. 14/2). 3.3. Die Klägerin verwendet das Zeichen "Schwiizergoofe" zur Bezeichnung ih- rer Produkte und Leistungen im Bereich der Kindermusik. Die Beklagte beabsich- tigt, ein Album mit Kinderliedern unter dem Zeichen "Schwiizer Kiddies" heraus- zugeben. Die Klägerin sieht darin eine Verwechslungsgefahr zu ihren Produkten und macht marken-, lauterkeits- und firmenrechtliche Ansprüche geltend. Ferner befürchtet sie, die Beklagte könnte versucht sein, auch das Zeichen "Schwiizer Kidz" zu verwenden.

4. Sachverhalt 4.1. Seit März 2013 vermarktet die Klägerin Tonträger für Kinder und hat bis- lang acht Musik-Alben und eine DVD veröffentlicht, wobei jeweils Platzierungen in der Schweizer Hitparade zu verzeichnen waren. Sämtliche Alben und die DVD sind auf der Frontseite mit dem Zeichen "Schwiizergoofe" (fig.) versehen (act. 3/10). Des Weiteren führt sie unter dem Zeichen "Schwiizergoofe" (fig.) Konzerttourneen im deutschsprachigen Teil der Schweiz durch, wobei begleitend jeweils entsprechend gekennzeichnete Tourneeplakate aufgehängt werden

- 5 - (act. 3/39-42). Sodann führt die Klägerin Ferienlager für Kinder durch ("Sing- camps" und "Danceweeks"), anlässlich welcher "Schwiizergoofe"-Lieder erlernt werden. Auch ist die Klägerin verschiedentlich in den Medien (im Print- und Fern- sehbereich) präsent, wobei mitunter das Zeichen "Schwiizergoofe" verwendet wird (act. 1 Rz. 20 ff.). 4.2. Die Beklagte produziert seit ihrer Gründung im Jahr 2002 Tonträger für Kinder mit schweizerdeutschen Liedern. Dazu gehören Produktionen wie "Schwii- zer Chinderlieder", "Schwiizer Chinderlieder – Wiehnachte", "Schwiizer Chinder Mundart Hits" oder "Schwiizer Chindsgi Hits". Bis heute sind über 270 CD's er- schienen, auf welchen jeweils ihre Marke "CHINDERWÄLT" (fig.) aufgeführt ist. Auf den Covers der Produktionen auf Schweizerdeutsch bringt die Beklagte zu- dem jeweils den Hinweis "Schwiizerdütsch" auf einem roten Banner an. Des Wei- teren stellt sie Liederbücher "Schwiizer Chinderlieder 1-4" und eine Serie "Die schönschte Schwiizer Chinderlieder" her. Zudem veranstaltet sie ebenfalls Schul- und Feriencamps für Kinder. Für ihr Album "Schwiizer Kiddies" hat die Beklagte im Internet bereits eine Website aufgeschaltet ("www.schwiizerkiddies.ch"; act. 12 Rz. 26 ff.). 4.3. Die "Schwiizer Kiddies" der Beklagten sind eine Kinderband mit fester Be- setzung, die zusammen mit ihrem Instrumentallehrer CD's produzieren und Live- Aufführungen durchführen sollen. Demgegenüber werden bei den "Schwiizergoo- fe" der Klägerin Songs vorkomponiert, die in einem Kinderchor mit wechselnder Besetzung gesungen werden (act. 12 Rz. 113).

5. Allgemeines zum Erlass vorsorglicher Massnahmen Damit das Gericht gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnahmen anordnen kann, müssen sowohl der Verfügungsanspruch als auch der Verfü- gungsgrund gegeben sein (vgl. KOFMEL EHRENZELLER, in: OBERHAM- MER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung,

2. Aufl. 2013, N. 4 zu Art. 261 ZPO). Für den Verfügungsanspruch stellt das Ge- richt eine Hauptsachenprognose. Als Verfügungsgrund muss der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohen (Nachteilsprognose); gleich-

- 6 - zeitig wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird dann bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht an- ders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resul- tat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann (KOFMEL EHRENZELLER, a.a.O., N. 7 zu Art. 261 ZPO). Sodann wird nach der Praxis des Bundesgerichts dem Verhältnismässigkeitsprinzip ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Dem- gemäss haben die Gerichte vor der Anordnung von Massnahmen eine Interes- senabwägung vorzunehmen, gar eine besonders sorgfältige, wenn es nicht nur um Sicherung, sondern um vorläufige Vollstreckung geht, insbesondere bei der Nachteilsdiskussion (ZÜRCHER, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], ZPO Di- ke Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 33 zu Art. 261 ZPO; BGE 131 III 473 E. 2.3 = Pra 95 Nr. 32; Urteil des Bundesgerichts 4A_367/2008 vom 14. November 2008 E. 4.2). Das Bundesgericht verlangt neben der Glaubhaftmachung und der summarischen Rechtsprüfung eine Betrachtung der Nachteile, welche sich bei den Varianten Anordnung oder Nichtanordnung für die jeweils betroffene Partei ergeben. Das Gericht muss auch das mutmassliche Recht der Klägerin und die (möglicherweise unwiederbringlichen) Nachteile der Gegenseite abwägen. Je einschneidender ei- ne vorsorgliche Massnahme die Gegenpartei treffen kann, desto höhere Anforde- rungen sind an die Begründetheit des Begehrens in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu stellen (vgl. u.a. Urteil des Bundesgerichts 5P.254/2002 vom

12. September 2002 E. 2.6). Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeig- net ist, den drohenden Nachteil abzuwenden (SPRECHER, in: SPÜH- LER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2. Aufl. 2013, N. 24 zu Art. 262 ZPO). Dabei muss die Klägerin sowohl das Bestehen ihres materiellen Anspruchs zivil- rechtlicher Natur, dessen Gefährdung oder Verletzung als auch den drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil und die zeitliche Dringlichkeit glaub- haft machen. Das Kriterium der Glaubhaftmachung führt dazu, dass Art. 8 ZGB ausser Funktion tritt. Das Gericht ist dabei gehalten, wenigstens summarisch zu

- 7 - prüfen, ob sich der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch aus den darge- legten Tatsachen und Beweisen ergibt bzw. für das Vorhandensein der Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn aus der Sicht des Gerichts noch die Möglichkeit der Nichtverwirklichung dieser Tatsachen besteht (HUBER, IN: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 25 zu Art. 261 ZPO mit Hinweis u.a. auf BGE 130 III 321 E. 3.3). Ein Anspruch ist vorsorglich zu schützen, wenn er sich nach sum- marischer Prüfung der Rechtsfragen nicht als aussichtslos erweist (BGE 108 II 69 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A_312/2009 vom 23. September 2009 E. 3.6.1). Die Beklagten können allerdings das Glaubhaftmachen der Klägerin zerstören, indem sie ihrerseits glaubhaft macht, dass der Anspruch nicht besteht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4P.64/2003 vom 6. Juni 2003 E. 3.1).

6. Hauptsachenprognose: markenrechtliche Ansprüche? 6.1. Marken der Parteien 6.1.1. Auf die Klägerin ist die Wortmarke "Schwiizergoofe" (Marken Nr. 644957; hinterlegt am 15. November 2012) für die Klassen 9, 14-16, 24-25, 28, 30 und 32 eingetragen (act. 3/6). In den folgenden Bereichen ist die Wortmarke dagegen nicht eingetragen: In Klasse 9 hinsichtlich "Magnetaufzeichnungsträger; CD's, DVD's und andere di- gitale Aufzeichnungsträger", in Klasse 16 hinsichtlich "Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckerzeugnisse; Fo- tografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)", in Klasse 28 hinsichtlich "Spiele" sowie in Klasse 41 hinsichtlich "Erziehung; Ausbildung; Un- terhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten". Das Zeichen "Schwiizergoofe" wurde vom Institut für geistiges Eigentum hinsicht- lich der erwähnten Ausnahmen als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG qualifiziert, da es aufgrund des beschreibenden Charakters an der Unterschei- dungskraft fehle (act. 14/65; act. 14/67). Diesen Beurteilungen widersetzte sich die Klägerin nicht (act. 14/66; act. 14/68).

- 8 - Weiter ist auf die Klägerin die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke "Schwii- zergoofe" (Marken Nr. 644532; hinterlegt am 26. November 2012; act. 3/7) sowie die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke "Schwiizergoofe" (Marken Nr. 679296; hinterlegt am 1. Oktober 2015; act. 3/8) in den Klassen 9, 14-16, 24-25, 28, 30, 32 und 41 [ohne Ausnahmen] eingetra- gen. 6.2. Auf die Beklagte ist die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke "CHIN- DERWÄLT" (fig.) in den Klassen 9, 16, 24, 25, 27, 28, 35, 39 und 41 eingetragen (Marken Nr. 516172; hinterlegt am 12. Mai 2003, act. 14/4): 6.3. Rechtliches 6.3.1. Als Marke gilt gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unter- nehmen zu unterscheiden. Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können Marken insbe- sondere Wörter oder bildliche Darstellungen bzw. Verbindungen solcher Elemente untereinander sein. Die Marke ist somit ein Mittel zur Individualisierung der eige- nen Waren oder Dienstleistungen. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter

- 9 - anderem Zeichen des Gemeinguts, soweit sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Unter das Gemeingut fallen einerseits Zeichen, denen die Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirt- schaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und damit freihaltebedürftig sind (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 34 zu Art. 2 MSchG). Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Mar- kenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Eine Marke ist verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwech- selbares Zeichen gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrech- ten liegt indes nur vor, wenn sich der Kläger auf eine gültige Markeneintragung abstützen kann (FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 7 und N. 11 zu Art. 55 MSchG). 6.3.2. Markenrechtlicher Schutz besteht indes nicht abstrakt, sondern ist entspre- chend dem Spezialitätsprinzip an die konkret bezeichneten Produkte gekoppelt; er besteht gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG mithin nur für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (sog. Gleichartigkeitsbereich; MARBACH, in: VON BÜREN/MARBACH/DUCREY [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,

3. Aufl. 2008, N. 551 und 573). Art. 15 MSchG stellt insoweit eine Durchbrechung des Spezialitätsprinzips dar, als dem Inhaber einer berühmten Marke auch Schutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs gewährt wird. Damit soll verhindert wer- den, dass der Ruf berühmter Marken dadurch ausgenützt wird, dass sie von Drit- ten für völlig verschiedene Waren und Dienstleistungen genutzt werden. Eine Le- galdefinition der berühmten Marke fehlt. Indes ist ein erweiterter Schutz aus dem Normzweck herrührend sachlich nur gerechtfertigt, wenn es dem Markeninhaber gelungen ist, eine überragende Verkehrsgeltung zu schaffen, so dass der Marke eine durchschlagende Werbekraft zukommt, die nicht nur zur Vermarktung im an- gestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich genutzt werden kann, sondern

- 10 - darüber hinaus geeignet ist, auch den Absatz anderer Waren oder Dienstleistun- gen erheblich zu erleichtern. Die berühmte Marke zeichnet sich weiter dadurch aus, dass ihre Werbekraft einen in den verschiedensten Bereichen nutzbaren er- heblichen wirtschaftlichen Wert darstellt und deshalb auch dazu einlädt, von an- deren ausgebeutet zu werden. Einigkeit besteht sodann darüber, dass die be- rühmte Marke einem breiten Publikum bekannt sein muss und sich nicht nur auf den typischen Abnehmerkreis beschränken darf. Zur Beurteilung können etwa Schutzdauer und Schutzumfang einer Marke, das Bestehen von ähnlichen Dritt- marken, die Kennzeichnungskraft oder das geografische Gebiet, in dem die Pro- dukte erhältlich sind, herangezogen werden (BGE 130 III 748 E. 1.1 "Nestlé" = Pra 94 (2005) Nr. 91; BGE 124 III 277 E. 1a "Nike"; DAVID/FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 31 f. und N. 47 zu Art. 15 MSchG; WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N. 9 ff. zu Art. 15 MSchG). 6.3.3. Zur Beurteilung einer Markenverletzung ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG mitunter auf die Verwechslungsgefahr abzustellen. Der Begriff der Ver- wechslungsgefahr wird dabei für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich um- schrieben, doch sind die jeweils namen-, firmen- und lauterkeitsrechtlichen Be- sonderheiten zu beachten. Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Per- sonen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittel- bare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können ei- ne mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Un- terschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zu- sammenhänge vermuten und es dennoch zu Fehlzurechnungen kommt (mittelba- re Verwechslungsgefahr).

- 11 - Die Gefahr von Fehlzurechnungen hängt von den gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zei- chen verstehen und in der Erinnerung behalten. Der Eindruck, der im Gedächtnis haften bleibt, muss deutlich verschieden sein; die Ähnlichkeit ist nicht durch ein di- rektes Nebeneinanderhalten zu prüfen. Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit des mas- sgebenden Durchschnittabnehmers zu beurteilen. Den prägnanten Hauptelemen- te kommt dabei besondere Bedeutung zu, da sie geeignet sind, das unvollkom- mene Erinnerungsbild zu prägen. Die Kennzeichnungskraft wird bei der Beurtei- lung der Verwechslungsgefahr in Betracht gezogen. Starke Marken fallen entwe- der aufgrund ihres originär besonders fantasiehaften Gehalts auf oder weisen aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit auf. Schwache Elemente sind banal oder lehnen sich eng an Sachgebegriffe des all- gemeinen Sprachgebrauchs an und beeinflussen den Gesamteindruck daher we- niger, gemeinfreie Elemente spiele eine noch untergeordnetere Rolle. Bei Wort- marken ist auf die Ähnlichkeit von Klang, Schriftbild oder Sinngehalt abzustellen. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist ferner die grafische Gestaltung zu berück- sichtigen (BGE 140 III 297 E. 7; BGE 128 III 353 E. 4; BGE 128 III 401 E. 5; BGE 127 III 160 E. 2a; BGE 126 III 239 E. 3a; BGE 121 III 378 E. 2; Urteil des Bundes- gerichts 4A_669/2011 vom 5. März 2012 E. 2.2, in: sic! 9/2012 S. 564; STÄDE- LI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 22 ff., N. 59 ff., 154 ff. zu Art. 3 MSchG; WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N. 26 ff. zu Art. 3 MSchG).

- 12 - 6.4. Würdigung 6.4.1. Abnehmerkreis Der massgebende Abnehmerkreis der streitgegenständlichen Produkte ist ein breites Publikum. Angesprochen ist einerseits der Fachhandel, von dem eine hö- here Aufmerksamkeit erwartet werden kann, andererseits vorab Kinder sowie er- zieherisch tätige Erwachsene bzw. deren Verwandte und Bekannte, die die Dienstleistungen und Produkte mit einer gewöhnlichen Aufmerksamkeit in An- spruch nehmen. 6.4.2. Wortmarke "Schwiizergoofe" Die Wortmarke "Schwiizergoofe" der Klägerin geniesst für die vorliegend relevan- ten Waren und Dienstleistungen (Ton- und Bildträger, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiele, Dienstleistungen im Bereich Erziehung, Ausbildung) mangels Eintragung im Gleichartigkeitsbereich keinen markenrechtlichen Schutz. Sodann gelingt es der Klägerin nicht glaubhaft zu machen, dass die Wortmarke "Schwiizergoofe" als berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG anzusehen wäre, welche über den Gleichartigkeitsbereich hinaus Schutz geniesst: Zunächst spricht vorallem die erst seit dem Jahr 2013 bestehende und damit verhältnismässig kurze Schutzdauer gegen das Vorliegen einer berühmten Marke, aber auch die geringe Anzahl veröf- fentlichter Tonträger (8 CD's und eine DVD; act. 1 Rz. 20) spricht dagegen. Auch beschränkt sich die Markennutzung in geografischer Hinsicht auf den deutsch- sprachigen Teil der Schweiz. Die von der Klägerin unterstellte grosse Medienprä- senz lässt ebenfalls noch nicht ohne Weiteres auf eine berühmte Marke schlies- sen. Ferner legt die Klägerin keine Umstände dar, die ihr den Absatz anderer Wa- ren oder Dienstleistungen ausserhalb des angestammten Bereichs erheblich er- leichtern würden. Somit kann nicht auf eine überragende Verkehrsgeltung ihrer Wortmarke geschlossen werden.

- 13 - 6.4.3. Verwechslungsgefahr Damit bleibt zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden kom- binierten Wort-/Bildmarken der Klägerin und dem beklagtischen Schriftzug "Schwiizer Kiddies" besteht. Folgende Zeichen stehen sich somit gegenüber: Was das Wortzeichen "Schwiizergoofe" betrifft, ist dieses als Dialektvariante von "Schweizer (Klein-)Kinder" anzusehen, oder wie das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, Markenabteilung, schrieb: "Schweizer Kinder", "Schweizer Kleinkinder", "unartige Schweizerkinder" (act. 14/65). Als solches weist es – in Übereinstimmung mit der Beurteilung des Instituts für geistiges Eigentum (act. 14/65) – einen beschreibenden Sinngehalt hinsichtlich der vorliegend rele- vanten Waren und Dienstleistungen auf. Die Kombination einer geographischen Bezeichnung "Schwiizer" mit dem Zusatz "Goofe" erhellt beim massgeblichen Ab- nehmerkreis, dass Lieder in Mundart vertrieben werden. Zudem kann das Zeichen als Hinweis auf den Destinatärskreis (Schweizer [Klein-]Kinder) der Dienstleistun- gen verstanden werden. Damit fehlt es an einer genügenden Unterscheidungs- kraft. Auf die Verwendung des Zeichens "Schwiizer" sind zudem auch andere

- 14 - Konkurrenten angewiesen, die Lieder in Mundart für Schweizer Kinder anbieten wollen. "Schwiizergoofe" stellt insgesamt ein banales, direkt beschreibendes und freihaltebedürftiges Zeichen dar, womit dieses für die Beurteilung des Gesamtein- drucks der kombinierten Wort-/Bildmarken nur eine untergeordnete Rolle spielt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 195 ff. zu Art. 2 MSchG und N. 47 zu Art. 3 MSchG; WILLI, a.a.O., N. 53 ff. zu Art. 2 MSchG). Insoweit ist massgeblich auf die Darstellungselemente der kombinierten Wort-/ Bildmarken abzustellen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 84 ff. zu Art. 2 MSchG). Prägendes Element bei den klägerischen Zeichen bildet das "Smiley" auf dem (breiten) Schriftzug "Schwiizergoofe", der sich lediglich auf einer Zeile befindet. Demgegenüber bilden prägende Elemente beim beklagtischen Zeichen die Ausführung des Schriftzugs auf zwei Zeilen mit je (deutlich) unter- schiedlichen Schriftgrössen, wobei beim "K" von "Kiddies" ein "Engelsflügelchen" und beim "S" von "Kiddies" ein "Teufelshörnchen" angebracht sind. Auffallend ist weiter der schmalere und kantigere Schriftzug. Die prägenden bzw. kennzeich- nungskräftigen Elemente unterscheiden sich damit für den Durchschnittabnehmer in genügender Weise, womit unter markenrechtlichen Gesichtspunkten weder ei- ne unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen glaubhaft gemacht ist.

7. Hauptsachenprognose: lauterkeitsrechtliche Ansprüche? 7.1. Rechtliches 7.1.1. Gemäss Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Ver- halten oder Geschäftsgebahren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt ge- mäss Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

- 15 - 7.1.2. Die Merkmale bzw. Verhaltensweisen eines Marktauftritts werden nur dann im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geschützt, wenn sie entweder über eine originäre oder mittels Verkehrsdurchsetzung erworbene Kennzeichnungskraft ver- fügen. Ist ein Zeichen als Gemeingut vom Sonderrechtsschutz nach Art. 2 lit. a MSchG ausgeschlossen, so kann ein Marktteilnehmer, der dieses Element ver- wendet, sich gegenüber einem Mitbewerber, der das gleiche oder ein ähnliches Element verwendet, grundsätzlich nicht auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG berufen. Hat sich indes ein ursprünglich gemeinfreies Zeichen durch langen, intensiven und im Wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauch im Verkehr durchgesetzt und sich dadurch zum schutzfähigen Individualkennzeichen entwickelt, kann Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG unabhängig von einer Markeneintragung angerufen wer- den. Allerdings gilt, dass je einfacher ein Zeichen ist, desto schwieriger es ist, ei- ne Verkehrsdurchsetzung zu erlangen. An absolut freihaltebedürftigen Zeichen (banale und unentbehrliche Elemente und Ausdrücke des allgemeinen Sprachge- brauchs) ist die Verkehrsdurchsetzung jedoch ausgeschlossen, da auf deren Verwendung die Mitkonkurrenten mangels Alternativen zwingend angewiesen sind (BGE 126 III 239 E. 3b; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar UWG, 2. Aufl. 2016, N. 12 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). 7.1.3. Unter den mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeich- neten Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irrege- führt wird (BGE 128 III 353 E. 4; BGE 126 III 239 E. 3a). Der Begriff der Ver- wechslungsgefahr wird dabei, wie erwähnt, für das gesamte Kennzeichenrecht grundsätzlich einheitlich umschrieben; massgebend ist der Gesamteindruck des Durchschnittabnehmers. Während sich die Verwechslungsgefahr im Markenrecht abstrakt anhand der Marke selbst beurteilt, werden bei der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung jedoch zusätzlich die Umstände des Einzelfalls in die Würdigung mit- einbezogen. So ist im Unterschied zum Firmen- und Markenrecht massgebend, wie das Zeichen tatsächlich gebraucht wird. Insofern wird zur Beurteilung im Lau- terkeitsrecht ein weiterer Blickwinkel angewendet. Neben dem reinen Vergleich der Kennzeichen ist auch das hervorrufende Verhalten bzw. das Umfeld der

- 16 - Kennzeichen zu berücksichtigen, wie auch die tatsächliche Präsentation. Dabei sind alle Umstände in Betracht zu ziehen, die für den Durchschnittabnehmer die gekennzeichneten Produkte individualisieren. Eine an sich bestehende Verwechs- lungsgefahr kann durch ausserhalb des Kennzeichens bzw. der Gestaltung lie- gende Massnahme verringert oder aufgehoben werden, etwa durch Anbringen ei- ner kennzeichnungskräftigen Marke. Mithin ist unter Würdigung der gesamten die Individualisierung prägenden Umstände des Einzelfalles und anhand einer Inte- ressenabwägung zu entscheiden (BGE 135 III 446 E. 6.2 und E. 6.5; Urteil des Bundesgerichts 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.4.2; Urteil des Bun- desgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.1 f.; Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 31 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d. UWG; ARPAGAUS, in: HILTY/ARPAGAUS [Hrsg.], BSK UWG, 2013, N. 92 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Anders als im Markenrecht, wo der Grundsatz der Hinterlegungspriorität massgebend ist, gilt beim lauterkeitsrechtlichen Schutz sodann der Grundsatz der Gebrauchspriorität (Urteil des Bundesgerichts 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3; VON BÜ- REN, in: VON BÜREN/MARBACH/DUCREY [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht, 3. Aufl. 2008, N. 1136 ff.; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 25 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). 7.2. Würdigung 7.2.1. Abnehmerkreis Der Abnehmerkreis ist grundsätzlich derselbige wie bei der markenrechtlichen Beurteilung (vgl. Ziff. 6.4.1 hiervor). Indes ist bei der lauterkeitsrechtlichen Beur- teilung auf die tatsächliche Marktbearbeitung abzustellen (Urteil des Bundesge- richts 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3.1; SPITZ/BRAUCHBAR, a.a.O., N. 15 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), vorliegend auf den deutschsprachigen Teil der Schweiz.

- 17 - 7.2.2. Kennzeichnungskraft Wie erwähnt ist das Wortzeichen "Schwiizergoofe" dem Gemeingut zuzurechnen. Ob es auch absolut freihaltebedürftig wäre, kann indessen offengelassen werden, zumal eine Verkehrsdurchsetzung aus folgenden Gründen zu wenig glaubhaft er- scheint: Zwar wurden Werbeanstrengungen durch die Klägerin unternommen. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass Werbebemühungen erst seit verhältnismässig kurzer Dauer (seit dem Jahr 2013) angestrengt werden. Ein langer und intensiver Gebrauch erscheint damit nicht glaubhaft, zumal bei einfachen freihaltebedürfti- gen Zeichen der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nicht leichthin anzuneh- men ist. Den kombinierten Wort-/Bildmarken kommt dagegen originäre Kenn- zeichnungskraft zu. 7.2.3. Verwechslungsgefahr Ohnehin bestehen keine Hinweise dafür, dass die Beklagte "Schwiizer Kiddies" isoliert als Wortzeichen zu verwenden gedenkt. Es kann damit auch offen bleiben, ob zwischen den Wortzeichen "Schwiizer Kiddies" und "Schwiizergoofe" eine Verwechslungsgefahr bestünde. Zu prüfen bleibt somit nur, ob aufgrund der kon- kreten Umstände anhand der tatsächlich Präsentation eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird: Das Cover des beklagtischen Albums entspricht der nachfolgen- den Darstellung (vgl. act. 14/7): Die Klägerin ihrerseits verwendet unter dem Zeichen "Schwiizergoofe" unter-

- 18 - schiedlich gestaltete Covers (vgl. die Zusammenstellung in act. 3/10). Beispielhaft sind nachfolgend zwei Covers abgebildet: Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr der (abstrakten) figurativen Zeichen "Schwiizergoofe" und "Schwiizer Kiddies" kann auf das bisher Ausgeführte ver- wiesen werden (vgl. Ziff. 6.4.3 hiervor). Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass das Cover der Beklagten neben dem Schriftzug "Schwiizer Kiddies" durch die acht jungen Bandmitglieder (in fester Be- setzung) geprägt wird, welche eine unbewegte (teils mit verschränkten Armen) bzw. eine "lässige" Haltung einnehmen. Demgegenüber charakterisieren sich die klägerischen Covers neben dem Schrift- zug "Schwiizergoofe" durch unterschiedliche und durcheinanderwirbelnde Kinder bzw. eben "Goofen", die jeweils in bewegter Körperhaltung (z.B. springend) ab- gebildet sind. Darauf hinzuweisen ist schliesslich, dass sich das Cover der Beklagten in der farblichen Gestaltung (Hintergrundfarbe Orange; Schriftzug gelb-orange) deutlich zu denjenigen der Klägerin unterscheidet. Sodann bringt die Beklagte am unteren Ende des Covers den Schriftzug "CHIN- DERWÄLT" an, welcher der Schriftform ihrer geschützten Marke entspricht. Zwar fällt dies nicht besonders auf, jedoch ist zu beachten, dass zusätzlich der Hinweis

- 19 - "Schwiizerdütsch" auf der rechten unteren Seite mit rot unterlegter Farbe ("Ban- ner") angebracht ist und sofort ins Auge springt, was hinsichtlich des Erschei- nungsbildes im Übrigen ihren anderweitigen Produkten in Mundart entspricht (bei- spielhaft act. 14/8; act. 14/10; act. 14/13-15). Damit wird eine genügende Indivi- dualisierung bzw. Zuordnung der Produkte zur Beklagten ermöglicht. Dass die Beklagte – wie die Klägerin annimmt (act. 21 Rz. 21) – das Album "Schwiizer Kid- dies" unter dem Label "BELLY BUTTON MUSIC" statt unter ihrer Marke "CHIN- DERWÄLT" (fig.) herausgeben wird, erscheint nicht glaubhaft, zumal dies dem bisherigen beklagtischen Marktauftritt zuwiderliefe. Ferner gilt es anzumerken, dass die Beklagte schon vor der Klägerin beispiels- weise eine CD mit der Bezeichnung "Schwiizer Chinder Mundart-Hits" herausge- geben hat (vgl. Produktkatalog 2009 S. 9; act. 14/14), wobei "Schwiizer Kiddies" lediglich die englische Form von "Schwiizer Chinder" bildet. Dies spricht dagegen, dass die Beklagte versucht, sich mit dem Zeichen "Schwiizer Kiddies" an die klä- gerischen Produkte "Schwiizergoofe" anzulehnen, zumal im Lauterkeitsrecht der Prioritätsgrundsatz gilt. Damit ist auch nach einer lauterkeitsrechtlichen Beurteilung keine Verwechs- lungsgefahr glaubhaft gemacht.

8. Hauptsachenprognose: firmenrechtliche Ansprüche? Gemäss Art. 951 OR geniesst eine im Handelsregister eingetragene Firma aus- schliesslichen Schutz. Die Ausschliesslichkeit bedeutet, dass sich jede später eingetragene Firma von der älteren hinreichend unterscheiden muss, ansonsten der Inhaber der älteren Firm wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (ALTENPOHL, in: HONSELL/VOGT/WATTER [Hrsg.], BSK OR II, 5. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 951 OR). Ein firmenrechtlicher Gebrauch von "Schwiizer Kiddies" durch die Beklagte ist nicht glaubhaft gemacht worden. Ein solcher kann insbesondere nicht aus der Registrierung der Domain "www.schwiizerkiddies.ch" abgeleitet werden, zumal auf der entsprechenden Homepage ein Hinweis auf das beklagtische Unterneh- men (B._____ GmbH) angebracht ist (act. 14/89).

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9. Bevorstehender Wechsel auf "Schwiizer Kidz" Da die Beklagte die Domain "www.schwiizerkidz.ch" registriert hat, befürchtet die Klägerin, die Beklagte könnte auch das Zeichen "Schwiizer Kidz" in naher Zukunft verwenden. Doch liesse sich auch daraus nichts zugunsten der Klägerin ableiten, gelten die Erörterungen hinsichtlich der Verwendung des Zeichens "Schwiizer Kiddies" auch sinngemäss für das Zeichen "Schwiizer Kidz", da "Kiddies" und "Kidz" beides englische Varianten des Begriffs "Kinder" darstellen.

10. Fazit Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist das Massnahmebegehren mangels glaubhaft gemachter Hauptsachenprognose abzuweisen. Bei diesem Verfahrens- ausgang erweist sich der von der Beklagten eventualiter gestellte Antrag auf Leis- tung einer Sicherheit als gegenstandlos.

11. Kosten- und Entschädigungsfolgen 11.1. Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädi- gung, sind der Klägerin als unterliegende Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 ZPO). 11.2. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG), während die Höhe der Parteientschädigung gemäss der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 festzusetzen ist. Sowohl die Ge- richtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). 11.3. Die Klägerin geht von einem Streitwert von CHF 100'000.– aus (act. 1 Rz. 9). Indes ist gemäss ihren eigenen Ausführungen von mindestens einer mittle- ren bekannten (auch wenn nicht berühmten) figurativen Marke auszugehen, bei welchen üblicherweise ein Streitwert zwischen CHF 250'000.– und CHF 500'000.– angenommen wird (FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 88 ff. zu Vor Art. 51a-60 MSchG). Für das vorliegende Verfahren

- 21 - für vorsorgliche Massnahmen ist deshalb vom unteren Streitwert von CHF 250'000.– auszugehen. 11.4. Die Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung des erheblichen Verfahrens- und Zeitaufwandes des Gerichts, der komplexen Begehren, auch der vorgängigen Prüfung des superprovisorischen Begehrens, auf rund drei Viertel der ordentli- chen Gebühr festzusetzen (§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG). Ausgangsge- mäss ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen und aus dem von ihr ge- leisteten Kostenvorschuss zu decken. 11.5. Die Parteientschädigung richtet sich nach den §§ 2,4,9 und 11 AnwGebV. Der Einzelrichter erkennt:

1. Das klägerische Begehren betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

2. Der beklagtische Antrag auf Leistung einer Sicherheit wird als gegenstands- los geworden abgeschrieben.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 10'000.–.

4. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen.

5. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 8'000.– zu bezahlen.

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage von act. 19, act. 21 und act. 22/1-15.

7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

- 22 - schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 250'000.–. Zürich, 13. März 2017 Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Gerichtsschreiber: Adrian Joss