HE120134

Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Geschäfts-Nr.: HE120134-O U/ee Mitwirkend: Oberrichter Dr. Johann Zürcher, Einzelrichter, sowie die Gerichts- schreiberin Helene Lampel Urteil vom 10. Juli 2012 in Sachen A._____ AG, Klägerin vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ gegen B._____ AG, Beklagte vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____ betreffend vorsorgliche Massnahmen

- 2 - Rechtsbegehren: (Replik, act. 15) "1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten:

- unter der Bezeichnung gemäss Markeneintragung im schweizerischen Markenregister Nr. … (…) oder verwech- selbar ähnlichen Zeichen Spiel- und Sportgeräte, insbe- sondere das Spielgerät "D._____ …" gemäss Beilagen 12 und 13, in die Schweiz einzuführen, in der Schweiz herzu- stellen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, zu vertrei- ben oder sonst wie zu verteilen oder in den Verkehr zu bringen;

- Verpackungen, Bedienungsanleitungen sowie Werbe- und Verkaufsunterlagen insbesondere auch Werbung im Inter- net auf der Website www.B._____.ch, für Spiel- und Sport- geräte, welche die Bezeichnung gemäss der schweizeri- schen Markeneintragung Nr. … (…) oder verwechselbar ähnliche Zeichen verwenden, herzustellen, aufzuschalten, zu Werbezwecken zu benutzen, oder sonst wie zu verteilen oder in den Verkehr zu bringen.

2. Es seien sämtliche sich noch im Besitze der Beklagten befindli- chen Spiel- und Sportgeräte, welche durch die schweizerischen Markeneintragung Nr. … (…) oder verwechselbar ähnliche Zei- chen gekennzeichnet sind, insbesondere das Spielgerät "D._____ …" gemäss Beilagen 12 und 13, samt Zubehör sowie sämtliches Verpackungsmaterial, Bedienungsanleitungen, Flyer, Werbepros- pekte, Kataloge und ähnliches, welche unter Verwendung der schweizerischen Markeneintragung Nr. … (…) oder verwechsel- bar ähnliche Zeichen Spiel- und Sportgeräte, insbesondere das Spielgerät "D._____ …" gemäss Beilagen 12 und 13, abbilden zuhanden des Gerichts zu beschlagnahmen.

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehr- wertsteuer) zu Lasten der Beklagten.

4. Auf die Anordnung einer Sicherheitsleistung durch die Klägerin sei zu verzichten."

- 3 - Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1) Die Klägerin hat ihr Rechtsbegehren mit der Replik (act. 15) eingeschränkt. Es wird in der Folge nur noch dieses Begehren behandelt.

2) C._____ hinterlegte am 1. März 2010 die Wortmarke CH … … (act. 3/4). Das ist die Klagemarke. Der Markenschutz wird unter anderem für Sport- und Spielge- räte, Skateboards, Kickboards, Bodyboards, Surfboards und Wakeboards bean- sprucht.

3) Die Klägerin ist ausschliessliche Lizenznehmerin bezüglich der Klagemarke und leitet so ihre Aktivlegitimation her (Art. 55 Abs. 4 MSchG).

4) Die Beklagte ist eine bekannte Anbieterin von Konsumgütern, nach Selbstein- schätzung mit einer "Riesenauswahl überraschend günstig" (act. 10/12).

5) Beide Parteien haben bzw. (so die Beklagte) hatten sogenannte D._____ - Ge- räte (Waveboards) im Angebot, welche unter anderem die Bezeichnung "…" (gra- fisch gestaltet) tragen bzw. trugen. Die Klägerin reichte vier solche Produkte ein, nämlich als act. 3/7 und 3/8 zwei eigene und als act. 3/12 und 3/13 solche der Beklagten.

6) Die Parteien haben sich wenig (und schon gar nicht systematisch) über den Hintergrund dieses offensichtlichen Trendartikels ausgelassen. Als notorisches Wissen kann (jedenfalls grundsätzlich, d.h. ohne entgegenstehende glaubhafte Darlegungen der Parteien) das Resultat einer Kurzsuche im Internet gelten. Bei … finden sich folgende Ausführungen: > >

7) Die Klägerin wirft der Beklagten eine Markenrechtsverletzung vor. Mit dem am

27. März 2012 eingereichten (wie erwähnt in der Replik eingeschränkten) Mass- nahmebegehren wurden Unterlassungs- und Beschlagnahmungsbegehren ge- stellt (act. 1). Dem Antrag auf superprovisorischen Erlass entsprach das Einzelge- richt nicht (Prot.S. 2). Die Massnahme- bzw. Klageantwort datiert vom 23. April 2012 (act. 9). Bezüglich vier Beilagen, allesamt Lieferantenrechnungen, stellte die Beklagte den Antrag, sie seien der Klägerin nicht zu zeigen, eventualiter würden sie zurückgenommen. Aus den Einlassungen der Beklagten geht hervor, dass sie das Recht zum Parallelimport in Anspruch nimmt und keiner Disziplinierung von Dritten Vorschub leisten will. Darauf wird zurückzukommen sein. Die umfangrei- chen Vorbringen der Beklagten (inklusive diverse Aktenstücke) machten die Ein- holung einer Stellungnahme der Klägerin unumgänglich (Prot.S. 5). Diese datiert vom 8. Mai 2012 (act. 15). Angesichts der Klageänderung und der sechs neuen Beilagen war es ausnahmsweise angezeigt, eine zweite Stellungnahme der Be- klagten einzuholen (Prot.S. 7). Und nachdem die betreffende Eingabe (act. 18) - sie datiert vom 31. Mai 2012 - Noven und 11 Beilagen umfasste, war es nach Auf- fassung des Gerichtes angezeigt, der Klägerin nochmals Gelegenheit zur Stel- lungnahme zu geben (Prot.S. 8). Sie nahm das mit Eingabe vom 7. Juni 2012

- 5 - wahr (act. 21). Act. 21 ging am 8. Juni 2012 an die Beklagte (Prot.S. 9). Bis auf eine Kostennote äusserte sich die Beklagte nicht mehr (act. 23, 24). Act. 23 und act. 24 wurden der Klägerin am 12. Juni 2012 zugestellt.

8) Die Parteien räsonierten intensiv über die Beweislastverteilung im Zusammen- hang mit der Verletzungsfrage. Tatsächlich stellen sich hier ernsthafte Probleme. Nur müssen sie erst gelöst werden, wenn die Beweislast (bzw. die Last des Glaubhaftmachens) relevant ist. Dies ist sie nur im Falle der Beweislosigkeit (BGer 4A 41/2012, Urteil vom 31. Mai 2012).

9) Nimmt man die eingereichten Produkte aus dem Angebot der Klägerin und der Beklagten in Augenschein, so gleichen sich die reichhaltigen Ausstattungen (act. 3/7 im Vergleich mit act. 3/12 und act. 3/8 im Vergleich mit act. 3/13) "wie ein Ei dem andern". Von daher erscheint es glaubhaft, dass die Produkte aus der glei- chen Quelle stammen, nämlich derjenigen, die auf der Verpackung und den Pro- dukten erwähnt wird. Auf den Verpackungen steht "Manufactured for D._____ LLC". Als Adresse wird … in F._____ [USA] angegeben. Die Produkte tragen den Vermerk "www.D._____.com". Damit erscheint glaubhaft, dass es sich auch bei den Geräten im Angebot der Beklagten um Originalprodukte der US-Gesellschaft "D._____ LLC" handelt.

10) Die Klägerin argumentiert wie folgt (vgl. act. 15 Rz 19; Hervorhebungen weg- gelassen): "Vermag die Beklagte nachzuweisen, dass die Klägerin Teil der Vertriebsorganisation der D._____ LLC ist, so läge tatsächlich ein Fall eines zulässigen Parallelimportes vor. Die Klägerin gehört aber

- wie noch aufzuzeigen sein wird - gerade nicht zum Vertriebsnetz der D._____ LLC. Die Zustim- mung zum Verkauf der streitgegenständlichen Produkte durch die D._____ LLC ist für die Klägerin daher nicht beachtlich und die Beklagte vermag daraus nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Es greift vielmehr das territorial auf die Schweiz beschränkte Ausschliesslichkeitsrecht der Klägerin." Die Klägerin pocht mithin darauf, sie sei blosse Käuferin der Ware von D._____ LLC.

11) Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich hat sich schon am

11. Juli 1994 in einem Grundsatzentscheid klar für die Zulässigkeit des Paralle-

- 6 - limportes im Bereiche des Markenrechtes ausgesprochen (ZR 93 Nr. 78). Das Bundesgericht hat seinen in die gleiche Richtung gehenden Grundsatzentscheid am 23. Oktober 1996 gefällt (BGE 122 III 469). Die Zulässigkeit von Parallelimpor- ten stellt sodann einen Stützpfeiler des Wettbewerbsrechtes dar (vgl. Ducrey, in: von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., N 1284: "Unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten führt die Möglichkeit eines Verbotes von Parallelimpor- ten aufgrund nationaler Erschöpfung von Immaterialgüterrechten zu einer nationalen Markt- abschottung mit der möglichen Konsequenz, dass die Preise künstlich hochgehalten werden kön- nen. Aus wettbewerbsrechtlicher Sicht wäre es daher wünschenswert, dass der Grundsatz der in- ternationalen Erschöpfung von Immaterialgüterrechten gilt.") Die Schweizerische Wettbewerbskommission (WEKO) verfolgt die Behinderung des Parallelimportes konsequent, wie der (noch nicht rechtskräftige) Entscheid vom 7. Mai 2012 in Sachen … zeigt. 12.a) Wird der Grundsatz der internationalen Erschöpfung ernst genommen, dür- fen auch Umgehungen nicht geschützt werden. Eine solches rechtsmissbräuchli- ches Verhalten, das keinen Rechtsschutz verdient (Art. 2 Abs. 2 ZGB), wäre etwa anzunehmen, wenn für ein gleiches Produkt in verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedliche Markeninhaber eingesetzt würden, die bei jedem einschlägigen importierten Produkt argumentieren könnten, sie hätten mit der Inverkehrsetzung im Ausland nichts zu tun, folglich könne man ihnen den Erschöpfungsgrundsatz nicht entgegenhalten. Vorliegend macht die Klägerin (bzw. der Markeninhaber) geltend, eine solche Einsetzung (durch D._____ LLC) habe nicht stattgefunden, folglich dürfe man auf den Schutz der Schweizer Marke vertrauen. Allfällige über Kaufgeschäfte hinausgehende Vereinbarungen der Klägerin bzw. des Markenin- habers mit D._____ LLC liegen im Dunkeln. Die Beklagte hat hiefür zwar einige Indizien geliefert (act. 10/10, act. 10/18, act. 10/19), jedoch keine, die eine über- wiegende Wahrscheinlichkeit und damit ein Glaubhaftmachen nahelegen. Von daher kann vorerst auch nicht von einer Agentenmarke (Art. 4 MSchG) gespro- chen werden. Im Präjudiz BGE 131 III 581 wird hiefür ein Vertrag verlangt, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn zum Inhalt hat und

- 7 - eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke. Bei einem blossen Kauf- verhältnis dürfte das kaum der Fall sein. 12.b) Selbst wenn man aber vom klägerischen Standpunkt bezüglich der Rechts- verhältnisse ausgeht, muss die Klägerin sich dennoch die Erschöpfung entgegen- halten lassen. 12.ba) Entscheidend ist nämlich die Rechtsstellung der D._____ LLC, insbeson- dere gegenüber der Klägerin bzw. dem Markeninhaber. Aus den Parteivorbringen und den eingereichten Unterlagen geht klar hervor, dass sich diese amerikani- sche Gesellschaft seit etwa dem Jahre 2004 um den auch europaweiten Vertrieb von Waveboards und die Schutzrechte kümmert. So wurde die Wortmarke … in den USA im Dezember 2004 angemeldet (act. 10/20) und die Gemeinschaftsmar- ke … im März 2007 (act. 10/23), die Wort-/Bildmarke … (sie ziert die eingelegten Geräte) in den USA im Dezember 2004 (act. 10/21) und selbige in Deutschland im Juli 2009 (act. 10/25). Alle diese Anmeldungen datieren deutlich vor derjenigen der Klagemarke. Deren Inhaber, C._____, stellte sich im Jahre 2006 in der Schweiz als europaweiter Vertriebsleiter für Waveboards vor (act. 19/44). Als C._____ die Klagemarke im März 2010 eintragen liess, damals führte er noch das nicht eingetragen Einzelunternehmen "D._____ Europe" (act. 3/3), musste er von diesen Fakten wissen, jedenfalls spricht die Vermutung dafür. In diesem Zusam- menhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die D._____ LLC offenbar sehr mar- kenbewusst agiert, ist doch bei den auf den eingereichten Produkten angebrach- ten Zeichen "D._____" und "… " ein deutlicher Hinweis auf die Geschütztheit an- bracht, nämlich durch das bekannte ® für registered trademark. Dieses Ausstat- tungselement dürfte vermutungsweise auch schon im Jahre 2006 verwendet wor- den sein, als C._____ Vertriebsleiter für diese Waveboards war. Er wurde sodann für das markenrechtliche Eintragungsverfahren von der gleichen Gesellschaft ver- treten, welche im November 2011 schrieb, sie vertrete D._____ LLC in der Schweiz bezüglich patent- und markenrechtlichen Angelegenheiten (act. 3/4, act. 10/10). Es kann füglich ausgeschlossen werden, dass diese auf Schutzrechte spezialisierte Vertreterin keine Kenntnisse von den Schutzrechten in den USA und im europäischen Wirtschaftsraum hatte. Ihr Wissen ist dem Vertretenen

- 8 - C._____ und damit auch der Klägerin zuzurechnen (BGer 4C.332/2005, Urteil vom 27. Januar 2006). 12.bb) Art. 3 Abs. 1 MSchG nennt Voraussetzungen für den Ausschluss jüngerer Zeichen vom Markenschutz. Vorliegend geht es um gleiche Waren und gleiche (Wortmarke …) oder ähnliche (Wortmarke …, Wort-/Bildmarke …) Zeichen. Die zeitlich prioritäre Eintragung bzw. Benutzung durch D._____ LLC im Ausland steht ausser Zweifel. Wurde die ältere Marke im Ausland benutzt, ist Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG zu beachten, lautend: "Als ältere Marken gelten:

a. ... b. Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind." Art. 6bis Abs. 1 PVÜ lautet: "Die Verbandsländer verpflichten sich, von Amts wegen, wenn dies die Rechtsvorschriften des Landes zulassen, oder auf Antrag des Beteiligten die Eintragung einer Fabrik— oder Handelsmar- ke zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären und den Gebrauch der Marke zu untersagen, wenn sie eine verwechslungsfähige Abbildung, Nachahmung oder Übersetzung einer anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der zuständigen Behörde des Landes der Eintragung o- der des Gebrauchs dort notorisch feststeht, dass sie bereits einer zu den Vergünstigungen dieser Übereinkunft zugelassenen Person gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt wird. Das gleiche gilt, wenn der wesentliche Bestandteil der Marke die Abbildung einer solchen no- torisch bekannten Marke oder eine mit ihr verwechslungsfähige Nachahmung darstellt." Notorietät bedeutet Offenkundigkeit in einem der massgeblichen Verkehrskreise, die insbesondere aus Konsumenten oder Händlern gebildet werden können (BGE 130 III 267, E. 4.7.2 f.). Die Klägerin ist Händlerin. Sie muss sich das Wissen ihres Lizenzgebers C._____ anrechnen lassen, zumal sie bei ihrer Gründung im De- zember 2010 dessen nicht eingetragenes Einzelunternehmen "D._____ Europe" im Sinne einer Sacheinlage bzw. -übernahme integrierte (vgl. Handelsregister-

- 9 - auszug act. 3/3). Dass C._____ über die Schutzrechte zugunsten D._____ LLC wusste bzw. wissen musste, wurde schon ausgeführt. Generell ist aber davon auszugehen, dass ein gewerbsmässiger Importeur bei solchen jungen und trendi- gen, im Ausland entwickelten Geräten - man kann sie als Funsportgeräte be- zeichnen - die wichtigsten Bezeichnungen bzw. Marken kennt. Wie erwähnt, be- zeichnet … "…" als weltweit bekannte Marke und terminiert die Markteinführung in Europa auf das Jahr 2007. Von daher erscheint glaubhaft, dass die Marken … bzw. … der D._____ LLC in den relevanten Händlerkreisen der Schweiz bekannt waren, als C._____ die Klagemarke hierorts eintragen liess. Von daher hat D._____ LLC glaubhafterweise ein besseres Recht an der Marke …. 12.bc) Zu einem ähnlichen Ergebnis gelang man bei der Anwendung von Art. 14 Abs 1 MSchG. Danach kann der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Die Klägerin behauptet nicht, sie habe das Zei- chen … bzw. … als erste in der Schweiz gebraucht. Wie erwähnt, hatte sie von C._____ die Aktiven und Passiven der "D._____ Europe" übernommen. Deshalb kann vermutungsweise angenommen werden, Produkte der D._____ LLC seien schon vor der schweizerischen Markenhinterlegung auf dem Schweizer Markt an- zutreffen gewesen, und zwar - weil naheliegend - glaubhafterweise unter dem Zeichen …. Von daher könnte D._____ LLC ein Benutzungsrecht nach Art. 14 MSchG geltend machen. 12.bd) Wegen der zeitlichen Priorität stünde der D._____ LLC vermutlich auch ein lauterkeitsrechtlicher Anspruch zu (Art. 3 lit. d UWG; Noth et al. - Thouvenin/Noth, MSchG, N 117 ff.; BGE 109 II 483). 12.be) Hat die D._____ LLC nach den obigen Erwägungen ein besseres Recht am Zeichen … als die Klägerin bzw. C._____, mindestens aber ein Benutzungs- recht, so muss sich auch eine Parallelimporteurin wie die Beklagte darauf berufen können. Anders entscheiden hiesse im Ergebnis, dass das Recht auf Parallelim- port rechtsmissbräuchlich umgangen würde. Es kann nicht im Belieben der D._____ LLC liegen, ob bei der gegebenen Konstellation gegen die Beklagte aus Markenrecht vorgegangen werden darf. Würde nämlich D._____ LLC die Klage-

- 10 - marke für nichtig erklären lassen, so entfiele das Klagefundament. Duldet D._____ LLC bewusst die Markeneintragung durch C._____, so läge eine einver- nehmliche Vertriebsorganisation vor, welche selbst nach klägerischer Darstellung die Zulässigkeit des Parallelimportes nach sich ziehen würde. Es verbleibt die Unkenntnis seitens D._____ LLC. Das stellt aber keine Sachverhalt dar, welcher ein anderes Ergebnis vernünftig begründen liesse. Es bleibt beim Grundsatz, dass der Parallelimporteur auf das bessere Recht (einschliesslich des Weiterbe- nutzungsrechtes) desjenigen, von welchem das durch ihn vertriebene Produkt stammt, vertrauen darf. Dieses bessere Recht liegt bei der D._____ LLC und von dieser haben beide Parteien ihre Geräte bezogen. Damit stehen zufolge Erschöp- fung des massgeblichen Markenrechts der Klägerin keine Ansprüche gegen die Beklagte zu. Das Massnahmebegehren ist abzuweisen.

13) Wie aus den vorstehenden Erwägungen erhellt, wurden keine Schlüsse aus Beweislosigkeit gezogen. Immerhin hat das Bundesgericht - ohne allerdings auf möglicherweise unterschiedlich zu behandelnde Sachverhaltselement einzugehen

- in 4C.357/2001, Urteil vom 11. April 2002, festgehalten, es sei an der Markenin- haberin, die Umstände darzutun, welche gegen die Zulässigkeit eines Parallelim- portes sprechen würden. Wie dem auch sei: Die act. 10/14 -17 sind wie bis anhin in einem separaten Couvert beim Gericht ausserhalb der Akten gelagert und blei- ben dies bis zur Rechtskraft des Verfahrens.

14) In der Klageschrift (act. 1 Rz. 16) berichtete die Klägerin von Anrufen "erbos- ter Vertriebsabnehmer", welche auf den Preis für die Geräte bei der Beklagten (CHF 79) hingewiesen hätten, währenddem das Produkt "sonst für CHF 199.00 auf dem Markt erhältlich sei". Replikando äusserte sich die Klägerin dahingehend, eine Marke sei "sehr wohl ein probates und legitimes Mittel, um eine bestimmte Preispolitik durchzusetzen", folglich sei es ihr auch gestattet, "den Preis zu be- stimmen für Produkte, welche mir ihrer Marke gekennzeichnet sind": Die zitierten Stellen können so gelesen werden, dass möglicherweise eine Preisbindung zwei- ter Hand besteht und die Klägerin der Auffassung ist, das sei rechtens. Gemäss Art. 5 Abs. 4 KG wird aber bei solchen Vertikalabmachungen die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs vermutet, was (in der Praxis gestützt auf weitere Überle-

- 11 - gungen) zu einer Sanktionierung nach Art. 49a KG führen kann. Die Praxis der Wettbewerbskommission (WEKO) wird in der Vertikalbekanntmachung erläutert (vgl. insbesondere Art. 10 ff. VertBek). Vor diesem Hintergrund könnte die Verhal- tensweise der Klägerin bzw. des Markeninhabers so gedeutet werden, dass der Markenschutz nur als Instrument zur Erzielung einer Kartellrente dienen soll. Inso- fern stellt sich die Frage, ob die Eintragung missbräuchlich erfolgte und auch von daher keine Grundlage für markenrechtliche Ansprüche besteht (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Das kann aber einstweilen offen gelassen werden.

15) Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert beträgt unstrittig CHF 150'000. Der Einzelrichter erkennt:

1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 8'000.

3. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt.

4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 11'600 zu bezahlen.

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).

- 12 - _____________________________________ HANDELSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH Die Gerichtsschreiberin: lic. iur. Helene Lampel