S2016_008

Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court S2016_008 U r t e i l v o m 8 . A u g u s t 2 0 1 6 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte

1. …

2. B AG, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher und/oder Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer, patentanwaltlich beraten durch Dr. Thorsten Bausch Klägerin gegen C AG, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Beklagte Gegenstand Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen (superprovi- sorisch)

S2016_008 Seite 2 Der Präsident zieht in Erwägung: 1. Mit Eingabe vom 3. August 2016 (hier eingegangen am 5. August 2016) stellten die Klägerin 1, A AB, und die Klägerin 2, B AG (nachstehend Klä- gerin), im Verfahren S2016_007 folgendes Massnahmebegehren: "1. Der Gesuchgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5‘000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz eine pharmazeutische Formulierung S, namentlich die unter der Bezeichnung T 250 mg/5 ml mit der Zulassungsnummer 111 zum Vertrieb zugelassene verwendungsfertige Formulierung, selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf ande- re Weise in Verkehr zu bringen. 2. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5‘000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Produkte gemäss Rechtsbe- gehren Nr. 1 zurückzurufen, d.h. die ihr bekannten Abnehmer dieser Pro- dukte innert einer Frist von maximal 5 Arbeitstagen nach Vollstreckbarkeit des Urteils zu informieren, dass die Gesuchsgegnerin um Rücksendung dieser Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen bittet. 3. Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1 sei superprovisorisch, d.h. zunächst ohne Anhörung der Gesuchgegnerin, auszusprechen. 4. Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien das vorsorgliche Verbot gemäss Rechtsbegehren 1 und die Verpflichtung gemäss Rechtsbegehren 2 nach Anhörung der Gesuchsgegnerin lässlich einer mündlichen Verhand- lung auszusprechen, die innerhalb von 14 Tagen anzusetzen sei. 5. Eventualiter zu Rechtsbegehren 4 seien das vorsorgliche Verbot gemäss Rechtsbegehren 1 und die Verpflichtung gemäss Rechtsbegehren 2 nach einer schriftlichen Stellungnahme der Gesuchsgegnerin auszusprechen, für deren Einreichung der Gesuchsgegnerin eine nicht erstreckbare Frist von 14 Tagen anzusetzen sei. 6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des not- wendigerweise beigezogenen Patentanwalts, zu Lasten der Gesuchgegne- rin."

S2016_008 Seite 3 2. Mit Verfügung vom 5. August 2016 wurde das Verfahren der Klägerin ab- getrennt und unter der vorliegenden Prozessnummer S2016_008 weiter- geführt. 3. Die Klägerin stellt ein Massnahmebegehren gestützt auf das Streitpatent EP 000. Zu A AB wurde im Massnahmebegehren ausgeführt, A AB sei die eingetragene Inhaberin des Streitpatentes. Zur Klägerin im vorliegenden Verfahren, B AG, wurde dargelegt, die zur Unternehmensgruppe A AB gehörende Klägerin sei "Zulassungsinhaberin zum Vertrieb von X®, ei- nem Mittel, das auf der patentgemässen Lehre beruht, und Lizenznehme- rin am Massnahmepatent EP 000 in der Schweiz". 4. Aktivlegitimiert für ein Begehren wie das vorliegende ist zum einen der Inhaber des Streitpatentes (Art. 8 Abs. 1 und Art. 72 PatG), zum anderen der ausschliessliche Lizenznehmer, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist (Art. 75 Abs. 1 PatG). Die Klägerin ist nicht Patentinhaberin. Zur Natur ihrer Lizenz (welche sie im Übrigen auch nicht einreicht) macht die Klägerin keine Ausführungen, insbesondere behauptet sie weder, es handle sich um eine ausschliessli- che Lizenz, noch, dass der Lizenzvertrag ihre Klageberechtigung nicht ausdrücklich ausschliesse. Damit behauptet die Klägerin die beiden tat- sächlichen Voraussetzungen für ihre Aktivlegitimation ("Klagebefugnis" bzw. "Klageberechtigung" in der Gesetzesterminologie) nicht. Entspre- chend ist die Aktivlegitimation der Klägerin zu verneinen. 5. Erweist sich das klägerische Begehren somit als mangels Aktivlegitimati- on offensichtlich unbegründet, ist es abzuweisen. Eine Stellungnahme der Beklagten ist nicht einzuholen (Art. 253 ZPO). 6. Ausgangsgemäss trägt die Klägerin die Gerichtskosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert beträgt CHF 1 Mio. Eine Parteientschädigung ist der Beklagten, nachdem sie nicht begrüsst werden musste, nicht zuzusprechen.

S2016_008 Seite 4 Der Präsident erkennt: 1. Das klägerische Massnahmebegehren wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.–. 3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. 4. Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie nach Eintritt der Rechts- kraft an das Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbe- stätigung. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab- zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 8. August 2016 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erste Gerichtsschreiberin Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhalden Versand: 10. August 2016