S2012_005

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S2012_005

U r t e i l v o m 1 3 . J u n i 2 0 1 2 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz) Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi Richter Dr. iur. Ralph Schlosser

Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger

Verfahrensbeteiligte X. AG, vertreten durch Advokat Christoph Daniel Maier, Fromer, St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel,

Klägerin

gegen

Prof. Y., vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Meyer- lustenberger Lachenal, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,

Beklagter

Gegenstand Vorsorgliche Massnahmen

S2012_005 Seite 2 Rechtsbegehren der Klägerin (act. 2)

1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin rechtmässige Eigentümerin des Patents unter dem Titel "Erstellung einer rasch zerfallenden festen Darreichungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefrier- trocknungsschritt" ist, welches unter EP Nr. 111 am aaa. der Klägerin erteilt wurde.

2. Es sei dem Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, gegenüber jedem Dritten die Behauptung zu äussern, dass die Klägerin nicht die rechtmässige Eigentümerin des Patents sei. Alles unter o/e-Kostenfolge zulasten des Beklagten.

Rechtsbegehren des Beklagten (act. 12)

1. Das Gesuch sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.

Der Präsident zieht in Erwägung:

Vorgeschichte und Prozessablauf 1. Die X. AG (Klägerin) wurde im Dezember 2004 mit Sitz in S. gegründet und bezweckt insbesondere den Erwerb, das Verwalten und den Verkauf von Patenten und Lizenzen; Verwaltungsratspräsident ist H.-P. R., M. (act. 2_3). Am 6. Juni 2005 (bzw. gemäss Ausführungen des Beklagten am 6. Juni 2006; act. 12 RZ 34) schloss die Klägerin mit Prof. Y. (Beklag- ter) eine Vereinbarung, welche die Rechte und Pflichten bei der Entwick- lung von bestimmten pharmazeutischen Formulierungen regelt (act. 2_1). Dabei geht es um die Entwicklung einer Technologie, die mithilfe druck- verflüssigter Treibgase hochporöse Formlinge herstellt (act. 2_1 Präam- bel; nachfolgend Vereinbarung). Gemäss Ziff. 1 der Vereinbarung geht es um "Versuche betreffend die Löslichkeit bestimmter Bindemittel in geeig- neten Treibgasen mit und ohne CO2", die der Beklagte für die Klägerin ausführen soll. Ziel der Versuchsreihe ist es, weitere Patente anzumel- den, wobei Erfinder der Beklagte und Patentinhaberin die Klägerin sein sollte (act. 2_1 Ziff. 2 und 3). Gemäss Ziff. 4 der Vereinbarung sollte der

S2012_005 Seite 3 Beklagte der Klägerin jede weitere Patentidee auf den genannten Ver- suchsgebieten (Treibgas-Technologie) zur Patentanmeldung anbieten. In Ziff. 1 der Vereinbarung wird auf die Patentanmeldung 222 vom bbb. hin- gewiesen. Das Patent "Verfahren zur Herstellung von schnell auflösenden Tabletten" wurde unter der Veröffentlichungsnummer EP 333 erteilt. Die Erteilung des Patents wurde am ccc. publiziert (act. 12_2). Das Patent wurde Ende 2010 in der Schweiz bzw. im Verlaufe des Jahres 2011 in Frankreich und Deutschland fallen gelassen (act. 2_5; act. 12_1). Mit Priorität vom ddd. reichte die Klägerin eine Patentanmeldung unter dem Titel "Herstellung einer rasch zerfallenden festen Darreichungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefriertrocknungsschritt" ein, die unter der Nummer EP 111 am aaa. erteilt wurde (act. 2_9; vgl. act. 2_11; act. 2_12). Seit Ende 2010 führten die Parteien Verhandlungen insbeson- dere über die Höhe der an den Beklagten zu leistenden Lizenzentschädi- gungen (vgl. act. 2_16 ["letzte Vertragsofferte" der Klägerin vom 05.09.2011; act. 12_3]). Mit Schreiben vom 9. November 2011 teilte der Rechtsvertreter des Beklagten dem Rechtsvertreter der Klägerin mit, dass in Bezug auf EP 111 zwischen den Parteien keine Einigung über die Höhe der Vergütung, mithin kein Vertrag, zu Stande gekommen sei, wo- mit ein Rechtsgrund für eine Übertragung der Rechte an der Erfindung (EP 111) nicht bestehe. Insbesondere stelle die frühere Vereinbarung be- züglich der Entwicklung einer Treibgas-Technologie (act. 2_1) keine taug- liche Rechtsgrundlage dar, da diese einen ganz anderen Sachverhalt betreffe. Die Klägerin müsse deshalb ihre ungerechtfertigte Bereicherung im Zusammenhang mit den Einnahmen betreffend EP 111 herausgeben (act. 2_17 S. 2 und 3). Sollte die Klägerin nicht umgehend Auskunft ertei- len und Rechnung legen über sämtliche Lizenzgebühren und sonstigen Vorteile aus EP 111, werde schliesslich "[ihr] Lizenzvertragspartner (…) darüber zu informieren sein, dass es nach Überzeugung von Prof. Y. an einer Rechtsgrundlage für eine Übertragung der Rechte an seiner Erfin- dung auf die X. AG fehlt und deren Rechtsinhaberschaft somit zumindest streitig ist" (act. 2_17 S. 4). 2. Am 6. Dezember 2011 reichte die Klägerin ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Verfügung beim Handelsgericht des Kantons Aargau mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein. Sie machte insbesondere geltend, das Eigentum an EP 111 ergebe sich aufgrund der Vereinbarung zwischen den Parteien (act. 2_1) sowie den gültigen Regis- tereinträgen in Europa und im weiteren Ausland. Der Beklagte sei für den

S2012_005 Seite 4 von ihm in Rechnung gestellten Aufwand entschädigt worden (vgl. act. 2_6 bis 2_8). Seit Ende 2010 seien die Parteien daran, die Zusammenar- beit neu zu regeln, wobei sie bis anhin keine Einigung erzielt hätten. Zu Unrecht behaupte der Beklagte, das Eigentum an EP 111 stehe ihm zu, und fordere deshalb zu Unrecht die Herausgabe sämtlicher geldwerter Vorteile in Bezug auf dieses Patent. Zudem drohe er damit, den Lizenz- nehmer der Klägerin über die Streitigkeit zu informieren. 3. Mit Verfügung vom 8. Dezember 2011 wies der Vizepräsident des Han- delsgerichts des Kantons Aargau das Gesuch um Erlass superprovisori- schen Massnahmen vor Anhörung der Gegenpartei ab, soweit er darauf eintrat (act. 3). Er überwies mit Verfügung vom 18. Januar 2012 die Streitsache zur materiellen Anhandnahme an das Bundespatentgericht (act. 1). 4. Mit Massnahmeantwort vom 27. März 2012 beantragte der Beklagte, das Gesuch sei kostenfällig abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (act. 12). In formeller Hinsicht machte er die fehlende internationale bzw. örtli- che Zuständigkeit des Bundespatentgerichts geltend. Er wandte ein, das Feststellungsbegehren in Rechtsbegehren 1 der Klägerin könne nicht Gegenstand einer vorsorglichen Massnahme sein, weshalb auf Ziffer 1 nicht einzutreten sei. An Rechtsbegehren 2 fehle es mangels einer glaub- haft gemachten Erstbegehungsgefahr an einem ausreichenden Rechts- schutzinteresse. Die Gefriertrocknungs-Technologie, die am ddd. zum Pa- tent (EP 111) angemeldet worden sei, werde von der ursprünglichen Ver- einbarung (act. 2_1) nicht erfasst, womit die Klägerin gemäss Auffassung des Beklagten nicht Eigentümerin der verschiedenen nationalen Teile des EP 111 sei. 5. Am 2. April 2012 wurde die Massnahmeantwort (act. 12) der Klägerin zu- gestellt (act. 13). Sie hat dazu keine Stellungnahme eingereicht.

S2012_005 Seite 5 Prozessuales 6. Die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist unbestrittener- massen gegeben, soweit sich das Gesuch auf das Patentgesetz (Rechts- begehren 1) und allenfalls zusätzlich auch auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Rechtsbegehren 2) stützt (Art. 26 Abs. 1 lit. b, Art. 26 Abs. 2, Art. 41 PatGG). 7. Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor (Art. 1 Abs. 1 IPRG), nachdem die Klägerin in der Schweiz domiziliert ist, während der Beklagte seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Die internationale Zuständigkeit richtet sich nach dem Lugano-Übereinkommen (Art. 1 Abs. 2 IPRG in Verbindung mit Art. 1 ff. LugÜ; BSK [Basler Kommentar 2011] LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 14; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 479 und RZ 504 ff.; vgl. act. 3 E. 1.1 m.w.H.). 8. Gemäss den Vorbringen der Klägerin ergibt sich die örtliche Zuständigkeit aus der Gerichtsstandsvereinbarung in Ziff. 9 der Vereinbarung (act. 2_1), welche diesen auf M., Kanton Aargau, festlege. Ziff. 9 von act. 2_1 lautet wie folgt: "Für allfällige Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem vorlie- genden Vertrag wird als Gerichtsstand M. vereinbart." Der Beklagte wandte ein, beim Rechtsbegehren 1 handle es sich nicht um einen ver- traglichen Anspruch gestützt auf die erwähnte Vereinbarung, sondern um einen patentrechtlichen Feststellungsanspruch. Zudem werde bestritten, dass die von der Klägerin eingereichte Vereinbarung (act. 2_1) den Ge- genstand von EP 111 erfasse und für eine Auseinandersetzung um dieses Patent auf die Gerichtsstandsklausel von act. 2_1 abgestellt werden dür- fe. 8.1 Die Parteien haben unbestrittenermassen eine gültige Gerichts- standsvereinbarung gemäss Art. 23 Ziff. 1 lit. a – c LugÜ (in der seit dem

1. Januar 2011 geltenden Fassung; vgl. zum intertemporalen Recht: BSK LugÜ-Berger, Art. 23 RZ 19) geschlossen. Gemäss Art. 23 Abs. 5 LugÜ sind Gerichtsstandsvereinbarungen, die Art. 22 LugÜ zuwiderlaufen, wir- kungslos. In Art. 22 Nr. 4 LugÜ wird die Bestandesklage geregelt. Nach dieser Bestimmung ist für die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien eine ausschliessliche Zu- ständigkeit am Gericht des Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterle-

S2012_005 Seite 6 gung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist, vorge- sehen. Erfasst werden davon insbesondere Anmelde- und Erteilungsver- fahren, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren, Klagen auf Löschung so- wie Klagen auf Auslaufen des Schutzrechts. Nicht erfasst werden Klagen auf Abtretung eines Schutzrechts und Klagen auf Erteilung einer Lizenz, auch wenn diese grundsätzlich zu einer Änderung des Registereintrags führen (BSK LugÜ-Güngerich, Art. 22 RZ 54 ff.). 8.2.1 Die Klägerin beantragt in Rechtsbegehren 1 die Feststellung, dass sie rechtmässige Inhaberin von EP 111 sei. Sie bringt dazu vor, dass die Klagefrist für die Abtretungsklage nach Art. 29 ff. PatG verpasst worden sei und der Klägerin das erteilte Patent rechtmässig zustehe. Es wird so- mit die Feststellung beantragt, dass gestützt auf die Abtretungsklage kei- ne Änderung der Rechte mehr vorgenommen werden kann. Dieser Fest- stellungsanspruch stellt das Gegenstück zur Abtretungsklage dar und führt, ebenso wie die Abtretungsklage selbst, nicht zur Anwendung von Art. 22 Nr. 4 LugÜ. Im Übrigen wäre das Bundespatentgericht auch zu- ständig, wenn es um eine Klage gemäss Art. 22 Nr. 4 LugÜ ginge. 8.2.2 Selbst in Fällen einer gültigen Gerichtsstandsvereinbarung kann der Kläger gestützt auf Art. 31 LugÜ ein anderes als das vereinbarte Gericht für einstweilige Massnahmen anrufen (BSK LugÜ-Favalli/Augsburger, Art. 31 RZ 133). Die Klägerin hat von diesem Recht keinen Gebrauch ge- macht, sondern das Gesuch entsprechend der Gerichtsstandsvereinba- rung eingereicht. 8.2.3 Wie erwähnt, bestreitet der Beklagte, dass die Gerichtsstandsver- einbarung in act. 2_1 den Gegenstand von EP 111 erfasst. Nach der bun- desgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der Beurteilung der Zuständigkeit primär auf den vom Kläger eingeklagten Anspruch und dessen Begrün- dung abzustellen, wobei jedoch das Gericht in Bezug auf die rechtliche Würdigung der klägerischen Vorbringen nicht an die Auffassung des Klä- gers gebunden ist. Hängt die Zuständigkeit davon ab, ob Ansprüche aus einem Vertrag geltend gemacht werden, sind die klägerischen Tatsachen- behauptungen im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung daraufhin zu über- prüfen, ob sich aus ihnen auf das Bestehen eines solchen Vertrages schliessen lässt, ansonsten auf die Klage nicht einzutreten ist. Die vom Kläger behaupteten Tatsachen, die gleichzeitig für die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts und auch die Begründetheit der Klage erheblich sind (so genannte doppelrelevante Tatsachen), sind für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. Entsprechende Einwände der

S2012_005 Seite 7 Gegenpartei sind im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich und sind erst bei der materiellen Beurteilung der Klage zu prüfen (BGE 137 III 32 E. 2.2 und 2.3 m.w.H.). Unbestrittenermassen ist hier die Vereinbarung zwischen den Parteien am 6. Juni 2005 bzw. 6. Juni 2006 (act. 2_1) gültig zu Stande gekommen, wobei diese in Ziff. 9 eine Gerichtsstandsvereinbarung enthält. In der Vereinbarung wird darauf hingewiesen, dass es um die Technologie der Herstellung von hochporösen Formlingen mit Hilfe von druckverflüssigten Treibgasen – explizit anstelle der bekannten Sprühtrocknungstechnologie (vgl. Präambel in act. 2_1) – geht, während im Titel von EP 111 neben der Darreichungsform ein "Gefriertrocknungsschritt" erwähnt wird (act. 2_9: Titel des Patents: Herstellung einer rasch zerfallenden festen Darrei- chungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefriertrocknungs- schritt). Bei einem Sprühtrocknungsverfahren, das im Lichte der Präambel gewis- sermassen Ausgangspunkt der von der Vereinbarung umfassten Techno- logie ist, und für welches gemäss Präambel mit dem Verfahren unter Zu- hilfenahme druckverflüssigter Treibgase eine Alternative zur Verfügung gestellt werden soll, handelt es sich um ein Verfahren, bei welchem eine Lösung eines Wirkstoffs oder Wirkstoffgemischs durch eine Düse ver- sprüht wird. Die versprühte Lösung wird im stromab von dieser Düse an- geordneten, typischerweise mit Heissluft beaufschlagten Raum getrock- net, indem das Lösungsmittel von der flüssigen in die Gasphase übergeht (verdampft), und der Wirkstoff oder das Wirkstoffgemisch getrocknet als Festkörper in Form eines Pulvers niederschlägt. Gemäss der unter dem Vertrag gemeinsam entwickelten Alternative (Wortlaut in der Präambel: anstelle) zum Sprühtrocknungsverfahren unter Zuhilfenahme druckverflüssigter Treibgase, wie sie in der inzwischen fal- lengelassenen EP 333 B1 geschützt wurde, wird in diesem Verfahren ein Pulver mit einem unter Druck verflüssigten Gas oder Gasgemisch in Kon- takt gebracht, homogenisiert, in Schablonen eingebracht und anschlies- send dekomprimiert, wobei das verflüssigte Gas oder Gasgemisch von der flüssigen in die Gasphase übergeht (verdampft), und sich angeblich eine Tablette mit einer ähnlich porösen Struktur ausbildet, wie sie übli- cherweise in einem Gefriertrocknungsprozess erhalten wird (act. 12_2, EP 333 B1 [0009]).

S2012_005 Seite 8 In einem Gefriertrocknungsprozess, der auch als Lyophilisation oder Sub- limationstrocknung bekannt ist, wird auf der anderen Seite die Lösung ei- nes Wirkstoffs oder Wirkstoffgemischs als Ausgangsmaterial tiefgefroren, d.h. in die feste Phase übergeführt, und anschliessend das Lösungsmittel direkt in einem Sublimationsprozess von der festen Phase in die Gaspha- se übergeführt. Je nach Form des Ausgangsmaterials und Prozessbedin- gungen bleibt der Wirkstoff respektive das Wirkstoffgemisch in Form ei- nes zusammenhängenden Festkörpers, eines Granulats oder eines Pul- vers übrig. Die Patentschrift (EP 111) liegt nicht bei den Akten, und es kann, nach- dem es sich bei EP 333 (act. 2_5) und EP 111 (act. 2_9) um Patente betreffend verschiedene Formulierungen für eine Darreichungsform geht, nicht von vorne herein angenommen werden, EP 111 falle nicht unter die Vereinbarung (act. 2_1). Der Titel der EP 111 B1 lautet Herstellung einer rasch zerfallenden festen Darreichungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefriertrock- nungsschritt. Titel von Patentanmeldungen oder Patenten geben eine kurze genaue technische Bezeichnung der Erfindung (vergleiche PatV Art. 26, analog R 41 (2) b) Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente), sie sind aber naturgemäss nicht genügend präzise, um zu beurteilen, ob darin genannte Elemente, wie beispielsweise der Gefriertrocknungsschritt zwingende Elemente für das Verfahren nach der entsprechenden Erfindung sind, ob es dazu mit ande- ren Worten immer noch von der Erfindung umfasste Alternativen gibt, und insbesondere erlauben sie nicht, zu beurteilen, ob neben dem im Titel genannten Gefriertrocknungsschritt auch noch andere Schritte vorge- schaltet oder nachgeschaltet sein können. Es kann mit anderen Worten auf Basis des Titels nicht ausgeschlossen werden, dass das in der EP 111 B1 beschriebene Verfahren beispielsweise einen zusätzlichen Schritt unter Zuhilfenahme druckverflüssigter Treibgase, wie er in der inzwischen fallengelassenen und unbestritten unter die Vereinbarung fallende EP 333 B1 geschützt wurde, umfasst. In Ziff. 2 der Vereinbarung wird denn auch in weiter Umschreibung fest- gehalten, dass es Ziel der Parteien sei, "weitere Patente zu formulieren und zur Anmeldung bringen zu können". Dabei sollten diese Patente "so offen wie möglich formuliert werden, um eine breite Anwendung der Pro- duktionsidee zu ermöglichen" (act. 2_1).

S2012_005 Seite 9 Insgesamt ist somit aufgrund der schlüssigen Behauptungen der Klägerin zunächst davon auszugehen, dass diese Vereinbarung die vorliegende Streitigkeit mitumfasst. Vorliegend wurde als örtliche Zuständigkeit zwi- schen den Parteien Möhlin verabredet, weshalb die Gerichte des Kantons Aargau bis Ende 2011 für die Streitigkeit zuständig waren. In Bezug auf das Rechtsbegehren 1 ist damit das Bundespatentgericht örtlich zustän- dig. 8.3. In Rechtsbegehren 2 verlangt die Klägerin, der Beklagten sei zu ver- bieten, die Behauptung zu äussern, dass die Klägerin nicht rechtmässige Eigentümerin von EP 111 sei. Sinngemäss macht die Klägerin geltend, dass der Beklagte mit diesen tatsachenwidrigen Behauptungen gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstosse. Der Beklagte wendet ein, es handle sich um keine vertragsrechtliche Fra- ge, für welche die Gerichtsstandsklausel in act. 2_1 gelte. Die Gerichts- stände in Art. 5 LugÜ, insbesondere Art. 5 Nr. 3 LugÜ, sind dispositiver Natur, d.h. die Parteien können sie durch eine Gerichtsstandsvereinba- rung nach Art. 23 LugÜ derogieren (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 20), es sei denn, diese sei nicht ausschliesslich (BSK LugÜ- Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 21; vgl. BSK LugÜ-Berger, Art. 23 RZ 9). In act. 2_1 werden allgemein "Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag" genannt, woraus zu schliessen ist, dass die Ge- richtsstandsklausel für sämtliche rechtlichen Auseinandersetzungen zwi- schen den Parteien gilt. Die Klägerin wies in der "Letzten Vertragsofferte" vom 5. September 2011 ausdrücklich auf die früheren zwischen den Par- teien abgeschlossenen Vereinbarungen (act. 2_1; act 2_2) hin und bezog sowohl die Treibgas-Technologie als auch die Gefriertrocknungs- Technologie in die neue abzuschliessende Vereinbarung ein (act. 2_16). Wie aus dem Schreiben des Beklagten vom 9. November 2011 hervor- geht, konnten sich die Parteien insbesondere nicht über die Höhe der Li- zenzgebühr einigen, und in diesem Zusammenhang hielt der Beklagte fest, der Lizenznehmer der Klägerin werde über die Streitigkeit der Rechtsgrundlage des Besitzes an EP 111 zu informieren sein (act. 2_17). Auch wenn allenfalls in diesem Zusammenhang eine Verletzung des UWG zu prüfen ist, handelt es sich in erster Linie um eine Streitigkeit, die mit der Vereinbarung (act. 2_1) zusammenhängt, indem sich die Parteien in Bezug auf EP 111 und allfällige weitere anzumeldende Patente nicht über die Höhe der Lizenzgebühren einigen konnten. Das Bundespatent-

S2012_005 Seite 10 gericht ist deshalb gestützt auf die Gerichtsstandsklausel in act. 2_1 zur Beurteilung von Rechtsbegehren 2 örtlich zuständig. 9. Da es sich um einen internationalen Sachverhalt handelt, stellt sich die Frage nach dem anwendbaren Recht. Diese ist von Amtes wegen zu prü- fen (BGE 119 II 175 f.; BSK [Basler Kommentar, 2. Aufl., 2007] IPRG- Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Art. 16 RZ 5). Gemäss Art. 122 Abs. 1 IPRG unterstehen Verträge über Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates, in dem derjenige, der das Immaterialgüterrecht überträgt oder die Benut- zung an ihm einräumt, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Nach Art. 122 Abs. 2 IPRG ist eine Rechtswahl zulässig. Das Vertragsstatut bestimmt, ob eine Übertragung der Rechte inter partes stattgefunden hat (BSK IPRG-Jegher/Vasella, Art. 121 RZ 10). Vorliegend erklärten die Parteien auf den strittigen Vertrag das schweizerische Recht anwendbar (act. 2_1). Darauf ist abzustellen.

Materielles 10. Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorgli- chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu be- fürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergut- zumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behaup- tung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind (BGE 130 III 321 E. 3.3; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen- berger, ZPO Kommentar, Art. 261 RZ 25). Die Gegenpartei hat ihre Ein- reden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen (BGE 132 III 83 E. 3.2; 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.). 11. Mit Rechtsbegehren 1 verlangt die Klägerin, es sei festzustellen, dass sie rechtmässige Eigentümerin des Patents EP 111 sei. Der Beklagte wendet ein, auf Rechtsbegehren 1 sei nicht einzutreten, weil ein solches Feststel- lungsbegehren nicht einstweilig angeordnet werden könne.

S2012_005 Seite 11 11.1 Inhalt einer vorsorglichen Massnahme kann gemäss Art. 262 ZPO jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nach- teil abzuwenden. Der in Art. 262 ZPO genannte Katalog ist nicht ab- schliessend (Huber, in: Sutter-Somm/Leuenberger/Hasenböhler, ZPO Kommentar, Art. 262 RZ 5 f.). Damit stellt sich die Frage, ob im Rahmen eines vorsorglichen Massnahmeverfahrens die Feststellung einer unge- wissen Rechtslage verlangt werden kann. Die Lehre geht überwiegend davon aus, dass ein Feststellungsbegehren nicht Gegenstand eines Massnahmeverfahrens sein kann. Zur Begründung wird insbesondere angeführt, dass eine solche richterliche Klarstellung nicht für eine be- schränkte Zeitdauer getroffen werden könne, sondern den Charakter ei- ner endgültigen Anordnung (analog zur irreversiblen Massnahme) habe (vgl. z.B. Lucas David et al., Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl., RZ 649; Johann J. Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Diss. Zürich 1998, S. 252 f.; BSK ZGB I-Meili, Art. 28c RZ 4; BSK ZPO-Sprecher, Art. 262 RZ 12 m.w.H.). Zumindest auf dem Gebiet des Schutzes von Immaterial- güterrechten ist davon auszugehen, dass es sich bei der beantragten richterlichen Feststellung nicht um eine zulässige Anordnung einer Mass- nahme im Sinne von Art. 262 ZPO handelt. Damit ist auf das beantragte Feststellungsbegehren nicht einzutreten. Ob allenfalls in anderen Rechts- gebieten, insbesondere bei Persönlichkeitsverletzungen, eine vorsorglich verfügte Feststellung, die für die Zeitdauer des Hauptprozesses be- schränkt ist, zulässig ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden (vgl. sic! 1997, 38 E. 4). Es wird von der Klägerin aber auch nicht darge- tan, inwiefern die beantragte richterliche Feststellung zeitlich begrenzt wirken könnte. Im Übrigen wurde seitens der Klägerin im vorliegenden Fall auch kein Feststellungsinteresse (vgl. dazu z.B. BSK ZPO-Oberhammer, Art. 88 RZ

10) glaubhaft gemacht. Die Frage des Feststellungsinteresses im Sinne von Art. 74 PatG wird von der Beklagten nicht einmal angesprochen. Auch dies würde zum Nichteintreten auf das Begehren führen. Zudem verliert die Klägerin – wie von der Beklagten richtig festgestellt wird (act. 12 RZ 85) – kein Wort über den nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil hinsichtlich des Rechtsbegehrens 1, womit dieses auch abzu- weisen wäre. 11.2 Auf Rechtsbegehren 2 ist dagegen einzutreten, nachdem die Kläge- rin im Rahmen eines vorsorglichen Massnahmeverfahrens dem Beklag-

S2012_005 Seite 12 ten verbieten lassen kann, gegenüber Dritten zu behaupten, dass die Klägerin nicht rechtmässige Eigentümerin von EP 111 sei. 12. Die Klägerin macht geltend, sie sei Eigentümerin des Streitpatents. Sie müsse sich die Behauptung des Beklagten, ihr Eigentumsanspruch sei streitig, nicht gefallen lassen. Mit der geäusserten Bestreitung sei ihr rechtlich geschützter Anspruch verletzt oder bedroht. Der Beklagte mach- te geltend, er habe der Klägerin über seinen deutschen Rechtsanwalt einzig mitteilen lassen, nach seiner Überzeugung fehle eine Rechtsgrund- lage, dass die Rechte an der Erfindung des EP 111 auf die Klägerin über- gegangen seien, dass diese Frage aber umstritten sei. Eine solche Aus- sage sei weder unlauter noch sonst wie unrechtmässig, sondern entspre- che den Tatsachen. 12.1 Die Klägerin macht keine hinreichend klaren Ausführungen darüber, welchen ihr zustehenden Anspruch sie als verletzt oder gefährdet im Sin- ne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO erachtet (vgl. act. 2 RZ 23). Sie legt auch nicht dar, auf welche rechtliche Grundlage sie ihren Anspruch stützt. Sie behauptet zwar die Fortdauer der Unzumutbarkeit der Rechtsungewiss- heit als schutzwürdiges Interesse, legt dieses jedoch in keiner Weise glaubhaft dar. Es fehlen beispielsweise sämtliche Unterlagen über Verträ- ge mit Lizenznehmern, welche die Unzumutbarkeit aufzeigen könnten. Eine Verletzung des PatG ist nicht ersichtlich. Es wird aber auch keine Verletzung der Vereinbarung (act. 2_1) oder des UWG (vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 1 RZ 196 f.) behauptet, womit kein Anspruch glaubhaft gemacht ist. 12.2 Die Voraussetzungen für den Erlass eines richterlichen Verbots sind aber auch dann nicht von der Klägerin hinreichend glaubhaft dargelegt worden, wenn von der Anwendbarkeit des UWG ausgegangen wird. Ge- mäss Art. 3 lit. a UWG handelt insbesondere unlauter, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Gemäss der Generalsklausel von Art. 2 UWG ist jedes täu- schende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren unlauter und widerrechtlich. Unrichtig ist eine Äusserung, wenn sie nicht den Tatsa- chen entspricht. Bei gemischten Werturteilen sowie namentlich bei der Äusserung von Rechtsauffassungen ist der Kern herauszustellen und der Richtigkeitsprüfung zugänglich, wobei auf den Eindruck des "unbefange-

S2012_005 Seite 13 nen" Durchschnittsadressaten abgestellt wird (Spitz, RZ 35 zu Art. 3 lit. a UWG). Insbesondere der Vorwurf rechtswidrigen Verhaltens kann herab- setzend und damit unlauter sein, wenn die der Rechtsauffassung zu Grunde liegenden Tatsachenbehauptungen unrichtig, irreführend oder sonst unnötig verletzend dargestellt werden und so herabsetzend auf ei- nen anderen Marktteilnehmer abfärben. Die erkennbar als eigene Rechtsauffassung gemachte Äusserung ist als Werturteil nur dann unlau- ter, wenn sie unnötig verletzend ist (BGE 93 II 140 ff.; 108 II 225; BGer 4P.183/1995, sic! 1997, 414 E. 5d; Spitz, RZ 57 zu Art. 3 lit. a UWG). Im Schreiben vom 9. November 2011 führte der Beklagte aus: "Darüber hinaus wird der Lizenzvertragspartner Ihrer Mandantschaft darüber zu in- formieren sein, dass es nach Überzeugung von Prof. Y. an einer Rechts- grundlage für eine Übertragung der Rechte an seiner Erfindung auf die X. AG fehlt und deren Rechtsinhaberschaft somit zumindest streitig ist" (act. 2_17). Wie aus dem Schreiben hervorgeht, kündigte der Beklagte kei- neswegs an, selber beliebige Dritte darüber zu informieren, die Klägerin sei nicht rechtmässige Inhaberin von EP 111, sondern er drückte seine Erwartung aus, dass der Lizenzvertragspartner über die bestehende Rechtsunsicherheit zu informieren sei (vgl. act. 12 RZ 29 und RZ 71-74). Der Beklagte teilte der Klägerin einzig mit, dass nach seiner Überzeu- gung eine Rechtsgrundlage fehle, dass die Rechte an der Erfindung des EP 111 auf die Klägerin übergegangen seien, dass diese Frage aber um- stritten sei. Der Beklagte machte damit eine Tatsachenäusserung, die zu- treffend ist, wobei er ausdrücklich darauf hinwies, dass es sich um eine subjektive Rechtsauffassung des Beklagten, die umstritten ist, handelt. Dabei äusserte er sich in keiner Weise herabsetzend über die Klägerin und wies sie lediglich darauf hin, der Lizenzvertragspartner sei darüber zu informieren, dass sich die Klägerin in unzulässiger Weise berühme, Ei- gentümerin des EP 111 zu sein. Es verstösst grundsätzlich nicht gegen Art. 3 Bst. a UWG, wenn man guten Glaubens eine Rechtsverletzung be- hauptet (BGer 4P.183/1995, sic! 1997, 414 E. 5c). 12.3 Insgesamt hat die Klägerin ein unlauteres Verhalten des Beklagten nicht hinreichend glaubhaft dargelegt, womit Rechtsbegehren 2 abzuwei- sen ist.

S2012_005 Seite 14 Kosten- und Entschädigungsfolgen 13. Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig. 14. Zudem hat die Klägerin dem Beklagten eine Parteientschädigung zu ent- richten. 15. Der von der Klägerin genannte Streitwert von CHF 250'000.00 (act. 2 RZ

35) wird vom Beklagten nicht bestritten (act. 12 RZ 32).

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das Massnahmegesuch wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

2. Die Gerichtsgebühr für das bundespatentgerichtliche Massnahmever- fahren wird festgesetzt auf CHF 10'000.00.

3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 18'000.00 bezogen.

4. Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine Prozessentschädi- gung von CHF 10'000.00 zu bezahlen.

S2012_005 Seite 15 Diese Verfügung geht an:

– die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)

– die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)

– das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab- zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 13. Juni 2012

Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 14. Juni 2012