S2012_002

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S2012_002

Ve r f ü g u n g v o m 7 . M ä r z 2 0 1 2 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter, Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger

Verfahrensbeteiligte X

Klägerin

gegen

Y

Beklagte

Gegenstand Vorsorgliche Massnahme

S2012_002 Seite 2 Der Präsident zieht in Erwägung: 1. Die Klägerin formuliert ihr Rechtsbegehren Ziff. 1 betreffend Unterlassung im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen wie folgt: "Es sei der Beklagten, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortli- chen Organe und geschaftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwi- derhandlungsfall, zu verbieten, die in der Produktbeschreibung gemäss Beilage 10 beschriebene Wärmedämmplatte "ABC“ in der Schweiz her- zustellen, anzubieten oder anderweitig in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein-, aus- oder durchzuführen, zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte zu solchen Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen." 2. Dieses Rechtsbegehren erfüllt die bundesgerichtlichen Anforderungen an ein Unterlassungsbegehren im Patentprozess nicht. Das Bundesgericht hat sich hierzu in BGE 131 III 70 wie folgt geäussert: „3.3 Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschrie- benen Verhaltens gerichtet sein. … 3.4. Gegenstand des Verletzungsverfahrens bildet die Streitfrage, ob die angegriffene Ausführung mit den konkret benutzten konstruktiven Einzel- heiten die technische Lehre des Patents ausführt. Das - allenfalls durch Beizug der Erwägungen auszulegende - Urteilsdispositiv hat daher kon- kret darzustellen, welche Merkmale des Verletzungsgegenstands als Aus- führung der technischen Lehre angegriffen werden (vgl. für Deutschland etwa ROGGE, in: Benkard [Hrsg.], Patentgesetz, 9. Aufl., München, N. 32 zu § 139 PatG). Dafür … ist die Beschreibung der Verletzungsform erfor- derlich. Nur wenn konkret die technischen Merkmale genannt werden, die in der angegriffenen Ausführung das Streitpatent benützen, ist ein allfälli- ges Verbot vollstreckbar." 3. Das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 1 stellt den Bezug zur angegriffe- nen Ausführungsform lediglich durch den Verweis auf eine Produkte- beschreibung einer Wärmedämmplatte "ABC“ in einer Beilage 10 her. Bei dieser Beilage handelt es sich um einen achtseitigen Werbeprospekt mit

S2012_002 Seite 3 einer Vielzahl von Informationen, nur wenige davon beziehen sich auf technische Merkmale des Produktes ABC (act. 2_10). Die einzige für eine technische Beschreibung des Produktes sinnvolle Information findet sich auf Seite 4. Ein Verweis im Rechtsbegehren auf die dortige Beschreibung des Pro- dukts kann aber schon vom Ansatz her nicht zielführend sein, weil die Beschreibung in diesem Werbeprospekt nicht darauf ausgerichtet ist, die- jenigen technischen Merkmale wiederzugeben, die die Merkmale des An- spruchs des Streitpatentes erfüllen, sondern vielmehr darauf, das Produkt anzupreisen. Dieser Verweis ist deshalb unbrauchbar. So ist etwa im geltend gemachten Patentanspruch für einen Teil der Plat- te ein maximaler Gehalt an bestimmten Bestandteilen definiert. In der Be- schreibung des Produktes auf Seite 4 gibt es keinen Hinweis auf einen solchen Gehalt an bestimmten Bestandteilen dieses Teils. Bereits diesbe- züglich definiert die Beschreibung des Produktes im Prospekt die konkre- te technische Umsetzung dieses Anspruchsmerkmals damit nicht. Dies führt dazu, dass Produkte, welche dieser Beschreibung des Produktes vollumfänglich entsprechen, das Merkmal erfüllen können oder aber auch nicht. Um den bundesgerichtlichen Anforderungen an die Formulierung des Un- terlassungsbegehrens im Patentprozess nachzukommen, gibt es keinen anderen Weg, als in einem ersten Schritt eine detaillierte Merkmalsanaly- se des Anspruches auf den sich das Begehren stützt, vorzunehmen, um dann in einem zweiten Schritt im Rechtsbegehren die konkrete techni- sche Umsetzung jedes einzelnen Merkmals des Anspruchs in der ange- griffenen Ausführungsform darzustellen. Ergänzend, aber nur ergänzend, mag der Verweis auf eine Produktebe- zeichnung vorgenommen werden; lediglich ergänzend deshalb, weil Pro- duktebezeichnungen (soweit sie wie hier nicht behördlich genehmigt sind) ohne weiteres geändert werden können oder unter derselben Bezeich- nung ein verändertes Produkt vertrieben werden kann.

S2012_002 Seite 4 Der Präsident verfügt:

1. Der Klägerin wird aufgegeben, mit der Replik Rechtsbegehren Ziff. 1 im Sinne der Erwägungen zu verbessern, widrigenfalls auf das Begehren nicht eingetreten würde.

Diese Verfügung geht an:

– Klägerin (mit Gerichtsurkunde)

– Beklagte (mit Gerichtsurkunde)

St. Gallen, 7. März 2012 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Jakob Zellweger