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l'rozessrecht. N0 79. V. PROZESSRECHT PROCEDURE

79. Arrit cle la Ire SectiOIl civUe du la ciecembre 1937 dans la causa Graf contre Banque populaire s_e. Recour8. DBlai. Il inoombe a l'avocat d'organiser son bureau de maniere que, meme en son absence, les communications puissent lui parvenir et les delais Iegaux ?tre observes. Par jugement du 27 octobre 1937, Ia Cour civile vau- doise a admis la demande de la Banque et oondamne le defendeur Graf a lui payer la somme de 5864 fr. 90 avec interets. Le dispositif de ce jugement a ete envoye a l'avocat du defendeur par .Ia voie postale une premiere fois le 27 octo- bre, puis, faute d'accuse de receptioh, le 5 novembre, sans plus de sucOOs, et enfin le 12 novembre 1937, pli que l'avocat reoollllait avoir re~u selon l'acte du recours qu'il a forme le 2 decembre, longtemps apres l'expiration du delai de 20 jours a partir du 27 octobre. Pour justifier ce retard, l'avocat explique qu'il est alite depuis plus de deux mois, soufIrant d'une fracture de jambe qui l'a oblige a fermer son bureau, en sorte que les deux premieres com- munications ne Iui sont pas parvenues. Cette excuse n'est cependant pas valable, car il incombe a l'avocat d'organiser son bureau de maniere que, meme en son absence, les delais Iegaux puissent etre observes (RO 60 II p. 352 ; J. d. T. 1935 p. 338). TI eut d'ailleurs ete facile dans le cas particuIier de faire suivre la corres- pondance a 180 clinique ou au domicile de l'avocat, et ceIui-ci n'invoque aucune ciroonstance particuliere qui puisse justifier une restitution de delai suivant l'art. 43 OJ Markenschutz. N° 80. '23 '(cf. LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Hem,

m. 288,'rem. 4 p. 242). Le recours a donc ete forme trop tard. Par ces motifs, le Tribunal flderal d6clare le reoours irrecevable. Vgl. auch Nr. 75. - Voir aussi UO 75. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

80. Auszug aus dem Urteil der I. ZivUa.bteilung Tom a. November 1987 i. S. Prilchauer " Oie und Fneo A.-G. gegen Bubenhofer. 1\1 a r k e n s c hut z, Rev. Pariser Verbandsübereinkunft. SchutzfäJrigkeit von Des kr i pt iv z e ich e n; Voraus- setzungen. SchutzunfäJrigkeit der Bezeichnung « Ha m m e r - sc h lag f a r ben» für Rostschutzfarben. Erw. 2-4. Uni a uterer Wet tb ewer b. Die Verwendung des Wortes « Hammerschlag» ist nur zulässig für Farben, die wirklioh Hammerschlag enthalten. Erw. 5. .A. - Die Firma Frischauer & Cie in Asperg vor Stutt- gart, Klägerin Nr. 1, fabriziert und vertreibt Rostschutz- farben. Sie hat dafür in Deutschland am 24. Mai 1921 die "Marke «Hammerschlagfarbe ) eintragen lassen. Durch Vertrag vom Januar 1926 überliess die Klägerin Nr. 1 der Firma Frico A.-G. in Brugg, Klägerin Nr.2, die Rezepte zur Herstellung von Rostschutzfarben und gestat- tete ihr die Benützung der Marke « Hammerschlagfarbe •. Diese wurde am 3. Dezember 1935 zu Gunaten der Kläge- rin Nr. 1 auch ins schweizerische Markenregister einge- tragen. Markenschutz. No 80. Der Beklagte Bubenhofer bet.reibt in Gossau eine Lack- und Farbenfabrik und bringt unter der Bezeichnung ({ Anticorrosit-Hammerschlag)) eine Rostschutzfarbe in den Handel. Er hat diese Marke am 26. Januar 1935 unter Nr. 85,076 im schweizerischen Markenregister eintragen lassen. B. - Mit der beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen gegen den Beklagten angestrengten Klage ver- langten die Firmen Frischauer & OIe und Fri('o A.-G. :

1. Ungültigerklärung und Löschung der Marke des Beklagten;

2. Konfiskation und Vernichtung sämtlichen Materials beim Beklagten, das die Bezeichnung ({ Hammerschlag- farbe » trägt ;

3. ein richterliches Verbot gegenüber dem Beklagten, diese Be:t.eichnung irgendwie zu gebrauchen;

4. Schadenersatz, und zwar mindestens in der Höhe von Fr. 1000.-;

5. Publikation des Urteils in fünf schweizerischen Tageszeitungen und Fachschriften. Der Beklagte erklärte sich in Prozess einverstanden, seine Marke ({ Anticorrosit-Hammerschlag» löschen zu lassen unter dem Vorbehalt, diese Bezeichnung in Ver- bindung mit der schon eingetragenen Wort- und Bildmarke {( KARE )) neu eintragen zu lassen. Im übrigen bestritt er die Klagebegehren und erhob Widerklage. Diese geht, soweit sie noch im Streite ist, auf Löschung der schwei- zerischen Marke der Klägerin Nr. 1 « Hammerschlag- farbe. » und auf Verbietung ihres Gebrauchs für Rost- schutzfarben in der Fabrikation und im Handel der Klägerinnen. O. - Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen hat eine Expertise durchgeführt und durch Urteil vom 16. Juni 1937 erkannt: «A. Auf die Markenschutzklage der Frico A.-G. wird nicht eingetreten. B. In Bezug auf die Markenschutzklage der Firma Markenschutz. No 80. 425 Frischauer & Cie wird der Beklagte bei der Er- klärung, dass er seine Marke Nr. 85076 « Antioor- rosit-Hammerschlagfarbe)} löschen lasse, behaftet. C. Die Rechtsbegehren Ziff. 2, 4 & 5 der Klage wer- den abgewiesen, Ziff. 3 in dem Sinne gutgeheissen, dass dem Beklagten untersagt wird, für Farben, zu deren Herstellung er keinen Hammerschlag verwendet, diesen Namen zu gebrauchen. D. Der Widerkläger wird beim Fallenlassen des Rechts- begehrens lit. a unter den in den Motiven erwähnten Vorbehalten behaftet. Das Widerklagebegehren lit. b wird, soweit es die Löschung der schwei7e- rischen Marke Nr. 87199 betrifft, gutgeheissen, und soweit es die Bezeichnung ({ Hammerschlag- farben )) für Rostschutzfarben betrifft, in dem Sinne gutgeheissen, dass die beanstandete Bezeich- nung nicht gebraucht werden darf, soweit nicht Hammerschlag verwendet wird. » D. - Gegen dieses Urteil haben die Klägerinnen die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, es seien die Rechtsbegehren Nr. 2-5 der Klage gutzu- heissen und die Widerklage sei abzuweisen. Eventuell wird die Abnahme der anerbotenen Beweise beantragt. Der Beklagte beantragt Abweisung der Berufung. Da.s Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. - (Aktivlegitimation der Klägerin Nr. 2).

2. - Zur Frage des Markenrechtes der Klägerin Nr. I ist davon auszugehen, dass Deutschland und die Schweiz der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883, revidiert am 14. Dezember 1900 und am 2. Juni 1911, angeschlossen sind. Gemäss Art. 6 Abs. 1 der revidierten übereinkunft muss die im Ursprungslande Deutschland eingetragene Marke der Klägerin Nr. 1 in der Schwei7 grundsätzlich zum Schutze zugelassen werden. Eine Ausnahme darf nur gemacht werden, wenn die in Art. 6 Ziff. 1-3 angeführten AusschliessungsgrüDde vorliegen. In Betracht kommt 426 l\ 80. vorliegendenfalli; Ziff. 2. Damach können als ungültig erklärt werden ,}Iarken, welche der Unterscheidungskraft entbehren oder. welche ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung usw. dienen können, oder die in der gewöhnlichen Sprache oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenhei- ten des Landes, wo der Schutz beansprucht wird, gebräuch- lich geworden sind. Der Beklagte behauptet die Schutz- unfähigkeit der klägerischen Marke « Hammerschlag )l, indem er ausführt, dass es sich dabei um eine Sachbe- zeichnung handle, welche die Beschaffenheit der Farben und ihre Bestimmung als Anstrei~hmittel gegen den Rost zum Ausdruck bringe.

3. - « Hammerschlag » ist der beim Schmieden glühen- den Eisens sich abblätternde Glühspan. Dieser wird seit langem technisch verwendet. So wird er seit vielen Jahren bei der Glühstahlbereitung oxydierten Pu1vem beigemengt, ferner findet er Verwendung als Schleif- und Putzmittel für Metalle. Hammerschlag ist auch eih Rostvorbeugungs- oder Rostschutzmittel. Wie die Vor- instanz für das Bundesgericht verbindlich feststellt, wurde er in der Schweiz in dieser Eigenschaft schon lange gebraucht zur Füllung von Kissen, die so geeignet sind, die Spitzen nicht rostfreier Nadeln vor der Verrostung zu bewahren. Nach der weitem Feststellung der Vorinstanz ist Hammerschlag im Publikum allgemein als gutes Rostschutzmittel bekannt; weiter ergibt sich aus den Ausführungen des angefochtenen Urteils, dass Ham- merschlag hierzulande ein gebräuchliches Wort ist, während Ausdrücke wie Glühspan, Walz haut weniger verwendet werden. Das Wort Hammerschlag ist also, zunächst für sich und ohne Beziehung auf ein bestimmtes Erzeugnis betrach- tet, zweifellos eine Sachbezeichnung. Es bestimmt und beschreibt eine Sache, die nach Herstellung, Gestalt, Zusammensetzung, namentlich aber auch nach ihrer Markenschutz. No 80. 427 'Eigenschaft und Wirkungsweise, nämlich als Rostputz- und Rostschutzmittel, allgemein bekannt ist. Diese bekannte hervortretende Eigenschaft gibt dem Wort auch die Bedeutung eines Hinweises auf die Natur und Bestim, mung anderer Sachbezeichnungen, wenn es mit ihnen in Verbindung gebracht wird, und erhält dadurch den Wert einer Eigenschaftsbezeichnung. Nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung, die auch für das internationale, Rechtsgebiet Geltung haben darf, ist die Schutzfähigkeit derartiger Deskriptivzeichen nicht ohne weiteres ausgeschlossen. Durch ihre grund- sätzliche Zulassung kommt man den Bedürfnissen des Verkehrs entgegen, wo oft an vorhandene Begriffe anleh- nende Wortmarken gewählt werden, die sich den Abneh- merkreisen besser einprägen als willkürliche Neubildungen und die manchmal schlagwortartige Bedeutung als Kenn- zeichen für die Ware erlangen und dadurch geeignet sind, diese im Verkehr hervorzuheben. Die Klägerinnen behaup- ten denn auch, dass sie vor langem das Wort Hammer- schlagfarbe in Deutschland, in der Schweiz und auch im übrigen Auslande für ihre Rostschutzfarben im Sinne einer dem allgemeinen Wortschatz entnommenen Phan- tasiebezeichnung als Erste eingeführt und zu einem eigentlichen Kennzeichnen ihrer Erzeugnisse gemacht haben. Sie erklären, dass sie in ihren Rostschutzfarben gar keinen Hammerschlag verwenden, sondern ein anderes Rostschutzmittel, und dass mit dem Wort Hammerschlag lediglich der Anklang an etwas Dauerhaftes geschaffen werden sollte. Durch ausgedehnte Propaganda und die Qualität ihrer Produkte sei der Ruf der Marke der Kläge- rinnen ständig gewachsen, und sie habe sich in der Fach- welt durchgesetzt in der Weise, dass « Hammerschlag t) zur Herkunftsbezeichnung für die Erzeugnisse der Kläge- rinnen geworden sei. In ständiger Rechtsprechung hat sich indessen das Bundesgericht auf den Standpunkt gestellt, dass die erwähnten Wortzeichen nur dann des Rechtsschutzes 428 lfarkenschutz. N° 80. teilhaftig sein ~önnen, wenn sie nicht in einem engen Zusammenhang' mit . der Ware stehen, der unmittelbar auf die Herstellung, die Eigenschaften oder die Bestim- mung der Ware schliessen lässt und infolgedessen der Marke die Kraft eines Sonderzeichens nimmt. Ist diese Beziehung gegeben, so handelt es sich um ein Freizeichen, das jedl'rmann zugänglich sein muss und nicht monopo- lisiert werden darf. Allerdings genügt ~ur Versagung des Schutzes nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestimmung der Ware. Der Schutz des Zeichens ist insbesondere dann angezeigt, wenn es sich nur um eine entfernte, erst unter der Zuhilfenahme der Phantasie im Wege besonderer Ideenverbindung erkennbare Beziehung zur Ware handelt (BGE 54 II S. 406 und die dortigen Hinweise; 56 11 S. 409 betr. die Wortmarke « Rachen- putzer); SCHUPPLI, Die Wortmarke S. 10 und 34 ff; KOLB, Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines Mar- kenzeichens S. 29 ff.). Diese durch die Praxis gebildete Auffassung trifft mit den Erfordernissen von Ziffer 2 des Art. 6 der Überein- kunft zusammen. Darnach sowohl wie nach den erwähnten Grundsätzen der Rechtsprechung frägt es sich für den vorliegenden Fall, ob das Wort « Hammerschlag)} in Verbindung mit dem Wort (( Farbe) in unserm Land als Beschaffenheits- oder Bestimmungsbezeichnung dienen kann oder in diesem Sinne bereits gebräuchlich geworden ist. Das bestimmt sich nicht nach abstrakten Über- legungen und nach philologischer Prüfung der Wort- bedeutung, sondern nach der Anschauung in den mass· gebenden Verkehrs.kreisen. Nach der gekennzeichneten Bedeutung des Wortes (( Hammerschlag) in der Schweiz besteht nun zweifellos und bestand seit langem eine unmitt~lbare Beziehung zwischen der bekannten, vor Rost schützenden Eigenschaft des Hammerschlages und der Haupteigenschaft der Farben, die vor Rost schützen sollen. Diese Beziehung muss nicht erst durch Betätigung der Phantasie auf dem Wege der Ideenverbindung gewon- Markenschutz. N° 80. 429 nen werden, sondern drängt sich ohne weiteres auf. Das Wort « Hammerschlag )} k a n n demnach als Eigen- schaftsbezeichnung oder Bestimmungsangabe für die dem Rostschutz dienenden Farben gebraucht werden. Die Vorlnstanz stellt auch in verbindlicher Weise fest, dass im Kolonial- und Farbwarenhandel bis dahin nicht bloss angenommen wurde, die Hammerschlagfarben dienen dem Rostschutz, sondern dass die Meinung obwaltete, es handle sich dabei um Farben, die wirklich Hammer- schlag enthalten. Die Warenbezeichnung wurde also in der Schweiz in so enge Beziehung zur Ware gebracht, dass die durch das Warenzeichen bezeichnete Sache als deren Bestandteil galt. « Hammerschlag)} kann deshalb für die Schweiz in Beziehung zu Rostschutzfarben nicht als Phantasiebezeichnung gelten, sondern muss als be- schreibender und nach den Verkehrsanschauungen ohne weiteres erkennbarer Hinweis auf die wesentliche Eigen- schaft ·des Erzeugnisses angesehen werden. Das bedeutet gemäss Art. 6 Ziff. 2 der Übereinkunft, dass das Zeichen in Verbindung mit dem Wort Farbe geeignet ist, im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit und gleich- zeitig der Bestimmung der Ware zu dienen ; und in diesem Sinne ist sie tatsächlich auch gebräuchlich. Die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung mag durch eine Gege.nüberstellung veranschaulicht werden: Für Rost- schutzfarben wurde das Wortzeichen « Schuppenpanzer- farbe )} gewählt und geschützt (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen V, 41). Auch « Schuppenpanzer)} weist auf die Beschaffenheit der Farbe hin, obwohl zwar mehr auf ihre Dauerhaftigkeit als auf ihre Wirkung als Rost- schutzmittel, und auch « Schuppenpanzer)} ist eine Sach- bezeichnung. Diese wurde aber einem fernliegenden Gebiet entnommen, und erst eine phantasiemässige Begriffs- übertragung lässt dt:n Zusammenhang erkennen und auf etwas Dauerhaftes, einem Panzer Ähnliches, schliessen während der als Rostschutz bekannte « Hammerschlag )} direkt die Rostschutzeigenschaft der Farbe bezeichnet. . 430 Markenschutz. No 80. Auch wenn ;also die Klägerinnen Hainmerschlag in ihr~m Erzeugni'ssen nicht verwenden, so kann das Wort wegen seiner Verwendung als Bezeichnung für die Haupt- eigenschaft der Ware markenrechtlich keinen Schutz geniessen. Und auch wenn die Marke ({ Hammerschlag.,. farbe» in den beteiligten Verkehrskreisen die Anerkennung als Sonderzeichen für die Produkte der Klägerinnen erlangt hätte, so müsste ihm der Schutz in der Schweiz versagt werden. Denn als Beschaffenheitsbezeichnung ist dieses Zeichen schlechthin markenunfähig und damit im Sinne von Art. 6 Ziff. 2 der übereinkunft in der Schweiz nicht zuzulassen.

4. - Es kommt wei~r als entscheidendes Moment hinzu, dass Hammerschlag in der Farbenindustrie zur Herstellung von Rostschutzfarben tatsächlichNHwendung findet, also ein Bestandteil des Erzeugnisses ist. Hält man damit zusammen, dass er den für die Wirkung und Bestimmung entscheidenden Bestandteil dieser Farben darstellt, so ist er tatsächlich in vollem Sinne eine Sach- bezeichnung geworden. Selbst wenn die Klägerinnen die Bezeichnung {( Hammerschlag» mit einer ganE andem Absicht und nur im Sinne einer Anspielung eingeführt haben, so hat nunmehr der Gang der technischen Ent- wicklung die Sachlage überholt. Diese Entwicklung konnte auch von Anfang an vorausgesehen werden; denn w~nn der gleichartige Magnetit als Rostschutzmittel für Farben Verwendung finden konnte, so war wohl abzusehen, dass auch der echte und bessere Hammerschlag für den gleichen Zweck Verwendung finden würde. Es kann bei dieser Sachlage niemandem verwehrt werden, Farben, die Hammerschlag, ein offenbar wertvolles Rost- schutzmittel, enthalten, auch mit dieser ihrer besondem Qualität als Hammerschlag-Farben zu bezeichnen und anzupreisen. Damit erledigt sich auch die weitere Behauptung der Klägerinnen, eine Täuschung des Publikums durch die Verwendung der Marke {( Hammerschlag» für Rost-, Markenschutz. N° 80. 431 'schutzfarben, die keinen Hammerschlag enthalten, sei nicht möglich. Ebenso erledigt sich der wiederholte Hinweis der Klägerinnen darauf, ihre Marke habe sich im Verkehr durchgesetzt. Damit will offenbar gesagt werden, es seien den Klägerinnen neben dem Marken- recht Individualrechte am Gebrauch des Wortes {( Ham- merschlag » erwachsen. Auch ein solches Recht wäre, wenn es wirklich entstanden sein sollte, durch Einreihung des Wortes Hammerschlag in den Bereich der die . Ware,

d. h. die Rostschutzfarbe selbst angehenden Sachbezeich- nungen untergegangen. Und wie die Vorinstanz mit, Recht ausführt, kann bei dieser Sachlage dem Beklagten auch nicht zugemutet werden, statt Hammerschlag ein Ersatzwort, wie Sinter oder Walzhaut, zu wählen, da das Recht auf die richtige Benennung der Sache und ihre Bestandteile ein absolutes ist, ganz abgesehen davon, dass die letztem Bezeichnungen, ",ie die Vorinstanz feststellt, in der Schweiz nicht üblich sind. ,

5. - Aus diesen Erwägungen folgt, dass die Marke Nr. 87,179 der Klägerin Nr. 1 zu löschen ist und dass die gegenseitigen Begehren der Parteien, es sei jeder andem der Gebrauch des Wortes Hammerschlag schlecht- hin zu verbieten, abgewiesen werden müssen. Ferner ist unberechtigt das Beg6hren der Klägerinnen auf Ver- nichtung des mit dem Kennwort Hammerschlag versehenen Materials des Beklagten. . Die Vorinstanz hat indessen die Verwendung des Wortes Hammerschlag nicht einfach freigegeben, sondern an dessen Gebrauch durch beide Parteien die Bedingung geknüpft, dass es nur Farben bezeichnen darf, die wirklich Hammerschlag enthalten. Soweit dies nicht der Fall ist, ist beiden Parteien in gleicher Weise die Verwendung der Bezeichnung Hammerschlag untersagt. Dieser Lösung ist zuzustimmen. Sie bildet die sich von selbst ergebende Konsequenz der Tatsache, dass Hammerschlag mit ~zug auf Rostschutzfaroon eine Sachbezeichnung ist, SOWIe des Umstandes, dass die Ausbietung von Farben, die diesen 432 Schuldbetreibun~. und Konkursrecht. wertvolleb Rostschutzbestandteil nicht enthalten, als (( Hammerschlagfarben )} eine Täuschung der Käuferschaft und gleichzeitig einen Akt unlautem Wettbewerbes darstellen würde.

6. - (Schadenersatz). Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 10. März 1937 bestätigt. VII. SCHULDBETREffiUNGS- UNDKONKURSRECHT POURSUITE ET F AILLITE Vgl. 111. Teil Nr. 44. - Voir IHe partie n° 44.