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Eisenbahnhaftpflicht. N0 27.
mit einem selbständigen Inhaber eines Holzhandelge-
schäftes, d. h. weder mit einem Beamten noch mit einem
Arbeiter zu tun hat, und der von der Beklagten gemachte
Vorschlag, das Mittel zwischen den für Beamte und für
Arbeiter gefundenen Werten zu nehmen, jeder objektiven
Fundierung entbehrt.
Hievon abgesehen hat die Be-
klagte keinerlei Momente, welche eine vorzeitige Herab-
setzung der Erwerbsfähigkeit Kälins erwarten lassen
könnten, nachgewiesen noch auch nur behauptet. Die
Erfahrungen des Lebens sprechen im Gegenteil eher
gegen den Standpunkt der Beklagren. Die blesse (kauf-
männische und technische) Leitung dieses Geschäftes
hätte Kälin allein oder doch mit Hilfe seiner Familie
aller Voraussicht nach noch im vorgerückten Alter besor-
gen können, da es sich ja_dann um einen bereits eingeführ-
ten Betrieb gehandelt hätte, dessen Aufrechterhaltung
nicht mehr so grosse Anforderungen an den Inhaber
gestellt hätte wie die Gründung und die ersten Geschäfts-
jahre. Schliesslich ist auch noch daraUf hinzuweisen, dass
Kälin zweifellos in der Lage gewesen wäre, einen allfälligen
Ausfall in den spätern Jahren durch die nicht unbeträcht-
lichen Ersparnisse auszugleichen, die er bis dahin hätte
machen können: Es steht fest, dass er von seinen 17,000 Fr.
Jahreseinkommen höchstens 5000 Fr. für seine Familie
verwendet hat; auch wenn man die Aufwendungen für
seine eigene Person hoch veranschlagt, so bleiben doch
immer noch 5-7000 Fr., die er jährlich hätte zurücklegen
können.
Es besteht daher kein Grund, die Renten aus diesem
Gesichtspunkt heraus zeitlich zu beschränken.
Markenschutz. N0 28.
VI. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
28. Auszug a.us dem T1rtell der I. Zivi1a.btellung
vom 30. Aprll 1999 i. S. Va.lvoline Oll Comp.
gegen India.n Bef"Uling Comp.
Markenschutz:
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1. Art. 6 Abs. I und II der rev. Pa.riser Verbandsübereinkunft.
Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts bei Beurteilung
der Frage, ob eine markenfähige Bezeichnung vorliege
(&w. 1).
2. Geltung des Territorialprinzips für die Frage der Freizeichen-
eigenschaft. Die Wortmarke uVruvoline» ist in ihrer Ver-
wendung für Ölprodukte weder nach deutschem, noch fran-
zösischem Sprachgebrauch deskriptiv. -
Freizeichenbildung;
waun vollendet ? Bedeutung der Aufnahme der Bezeichnung
in Wörterbücher (Erw. 2).
A. -
Die Firma Leonard & Eilis in New-York, Rechts-
vorgängerin der Klägerin, hat im Jahre 1873 die Wort-
marke ((Valvoline» und eine Wortbildmarke, bestehend
aus einer halbmondartigen Figur mit dem als Haupt-
bestandteil querdurch geschriebenen Worte « Valvoline »
im Markenregister der U. So A. und am 2. Januar 1884
unter Nr. 174 und 175 für « huile a graisser» auch im
schweiz. Markenregister eintragen lassen. Am 19. Sep-
tember 1902 wurden die beiden Zeichen auf die Klägerin,
Valvoline on Company in New-York, übertragen, die sie
am 1. November 1922 unter Nr. 52,797 und 52,798 beim
Eidg. Amt für geistiges Eigentum erneuern liess.
Die Beklagte, Indian Refining Company, mit Sitz in
New-York, ist Inhaberin der am 9. April 1907 von der
Firma Havemeyer Oil Company in den U. S. A. hinter-
legten und am 18. Juni 1921 unter Nr. 49,861 für «(Öle
und Fette für Gasmaschinen und Automobile» auch im
AB 55 TI -
1929
II
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Markensohutz. N° 28.
schweizerischen Markenregister eingetragenen Wortmarke
« Havoline ».
B. -
Die Klägerin erblickte in der Verwendung der
Marke der Beklagten eine Verletzung ihrer Zeichenrechte
und reichte im Juli 1927 beim Handelsgericht des Kantollß
Bern Klage ein, mit den Begehren um :
1. Löschung der Marke der Beklagten im schweiz. Mar-
kenregister und Untersagung der weitern Verwendung
dieser Bezeichnung für Öle und Fette und gleichartige
Waren;
2. Verurteilung der Beklagten zu Schadenersatz auf
richterliche Bestimmung hin;
3. Anordnung der Veröffentlichung des Urteils im
Dispositiv auf Kosten der Beklagten in von der Klägerin
zu bezeichnenden Zeitungen.
Den Löschungsanspruch begründete sie damit, dass sich
die Marke « Havoline» von ihrem früher eingetragenen
Zeichen « Valvoline» nicht genügend unterscheide und
infolgedessen zu Verwechslungen Anlass gebe.
Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage,
indem sie das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr
bestritt. Widerklageweise verlangte sie sodann die Lö-
schung der beiden Marken Nr. 52,797 und 52798 der
Klägerin im schweiz. MarkenregiSter und die Veröffent-
lichung des bezüglichen Urteilsdispositivs im Schweiz.
Handelsamts blatt und in andern Handelszeitungen der
Schweiz.
.
Zur Begründung der Widerklage machte sie geltend,
dass die Wortmarke
« Valvoline» als allgemein übliche
Sachbezeichnung nicht schutzfähig sei.
Sie setze sich
zusammen aus dem englischen Hauptwort « valve», das
« Klappe» oder « Ventil» bedeute, und aus « oline »,
einer längst zum Gemeingut gewordenen Bezeichnung für
Öle, insbesondere Schmieröle.
({ Valvoline » besage daher
nichts anderes als « Ventil- oder Klappenöl », charakteri-
siere also die Ware mit Bezug auf ihre Zweckbestimmung.
EventuelJ, falls angenommen werde, dieses Wort sei
Markenschutz. No 28.
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ursprünglich ein Individualzeichen gewesen, so sei es
jedenfalls im Laufe der Jahre zur Sachbezeichnung gewor-
den, und zwar speziell in der Westschweiz.
O. -
Mit Urteil vom 30. November 1928 hat das Han-
delsgericht des Kantons Bern die Haupt- und Widerklage
abgewiesen.
D. -
Dieses von beiden Parteien mitteIst Berufung
angefochtene Urteil hat das Bundesgericht dahin abge-
ändert, dass es die Marke « Havoline » der Beklagten aIs
nichtig erklärte und die einmalige Veröffentlichung des
Urteilsdispositivs a~f Kosten der Beklagten in zwei von
der Klägerin zu bestimmenden Zei~ungen anordnete.
A U8 den Erwägungen :
1. -
Es ist in erster Linie das auf Löschung der Marken
der Klägerin gerichtete Widerklagebegehren zu prüfen,
weil die Hauptklage die Rechtsbeständigkeit dieser ange-
fochtenen Zeichen voraussetzt. Wie die Vorinstanz zu-
treffend annimmt, ist der Beurteilung das schweizerische
Recht zugrunde zu legen. Gemäss Art. 6 Abs. I derrev.
Pariser Verbands übereinkunft zum Schutze des gewerb-
lichen Eigentums, der sowohl die Vereinigten Staaten von
Nordamerika, als die Schweiz angehören, sind die im
Ursprungslande (U. S.. A.) eingetragenen Marken der
Klägerin « teIles quelles » in der Schweiz zur Hinterlegung
zuzulassen und zu schützen, es wäre denn, dass einer der
in Abs. II Ziff. 1-3 ebenda angeführten Ausschliessungs-
gründe zuträfe. Wie das Bundesgericht in Bestätigung
seiner bisherigen Praxis neuerdings ausgesprochen hat,
bezieht sich Abs. I zit. Art. nur auf die äussere Form der
Marke, während für die Frage, ob das Zeichen nach seinem
Wesen und seiner Funktion materiell schutzfähig sei, also
insbesondere in Hinsicht darauf, ob es Freizeichencharak-
ter habe, oder Angaben über die Art der Herstellung, die
Beschaffenheit oder Bestimmung der damit versehenen
Ware enthalte, oder die Gefahr einer Täuschung begründe,
die Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der
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Mark,mschutz. No 28.
markenrechtliche Schutz beansprucht wird, massgebend
ist, also hier das schweiz. MSchG, dessen Art. 3 Abs. II
sich materiell mit den Ungültigkeitsgründen des Art. 6
Abs. II Ziff. 2 der Pariserkonvention deckt (vgl. BGE 55
II 62 f.; 53 II 360; 52 II 303 f.).
2. -
Die Beklagte behauptet die Schutzunfähigkeit des
Wortes ({ Valvoline » unter Hinweis darauf, dass es nach
seiner begrifflichen Bedeutung eine Sachbezeichnung für
Schmieröl sei.
Da der Markenschutz in der Schweiz
beansprucht wird, sind die Verhältnisse massgebend, wie
sie sich hinsichtlich der Bedeutung und Verwendung dieses
Wortes in der schweizerischen Verkehrsauffassung gebildet
haben. Gemäss diesem nach feststehender bundesgericht-
licher Rechtsprechung für die Frage der Freizeicheneigen-
schaft geltenden Territorial- oder Nationalitätsprinzip ist
es' daher nicht ausgeschlossen, dass eine Marke zwar im
Auslande nicht Freizeichen ist, wohl aber im Inland als
solches betrachtet werden muss, oder umgekehrt hier den
Charakter als privates Herkunftszeichen bewahrt, im aus-
ländischen Verkehr dagegen eingebüsst hat (vgl. BGE
39 II 116 ff.; 42 II 169 f.; 43 II lOlL; 50 I 330 f.).
Bei der Beurteilung, ob eine Wort marke beschreibender
Natur sei, fällt naturgemäss der Sprachgebrauch derje-
nigen Sprache in erster Linie in Betracht, der das Wort
angehört. Insofern bildet daher vorliegend schon die Tat-
sache, dass « Valvoline» laut den von der Vorinstanz
angeführten amerikanischen Urteilen im englischen Sprach-
gebiet keine Sachbezeichnung ist, ein gewichtiges Indiz
gegen den Standpunkt der Beklagten. Wie das Handels-
gericht auf Grund eines umfangreichen Beweisverfahrens
feststellt, wird das Wort aber auch in den beteiligten
deutsch-schweizerischen Verkehrskreisen als Marke, und
nicht als Sachbezeichnung aufgefasst, trotz des Allgemein-
gebrauches des Suffixes « oline » als Bezeichnung für ÖI-
produkte, da der der englischen Sprache entnommene
wesentliche Wortbestandteil « valve» im Sprachgebiete
der deutschen Schweiz sozusagen unbekannt ist. Auch
Markenschutz. No 28.
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das deutsche Patentamt hat dieses Zeichen als schutz-
fähig anerkannt, auf Grund der Erwägung, dass, wenn
auch die Wortbestandteile an sich in einer begrifflichen
Beziehung zUr Ware stehen, die Wortbildung willkürlich
und eigenartig genug sei, um individualisierend für das
Produkt zu wirken. Die Beklagte hat übrigens heute
nicht mehr in Abrede gestellt, dass « Valvoline » in den
deutsch-schweizerischen Abnehmerkreisen als Phantasie-
name gebräuchlich ist. Nichts anderes gilt aber nach der
verbindlichen Beweiswürdigung der Vorinstanz auch für
das französische Sprachgebiet. Im Französischen kommt
das Wort « valve » in mannigfacher Bedeutung vor, so in
der Botanik und Zoologie im Sinne von Samenlappen,
Fruchtklappen, Schale von Mollusken etc., in der Mecha-
nik als Bezeichnung für Ventil und in der Chirurgie zur
Bezeichnung gewisser Instrumente (vgl. LITTRE, Diction-
naire de la langue franc;aise; LAROUSSE, illustre). Am
bekanntesten ist wohl die Bedeutung von « Schale » oder
« Muschel». Auf jeden Fall darf der spezielle Sinn von
« Klappe» oder « Ventil», wie er dem Ausdruck in der
Technik zukommt, bei den letzten Abnehmern des Öls
nicht als derart bekannt vorausgesetzt werden, dass der
Wortbestandteil « ValV» im angefochtenen Zeichen als
beschreibende~. Hinweis auf die Zweckbestimmung des
betreffenden Olproduktes allgemein verständlich wäre;
dies umsoweniger, al<! das Wort « Valvoline» auf den
ersten Blick erkennbar aus dem Englischen stammt und
daher nicht vermuten lässt, dass darin auch das mehr-
deutige französische Hauptwort « valve » steckt. Bezeich-
nend in dieser Hinsicht ist die Aussage des Französisch
sprechenden, seit Jahren im Ölhandel tätigen Zeugen
Geiger, der nicht wusste, dass « Valvoline» eine Marke
ist, jedoch ausdrücklich erklärte, dass ihm der Sinn dieses
Wortes unbekannt sei. Die Vorinstanz stellt auf Grund
des Beweisergebnisses in nicht aktenwidriger Weise fest,
dass die in Frage kommenden Verkehrskreise der franzö-
sischen Schweiz überhaupt die Bedeutung dieses Aus
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Markenschutz. No 28.
drucks nicht kennen.
Jedenfalls wäre die dur(;h das
Stamm wort « Valv» begrifflich geschaffene Beziehung zu
der betreffenden Ware nach dem allgemeinen französi-
schen Sprachgebrauch eine derart entfernte, dass sie den
Individualcharakter des Zeichens nicht zu zerstören ver-
möchte. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung genügt zur Schutzunfähigkeit eines Wortzeichens
nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestim-
mung der Ware; erforderlich ist vielmehr, dass das Zei-
chen nach seiner sprachlichen Bedeutung in einem so
engen Zusammenhang mit dem damit versehenen Erzeug-
nis stehe, dass es augenfällig als eine den beteiligten Ver-
kehrskreisen allgemein verständliche Angabe über die
Ware erscheint (vgl. BGE 54 II 406).
Soweit die Beklagte eventuell geltend macht, dass das
ursprüngliche IndividualZeichen « Valvoline» im Laufe
der Zeit in der Schweiz zur generellen Sachbezeichnung
für Schmieröl geworden sei, scheitert dieser Angriff an
den· gegenteiligen, auf prozessualer Beweiswürdigung be-
ruhenden Feststellungen im angefochtenen Urteil. Frei-
lich hatte darnach diese Wortmarke den Charakter eines
Kennzeichens für die Produkte der Klägerin in der welschen
Schweiz teilweise eingebüsst, indem namentlich Klein-
abnehmer im allgemeinen « Valvoline» als Warennamen
für « huile epaisse »), gleichgültig welcher Herkunft, an-
sahen, während sich die Garagisten und Grossabnehmer
meistens der Bedeutung des Wortes als eines Individual-
zeichens bewusst waren. Dieser Entwicklung zum Frei-
zeichen, die nach den Beobachtungen eines sachverstän-
digen Handelsrichters dadurch veranlasst und begünstigt
worden war, dass die Automobilfabrik Peugeot für ihre
Autos eine Anweisung zum Schmieren gewisser Maschinen-
teile mit « huile epaisse de la marque Valvoline » heraus-
gegeben hatte, ist indessen die Klägerin durch Reklame
und Aufklärung wirksa~ entgegengetreten, so dass das
'Vort wiederum den Charakter einer Marke angenommen
hat und sich als solche mehr und mehr durchsetzt. Solange
Markenschutz. N0 28.
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aber die individualisierende Bedeutung eines Wortzei-
chens dem Sprachgebrauch der beteiligten Verkehrskreise
nicht derart entschwunden ist, dass das Wort ßich einer
Rückwandlung als unzugänglich erweist, kann die Frei-
zeichenbildung nicht als abgeschlossen angenommen wer-
den (vgl. BGE 42 11 171), ganz abgesehen davon, dass
hier die Bezeichnung « Valvoline » ihre Markeneigenschaft
in der VerkehrsauHassung der deutschen Schweiz allge-
mein bewahrt hat. Bei dieser Sachlage kann daher auch
die Tatsache, dass dieses Wort in einzelnen Wörterbüchern
(gewöhnlichen und technischen) als Warenname verwendet
wird, kein schlüssiges Indiz für die von der Beklagten
behauptete Umwandlung zur schutzunfähigen Sachhe-
zeichnung bilden (vgl. BGE 39 II 119), umsoweniger, als
« Valvoline», laut Feststellung der Vorinstanz, in eben-
sovielen andern technischen Nachschlagewerken über-
haupt nicht, oder dann ausdrücklich als Marke für Öl der
Klägerin genannt wird.
3. -
(Bejahung der täuschenden Ähnlichkeit der heiden
Marken, speziell in phonetischer Hinsicht.)