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148 Eisenbahnhaftpflicht. N0 27. mit einem selbständigen Inhaber eines Holzhandelge- schäftes, d. h. weder mit einem Beamten noch mit einem Arbeiter zu tun hat, und der von der Beklagten gemachte Vorschlag, das Mittel zwischen den für Beamte und für Arbeiter gefundenen Werten zu nehmen, jeder objektiven Fundierung entbehrt. Hievon abgesehen hat die Be- klagte keinerlei Momente, welche eine vorzeitige Herab- setzung der Erwerbsfähigkeit Kälins erwarten lassen könnten, nachgewiesen noch auch nur behauptet. Die Erfahrungen des Lebens sprechen im Gegenteil eher gegen den Standpunkt der Beklagren. Die blesse (kauf- männische und technische) Leitung dieses Geschäftes hätte Kälin allein oder doch mit Hilfe seiner Familie aller Voraussicht nach noch im vorgerückten Alter besor- gen können, da es sich ja_dann um einen bereits eingeführ- ten Betrieb gehandelt hätte, dessen Aufrechterhaltung nicht mehr so grosse Anforderungen an den Inhaber gestellt hätte wie die Gründung und die ersten Geschäfts- jahre. Schliesslich ist auch noch daraUf hinzuweisen, dass Kälin zweifellos in der Lage gewesen wäre, einen allfälligen Ausfall in den spätern Jahren durch die nicht unbeträcht- lichen Ersparnisse auszugleichen, die er bis dahin hätte machen können: Es steht fest, dass er von seinen 17,000 Fr. Jahreseinkommen höchstens 5000 Fr. für seine Familie verwendet hat ; auch wenn man die Aufwendungen für seine eigene Person hoch veranschlagt, so bleiben doch immer noch 5-7000 Fr., die er jährlich hätte zurücklegen können. Es besteht daher kein Grund, die Renten aus diesem Gesichtspunkt heraus zeitlich zu beschränken. Markenschutz. N0 28. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

28. Auszug a.us dem T1rtell der I. Zivi1a.btellung vom 30. Aprll 1999 i. S. Va.lvoline Oll Comp. gegen India.n Bef"Uling Comp. Markenschutz: 149

1. Art. 6 Abs. I und II der rev. Pa.riser Verbandsübereinkunft. Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts bei Beurteilung der Frage, ob eine markenfähige Bezeichnung vorliege (&w. 1).

2. Geltung des Territorialprinzips für die Frage der Freizeichen- eigenschaft. Die Wortmarke uVruvoline» ist in ihrer Ver- wendung für Ölprodukte weder nach deutschem, noch fran- zösischem Sprachgebrauch deskriptiv. - Freizeichenbildung ; waun vollendet ? Bedeutung der Aufnahme der Bezeichnung in Wörterbücher (Erw. 2). A. - Die Firma Leonard & Eilis in New-York, Rechts- vorgängerin der Klägerin, hat im Jahre 1873 die Wort- marke (( Valvoline» und eine Wortbildmarke, bestehend aus einer halbmondartigen Figur mit dem als Haupt- bestandteil querdurch geschriebenen Worte « Valvoline » im Markenregister der U. So A. und am 2. Januar 1884 unter Nr. 174 und 175 für « huile a graisser» auch im schweiz. Markenregister eintragen lassen. Am 19. Sep- tember 1902 wurden die beiden Zeichen auf die Klägerin, Valvoline on Company in New-York, übertragen, die sie am 1. November 1922 unter Nr. 52,797 und 52,798 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum erneuern liess. Die Beklagte, Indian Refining Company, mit Sitz in New-York, ist Inhaberin der am 9. April 1907 von der Firma Havemeyer Oil Company in den U. S. A. hinter- legten und am 18. Juni 1921 unter Nr. 49,861 für «( Öle und Fette für Gasmaschinen und Automobile» auch im AB 55 TI - 1929 II 150 Markensohutz. N° 28. schweizerischen Markenregister eingetragenen Wortmarke « Havoline ». B. - Die Klägerin erblickte in der Verwendung der Marke der Beklagten eine Verletzung ihrer Zeichenrechte und reichte im Juli 1927 beim Handelsgericht des Kantollß Bern Klage ein, mit den Begehren um :

1. Löschung der Marke der Beklagten im schweiz. Mar- kenregister und Untersagung der weitern Verwendung dieser Bezeichnung für Öle und Fette und gleichartige Waren;

2. Verurteilung der Beklagten zu Schadenersatz auf richterliche Bestimmung hin;

3. Anordnung der Veröffentlichung des Urteils im Dispositiv auf Kosten der Beklagten in von der Klägerin zu bezeichnenden Zeitungen. Den Löschungsanspruch begründete sie damit, dass sich die Marke « Havoline» von ihrem früher eingetragenen Zeichen « Valvoline» nicht genügend unterscheide und infolgedessen zu Verwechslungen Anlass gebe. Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage, indem sie das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr bestritt. Widerklageweise verlangte sie sodann die Lö- schung der beiden Marken Nr. 52,797 und 52798 der Klägerin im schweiz. MarkenregiSter und die Veröffent- lichung des bezüglichen Urteilsdispositivs im Schweiz. Handelsamts blatt und in andern Handelszeitungen der Schweiz. . Zur Begründung der Widerklage machte sie geltend, dass die Wortmarke « Valvoline» als allgemein übliche Sachbezeichnung nicht schutzfähig sei. Sie setze sich zusammen aus dem englischen Hauptwort « valve», das « Klappe» oder « Ventil» bedeute, und aus « oline », einer längst zum Gemeingut gewordenen Bezeichnung für Öle, insbesondere Schmieröle. ({ Valvoline » besage daher nichts anderes als « Ventil- oder Klappenöl », charakteri- siere also die Ware mit Bezug auf ihre Zweckbestimmung. EventuelJ, falls angenommen werde, dieses Wort sei Markenschutz. No 28. 151 ursprünglich ein Individualzeichen gewesen, so sei es jedenfalls im Laufe der Jahre zur Sachbezeichnung gewor- den, und zwar speziell in der Westschweiz. O. - Mit Urteil vom 30. November 1928 hat das Han- delsgericht des Kantons Bern die Haupt- und Widerklage abgewiesen. D. - Dieses von beiden Parteien mitteIst Berufung angefochtene Urteil hat das Bundesgericht dahin abge- ändert, dass es die Marke « Havoline » der Beklagten aIs nichtig erklärte und die einmalige Veröffentlichung des Urteilsdispositivs a~f Kosten der Beklagten in zwei von der Klägerin zu bestimmenden Zei~ungen anordnete. A U8 den Erwägungen :

1. - Es ist in erster Linie das auf Löschung der Marken der Klägerin gerichtete Widerklagebegehren zu prüfen, weil die Hauptklage die Rechtsbeständigkeit dieser ange- fochtenen Zeichen voraussetzt. Wie die Vorinstanz zu- treffend annimmt, ist der Beurteilung das schweizerische Recht zugrunde zu legen. Gemäss Art. 6 Abs. I derrev. Pariser Verbands übereinkunft zum Schutze des gewerb- lichen Eigentums, der sowohl die Vereinigten Staaten von Nordamerika, als die Schweiz angehören, sind die im Ursprungslande (U. S.. A.) eingetragenen Marken der Klägerin « teIles quelles » in der Schweiz zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, es wäre denn, dass einer der in Abs. II Ziff. 1-3 ebenda angeführten Ausschliessungs- gründe zuträfe. Wie das Bundesgericht in Bestätigung seiner bisherigen Praxis neuerdings ausgesprochen hat, bezieht sich Abs. I zit. Art. nur auf die äussere Form der Marke, während für die Frage, ob das Zeichen nach seinem Wesen und seiner Funktion materiell schutzfähig sei, also insbesondere in Hinsicht darauf, ob es Freizeichencharak- ter habe, oder Angaben über die Art der Herstellung, die Beschaffenheit oder Bestimmung der damit versehenen Ware enthalte, oder die Gefahr einer Täuschung begründe, die Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der 152 Mark,mschutz. No 28. markenrechtliche Schutz beansprucht wird, massgebend ist, also hier das schweiz. MSchG, dessen Art. 3 Abs. II sich materiell mit den Ungültigkeitsgründen des Art. 6 Abs. II Ziff. 2 der Pariserkonvention deckt (vgl. BGE 55 II 62 f. ; 53 II 360; 52 II 303 f.).

2. - Die Beklagte behauptet die Schutzunfähigkeit des Wortes ({ Valvoline » unter Hinweis darauf, dass es nach seiner begrifflichen Bedeutung eine Sachbezeichnung für Schmieröl sei. Da der Markenschutz in der Schweiz beansprucht wird, sind die Verhältnisse massgebend, wie sie sich hinsichtlich der Bedeutung und Verwendung dieses Wortes in der schweizerischen Verkehrsauffassung gebildet haben. Gemäss diesem nach feststehender bundesgericht- licher Rechtsprechung für die Frage der Freizeicheneigen- schaft geltenden Territorial- oder Nationalitätsprinzip ist es' daher nicht ausgeschlossen, dass eine Marke zwar im Auslande nicht Freizeichen ist, wohl aber im Inland als solches betrachtet werden muss, oder umgekehrt hier den Charakter als privates Herkunftszeichen bewahrt, im aus- ländischen Verkehr dagegen eingebüsst hat (vgl. BGE 39 II 116 ff. ; 42 II 169 f. ; 43 II lOlL ; 50 I 330 f.). Bei der Beurteilung, ob eine Wort marke beschreibender Natur sei, fällt naturgemäss der Sprachgebrauch derje- nigen Sprache in erster Linie in Betracht, der das Wort angehört. Insofern bildet daher vorliegend schon die Tat- sache, dass « Valvoline» laut den von der Vorinstanz angeführten amerikanischen Urteilen im englischen Sprach- gebiet keine Sachbezeichnung ist, ein gewichtiges Indiz gegen den Standpunkt der Beklagten. Wie das Handels- gericht auf Grund eines umfangreichen Beweisverfahrens feststellt, wird das Wort aber auch in den beteiligten deutsch-schweizerischen Verkehrskreisen als Marke, und nicht als Sachbezeichnung aufgefasst, trotz des Allgemein- gebrauches des Suffixes « oline » als Bezeichnung für ÖI- produkte, da der der englischen Sprache entnommene wesentliche Wortbestandteil « valve» im Sprachgebiete der deutschen Schweiz sozusagen unbekannt ist. Auch Markenschutz. No 28. 153 das deutsche Patentamt hat dieses Zeichen als schutz- fähig anerkannt, auf Grund der Erwägung, dass, wenn auch die Wortbestandteile an sich in einer begrifflichen Beziehung zUr Ware stehen, die Wortbildung willkürlich und eigenartig genug sei, um individualisierend für das Produkt zu wirken. Die Beklagte hat übrigens heute nicht mehr in Abrede gestellt, dass « Valvoline » in den deutsch-schweizerischen Abnehmerkreisen als Phantasie- name gebräuchlich ist. Nichts anderes gilt aber nach der verbindlichen Beweiswürdigung der Vorinstanz auch für das französische Sprachgebiet. Im Französischen kommt das Wort « valve » in mannigfacher Bedeutung vor, so in der Botanik und Zoologie im Sinne von Samenlappen, Fruchtklappen, Schale von Mollusken etc., in der Mecha- nik als Bezeichnung für Ventil und in der Chirurgie zur Bezeichnung gewisser Instrumente (vgl. LITTRE, Diction- naire de la langue franc;aise; LAROUSSE, illustre). Am bekanntesten ist wohl die Bedeutung von « Schale » oder « Muschel». Auf jeden Fall darf der spezielle Sinn von « Klappe» oder « Ventil», wie er dem Ausdruck in der Technik zukommt, bei den letzten Abnehmern des Öls nicht als derart bekannt vorausgesetzt werden, dass der Wortbestandteil « ValV» im angefochtenen Zeichen als beschreibende~. Hinweis auf die Zweckbestimmung des betreffenden Olproduktes allgemein verständlich wäre; dies umsoweniger, al<! das Wort « Valvoline» auf den ersten Blick erkennbar aus dem Englischen stammt und daher nicht vermuten lässt, dass darin auch das mehr- deutige französische Hauptwort « valve » steckt. Bezeich- nend in dieser Hinsicht ist die Aussage des Französisch sprechenden, seit Jahren im Ölhandel tätigen Zeugen Geiger, der nicht wusste, dass « Valvoline» eine Marke ist, jedoch ausdrücklich erklärte, dass ihm der Sinn dieses Wortes unbekannt sei. Die Vorinstanz stellt auf Grund des Beweisergebnisses in nicht aktenwidriger Weise fest, dass die in Frage kommenden Verkehrskreise der franzö- sischen Schweiz überhaupt die Bedeutung dieses Aus 154 Markenschutz. No 28. drucks nicht kennen. Jedenfalls wäre die dur(;h das Stamm wort « Valv» begrifflich geschaffene Beziehung zu der betreffenden Ware nach dem allgemeinen französi- schen Sprachgebrauch eine derart entfernte, dass sie den Individualcharakter des Zeichens nicht zu zerstören ver- möchte. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtspre- chung genügt zur Schutzunfähigkeit eines Wortzeichens nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestim- mung der Ware; erforderlich ist vielmehr, dass das Zei- chen nach seiner sprachlichen Bedeutung in einem so engen Zusammenhang mit dem damit versehenen Erzeug- nis stehe, dass es augenfällig als eine den beteiligten Ver- kehrskreisen allgemein verständliche Angabe über die Ware erscheint (vgl. BGE 54 II 406). Soweit die Beklagte eventuell geltend macht, dass das ursprüngliche IndividualZeichen « Valvoline» im Laufe der Zeit in der Schweiz zur generellen Sachbezeichnung für Schmieröl geworden sei, scheitert dieser Angriff an den· gegenteiligen, auf prozessualer Beweiswürdigung be- ruhenden Feststellungen im angefochtenen Urteil. Frei- lich hatte darnach diese Wortmarke den Charakter eines Kennzeichens für die Produkte der Klägerin in der welschen Schweiz teilweise eingebüsst, indem namentlich Klein- abnehmer im allgemeinen « Valvoline» als Warennamen für « huile epaisse »), gleichgültig welcher Herkunft, an- sahen, während sich die Garagisten und Grossabnehmer meistens der Bedeutung des Wortes als eines Individual- zeichens bewusst waren. Dieser Entwicklung zum Frei- zeichen, die nach den Beobachtungen eines sachverstän- digen Handelsrichters dadurch veranlasst und begünstigt worden war, dass die Automobilfabrik Peugeot für ihre Autos eine Anweisung zum Schmieren gewisser Maschinen- teile mit « huile epaisse de la marque Valvoline » heraus- gegeben hatte, ist indessen die Klägerin durch Reklame und Aufklärung wirksa~ entgegengetreten, so dass das 'Vort wiederum den Charakter einer Marke angenommen hat und sich als solche mehr und mehr durchsetzt. Solange Markenschutz. N0 28. 155 aber die individualisierende Bedeutung eines Wortzei- chens dem Sprachgebrauch der beteiligten Verkehrskreise nicht derart entschwunden ist, dass das Wort ßich einer Rückwandlung als unzugänglich erweist, kann die Frei- zeichenbildung nicht als abgeschlossen angenommen wer- den (vgl. BGE 42 11 171), ganz abgesehen davon, dass hier die Bezeichnung « Valvoline » ihre Markeneigenschaft in der VerkehrsauHassung der deutschen Schweiz allge- mein bewahrt hat. Bei dieser Sachlage kann daher auch die Tatsache, dass dieses Wort in einzelnen Wörterbüchern (gewöhnlichen und technischen) als Warenname verwendet wird, kein schlüssiges Indiz für die von der Beklagten behauptete Umwandlung zur schutzunfähigen Sachhe- zeichnung bilden (vgl. BGE 39 II 119), umsoweniger, als « Valvoline», laut Feststellung der Vorinstanz, in eben- sovielen andern technischen Nachschlagewerken über- haupt nicht, oder dann ausdrücklich als Marke für Öl der Klägerin genannt wird.

3. - (Bejahung der täuschenden Ähnlichkeit der heiden Marken, speziell in phonetischer Hinsicht.)