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47. Auszug aus dem Urteil der I. Zivil abteilung

vom 6. Juli 1926 i. S. Chemische Fa.brik Bohner A,·G.

gegen J. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft.

M ar k e n r e c h t: Art. 6 der revidierten Pariser Verbandsübereinkunft vom 2. Juni 1911: Ungültigerk1ärung

einer Marke AS für Teerfarbstoffe, weil Beschaffenheitsbezeichnung in der Farbenindustrie.

A. -

Die chemische Fabrik Griesheim Elektron,

Frankfurt am Main, -

Rechtsvorgängerin der Klä-MarkenschnH .. N0 47.

301

gerin, Farbenindustrie A. G., Ludwigshafen, -

liess am

27. März 1914 unter Nr. 199,356 eine Marke {tAS» für

«Teerfarbstoffe und Zwischenprodukte für die Teerfarbstoffabrikation» in die Zeichenrolle des deutschen Reichspatentamtes und am 19. Mai 1924 unter Nr.36,393 im

internationalen Markenregister eintragen. Ausserdem hat

sie für die nämlichen Waren am 8. Juni 1922 beim eidg.

Amt für geistiges Eigentum in Bern unter Nr. 51,807

eine kombinierte Wort-Bildmarke hinterlegt, deren Wortbestandteil die Bezeichnung ({ Naphtol AS» bildet.

Die Klägerin bringt, wie während vielen Jahren ihre

Rechtsvorgängerin, das chemische Produkt 2.3-0xynaphtoesäureanilid unter der Bezeichnung

{(Naphtol

AS» in den Handel. Andere dieser Farbstoffgruppe

angehörende Produkte kennzeichnet sie durch Beifügung weiterer Buchstaben, so inbesondere 2.3-0xynaphtoesäuremetanitroanilid als ({ Naphtol AS-BS ».

Die Beklagte, Chemische Fabrik Rohner A.-G., Pratteln.

vertreibt die gleichen Produkte unter der Bezeichnung

'(R. Naphtol AS» und « R. Naphtol AS-BS ».

R. -

Die Klägerin erblickte hierin eine Verletzung

ihrer Markenrechte und reichte im Juni 1925 beim

Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, als einziger

kantonaler Instanz, Klage ein mit den Begehren :

« a) Es sei der Beklagten zu untersagen, Teerfarb-

» stoffe und Zwischenprodukte für die Teerfarbstoff-

» fabrikation mit der Bezeichnung AS, AS-BS, R Naphtol

» AS oder R. Naphtol AS-BS oder ähnlicher Bezeichnung

» in den Handel zu bringen, unter Vorbehalt der Schaden-

» ersatzansprüche der Klägerin.

» b) Es sei gerichtlich die Einziehung und Zerstörung

» der die Rechte der Klägerin verletzenden Marken

» tragenden Schriftstücke, Prospekte, Reklamen, Pak-

» kungen etc. zu verfügen.

» c) Es sei das Urteil im Falle der Verurteilung der

» Beklagten im schweizerischen Handelsamtsblatt und

» nach \Vahl der Klägerin in zwei andern schweizerischen

302

Markenschutz N° 47.

» Tagesblättern auf Kosten der Beklagten zu veröffent-

» lichen. »

Zur Begründung machte sie geltend, die von der Beklagten benutzten Bezeichnungen seien bewusste Nachahmungen ihres Warenzeichens. Die Voran stellung des

Buchstabens R sei nicht geeignet, die beiden Zeichen

genügend voneinander zu unterscheiden. Zudem verwende die Beklagte die Marke der Klägerin teilweise

auch ohne jeden Zusatz.

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und

stellte widerklageweise das Begehren :

« b.) Die zu Gunsten der Klägerin im internationalen

» Markenregister unter Nr. 36,395 für Teerfarben und

» Zwischenprodukte für die Fabrikation von Teerfarben

» eingetragene Marke «·AS» sei für die Schweiz als

l) unwirksam zu erklären.»

Begründend führte sie aus : Das klägerische Zeichen

AS sei eine Buchstabenmarke, die, weil nicht durch

eine charakteristische Form ausgezeichnet, nach schweiz.

MSchG nicht schutzfähig sei. Ausserdem seien Einzelbuchstaben und Buchstabenkombinationen seit Jahrzehnten in der Teerfarbenindustrie allgemein gebräuchlich

zur Bezeichnung gewisser Qualitäten, Stärken, Nuancen

etc. der Farbstoffe, sodass sie als Beschaffenheitsbezeichnungen nicht von einem einzelnen Fabrikanten ausschliesslich in Anspruch genoJllmen werden könnten.

C. -

Mit Urteil vom 18. Dezember 1925 hat das

Obergericht des Kantons Basel-Landschaft erkannt :

« 1. Es wird der Beklagten untersagt, die der Klägerin geschützte Marke « AS» im Sinne vorstehender

Erwägungen zu gebrauchen.

2. Es wird die Einziehung und Zerstörung der die

Rechte der Klägerin verletzenden Marken tragenden

Schriftstücke, Prospekte, Reklamen, Packungen usw.

durch den Bezirksstatthalter von Liestal verfügt.

3. Das Urteil ist auf Kosten der Beklagten im schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen.

Markemchutl. N" i7.

JO:l

4. Das von der Beklagten widerklagsweise erhobene

Rechtsbegehren wird abgewiesen. »

Das Obergericht ging davon aus, dass eine Bu.chstabenmarke, wie sie hier vorliege, dann zu schützen sei, wenn

sie im . Verkehr die Anerkennung als Individualzeichen

für von einem bestimmten Produzenten stammende

Waren erlangt habe. Diese Voraussetzung treffe für die

Naphtolprodukte der Klägerin zu, und es müsse daher

der Marke AS der richterliche Schutz gewährt werden,

{(aber nur insoweit die Sachbezeichnung

« Naphtol »

mityerwendet werden könne, d. h. nur in Bezug auf

Naphtolprodukte. »

D .. -

Hiegegen richtet sich die Berufung der Beklagten mit den Begehren um Abweisung der Klage

und Gutheissung der Widerklage, eventuell Rückweisung

der Sache an die Vorinstanz zur Beweisergänzung.

Die Klägerin hat sich der Berufung angeschlossen und

Gutheissung der. Klage im vollen Umfange beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. -

Die von der Klägerin am 8. Juni 1922 unter

Nr. 51807 beim eidg. Amt für geistiges Eigentum

hinterlegte kombinierte 'Vort-Bildmarke kommt für

die Frage, ob eine dezeptive Markennachahmung vorliege, nicht in Betracht, nachdem die Vorinstanz die

Berufung der Klägerin auf dieses Zeichen aus prozessualen Gründen zurückgewiesen hat. Massgebend ist vielmehr einzig die, gestützt auf den Eintrag in der deutschen

Zeichenrolle, am 19. Mai 1924 unter NI'. 36,393 für

« Teerfarbstoffe und Zwischenprodukte für die Teerfarbstoffabrikation » im internationalen Markenregister

hinterlegte Marke « AS ». Voraussetzung einer Verletzung

der Markenrechte der Klägerin durch die Beklagte ist

dabei die Rechtsbeständigkeit dieses· Zeichens in der

Schweiz.

Gemäss Art. 6 Abs. 1 der revidierten Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 /2. Juni 1911 -

der

AS 52 11 -

1(121

21

304

Mal'kenschutz. N° 47.

Deutschland und die Schweiz beigetreten sind -

muss

uiese im Ursprungslande Deutschland regelrecht eingetragene Marke «teUe quelle» in der Schweiz zum Schutze

zugelassen werden, es wäre denn, dass einer der in Abs. 2

sub Ziffer 1-3 ebenda angeführten Ausschliessungsgründe zuträfe. Die Frage, ob Buchstabenmarken in

der Schweiz grundsätzlich schutzfähig,seien, scheidet

damit ohne weiteres aus, indem jener Marke auf Grund

der Registrierung in Deutschland der Schutz in der

Schweiz auch dann nicht verweigert werden dürfte,

wenn die Zeichen, aus denen sie besteht, ihrer Form

nach den Bestimmungen des schweiz. MSchG nicht

entsprechen sollten (vgl. BGE 36 II 448; 39 II 354).

Ist dergestalt diese die Form der Marke betreffende

Frage nach dem hiefür massgebenden Rechte des Ursprungslandes endgültig zu Gunsten der Klägerin entschieden, so bleibt dagegen frei zu prüfen, ob dieses

Buchstabenzeichen den allgemeinen Erfordernissen einer

Marke Genüge leiste, insbesondere, ob keiner der in Art. ()

Abs. 2 der Übereinkunft festgestellten materiellrechtlichen Gründe zutreffe, aus denen einer im Ursprungslande eingetragenen Marke in den andern Verbandsländern der Schutz versagt werden kann. In Betracll1

kommt hiebei lediglich Ziff. 2, wonach als ungültig erklärt werden können: Marken; welche jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen

oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr

zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge,

der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der

Ware oder der Zeit ihrer Erzeugung dienen können,

oder die in der gewöhnlichen Sprache oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes,

wo der Schutz beanspmcht wird, gebräuchlich geworden

sind.' Die Beklagte behauptet die Schutzunfähigkeit

des klägerischen Buchstabenzeichens AS unter Berufung

darauf, dass es in der Farbenindustrie Beschaffenheitsbezeichnung sei. Dieser Standpunkt erscheint begriinde~.

Markenschutz. N0 47.

30~

In dem von der Vorinstanz erhobenen Gutachten stellt

der Experte Bodmer fest, dass es in der chemischen

Industrie allgemein gebräuchlich ist, die einzelnen Farbstoffgruppen dadurch voneinander zu unterscheiden,

dass den für sie bestehenden \Varennamen einzelne

Buchstaben oder Buchstabenkombinationen beigefügt

werden, die auf eine besondere « Nuance» der \Vare

hinweisen. Dabei betont er, dass diese von den einzelnen

Produzenten freilich in verschiedener Bedeutung als

,(Unterscheidungsmerkmale» verwendeten Buchstaben,

ohne die man in der betreffenden Branche nicht auskommen könnte, namentlich auch für die beteiligten

Abnehmerkreise als Beschaffenheitsbezeichnung und

nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem

besondern Geschäftsbetriebe zu dienen bestimmt sind

und im Verkehr so aufgefasst werden. In gleichem Sinne

hat auch der sachverständige Zeuge Bender ausgeführt,

« dass es auf dem Farbstoffgebiet in der ganzen \Velt

seitens der einzelnen produzierenden Firmen üblich sei,

die einzelnen Farbstoffe neben ihren wissenschaftlichen

oder warenzeichenrechtlichen Bezeichnungen zur Unterscheidung durch Buchstaben kenntlich zu machen,

welche den Verkauf der Farbstoffe erleichtern sollen. »

Insbesondere hat er eine ganze Reihe von Farbstoffen

namhaft gemacht, die von den Farbwerken vorm.

Meister Ludus & Brüning in Höchst am Main durch

Beifügung von « AS») näher gekennzeichnet werden, auch

hier nach rein willkürlichen Gesichtspünkten. Endlich

lauten auch die Auskünfte der Chemischen Fabrik

vOlmals Salldoz und der Firma Durand & Huguenin

A.-G. in Basel übereinstimmend dahin, dass Buchstaben

übullgsgemäss als « engere Qualitätsbezeichnung » dem

Warennamen des Farbstoffes beigefügt wen;len.

Welche Bedeutung hier dem klägerischen Zeichen AS

zukommt, das, stets nur in Verbindung mit der Sachbezeichnung Naphtol zur Verwendung gelangt, geht aus

den Akten nicht hervot und ist auch unerheblich. Dafür,

Markenschutz. N° 47.

dass es eine solche technische Funktion erfüllt, sprkht

die Tatsache,,dass die einzelnen dieser Farbstoffgruppe

angehörenden Naphtolarten durch Beifügung weiterer

Buchstaben gekennzeichnet werden, so zum Beispiel als

Naphtol AS-BS. Wie dem aber sei, auch wenn ihm jede

Beziehung zur Ware selbst fehlen sollte, so ist es gerade

wegen dieses allgemeinen Gebrauches solcher Buchstabenzeichen als Beschaffenheitsangaben in der Teerfarbenindustrie der markenrechtlichen Aneignung entzogen. Dabei verschlägt es nichts, dass die Verwendung

der Buchstaben nicht nach einheitlichen, wissenschaft-lich-chemischen Gesichtspunkten, sondern willkürlich

nach dem Belieben der einzelnen Fabrikanten erfolgt: es

genügt, dass diese Zeichen zur Charakterisierung der Farbstoffprodukte in irgend einer Weise allgemein üblich sind.

Selbst wenn daher die Marke AS nachgewiesenermassen

in den beteiligten Verkehrskreisen die Anerkennung als

Sonderzeichen für Produkte der Klägerin erlangt hätte,

so müsste ihr der Schutz in der Schweiz versagt werden:

denn als Beschaffenheitsbezeichnullg und damit Gemeingut der fraglichen Branche ist dieses Zeichen

schlechthin markenunfähig. Die Klägerin behauptet

indessen selber nicht, dass es für sieh allein geeignet sei,

als subjektive Ursprungsbezeichnung für ihre Waren zu

dienen, sondern macht bloss geltend, dass ihm in Verbindung mit den Warennamen für Teerfarbstoffe, insbesondere als « Naphtol AS)l distinktive Kraft zukomme.

Allein für die Frage der Schutzfähigkeit kann es einzig

so berücksichtigt werden, wie es eingetragen ist, nämlich

als AS.

Daraus folgt die Abweisung der Klage und Gutheissung

des auf Ungültigerklärung der klägerischen Marke AS

für die Schweiz gerichteten Widerklagebegehrens b.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die· Anschlussberufung wird abgewiesen, dagegen die

Markens<:hutz Nr. 47

Hauptberufung teilweise gutgeheissen und in Aufhebung

des Urteils des Obergerichts des Kantons Basel-Land-schaft vom 18. Dezember 1925 die Klage abgewi\>sen

und das Widerklagebegehren b geschützt.

IX. SCHULDBETREIBUNGS- UND

KONKURS RECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Ygl. III. Teil Nr. 24, 25 und 34-37.

Yoir IHe partie n° 24, 25 et 34 a 37.

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