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41. Arleil vom 2. Mai 1903 in Sachen Schweizerische Nähmaschinensabrik, Kl. u. Ber.=Kl., gegen Gebrüder Gegauf, Bekl. u. Ber.=Bekl. Nichtigkeitsklage. — Patentfähige Erfindung. Verfahren sind nicht schlechthin unpatentierbar, sondern sie sind patentfähig, insoweit als sie durch Modelle darsteilbar sind. Art. 1 Pat.- Ges. — Erfin¬ dung. — Neuheit der Erfindung. Art. 10 Ziff. 2 Pat.-Ges. A. Durch Urteil vom 22. Januar 1903 hat das Bezirksge¬ richt Steckborn erkannt: Sei die Rechtsfrage: „Ist das von der beklagten Firma am 31. Januar 1896 aus¬ „gewirkte schweizerische Patent Nr. 11,674 gerichtlich nichtig zu „erklären?“ verneinend entschieden. B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und in

richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit den Anträgen

1. Die Klage sei sofort gutzuheißen;

2. Eventuell sei der von der Klägerin beantragten Oberex¬ pertise, sowie der Einvernahme des Zeugen Liz Folge zu geben. C. In der heutigen Verhandlung vor Bundesgericht wiederholt und begründet der Vertreter der Klägerin das schriftlich gestellte Berufungsbegehren; der Vertreter der Beklagten beantragt Ab¬ weisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. In tatsächlicher Hinsicht ist aus den Akten hervorzuheben: Die Inhaber der beklagten Firma, Gebrüder Gegauf in Steck¬ born, haben am 2. September 1893 das eidgenössische Patent Nr. 7281 erworben für eine „Stäffel=Saum= und Zierstichnäh¬ maschine“, welche laut Patentanspruch u. a. durch die (näher be¬ schriebene) Verwendung von „gerauhten Stofftransportbändern charakterisiert wird. Am 31. Januar 1896 haben sie ein weiteres¬ Patent, Nr. 11,674, erwirkt für folgenden Patentgegenstand: „Metallkörper mit gerauhten Flächen, bei welchem die Rauhung „aus metallischem Korn besteht, welches in einem dünnen Über¬ „zug von Lotmetall, wie z. B. Zinn, sitzt.“ Im Jahre 1897 begann die Klägerin, Aktiengesellschaft „Schweizerische Nähmaschinenfabrik“ in Luzern, ebenfalls die Fabrikation von Transportbändern der genannten Art und setzte dieselbe, trotz Einsprache der Beklagten, fort. In der Folge strengte die Beklagte gegen sie eine Privatstrafklage wegen Patentrechts¬ verletzung an. Die Klägerin erhob als Strafbeklagte folgende Einreden:

a. Der Strafklägerin fehle das Klagrecht, da sie die Bezeich¬ nung der patentierten Fabrikate im Sinne von Art. 20 des B.=G. betreffend die Erfindungspatente unterlassen habe; b. die sub

r. 11,674 patentierte Erfindung sei nicht neu, sondern schon im Patent Nr. 7281 enthalten; c. eventuell liege bei Patent Nr. 11,674 eine nach schweizerischem Recht patentfähige Erfin¬ dung nicht vor, indem es sich dabei lediglich um ein Verfahren handle. Durch Urteil vom 26. September 1899 sprach das Obergericht des Kantons Luzern als letzte kantonale Instanz die Strafbeklagte, gestützt auf Art. 20 Abs. 3 leg. cit., frei; das Bundesgericht aber erklärte die gegen dieses Urteil erhobene Kassa¬ tionsbeschwerde der heutigen Beklagten durch Entscheid vom 16. März 1900 (Amtl. Samml., Bd. XXVI, 1. Teil, Nr. 17) für begründet und wies die Streitsache zu neuer Behandlung an das Obergericht zurück. Im Verlaufe derselben sistierte das Obergericht am 2. März 1901 den Strafprozeß und setzte der Strafbeklagten im Sinne der vom Bundesgericht erteilten Weisung eine monat¬ liche Frist an zur klageweisen Geltendmachung ihrer Nichtigkeits¬ einreden gegenüber dem Patent Nr. 11,674 beim zuständigen Richter, mit der Androhung, daß im Versäumnisfalle die Rechts¬ beständigkeit jenes Patentes als von ihr anerkannt betrachtet würde. Hierauf erhob jene zunächst innert der angesetzten Frist beim Bezirksgericht Luzern, sodann, nachdem sie von diesem, unter Bestätigung durch das Obergericht, wegen örtlicher Unzuständig¬ keit abgewiesen worden war, erst nach Ablauf jener Frist beim Be¬ zirksgericht Steckborn die vorliegende Nichtigkeitsklage, indem sie die im Strafverfahren eingewendeten Nichtigkeitsgründe (Mangel einer patentierbaren Erfindung; eventuell Mangel der Neuheit) geltend machte. Die Beklagte trug auf formelle, eventuell materielle Abwei¬ sung der Klage an. Das Bezirksgericht Steckborn hieß die formelle Einrede der Verwirkung des Klagerechtes gut, weil die Klage nicht innert der erwähnten richterlichen Frist an zuständiger Stelle angebracht worden sei; dieser Entscheid wurde jedoch vom Bundes¬ gericht auf Berufung der Klägerin durch Urteil vom 2. Mai 1902 (Amtl. Samml., Bd. XXVIII, 2, Nr. 37) als gegen Art. 10 des Patentgesetzes verstoßend, aufgehoben und die Sache zur Akten¬ vervollständigung und materiellen Erledigung an die kantonale Instanz zurückgewiesen. Hierauf holte diese zur Prüfung der an¬ gerufenen Nichtigkeitsgründe ein Gutachten zweier Experten, Pro¬ fessor Rud, Escher in Zürich und Ingenieur Oskar Ohler in Aarau, darüber ein: a) ob das streitige Patent Nr. 11,674 „eine Erfindung oder nur ein Verfahren“ sei, b) falls eine Erfindung vorliege, ob diese neu, oder schon im Patent Nr. 7281 inbegriffen sei. Die Klägerin focht das Gutachten (dessen Begründung und Schlüsse, soweit erheblich, aus den nachfolgenden Erwägungen zu ersehen sind) an und verlangte eine Oberexpertise, sowie die

Einvernahme eines frühern Arbeiters der Beklagten, namens Liz, als Zeugen dafür, daß das Patent Nr. 11,674 keine neue Er¬ findung enthalte. Das Bezirksgericht verwarf jedoch diese Beweis¬ anträge und wies die Klage gestützt auf die Ausführungen des eingeholten Gutachtens durch das eingangs erwähnte Urteil ab.

2. Die vorliegende Patentnichtigkeitsklage wird rechtlich erster Linie auf die Behauptung gestützt, der Gegenstand des an¬ gefochtenen Patentes Nr. 11,674 stelle keine nach schweizerischem Recht patentierbare Erfindung dar. Nun ist zwar dieses Argu¬ ment unter den Nichtigkeitsgründen in Art. 10 des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente nicht ausdrücklich erwähnt, muß aber, wie das Bundesgericht schon wiederholt entschieden hat (vgl. Amtl. Samml., Bd. XXVI, 2. Teil, Nr. 32 Erw. 2 und die dortigen Citate), nach der Vernunft des Gesetzes als unter Ziffer 1 jenes Artikels inbegriffen erachtet werden. Die Klägerin macht zur Begründung derselben ausschließlich geltend, das strei¬ tige Patent beziehe sich auf ein Verfahren; Verfahren aber ent¬ behren gemäß Art. 1 leg. cit. der Patentfähigkeit. Dieser Ein¬ wand erweist sich jedoch nach seinem Wortlaut ohne weiteres als unzutreffend. Das citierte Patentgesetz spricht nicht etwa den Grundsatz aus, daß Erfindungen, die in einem Verfahren bestehen, deswegen schlechthin von der Patentierung ausgeschlossen seien es stellt vielmehr in Art. 1 hinsichtlich des Charakters der paten¬ fähigen Erfindung (soweit hier von Belang) lediglich auf das Erfordernis ab, daß dieselbe durch Modell darstellbar sein muß. Demnach sind naturgemäß auch „Verfahren“ d. h. Herstellungs¬ arten von Produkten als solche des Patentschutzes fähig, sofern sie in ihrer Wesenheit körperlich zur Anschauung gebracht werden können. Jenes gesetzliche Requisit aber ist vorliegend gegeben. Allerdings darf dies nicht schon aus dem Umstand geschlossen werden, daß die durch den „Patentanspruch“ als Gegenstand des streitigen Patentes bezeichneten „Metallkörper mit (näher charak¬ terifierten) gerauhten Flächen“ in der Patenturkunde auf Grund ihrer Beschreibung vermittelst Zeichnung dargestellt und außerdem in körperlicher Ausführung hinterlegt worden sind, da dem schwei¬ zerischen Patentamt nach dem System des citierten Patentgesetzes die Kompetenz zu sachlicher Prüfung und Beurteilung der ange¬ meldeten Erfindungen und eingereichten Modelle fehlt und daher die Rechtsgültigkeit des Patentes allgemein, folglich auch mit Bezug auf das in Rede stehende Erfordernis, durch die Pa¬ tentverleihung keineswegs festgestellt wird. Dagegen kann über die Existenz jenes Erfordernisses nach dem im Prozesse eingeholten Sachverständigen=Gutachten kein Zweifel bestehen. Die Experten haben — in soweit durchaus zutreffender Erledigung der ihnen zu¬ kommenden Aufgabe — die Frage technischer Natur, ob die vor¬ liegende Erfindung durch Modell darstellbar sei, eingehend ge¬ prüft und in überzeugender Weise bejaht. Sie gelangen nämlich gestützt u. a. auf ein tatsächlich vorgenommenes Experiment, im Wesentlichen zu dem Schlusse: Die Erfindung betreffe allerdings ein Verfahren; dieses aber werde durch die patentierten Objekte so deutlich zur Darstellung gebracht, daß danach seine Durch¬ führung, somit die Nachahmung des Patentes, einem Fachmanne möglich sei. Damit nun ist die gesetzlich erforderte Darstellbarkeit der Erfindung durch Modell nachgewiesen.

3. Sollte aber die Klägerin mit dem in Rede stehenden Nichtig¬ keitsargument weiterhin auch die übrigen gesetzlichen Voraus¬ setzungen der rechtsgültigen Patentverleihung (Art. 1 leg. cit.) abgesehen vom Erfordernis der Erfindungsneuheit, welches separat bestritten ist (vgl. Erw. 4 unten) — in Abrede stellen wollen, was allerdings nach der im Vorstehenden behandelten, einseitigen Begründung jenes Argumentes zweifelhaft erscheinen mag, so muß vorab das Requisit gewerblicher Verwertbarkeit der Erfindung als außer Frage stehend bezeichnet werden. Einerseits nämlich ergibt sich aus den Akten, daß die Klägerin selbst seit 1897 den Gegenstand des streitigen Patentes in der Form von Stahltransportbändern bei der Nähmaschinenfabrikation verwendet hat; anderseits bestätigen die Experten, daß die ihnen vorgelegten Transportwalzen und =Bänder ihren Zweck, welcher, wenn auch in der Patentschrift nicht ausdrücklich erwähnt, offenbar vorab auf den Transport von Stoffen und Geweben geht, zweifellos erfüllen können. Kann es sich demnach nur noch fragen, ob über¬ haupt in casu eine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes vor¬ liege, so ist auch dies mit den Experten zu bejahen. Immerhin darf in diesem Punkte nicht ohne weiteres auf die gesamten

Ausführungen ihres Gutachtens abgestellt werden; denn es han¬ delt sich dabei um die Auslegung eines Rechtsbegriffes, dessen richtige Anwendung im konkreten Falle dem Richter zwar regel¬ mäßig, so auch vorliegend, nur an Hand tatsächlicher Aufklärung durch die technischen Sachverständigen möglich sein wird, jedoch keineswegs lediglich technischen Grundsätzen, also der ausschlie߬ lichen Kompetenz von Sachverständigen untersteht, wie die Vor¬ instanz nach ihrer zu allgemein gehaltenen, übrigens auch infolge Gegenüberstellung der Begriffe „Erfindung“ und „Verfahren“ gemäß dem früher gesagten, unrichtigen Anweisung (Frage 1) an die Experten rechtsirrtümlich anzunehmen scheint. Daher ist vielmehr von der durch die bundesgerichtliche Praxis (vgl. insbe¬ sondere die Entscheidungen i. S. Müller gegen Goar, Amtl. Samml., Bd. XVI, Nr. 85 Erw. 4; i. S. Honer gegen Schatz, Bd. XXV, 2. Teil, Nr. 121 Erw. 2, S. 996) in Ermangelung einer gesetzlichen Definition statuierten Grundsätzen auszugehen, wonach das Wesen der Erfindung in einem schöpferischen Gedan¬ ken liegt, durch welchen, mit Überwindung einer gewissen technischen Schwierigkeit, ein neuer technischer Nutzeffekt geschaffen, oder ein bereits bekannter derartiger Effekt auf neuem Wege, der einen Fortschritt der Technik darstellt, erreicht wird. Dieser letzte Fall aber muß vorliegend als gegeben angenommen werden: Die Er¬ perten stellen — nach einer an sich rechtlich unmaßgeblichen Er¬ örterung über den Begriff der Erfindung — auf Grund ihrer Fachkenntnisse, somit für den Richter verbindlich, fest, daß die dem streitigen Patentanspruch wesentliche Idee: Die Rauhung von Metallgegenständen durch Auflöten von Metallkörnern zu bewirken, neu sei und einen gewissen Grad von Scharfsinn und besonderem Geschick voraussetze. Somit kann sie jedenfalls nicht bloß als eine im gewöhnlichen Gewerbebetrieb vorkommende, handwerksmäßige und daher patentrechtlich irrelevante Neuerung gelten, sondern muß als wirklicher technischer Fortschritt bezeichnet werden.

4. Erscheint die streitige Erfindung an sich nach dem Gesagten als patentfähig, so ist ferner zu untersuchen, ob der von der Klägerin in zweiter Linie, eventuell, behauptete Patentnichtigkeits¬ grund mangelnder Neuheit derselben (Art. 10 Ziff. 1 leg. cit.) gegeben sei. Nun macht die Klägerin in dieser Hinsicht geltend, daß diese Erfindung, für welche Patent Nr. 11,674 erwirkt wurde, bereits im Patent Nr. 7281 auf die Nähmaschine der Beklagten enthalten sei, indem die vorliegend patentierten „Metall¬ körper mit gerauhten Flächen“ mit den dort als charakteristischen Bestandteil jener Maschine erwähnten Stofftransportbändern iden¬ tisch seien; daß dieselbe daher infolge Veröffentlichung der Patent¬ schrift Nr. 7281 und praktischer Verwendung ihres Gegenstandes speziell jener Bänder zur Zeit der Anmeldung des Patentes Nr. 11,674 im Sinne von Art. 2 des Patentgesetzes bekannt gewesen sei. Allein diese Argumentation geht fehl. Schon aus der Vergleichung der beiden Patentschriften ergibt sich, daß die Stofftransportbänder des frühern Patentes von den Metallkörpern des späteren in dem hier maßgebenden Merkmal der Rauhung wesentlich verschieden sind, da diese Rauhung bei jenen vermittelst Schmirgel, bei diesen durch Auflöten von Metallkörnern erreicht wird. Dazu kommt, daß die Experten, wie schon früher erwähnt, das letztere Verfahren als neu bezeichnen und ausdrücklich einen Zusammenhang der beiden Patente verneinen. Da nun die Klä¬ gerin eine anderweitige Notorietät der streitigen Erfindung, als die angeblich auf jenem Zusammenhang beruhende, selbst nicht behauptet, so muß auch der vorliegende Nichtigkeitseinwand als unbegründet verworfen werden.

5. Die bisherigen Erwägungen führen zu sofortiger Abweisung der Klage, somit des prinzipiellen Berufungsantrages. Es geht aus ihnen hervor, daß schon die vorliegenden Akten zur Ent¬ scheidung der Streitsache genügen, daß speziell das angefochtene Gutachen, soweit ihm überhaupt rechtliche Bedeutung zukommt, als durchaus klar und einwandfrei erscheint. Damit ist das even¬ tuelle Berufungsbegehren um Rückweisung der Sache zu der be¬ antragten Aktenvervollständigung implicite widerlegt. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung der Klägerin wird abgewiesen und damit das angefochtene Urteil des Bezirksgerichtes Steckborn vom 22. Ja¬ nuar 1903 in allen Teilen bestätigt.